Tavaramerkkien funktioiden toteutuminen...

TAVARAMERKKIEN FUNKTIOIDEN TOTEUTUMINEN

LISENSOITAESSA – ERITYISESTI LISENSSINSAAJAN

NÄKÖKULMASTA

Itä-Suomen yliopisto

Oikeustieteiden laitos

Pro gradu -tutkielma

21.04.2017

Tekijä: Wille Korhonen

(208251)

Ohjaaja: Katja Lindroos

II

Tiivistelmä

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiede-

kunta

Yksikkö

Oikeustieteiden laitos

Tekijä

Korhonen Iiro Wille

Työn nimi

Tavaramerkkien funktioiden toteutuminen lisensoitaessa – erityisesti lisenssinsaa-

jan näkökulmasta

Pääaine

OTM Työn laji

Pro gradu -tutkielma Aika

21.4.2017 Sivuja

XI + 61

Tiivistelmä

Tavaramerkkien hyödyntämisessä on kyse merkittävistä kansainvälisistä markkinoista.

Vuonna 2015 lisensoituja tuotteita myytiin globaalisti arviolta 251,7 miljardin dollarin

arvosta. Immateriaalioikeuksien lisensoinnista kertyi rojalteja ja lisenssimaksuja oikeuk-

sien haltijoille vuonna 2014 yhteensä 300 miljardin dollarin arvosta. Markkinoiden häiri-

öttömän toiminnan kannalta on keskeistä pyrkiä turvaamaan tavaramerkkien yhteiskun-

nallinen tehtävä myös tavaramerkkejä lisensoitaessa.

Pro gradu -tutkielmani sijoittuu tavaramerkkioikeuden ja sopimusoikeuden välimaastoon.

Tutkielmassani pyrin tarkastelemaan tavaramerkkien yhteiskunnallista tehtävää ilmaise-

vien tavaramerkkien funktioiden toteutumista lisenssisopimussuhteessa. Tutkielmassa

selvitetään lainopin keinoin lisenssisuhteisiin sovellettavaa tavaramerkkioikeudellista ja

sopimusoikeudellista sääntelyä. Lisenssisopimuksia sääntelevää lainsäädäntöä ei ole, jo-

ten lisenssisopimussuhteen osapuolilla on laaja sopimusvapaus järjestää keskinäinen so-

pimussuhteensa haluamallansa tavalla. Vaikka lisenssisopimuksiin sovellettava lainsää-

däntö ei velvoita lisenssissuhteen osapuolia turvaamaan tavaramerkin funktioiden toteu-

tumista lisenssisopimussuhteessa, voidaan niiden toteutumista edellyttää tavaramerkin

menettämisen uhalla.

Tutkielmassa pyritään esittämään tavaramerkin funktioiden systematiikkaa ja selvittä-

mään, millä edellytyksin lisenssisopimussuhteen osapuolille syntyy velvollisuus turvata

niiden toteutuminen. Velvollisuuksien syntymistä tarkastellaan niin tavaramerkkioikeu-

dellisesta kuin sopimusoikeudellisesta näkökulmasta.

Avainsanat

tavaramerkkioikeus, tavaramerkki, IPR, lisensointi, sopimusoikeus

III

SISÄLLYS

LÄHTEET ............................................................................................................................ V

LYHENNELUETTELO ....................................................................................................... X

KUVIOT JA TAULUKOT .................................................................................................. XI

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 1

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen ......................................................................................... 1

1.2 Tutkimusmetodi, tutkijanideologia ja tutkimuskysymys ............................................ 2

1.3 Tutkielman lähdeaineisto, rakenne ja rajaus................................................................ 3

2 TAVARAMERKKIEN LISENSOINNIN OIKEUDELLINEN PERUSTA ...................... 6

2.1 Tavaramerkkien lisensoinnin lähtökohdat ................................................................... 6

2.2 Lisensoinnin rekisteröinnin oikeusvaikutukset ......................................................... 10

2.3 Kansainvälinen rekisteröinti ...................................................................................... 12

3 LISENSSISOPIMUKSET ................................................................................................ 15

3.1 Lisensointi ................................................................................................................. 15

3.2 Lisensointisopimusten hahmottaminen ..................................................................... 16

3.3 Lisenssisopimuksiin sovellettavasta laista ................................................................ 18

3.4 Lisenssisopimusten rakenteesta ................................................................................. 19

3.4.1 Lisenssin myöntö ................................................................................................ 20

3.4.2 Lisenssin yksinomaisuus .................................................................................... 21

3.4.3 Lisenssin alueellinen, ajallinen ja asiallinen ulottuvuus ..................................... 22

3.4.4 Rojaltit ................................................................................................................ 24

3.4.5 Laatu, valvonta ja poikkeamat laadusta .............................................................. 25

4 TAVARAMERKKIEN FUNKTIOT JA SOPIMUSOIKEUS ......................................... 26

4.1 Tavaramerkkien funktioiden normatiivinen tausta .................................................... 26

4.2 Tavaramerkkien funktiot ........................................................................................... 29

4.3 Velvollisuus valvoa laatua ......................................................................................... 33

4.4 Sopimusoikeudelliset periaatteet lisenssisuhteessa ................................................... 39

4.4.1 Lojaliteettivelvollisuus ....................................................................................... 41

IV

4.4.2 Tiedonantovelvollisuus ....................................................................................... 43

4.4.3 Myötävaikutusvelvollisuus ................................................................................. 43

4.4.4 Sopimusoikeudelliset periaatteet ja laatufunktio lisenssisopimuksissa .............. 44

4.5 Laatufunktion toteutuminen lisenssisuhteessa........................................................... 45

5 LOUKKAUS LISENSSISOPIMUSSUHTEESSA .......................................................... 49

5.1 Sopimusrikkomus vai tavaramerkin loukkaus ........................................................... 49

5.2 Sovellettavan lain määräytyminen............................................................................. 53

6 YHTEENVETO ............................................................................................................... 59

6.1 Johtopäätökset ja yhteenveto ..................................................................................... 59

6.2 Lopuksi ...................................................................................................................... 60

V

LÄHTEET

KIRJALLISUUS

Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Porvoo 1989.

Arnerstål, Stojan:

– Varumärket som kontraktsföremål. Uppsala 2014.

– Protecting the Reputation and Images of Franchise Concepts with Trademark Law

and Contract Law. JFT 3/2016, s. 366–390. [www.edilex.fi] (11.02.2017)

Oesch, Rainer: Teknologialisenssien ongelmakohtia. Defensor Legis 5/2004, s. 912–927.

[www.edilex.fi] (11.01.2017)

Oesch, Rainer – Pihlajarinne, Taina – Vesala, Juha – Raappana, Heikki – Tikkanen, Julia:

IPR-sopimukset, kilpailu ja suojan toteuttaminen – immateriaalioikeuksien hyödyntä-

minen. Helsinki 2007. [www.edilex.fi] (11.01.2017) (Oesch ym. 2007)

Haarman, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. 5. uudistettu painos. Talentum 2014.

[https://fokus.almatalent.fi/] (11.01.2017)

Hemmo, Mika: Sopimusoikeuden oppikirja. 2. painos. Helsinki 2009.

Hemmo, Mika – Hoppu, Kari: Sopimusoikeus. Jatkuva julkaisu. Talentum 2017. [https://fo-

kus.almatalent.fi/] (07.03.2017)

Jurčys, Paulius: International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes, JIPITEC (3)

3/2012, s. 174–226. [www.jipitec.eu/issues] (21.03.2017)

Liukkunen, Ulla: Sopimussuhteita koskeva lainvalinta. Helsinki 2012.

Kur, Annette - Dreier Thomas: European Intellectual Property Law: text, cases and materials.

Edward Elgar Pub 2013.

Kurkela, Matti S.: Globalisoitunut sopimuskäytäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet.

Edilex 2003. [www.edilex.fi] (12.03.2017)

Kelly, Timothy J.: Trademark Licensing Consideration Checklist. Practicing Law Institute

Course Handbook 2005.

[http://www.pli.edu/emktg/toolbox/TM_Licensing14.pdf] (19.1.2017)

http://www.pli.edu/emktg/toolbox/TM_Licensing14.pdf

VI

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: Study on the Overall

Functioning of the European Trade Mark System. München 2011. (Max Planck Insti-

tute 2011)

McCarthy, J. Thomas: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. Thomson Reuters

2016. [http://west.thomson.com] (11.01.2017)

Niemi, Matti: Päämäärien valtakunta konventionalistinen analyysi lainopillisen tiedon edel-

lytyksistä ja oikeusjärjestelmän perusteista. Helsinki 1996.

Nishitani, Yuko: Contracts Concerning Intellectual Property Rights. Teoksessa Franco, Fer-

rari – Stefan Leible (toim.): Rome 1 regulation: The Law Applicable to Contractual

Obligations in Europe. München 2009. [http://www.proquest.com/] (16.03.2017)

Nordell, Per Jonas: Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och

referens. Tukholma 2004.

Obhrai, Raveen: Traditional and Contemporary Functions of Trademarks. The Journal of

Contemporary Legal Issues Summer (1) 12/2001. [https://www.wshein.com/]

(21.03.2017)

Pakarinen, Mia: Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkko-

tunnuksessa. IPR University Center 2006.

[https://www.iprinfo.com/julkaisut/verkkojulkaisut/ipr-series-a/fi_FI/tavaramerkin-

oikeudellinen-suoja-ala-a2-mia-pakarinen/] (13.1.2017)

Pihlajarinne, Taina: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö. Helsinki 2010.

Pila, Justine – Torremans, Paul L.C: European Intellectual Property law. Oxford University

Press 2016.

Torremans, Paul L.C.: License and Assignments of Intellectual Property Rights under the

Rome I Regulation. Journal of Private International Law 2008.

[https://www.wshein.com/] (16.03.2017)

Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. 2. uu-

distettu painos. Helsinki 2008. (Salmi ym. 2008)

Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Helsinki 2010.

VII

Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa – Hemmo, Mika – Karhu, Juha – Kartio, Leena – Tammi-

Salminen – Tolonen, Juha – Tuomisto, Jarmo – Viljanen, Mika: Varallisuusoikeus. Jat-

kuva julkaisu. Helsinki 2012. [https://fokus.almatalent.fi/] (11.01.2017) (Saarnilehto

ym. 2012)

Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala 2003.

Ubertazzi, Benedetta: Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a

Comparison for the International Law Association. JIPITEC (3) 3/2012 [www.jipi-

tec.eu/issues] (21.03.2017)

World Intellectual Property Organization: WIPO Green Network Licensing Checklist, 2016.

[https://www3.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingcheck-

list_061216.pdf] (12.01.2017)

World Trade Organization: Changing the face of IP trade and policy-making – TRIPS agree-

ment – WTO 20 years, 2015.

[https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/trips_brochure2015_e.pdf]

(27.3.2017)

VIRALLISLÄHTEET

KOM (2013) 0162, lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti).

KOM (2013) 0161, lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön

tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 207/2009 muuttamisesta.

KOM (2005) 650, lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I).

Ulkoasianministeriö: Valtiosopimusopas – Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja

voimaansaattamista koskevat ohjeet. Ulkoasianministeriön julkaisuja 2012.

[http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49367] (19.4.2017)

VIII

INTERNET-LÄHTEET

Kotipizza: Hyvä tietää kotipizza-yrittäjyydestä. Päivitetty 2012.

[https://www2.kotipizza.fi/index/190] (21.03.2017)

Licensingpages: Industry overview.

[http://www.licensingpages.com/insight/industry-overview/] (31.10.2016)

Nokia: Nokia signs strategic brand and intellectual property licensing agreement enabling

HMD global to create new generation of Nokia-branded mobile phones and tablets.

[http://www.nokia.com/en_int/news/releases/2016/05/18/nokia-signs-strategic-

brand-and-intellectual-property-licensing-agreement-enabling-hmd-global-to-create-

new-generation-of-nokia-branded-mobile-phones-and-tablets] (21.03.2017)

OIKEUSTAPAUKSET

Euroopan unionin tuomioistuin

C-163/15 Youssef Hassan vastaan Breiding Vertriebsgesellschaft mbH. (2016), julkaistu

sähköisessä oikeustapauskokoelmassa.

C-323/09 Interflora Interflora Inc. ja Interflora British Unit vastaan Marks & Spencer plc ja

Flowers Direct Online Ltd. (2011) Kok. I-08625.

C-59/08 Copad SA vastaan Christian Dior couture SA ym. (2009) Kok. I-03421.

C-259/04 Elizabeth Florence Emanuel vastaan Continental Shelf 128 Ltd. (2006) Kok. I-

03089.

C-206/01 Arsenal Football Club plc. vastaan Matthew Reed. (2002) Kok. I-10273.

C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV vastaan Remington Consumer Products Ltd

(2002) Kok. I-05475.

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vastaan Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe

Communications Corporation. (1998) Kok. I-05507.

C-349/95 F. Loendersloot Internationale Expeditie vastaan George Ballantine & Son Ltd

ym. (1997) Kok. I-06227.

IX

C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH ja Uwe Danzinger vastaan Ideal-Standard

GmbH ja Wabco Standard GmbH. (1994) Kok. I-00265.

C-10/89 SA CNL-SUCAL NV vastaan HAG GF AG. (1990) I-03711.

X

LYHENNELUETTELO

CTM Community Trademark

EUIPO European Union Intellectual Property Office

EUT Euroopan Unionin tuomioistuin

EUTM Euroopan Unionin tavaramerkki

OHIM The Office for Harmonization in the Internal Mar-

ket

TLT Trademark Law Treaty

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-

tual Property Rights

WIPO World Intellectual Property Organization

WTO World Trade Organization

XI

KUVIOT JA TAULUKOT

Taulukko 1. Tavaramerkin haltijan käytössä olevat kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat

oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkin loukkauksessa.

1

1 JOHDANTO

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen

Tavaramerkit ja niiden lisensointi muodostavat merkittävät globaalit markkinat, joiden kan-

nalta oikeusvarmuus ja oikeudellinen ennakoitavuus ovat keskeisessä asemassa. Vuonna

2015 lisensoituja tuotteita myytiin globaalisti arviolta 251,7 miljardin dollarin arvosta1 ja

immateriaalioikeuksien lisensoinnista kertyi rojalteja ja lisenssimaksuja oikeuksien halti-

joille vuonna 2014 yhteensä 300 miljardin dollarin arvosta.2

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 16 päivänä joulukuuta 2015 direktiivin jäsenvaltioi-

den tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, jolla se pyrkii harmonisoimaan unionin ta-

solla tavaramerkkioikeudellista sääntelyä yhtenäisemmäksi. Uusi tavaramerkkilaki astui

voimaan 1. päivänä syyskuuta 2016 ja siihen tehdyillä muutoksilla se saatettiin yhteensopi-

vaksi Euroopan unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa. Tavaramerkkidirektiivi

selventää vallitsevaa oikeustilaa tavaramerkkien osalta yhtenäistämällä kansallista sääntelyä

tavaramerkin myöntämisestä ja kelpoisuudesta mutta jättää lisensoinnin osalta oikeustilan

avonaiseksi.

Nykyisellään tavaramerkkien lisensointia koskevaa lainsäädäntöä ei ole saatavilla, vaan li-

senssisopimusten osapuolet ovat vapaita järjestämään sopimussuhteensa haluamallaan ta-

valla. Osapuolten tahdon ja toisiinsa kohdistuvien oikeuksien ja velvollisuuksien tulkinnan

lähtökohtana toimii osapuolten välinen lisenssisopimus. Vaikka sopimusosapuolet ovat li-

sensoitaessa näennäisesti vapaita järjestämään sopimussuhteensa, on oikeuskirjallisuudessa

ja EUT:n ratkaisukäytännössä todettu, että tavaramerkkien funktioiden tulee toteutua myös

lisensoinnin seurauksena. Tavaramerkkioikeudesta on johdettavissa lisenssisopimusosapuo-

lille erilaisia velvollisuuksia turvata tavaramerkin funktioiden toteutuminen, tavaramerkin

degeneraation uhalla, vaikka muusta lainsäädännöstä ei ilmenisikään osapuolille velvoitetta

toimia.

1 Licensingpages 2016, kohta Industry overview. 2 World Trade Organization 2015, s. 8.

2

1.2 Tutkimusmetodi, tutkijanideologia ja tutkimuskysymys

Tutkielmassa käytetty metodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. Lainopin tarkoituksena on

voimassa olevan oikeuden sääntöjen systematisointi ja tulkinta sekä institutionaalista tukea

ja yhteisöllistä hyväksyntää nauttivien oikeusperiaatteiden arvosidonnainen punninta.3 Lain-

opillisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa perusteltuja tulkinta-, systematisointi- ja pun-

nintalausekkeita voimassa olevan oikeuden tietynhetkisestä tulkinnallisesta merkityssisäl-

löstä.4 Koska tutkimusongelma sijoittuu merkittäviltä osin sopimusoikeuden ja tavaramerk-

kioikeuden välimaastoon, asettaa se tutkimukselle omanlaisensa viitekehyksen, mikä näkyy

erityisesti sopimusoikeudellisten periaatteiden punnintana tavaramerkkioikeudellisessa kon-

tekstissa. Niissä kysymyksissä, jotka käsittelevät immateriaalioikeuksia kansallisessa kon-

tekstissa, on käytetty metodi puhtaasti lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Euroopan unio-

nin neuvoston antamat asetukset ja direktiivit kuuluvat Suomessa voimassa olevaan oikeu-

teen, mutta tutkielman tavaramerkkioikeudellisen suuntautumisen vuoksi ristiriitatilanteissa

etusija annetaan EU-oikeudessa esiintyville tulkinnoille ja tarkoituksille, jotka toteuttavat

tehokkaammin euroopanlaajuisesti yhtenäistä tulkintaa.5

Tutkielmassa pyritään kuvaamaan tutkittava ongelma neutraalilla tavalla ilman normien

arvo- tai ideologisesti värittynyttä tulkintaa.6 Immateriaalioikeudet ovat historiallisesti hah-

motettu puhtaasti alueellisina oikeuksina, missä tilanteessa niiden tulkinta on ollut sidottuna

sen valtion lainsäädäntöön, jossa suojaa on haettu. EU-oikeuden ja immateriaalioikeuksien

harmonisaation myötä on kuitenkin perusteltua huomioida, että termeille ja käsitteille on

annettava yhdenmukainen tulkinta kaikissa jäsenvaltioissa ja siten tulisi pidättäytyä kansal-

lisesti värittyneestä laintulkinnasta. Siten ei voida sanoa, että tutkielma olisi puhtaasti ana-

lyyttis-deskriptiivinen, vaan tutkielmassa sitoudutaan lainsäädännön tulkintaan siten, mikä

tukee sen EU:n alueella yhtenäistä soveltamista.7 Omaksuttu tulkintatapa ei kuitenkaan ku-

vasta niinkään tutkijan itsensä sisäistämää ideaalia tai arvopäämäärä, vaan kyse on enem-

mänkin tutkimuksen viitekehyksessä vaikuttavasta EU:n alueella yhtenäiseen tulkintaan ja

harmonisaatiota edistävään tähtäävästä tulkinnasta.8

3 Siltala 2003, s. 108. 4 Siltala 2003, s. 150; Aarnio 1989, s. 219. 5 Omaksuttu tulkinta toteuttaa EU-oikeuden tulkintavaikutusta. 6 Siltala 2003, s. 141. Siltalan mukaan ko. tulkintaa voidaan siten kuvata analyyttis-deskriptiiviseksi. 7 Siltala 2003, s. 142. Tulkinta, jossa tavoitteena on perustella ideaalinen tai paras mahdollinen tulkinta voi-

massa olevan oikeuden sisällöstä perustuen tutkijan sisäistämään ideaaliin tai arvopäämäärään, kutsutaan kriit-

tis-normatiiviseksi tutkijanideologiaksi. 8 Ks. Aarnio 1989, s. 239.

3

Pro gradu -tutkielmassani keskityn tavaramerkkien lisensointia koskeviin kysymyksiin ja

pyrin tarkastelemaan valittua aihetta lisenssinsaajan näkökulmasta. Tavaramerkkien lisen-

sointia koskevaa lainsäädäntöä ei ole. Lisenssisopimusosapuolet ovat täysin vapaita sopimi-

naan siitä, miten sopimusosapuolet järjestävät keskinäisen sopimussuhteensa. Vaikka pakot-

tavaa lainsäädäntöä ei ole, ei se kuitenkaan mahdollista sopimusosapuolille täydellistä va-

pautta. Tutkielman fokus on siten sopimusoikeuden ja tavaramerkkioikeuden välimaastossa

ja pyrkii selventämään sitä, miten tavaramerkkioikeus tosiasiallisesti rajoittaa osapuolten so-

pimusvapautta. Lisensoinnissa on kyse tavaramerkkien kaupallisesta hyödyntämisestä,

missä tapauksessa tavaramerkkioikeus asettaa tosiasialliset rajoitukset tavaramerkkien hyö-

dyntämiselle. Tutkielman tutkimuskysymystä on seuraavanlainen: Tuleeko tavaramerkkien

funktioiden toteutua tavaramerkkejä lisensoitaessa ja onko lisenssisopimussuhteen osapuo-

lilla sopimukseen perustuvaa velvollisuutta turvata niiden toteutuminen? Tutkielmassa py-

ritään tarkastelemaan tilanteita lisenssinsaajan kannalta, sillä lisenssinsaaja on usein lisens-

sisopimuksissa heikompi osapuoli. Vaikka lisenssisopimuksen osapuolet ovat molemmat

elinkeinoharjoittajina tasavertaisia, kantaa lisenssinsaaja usein merkittävimmän sopimusris-

kin, sillä tavaramerkin hyödyntäminen voi edellyttää lisenssinsaajalta merkittäviäkin alkuin-

vestointeja.

1.3 Tutkielman lähdeaineisto, rakenne ja rajaus

Tutkielman lähdeaineistona on käytetty virallislähteitä ja oikeuskirjallisuutta.9 Lisensointia

koskevan lainsäädännön vähyydestä johtuen, on EUT:n ratkaisukäytännöllä keskeinen mer-

kitys. Erityisesti EUT:n ennakkoratkaisuilla on jäsenvaltioiden tuomioistuimia sitova vaiku-

tus, minkä vuoksi EUT:n ratkaisukäytäntö tosiasiallisesti muovaa vallitsevaa oikeustilaa.

Työn keskeisimmät virallislähteet ovat tavaramerkkidirektiivi ja tavaramerkkilaki, jonka

sääntely on yhdenmukaistettu vastaamaan hyvin pitkälti tavaramerkkidirektiiviä vastaa-

vaksi. Lisensoinnista säädetään tavaramerkkidirektiivin 25 artiklassa ja tavaramerkkilain 34

§:ssä, jonka takia kyseiset virallislähteet ovat tarkastelun keskiössä tässä pro gradu -tutkiel-

massa. Tutkielmassa tarkastellaan lisensointia tavaramerkkioikeudellisen näkökulman li-

säksi myös sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Lisenssisopimuksia koskevista riitaisuuk-

sista ei ole juurikaan saatavilla tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä, koska sopimusosapuolten

9 Aarnio 1989, s. 218–234. Virallislähteitä ovat laki, maantapa, lain esityöt ja tuomioistuinratkaisut.

4

intressien mukaista on ratkaista sopimuksia koskevat riidat välimiesmenettelyssä. Välimies-

menettelyn salaisuudesta johtuen ei sopimusten laajamittainen analyysi ole mahdollista.

Näin ollen lisenssisopimuksia tyydytään tarkastelemaan sopimusoikeudellisesti yleisellä ta-

solla ja selvittämään kansallisen sopimusoikeutta koskevan lainsäädännön ja periaatteiden

soveltumista lisenssisopimuksiin.

Tutkielman kannalta keskeisiä kirjallisuuslähteitä ovat Stojan Arnerstålin artikkeli Protec-

ting the Reputation and Images of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract

Law, jossa tarkastellaan franchisesopimuksia erityisesti tavaramerkkioikeuden ja sopimus-

oikeuden näkökulmista. Toinen tutkielman kannalta keskeinen teos on J. Thomas McCarthy

teos McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, joka on kattava teos koko tavara-

merkkioikeuden alalta. Teoksessa käsitellään tavaramerkkejä common law’n näkökulmasta,

minkä vuoksi teoksessa esitetyt kannanotot eivät ole suoraan hyödynnettävissä vallitsevassa

oikeusjärjestelmässämme. Teoksessa esitettyjä kannanottoja peilataan vallitsevaan järjestel-

määmme soveltuvin osin ja käytetään argumentaation tukena aina silloin, kun sitä voidaan

pitää perusteltuna.

Tutkielma koostuu kuudesta luvusta, joista ensimmäinen luku on johdantoluku tutkielman

aiheeseen. Viimeisessä luvussa kokoan yhteen tutkielman johtopäätökset ja tutkimustulok-

set. Toisessa luvussa käsittelen tavaramerkkien lisensoinnin säännöspohjaa, eli tarkastellaan

tavaramerkkidirektiivin ja tavaramerkkilain lisensointia koskevaa sääntelyä, ja pyritään sel-

vittämään lainsäätäjän tarkoitusta perehtymällä komitean mietintöihin sekä Euroopan unio-

nin komission tilaamaan selvitykseen Euroopan tavaramerkkioikeuden tilasta. Lisäksi lu-

vussa käsitellään tavaramerkkien lisensoinnin rekisteröinnin oikeusvaikutuksia lisenssinsaa-

jan kannalta.

Kolmannessa luvussa tarkastelen lisenssisopimuksia. Pyrin aluksi esittelemään nimenomai-

sesti lisensointia koskevaa lainsäädäntöä, tarkastelemaan tavaramerkkien lisenssisopimusten

keskeisiä kohtia, sekä havainnollistamaan esimerkin avulla sitä, miten tavaramerkkien lisen-

sointi on riippuvaista kulloinkin vallitsevasta tilanteessa, jossa tavaramerkkejä pyritään hyö-

dyntämään.

5

Neljännessä luvussa tarkastelen tavaramerkkien funktiota ja pyrin hahmottamaan niiden

merkitystä tavaramerkkien lisensoinnin kannalta. Pyrin erityisesti tarkastelemaan sitä, onko

joidenkin tavaramerkin funktioiden turvaamista pidettävä lisensoinnin edellytyksenä. Lu-

vussa tarkastelen lisäksi kansallisen lainsäädännön soveltumista lisenssisopimuksiin sekä

sitä, onko ilman nimenomaista sopimukseen otettua määräystä sopimusosapuolilla sopimuk-

seen perustuvaa velvollisuutta pyrkiä turvaamaan tavaramerkkien funktioiden toteutuminen

tavaramerkkejä lisensoitaessa. Luvussa viisi tarkastellaan loukkausta sopimussuhteessa ja

sovellettavan lain määräytymistä niissä tilanteissa, joissa osapuolet eivät ole sopineet sopi-

mukseensa sovellettavasta laista. Luvussa keskitytään tarkastelemaan lähinnä lisenssinsaa-

jan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

Tutkielman kannalta on ollut tarpeellista rajata tutkittavaa kohdetta siten, että tutkielmasta

on saatu jäsennelty kokonaisuus, jonka laajuus on ollut pro gradu -tutkielmalta odotetussa

mittaluokassa. Tutkielmassa on keskitytty tutkimaan erityisesti lisenssinantajan ja lisenssin-

saajan suhdetta. Tutkielman rajaaminen koskemaan ainoastaan lisenssinsaajaa ja lisens-

sinantajaa rajaa tarkastelusta pois muiden elinkeinoharjoittajien toimet suhteessa tähän li-

senssisopimussuhteeseen. Konkreettisesti tämä rajaus ilmenee erityisesti tarkasteltaessa li-

senssisopimuksia, minkä vuoksi tarkastelusta on suljettu pois ne lisenssisopimustyypit, jotka

mahdollistavat myös muiden elinkeinoharjoittajien toimimisen samoilla relevanteilla mark-

kinoilla lisenssinsaajan ja lisenssinantajan kanssa. Tutkielman rajaus ilmenee konkreettisesti

luvussa 5, jossa keskitytään käsittelemään lähinnä lisenssinsaajan käytettävissä olevia kei-

noja sopimusrikkomustilanteissa. Poikkeuksena valitusta rajauksesta on ollut tietoinen va-

linta tarkastella franchisesopimuksia, joita on tarpeen tullen käytetty esimerkkeinä analyysin

apuna.

6

2 TAVARAMERKKIEN LISENSOINNIN OIKEUDELLINEN PE-

RUSTA

2.1 Tavaramerkkien lisensoinnin lähtökohdat

Tavaramerkkejä ja niiden lisensointia Suomessa sääntelee tavaramerkkilaki (7/1964). Tava-

ramerkkilain 5 luvun 34 §:n mukaan

Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, luovuttamatta itse merkkioikeutta, oikeuttaa toisen

elinkeinotoiminnassa käyttämään tavaramerkkiä. Käyttölupa voi koskea koko maata tai jota-

kin sen osaa ja se voi tarkoittaa joko kaikkia rekisteröinnillä suojattuja tavaroita tai osaa niistä.

Käyttöluvanhaltijoita voi olla yksi tai useampia. Käyttöluvasta on pyynnöstä tehtävä merkintä

tavaramerkkirekisteriin. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin evätä merkinnän, jos käyttölu-

paan perustuva merkin käyttäminen ilmeisesti on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kun

käyttöluvan näytetään lakanneen, on merkintä poistettava rekisteristä.

Käyttölupa, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta kohtaan, joka vilpittö-

mässä mielessä on saanut oikeuden merkkiin.

Ellei toisin ole sovittu, älköön käyttöluvan saaja luovuttako edelleen oikeuttaan.

Lähtökohtaisesti lisenssinsaajan oikeudet ja velvollisuudet ilmenevät osapuolten välisestä

lisenssisopimuksesta, jolla luovutetaan lisenssinsaajalle oikeus käyttää lisenssinantajan ta-

varamerkkiä. Osapuolten tahdon tulkinnan lähtökohdaksi tulee ottaa lisensointisopimus,

mutta tavaramerkkilaki on osapuolia velvoittavana lainsäädäntönä otettava huomioon. Ta-

varamerkkien lisensointia, eli osapuolten sopimussuhdetta sääntelevää lainsäädäntöä ei ole

Suomessa, vaan osapuolet ovat vapaita itse järjestämään sopimussuhteestansa haluamallansa

tavalla. Tavaramerkkien lisensointisopimuksissa on kuitenkin kyse osapuolten välillä sovit-

tavasta menettelystä, miten lisenssinsaaja voi hyödyntää lisenssinantajan tavaramerkkiä.

Perinteisesti immateriaalioikeuksista on määrätty kansallisella tasolla, mutta EU:n myötä on

katsottu, että harmonisoimalla tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä voidaan poistaa jä-

senvaltioiden välisiä tavaramerkkejä koskevia esteitä ja tehostaa sisämarkkinoiden toimin-

taa.10 Ensimmäinen yritys harmonisoida tavaramerkkejä – erityisesti lisensointia – koskevaa

sääntelyä EU:n tasolla tapahtui Euroopan unionin ja neuvoston direktiivillä 2008/95, jolla

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EY 2008/95), s. 1, kohta 2–4.

7

lisensointia koskeva kansallisen tavaramerkkilain 34 § täydennettiin vastaamaan direktiivin

sääntelyä.

Valtioiden kansallinen lainsäädäntö yhdessä EU:n tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen

kanssa muodostavat Euroopan tavaramerkkijärjestelmän. Euroopan parlamentti ja neuvosto

antoivat uuden tavaramerkkidirektiivin (EU 2015/2436) jäsenvaltioiden tavaramerkkilain-

säädännön lähentämisestä. Direktiivin mukaan yhdenmukaistamalla tavaramerkkejä koske-

vaa lainsäädäntöä euroopanlaajuisesti voidaan edistää kilpailukykyä ja kasvua sekä voidaan

entistä tehokkaammin vastata yritysten ja muiden tahojen muuttuneisiin ja nykyaikaisiin tar-

peisiin internetaikakautena.11 Uuden tavaramerkkidirektiivin muutokset koskivat lähinnä ta-

varamerkin määritelmän yhtenäistämistä euroopanlaajuisesti, mutta Euroopan unionin ja

neuvoston asetuksella (EU 2015/2424) selvennettiin euroopanlaajuisen EU-tavaramerkin

hakemisen ja myöntämisen perusteita sekä perustettiin Euroopan unionin teollisoikeuksien

virasto.12 Lisäksi direktiivin mukaan johdonmukaisuuden ja tavaramerkkien kaupallisen

hyödyntämisen helpottamiseksi tulisi unionissa olla säännöt, joita sovelletaan tavaramerk-

keihin omistusoikeuden kohteina, joihin olisi kuuluttava sääntöjä luovutuksesta, siirrosta,

käyttöluvasta, esineoikeuksista sekä pakkotäytäntöönpanosta.13

Euroopan komission ehdotuksessa (KOM 2013/0162 lopull.) todetaan, että tavaramerkkien

kaupalliseen hyödyntämiseen liittyviä keskeisiä näkökohtia säännellään heikosti tai eri ta-

voin puolella unionia, mikä johtuu siitä, ettei aikaisemmassa tavaramerkkidirektiivissä sää-

delty käyttölupia koskevia perussääntöjä, tavaramerkkejä omistusoikeuden kohteena, luovu-

tuksia eikä esineoikeuksia.14 Komission ehdotuksessa aikaisempaan tavaramerkkiasetuk-

seen sisältyvät säännökset tulisi täydentää uuteen tavaramerkkidirektiiviin. Muilta osin ko-

mission ehdotus tavaramerkkien lisensoinnista jää vähäiseksi. Komission ehdotusta tulisi

arvioida yhdessä komission ehdotusta tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta15 kanssa koko-

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU 2015/2436), s. 1, kohta 5–8. 12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2015/2424). EU:n tavaramerkkiviranomaisen nimi on nyky-

ään Euroopan unionin immateriaalioikeusvirasto (EUIPO) ja euroopanlaajuinen tavaramerkki on nykyään vi-

ralliselta nimeltään Euroopan Unionin tavaramerkki (EUTM). Aikaisemmin viranomaisen nimi oli Office for

Harmonization in the Internal Market (OHIM) ja euroopanlaajuista tavaramerkkiä kutsuttiin Euroopan yhtei-

sön tavaramerkiksi (Community Trademark, CTM). 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU 2015/2436), s. 1, kohta 34. 14 KOM (2013) 0162, lopull., s. 8. 15 KOM (2013) 0161, lopull.

8

naisuutena, joiden yhteisenä tavoitteena on innovaatiotoiminnan ja talouskasvun edistämi-

nen parantamalla EU:n tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmien saatavuutta ja tehokkuutta.

Toimenpiteet näkyisivät yrityksille kustannusten alentumisena, järjestelmien yksinkertaistu-

misena ja nopeutumisena sekä lisääntyneenä ennakoitavuutena ja oikeusvarmuutena.16

Laaditut komission mietinnön pohjautuvat Max Planck -instituution laatimaan tutkimukseen

Euroopan tavaramerkkijärjestelmän toiminnasta kokonaisuutena ja sidosryhmien kuulemi-

sesta.17 Tutkimuksen on tilannut Euroopan komissio, ja tutkimuksen tarkoituksena on ollut

kerätä tietoa sekä euroopanlaajuisen että kansallisen tavaramerkkilainsäädännön tilasta ja

mahdollisista kehitysmahdollisuuksista, sekä erityisesti siitä, mikä on tämänhetkinen tava-

ramerkkioikeuden harmonisaation taso ja onko tarvetta edistää tavaramerkkioikeuden yh-

denmukaistamista.18 Tutkimus on toteutettu kahdessa osassa, joista ensimmäisessä haasta-

teltiin yhteisön tavaramerkkiä käyttäneitä tahoja ja kansallisia tavaramerkki viranomaisia

sekä kuultiin eri intressitahoja. Toinen osa tutkimuksesta koostui yksityiskohtaisesta oikeu-

dellisesta analyysistä. Tutkimusta on käytetty valmistelumateriaalina myöhemmin valmistu-

neelle uudelle tavaramerkkidirektiiville ja tavaramerkkiasetukselle.

Tutkimusta tulkittaessa tulee huomioida sen osien erilainen oikeuslähdearvo. Niiden tutki-

muksessa esitettyjen ratkaisumallien, jotka hyväksyttiin lähes muuttumattomana osaksi

uutta tavaramerkkidirektiiviä tai asetusta, voidaan katsoa omaavan vahvan perusteluvaiku-

tuksen. Siten niitä voidaan pitää oikeuslähdearvoltaan valmistelumateriaaliin rinnastuvana

aineistona. Niiden ehdotusten, jotka hyväksyttiin osittain muutettuina tai joita ei hyväksytty

lainkaan, asemaa oikeuslähteenä ei voida pitää vastaavalla tavalla merkittävänä. Haastatte-

luosion keskeinen merkitys on tuottaa tavaramerkkioikeuden kentältä hiljaista tietoa, eli tie-

toa siitä, miten nykyinen tavaramerkkioikeusjärjestelmä vaikuttaa toimijoihin, mitä he ko-

kevat ongelmalliseksi ja miten sitä tulisi heidän mielestänsä kehittää.

Max Planck -tutkimuksen yhteydessä kuultujen sidosryhmien mukaan tavaramerkkien lisen-

sointia koskeva lainsäädäntö koettiin sellaisena osa-alueena, jota tulisi yhdenmukaistaa eu-

16 KOM (2013) 0162, lopull., s. 3. 17 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI): Study on The Overall Function-

ing Of the European Trade Mark System: Background, Findings, Proposals. 18 Max Planck Institute 2011, s. 1.

9

roopanlaajuisesti. Ongelmallisena koettiin erityisesti se, tarvitseeko lisenssinsaaja lisenssin-

haltijalta suostumuksen tavaramerkin loukkaamista koskevan oikeudenkäynnin aloittami-

seen.19 Max Planck -tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan EU-tavaramerkin li-

sensointeja ei pyydetä rekisteröitäviksi. Tutkimuksen mukaan 58 % lisenssinantajista eivät

ikinä ole käyttäneet hyväkseen mahdollisuutta rekisteröintiin, sillä moni ei ollut tietoinen

sellaisesta mahdollisuudesta ja osa epäili rekisteröinnin mahdollista hyödyllisyyttä.20

Tutkimuksessa tuotiin myös esille tavaramerkkidirektiivin tavaramerkkiä ja EU-tavaramerk-

kiä koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista koskevia ehdotuksia siltä osin, kun se ei louk-

kaa tärkeitä kansallisen oikeuden tärkeitä oikeusperiaatteita ja -perinteitä.21 Erityisen ongel-

mallisena pidettiin kysymystä siitä, tuleeko tavaramerkin luovutus tai lisensointi rekiste-

röidä, jotta se saa vaikutukset suhteessa kolmansiin osapuoliin. Tutkimuksessa ei suositeltu

uudistettavan tavaramerkkidirektiiviä tämän osalta, sillä asia katsottiin kuuluvan keskeisesti

jäsenvaltioiden oikeusperinteeseen.22 Harmonisaatiota ehdotettiin edistettäväksi tekemällä

tavaramerkkien luovutusta tai lisensointia koskeva rekisteröiminen osapuolen pyynnöstä ta-

pahtuvaksi vapaaehtoiseksi toimenpiteeksi. Uuteen tavaramerkkidirektiiviin ei ole otettu

mainintaa tavaramerkin tai EU-tavaramerkin osalta siitä, tuleeko tavaramerkin tai EU-tava-

ramerkin olla rekisteröity, jotta se vaikuttaisi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Kuitenkin

EUT:n ratkaisukäytännön mukaan EU-tavaramerkin rekisteröintiä ei voida pitää edellytyk-

senä oikeuksien syntymiselle.23 Tarkastelen tätä asiaa tarkemmin jäljempänä. Uuden tavara-

merkkidirektiivin 25 artiklaan on koottu aikaisemman tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen

sääntely tavaramerkkien lisensoinnista:

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai pal-

veluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai

sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yksinomainen tai ei-yksinomainen.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista käyttöluvan hal-

tijaa vastaan, joka rikkoo käyttölupasopimuksen määräyksiä seuraavien osalta:

a) sopimuksen kesto;

b) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaisena merkkiä saa käyttää;

19 Max Planck Institute 2011, s. 224. 20 Max Planck Institute 2011, s. 226. 21 Max Planck Institute 2011, s. 225. 22 Max Planck Institute 2011, s. 226. 23 C-163/15 Hassan (2016), julkaistu sähköisessä oikeustapauskokoelmassa, kohta 26.

10

c) käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus;

d) tavaramerkin käyttöalue; tai

e) käyttöluvan haltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu.

3. Käyttöluvan haltija voi aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan louk-

kauksen vuoksi ainoastaan tavaramerkin haltijan suostumuksella sanotun kuitenkaan rajoitta-

matta käyttölupasopimuksen määräysten soveltamista. Yksinomaisen käyttöluvan haltija voi

kuitenkin aloittaa oikeudelliset toimenpiteet, jos tavaramerkin haltija ei virallisen ilmoituksen

saatuaan itse ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa.

4. Käyttöluvan haltija on oikeutettu yhtymään tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta

koskevaan oikeudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvauksen kärsimästään vahingosta.

5. Jäsenvaltioissa on oltava käytössä menettelyt, joiden mukaisesti käyttöluvat merkitään jä-

senvaltioiden rekistereihin.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 1 ja 2 kohdat vastaavat pitkälti aikaisemman di-

rektiivin sisältöä. Kuitenkin uudessa tavaramerkkidirektiivissä on uutena asiana mainittu li-

senssinsaajan oikeudesta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin tavaramerkin loukkauksen

johdosta (kohta 3) ja oikeudesta ryhtyä lisenssinantajan aloittamaan tavaramerkin louk-

kausta koskevaan oikeudelliseen käsittelyyn (kohta 4). Lisäksi uudessa tavaramerkkidirek-

tiivissä vaaditaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön menettelyt, joiden mukaisesti lisenssit

merkitään jäsenvaltioissa rekistereihin (kohta 5).24 Aikaisemmin kohdat 3–5 on mainittu

vanhan tavaramerkkiasetuksen 22 artiklassa.25

2.2 Lisensoinnin rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Lisensoinnin rekisteröinnillä on merkitystä asianomaisaseman määräytymisessä tavara-

merkkioikeuden loukkaustilanteissa. Tavaramerkkilain 45 §:n mukaan:

Jos jollekulle on annettu yksinomainen oikeus rekisteröidyn tavaramerkin käyttämiseen tässä

maassa ja sellaisesta käyttöluvasta on tehty merkintä tavaramerkkirekisteriin, on tavaramerk-

kioikeuden loukkaamista koskevissa asioissa sekä merkin haltijaa että käyttöluvan saajaa pi-

dettävä asianomistajina.

24 Vertaa EU:n tavaramerkkidirektiivien (EU 2015/2436) artiklaa 25 ja (EU 2008/95) 8 artiklaa keskenään. 25 Tavaramerkistä annettu neuvoston asetus (EY 207/2009) artikla 8.

11

Tavaramerkkilain 45 §:stä ei varsinaisesti käy ilmi sitä, onko lisenssinsaajalla Suomessa il-

man lisenssin rekisteröintiä oikeus ryhtyä tavaramerkkidirektiivin mukaisesti loukkauskan-

teeseen tai nostaa kannetta niissä tilanteissa, kun lisenssinantaja ei ryhdy toimiin kohtuulli-

sen ajan kuluessa. On kuitenkin selvää, että mikäli lisensointi on rekisteröity tavaramerkki-

rekisteriin voidaan lisenssinsaajalle katsoa olevan asianosaisaseman perusteella varsin laaja

oikeus loukkauskanteen ajamiseen.

Uuden tavaramerkkidirektiivin 34 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkin osalta oikeus

loukkauskanteen ajamiseen määräytyy tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3–4 kohtien mu-

kaan. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohdan mukaan lisenssinsaajan on mahdollista

aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi itsenäisesti,

mikäli lisenssinantaja ei ole virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhtynyt toimenpiteisiin

loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa. Saman artiklan 4 kohdan mukaan käyttöluvan

haltija on oikeutettu ryhtymään tavaramerkin haltijan aloittamaan loukkausta koskevaan oi-

keudelliseen toimenpiteeseen saadakseen korvausta kärsimästään vahingosta. EUT:n ratkai-

sukäytännön perusteella lisenssin rekisteröimistä ei edellytetä EU:n tavaramerkin osalta.

EUT käsittely tapauksessa C-163/15 (Hassan)26 käyttöluvan haltijan oikeutta ryhtyä toimiin

loukkauksen vuoksi siitä huolimatta, että käyttölupaa ei ole merkitty yhteisön tavaramerkki-

rekisteriin.

EUT:n asia C-163/15 (Hassan): Tapauksessa A:lla on ollut yhteisön tavaramerkkirekisteriin

merkitsemätön käyttölupa vuodevaatteita ja sängynpeittoja luokassa yhteisön tavaramerkiksi

rekisteröityyn sanamerkkiin ARKTIS. A:n ja lisenssinantajan välisen lisensointisopimuksen

mukaan A toimii tavaramerkin loukkaustilanteissa omissa nimissään. B on tarjonnut myyntiin

erilaisia untuvapeittoja nimityksillä Arktis 90, Arktis 90 HS ja InnoBETT selection Arktis.

A lähetti B:lle varoituksen tavaramerkin loukkaamisesta, jonka johdosta B allekirjoitti pidät-

täytymissitoumuksen, jolla hän sitoutui olemaan käyttämättä merkkiä Arktis vuodevaatteissa.

A saattoi asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, joka totesi sitoutumissopimuksen

olevan osapuolia sitova ja sen perusteella määräsi B:tä lopettamaan loukkaavien tuotteiden

myynnin ja maksamaan vahingonkorvausta. B valitti ratkaisusta.

Saksalainen tuomioistuin on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle,

jossa oli kysymystavaramerkkiasetuksen (EY 207/2009) 23 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten,

26 C-163/15 Hassan (2016), julkaistu sähköisessä oikeustapauskokoelmassa.

12

ettei käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan yhteisön tavaramerkin

loukkauksen vuoksi, jos käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan, tavaramerkkiasetuksen 23 artiklan 1

kohdan ensimmäinen virke koskee yksinomaan vilpittömässä mielessä tapahtunutta saantoa,

mutta mikäli kyseistä säännöstä tulkitaan puhtaasti kirjaimellisesti, koskisi rekisteröinti vaati-

mus lisäksi myös loukkauskanteiden nostamista. Lisäksi tuomioistuimen mukaan, espanjalai-

nen tuomioistuin on katsonut, että käyttöluvan haltija voi toimia kolmansiin nähden vasta sen

jälkeen, kun käyttölupa on merkitty rekisteriin.

EUT katsoi antamassaan ennakkoratkaisussaan, ettei asetuksen 23 artiklan 1 kohdan ensim-

mäinen virke tule sovellettavaksi pääasiallisesti kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa, jossa

kolmas tavaramerkkiä loukkaamalla loukkaa yhteisön tavaramerkillä myönnettyjä oikeuksia.

EUT:n mukaan käyttöluvan haltija voi ryhtyä toimiin käyttöluvan kohteena olevan yhteisön

tavaramerkin loukkauksen vuoksi, vaikka käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin.

Max Planck -instituutin tekemässä tutkimuksessa suositeltiin tavaramerkkiä ja EU-tavara-

merkkiä koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista siltä osin, kuin sitä on pidettävä tarpeelli-

sena eikä se ole ristiriidassa kansallisten oikeusperiaatteiden ja -perinteiden kanssa.27 Uuteen

tavaramerkkidirektiiviin on otettu tavaramerkkiä ja EU-tavaramerkkiä koskeva sääntely ja

molempien osalta kanneoikeus syntyy tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 ja 4 kohtien pe-

rusteella. EUT:n tapauksessa Hassan lausuman perusteella ja tavaramerkkiä ja EU-tavara-

merkkiä koskevien harmonisointipyrkimysten perusteella voidaan pitää tarkoituksenmukai-

sena sellaista tulkintaa, jonka mukaan tavaramerkin lisensoinnin kansallista rekisteröimistä

ei voida pitää kanneoikeuden edellytyksenä.28

2.3 Kansainvälinen rekisteröinti

Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä sekä lisenssin rekisteröintiä niissä valtioissa,

joissa se on mahdollista, voidaan hakea WIPO:lta Madridin pöytäkirjalla perustetun kan-

sainvälisen rekisteröintijärjestelmän mukaisesti. Suomen liityttyä Madridin pöytäkirjaan29

vuonna 1995 on ollut mahdollista hakea yhdellä hakemuksella tavaramerkin rekisteröimistä

27 Max Planck Institute 2011, s. 225. 28 C-163/15 Hassan (2016), julkaistu sähköisessä säädöskokoelmassa, kohta 26. Ks. myös Max Planck Institute

2011, s. 225–227. 29 Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, joka alle-

kirjoitettiin vuonna 1989. Suomi ratifioi Madridin pöytäkirjan vuonna 1995, mutta pöytäkirjan mukainen jär-

jestelmä tuli voimaan vasta 1996 (SopS 12/1996). Katso ajantasainen tilanne Madridin pöytäkirjaan liittyneistä

valtiosta: wipo.int/treaties – Madrid Protocol – Contracting parties.

13

useassa valtiossa.30 Madridin pöytäkirjalla ei kuitenkaan pyritä harmonisoimaan tavara-

merkkijärjestelmää globaalilla tasolla vaan ainoastaan helpottamaan tavaramerkin hake-

mista siten, ettei suojaa hakevan tarvitse tehdä erikseen hakemusta jokaiseen valtioon.31

Madridin pöytäkirjan lisäksi tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä varten on laadittu

myös kaksi muuta yleissopimusta: Madridin sopimus32 ja Trademark Law Treaty (TLT).33

Vaikka Madridin sopimus on ollut voimassa jo vuodesta 1892 on sen ulkopuolelle jättäytynyt

huomattava osa tärkeitä teollisuusmaita. Useiden teollisuusmaiden jättäytyminen sopimuk-

sen ulkopuolelle toimi keskeisenä kannustimena solmia Madridin pöytäkirja ja saada mah-

dollisimman monta valtiota Madrid-järjestelmän piiriin.34 Madridin pöytäkirja ja sopimus

ovat molemmat toisistaan erillisiä ja itsenäisiä sopimuksia vaikka ne ovat sisällöltään hyvin

lähellä toisiaan.35

Suomi on allekirjoittanut Trademark Law Treatyn vuonna 1996.36 Konvention tarkoituksena

on harmonisoida ja yksinkertaistaa tavaramerkkien rekisteröintiä koskevia kansallisia ja alu-

eellisia menettelyjä. Trademark Law Treatyn alkuperäisenä tarkoituksena oli jäsenvaltioiden

tavaramerkkilainsäädännön pitkälle menevä harmonisointi, mutta sopimusneuvotteluihin

liittyneiden hankaluuksien vuoksi TLT sisältää lähinnä rekisteröintimenettelyyn sovelletta-

vaa teknisluonteista sääntelyä.37 Koska Suomi ei ole ratifioinut Trademark Law Treatyä ei

sillä ole Suomea lopullisesti sitovia vaikutuksia.38 Trademark Law Treatyllä voi kuitenkin

olla tosiasiallisesti merkittävä vaikutus argumentaation tukena niiden kysymysten osalta, joi-

hin ei saada suoraan vastausta tavaramerkkilain tai tavaramerkkidirektiivin perusteella.

30 Salmi ym. 2008, s. 739–752. 31 Madridin pöytäkirjasta tarkemmin Salmi ym. 2008, s. 734–765. Erityisesti Madridin pöytäkirjalla pyrittiin

saamaan lisää valtioita liittymään kansainvälistä rekisteröintiä helpottavaan Madrid-järjestelmään muuttamalla

Madridin sopimuksen yksityiskohtia. 32 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Madridin sopimuksesta ks. Salmi

ym. 2008, s. 715–733. Katso ajantasainen tilanne Madridin sopimukseen liittyneistä valtiosta: wipo.int/treaties

– Madrid Agreement (Marks) – Contracting parties. 33 Katso ajantasainen tilanne Trademark Law Treatyyn liittyneistä valtiosta: wipo.int/treaties – Trademark Law

Treaty – Contracting parties. 34 Salmi ym. 2008, s. 734. Suomikin on jättäytynyt Madridin sopimuksen ulkopuolelle. On kuitenkin huomat-

tava, että osa valtioista on voinut liittyä ainoastaan joko Madridin pöytäkirjaan tai Madridin sopimukseen,

mutta on myös mahdollista, että ne ovat liittyneet molempiin sopimuksiin. 35 Salmi ym. 2008, s. 738–739. 36 Suomi ei kuitenkaan ole ratifioinut Trademark Law Treatyä vielä vuoden 2017 huhtikuuhun mennessä. 37 Salmi ym. 2008, s. 95. 38 Ulkoasiainministeriö 2012, s. 83.

14

Vaikka Madrid-järjestelmässä yhdellä hakemuksella haetaan rekisteröintiä useassa eri valti-

ossa, tarkastaa kunkin valtion viranomainen lisensoinnin rekisteröinnin edellytykset tapaus-

kohtaisesti.39 Lisenssin kansainvälisen rekisteröinnin osalta rekisteröinnin oikeusvaikutuk-

set määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaan.40 Tavaramerkkilain 45 §:n mukaan li-

senssinsaajan on mahdollista toimia asianomistajana tavaramerkin loukkausta koskevassa

oikeudenkäynnissä ainoastaan, mikäli lisensointi on rekisteröity tavaramerkkirekisteriin. Si-

ten kansainvälisen lisenssin rekisteröimisen myötä lisenssinsaajaa on pidettävä Suomen lain

mukaan asianomaisena tavaramerkin loukkauksissa. Rekisteriin merkitsemättömän kansain-

välisen lisensoinnin osalta katson kanneoikeuden syntyvän Suomessa vastaavalla tavalla

kuin tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3-4 kohdissa säädetään, eli lisenssinsaajan on mah-

dollista aloittaa tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi toimenpiteet ainoastaan tava-

ramerkin haltijan suostumuksella tai omatoimisesti, mikäli lisenssinantaja ei ilmoituksen

saatuaan ryhdy toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuullisessa ajassa.

39 Salmi ym. 2008, s. 775. 40 Salmi ym. 2008, s. 776.

15

3 LISENSSISOPIMUKSET

3.1 Lisensointi

Tavaramerkin lisensoinnissa tavaramerkin haltija eli lisenssinantaja luovuttaa toiselle elin-

keinoharjoittajalle, joka toimii lisenssinsaajana, oikeuden käyttää tavaramerkkiä suoritettua

korvausta vastaan. Lisenssin haltija saa käyttää lisenssisopimuksessa sovitun mukaisesti li-

senssinantajan tavaramerkkiä valmistamiensa tuotteiden tai tarjoamiensa palveluiden mer-

kitsemiseen. Tavaramerkin omistusoikeus ei kuitenkaan siirry lisensoinnissa, vaan tavara-

merkin haltija ainoastaan sallii lisenssinsaajan käyttää omistamaansa tavaramerkkiä ilman

että lisenssinsaaja syyllistyy toimissaan tavaramerkin loukkaamiseen. Lisenssinantaja luo-

puu siis hänelle kuuluvastaan kielto-oikeudestansa rajoittaa tavaramerkkinsä käyttöä lisens-

sinsaajan hyväksi, lisenssisopimuksessa sovitun puitteissa.41 Lisenssinsaajan kannalta lisen-

soiminen on tehokas keino hyödyntää jo olemassa olevia immateriaalioikeuksia muissa tuot-

teissa, mikä mahdollistaa uusien markkinoiden luomisen.42

Lisensoinnista säädetään tavaramerkkilain 34 §:ssä ja tavaramerkkidirektiivin 25 artiklassa.

Suomessa oikeustoimien tekemistä koskee muotovapaus eli vapaus sopia keskinäisistä oi-

keustoimistansa.43 Säännöksistä ei ilmene määräyksiä, jotka edellyttäisivät lisenssisopimuk-

silta tiettyä määrämuotoa, jotta ne olisivat päteviä, vaan lisenssisopimukset voivat olla laa-

dittuja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.44 Tavaramerkkidirektiivin 25(1–2) mukaan:

1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai pal-

veluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai







41 Oesch ym. 2007, s. 13. 42 Kelly 2005, s. 475. 43 Hemmo – Hoppu 2017, 6. SOPIMUKSEN TEKEMINEN – Sopimuksen muoto. 44 Oesch ym. 2007, s. 13.

16



Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklassa on luetteloitu niitä lisenssisopimusehtoja, joiden

rikkomuksesta seuraa se, että lisenssinantajan on mahdollista nostaa tavaramerkinloukkaus-

kanne lisenssinsaajaa vastaan, mikäli lisenssinsaaja rikkoo joitain em. lisenssisopimuseh-

doissa. Lisenssinantajan on myös em. tapauksessa mahdollisuus vedota sopimusrikkomuk-

seen45, joka realisoi mm. mahdollisen sopimussakon tai lisenssisopimuksen päättämisen.

Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklan luetteloa tulee tulkita suppeasti. Mikäli lisenssinsaaja

jättää suorittamatta rojaltimaksuja lisenssinantajalle, ei ole kyse tavaramerkin loukkauksesta

vaan sopimusrikkomuksesta.46 Vaikka tavaramerkkidirektiivi ei aseta mitään vaatimuksia li-

senssisopimusten muodolle, näkisin kuitenkin, että direktiivin 25(2) artiklassa luetteloiduista

ehdoista tulisi jokaisessa lisenssisopimuksessa sopia. Näkemykseni mukaan direktiivin

25(2) artiklan luetteloa voidaan pitää lisenssisopimusten ns. kovana ytimenä, joista jokai-

sessa lisenssisopimuksessa tulisi sopia ja jotka tehokkaasti kattavat kaikki lisensoinnin kes-

keiset osa-alueet. Lisäksi artiklassa luetteloiduilla seikoilla on tosiasiallisesti suuri merkitys

niin lisenssinantajalle kuin lisenssinsaajalle, sillä ko. kohtien rikkomisesta voi seurata sopi-

musrikkomuksen lisäksi aina tavaramerkin loukkaus.

3.2 Lisensointisopimusten hahmottaminen

Lisenssisopimusten eroavaisuuksia on mahdollista havainnollistaa kahden eri esimerkin

avulla. Nokia julkaisi 18.5.2016 pörssitiedotteen, jonka mukaan se on sopinut HMD Global

Oy:n (jälj. HMD) kanssa lisenssisopimuksen NOKIA-tavaramerkin ja Nokian omistamien

muiden immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä HMD:n valmistamissa matkapuhelimissa

ja taulutietokoneissa.47 Sopimuksen mukaan HMD:llä on maailmanlaajuinen yksinoikeus

NOKIA-tavaramerkin ja muiden immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen seuraavan kym-

menen vuoden aikana. Nokian ja HMD:n solmima sopimus on perinteinen esimerkki lisens-

sisopimussuhteesta, jossa tavaramerkin haltija lisensoi oman tavaramerkkinsä käytön toi-

selle elinkeinoharjoittajalle, joka tosiasiallisesti valmistaa ja myy tuotteita.

45 Salmi ym. 2008, s. 576. 46 Ks. Salmi ym. 2008, s. 576. Sopimusrikkomustilanteissa tapaukseen tulee sovellettavaksi kansallinen lain-

säädäntö. 47 Nokia 2016, kohta Nokia signs strategic brand and intellectual property licensing agreement enabling HMD

global to create new generation of Nokia-branded mobile phones and tablets.

17

Lisenssisopimuksen mukaisesti Nokialla on paikka HMD:n hallituksessa. Näin Nokialla on

mahdollisuus valvoa, että NOKIA-tavaramerkin kannalta keskeiset vaatimukset tuotteiden

laadusta ja suorituskyvystä täyttävät kuluttajille syntyneet odotukset. Tavaramerkin haltijana

Nokia saa korvausta tavaramerkkinsä ja immateriaalioikeuksiensa käytöstä rojaltimaksuina,

jotka ovat tavanomaisesti tietty osuus myydyistä tuotteista. Kyseisessä lisenssisopimussuh-

teessa on keskeistä se, että lisenssinsaaja käyttää tuotteissaan hyväksi NOKIA-tavaramer-

kille Nokian oman aikaisemman käytön myötä kertynyttä goodwill-arvoa.

Toinen tavanomainen keino tavaramerkin laajamittaiseen hyödyntämiseen on tavaramerkin

lisensoiminen franchisetoiminnassa.48 Esimerkiksi Kotipizza, Hesburger ja R-kioski ovat

kaikki suomalaisia franchising-periaatteella toimivia yrityksiä, joissa franchiseyrittäjä saa

tiettyä sopimusmaksua vastaan brändin mukaisen toimitilan sekä toimintaa varten tarpeelli-

sen koulutuksen, järjestelmät ja muut mahdolliset tukitoiminnot. Yrittäjä maksaa kuukausi-

tasolla erilaisia myynti- tai markkinointimaksuja, jotka kattavat oikeuden käyttää tavara-

merkkiä ja markkinointimateriaaleja.49 Franchisetoiminnassa kuluttajille ei ole usein merki-

tyksellistä se, missä kyseisessä franchiseketjun ravintolassa tai liikkeessä he käyvät asioi-

massa, vaan he voivat lähtökohtaisesti luottaa siihen, että jokaisesta ketjun tavaramerkillä

varustetusta liikkeestä saa tasalaatuisesti yhtä hyviä tuotteita tai palveluita, riippumatta siitä,

mikä nimenomainen liike on kyseessä. Mikäli tuotteiden tai palveluiden laatu on yhdessä

liikkeessä alle oletetun tason, heijastuu se negatiivisesti koko ketjuun.50

Molemmissa tarkasteltavissa tapauksissa lähtökohdat tavaramerkin lisensoimiselle ovat eri-

laiset. Nokian ja HMD:n välisen lisenssisopimuksen tarkastelussa on keskeistä se, miten

NOKIA-tavaramerkki välittyy kuluttajille HMD:n toimien seurauksena. Koska HMD:llä on

yksinoikeus hyödyntää tavaramerkkiä matkapuhelimissa ja taulutietokoneissa, on tavara-

merkin välittyminen kuluttajille täysin riippuvaista HMD:n toimista. Tällöin tavaramerkin

funktioiden toteutumisen arvioinnissa tulee arvioida tosiasiallinen lisensointitilanne ja se,

miten tavaramerkkiä hyödynnetään. Sen sijaan franchising-toiminnassa saman tavaramerkin

48 Salmi ym. 2008, s. 54. Franchising-toiminta on keskeinen tapa tavaramerkin omistajalle hyödyntää tavara-

merkin arvoa liiketoiminnassa. 49 Kotipizza 2012, kohta Hyvä tietää kotipizza-yrittäjyydestä. 50 Arnerstål JFT 3/2016, s. 382.

18

alla toimii useita franchiseyrittäjiä, minkä vuoksi tavaramerkin käyttö ole riippuvaista aino-

astaan yhdestä toimijasta. Franchisetoiminnalle ominaisesta luonteesta johtuen ilmenevät ta-

varamerkkien funktioiden painoarvot eri lailla kuin Nokian ja HMD:n välisessä lisenssiso-

pimuksessa.

3.3 Lisenssisopimuksiin sovellettavasta laista

Suomen lain soveltuminen lisenssisopimuksen tulkintaan on tapauskohtaista. Osapuolet ovat

vapaita valitsemaan sopimuksen tulkintaan sovellettavan lain ottamalla sopimukseensa viit-

tauksen sovellettavasta laista, tai sen puuttuessa sovellettava laki määräytyy Rooma I -ase-

tuksen51 perusteella. Lisenssisopimuksiin sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, joka sään-

telisi puhtaasti lisenssisopimusten sopimusoikeudellista aspektia, ei ole juurikaan saatavilla.

Hemmo ja Hoppu esittävät teoksessaan, että alalla, jolla tahdonvaltaista lainsäädäntöä ei ole

tai se puuttuu lähes kokonaan, tapahtuu alan sääntely lähes kokonaan sopimusehtojen ja

alalla vallitsevan kauppatavan nojalla mikäli osapuolten välillä ei ole vakiintunutta käytän-

töä. Lisäksi heidän mielestänsä keskeisessä asemassa ovat oikeuskäytäntö sekä sopimusoi-

keudellisten periaatteiden analoginen soveltaminen eri sopimustyyppejä sääntelevistä eri-

tyislaeista.52

Lisenssisopimukset rakentuvat osapuolten sopimusvapaudelle, jota voidaan pitää sopimus-

oikeuden keskeisenä kompetenssinormina ja joka antaa osapuolille oikeudellisen vallan

päättää keskinäisestä suhteestaan.53 Sopimusvapauteen sisältyy keskeinen sopimusten sito-

vuuden periaate (pacta sunt servanda), jonka mukaan sopimukset sitovat sen tehneitä osa-

puolia.54 Lähtökohtaisesti sopimuksiin sovellettavien normien soveltamisjärjestys määrää

sen miten eriasteisten ja erisisältöisten normien soveltamisjärjestys ratkaistaan.55 Lisensoin-

nissa osapuolten sopimusvapaus korostuu, sillä lainsäädännöstä ei ilmene oikeussuhdetta

suoraan säänteleviä pakottavia tai tahdonvaltaisia säännöksiä, vaan alakohtainen sääntely

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 593/2008, annettu 17. päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvel-

voitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I). Sopimuksiin sovellettavan lain valintaa käsitellään tarkemmin lu-

vussa 5. 52 Hemmo – Hoppu 2017, 3. SOPIMUSOIKEUDEN NORMISTO JA SOPIMUSRISKIT – Sopimuksiin so-

vellettavien normien soveltamisjärjestys. 53 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Varallisuusoikeuden

periaatteet – Sopimusoikeuden normit. 54 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – Sopimusvapaudesta ja sen rajoituksista – Lähtökohdat. 55 Hemmo – Hoppu 2017, 3. SOPIMUSOIKEUDEN NORMISTO JA SOPIMUSRISKIT – Sopimusten jaottelu

– Kestosopimus. Sopimuksien tulkinnassa normijärjestys on seuraava: pakottava lainsäädäntö, sopimusehdot,

osapuolten vakiintunut käytäntö, alalla vallitseva kauppatapa, tahdonvaltainen lainsäädäntö.

19

tapahtuu alalla kehittyneen sopimuskäytännön perusteella. Lisensointia koskevan pakotta-

van lainsäädännön puute mahdollistaa alalla toimijoiden järjestää sopimussuhteensa toimin-

tansa kannalta tehokkaimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, sillä pakottavalla lain-

säädännöllä ei edes olisi mahdollista tehokkaasti huomioida kaikkia mahdollisia tilanteita.56

Suomessa sopimuksista säädetään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeus-

toimilaki)57, joka yleislakina sääntelee mm. sopimusten laadintaa ja sitovuutta. Oikeustoi-

milaista ilmenevät yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden on katsottu soveltuvan li-

senssisopimuksiin.58

3.4 Lisenssisopimusten rakenteesta

Lisenssisopimus on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jolla tähdätään sopimusosapuolia

hyödyttävään yhteistyöhön.59 Koska sopimusta sääntelevää lainsäädäntöä ei ole, sopimuksen

merkitys osapuolten tahdon ja tarkoituksen kuvaajana vahvistuu entisestään. On tavan-

omaista, että lisenssisopimusten johdannossa (preamblessa) käydään läpi hyvinkin yksityis-

kohtaisesti lisensoinnin merkitys ja taustat molemmille osapuolille ja se, mitä molemmat

pyrkivät hyötymään tällä sopimuksella.60 On kuitenkin huomattava, että sopimuksen yleinen

tausta ja tarkoitus tulee erottaa lisenssin tavoitteista.61 Mitä tarkemmin osapuolten tarkoitus-

perät ovat kuvattuna sopimuksen johdannossa, sitä tehokkaammin osapuolten tarkoitus on

mahdollista tulkita jälkikäteen. Yleisesti lisenssisopimuksissa sovitaan ainakin siitä, mikä

on luovutettava oikeus ja miten se määritellään asiallisesti, maantieteellisesti ja ajallisesti.62

56 Ks. Hemmo – Hoppu 2017, 3. SOPIMUSOIKEUDEN NORMISTO JA SOPIMUSRISKIT – Sopimusten

jaottelu – Kestosopimus. 57 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929. 58 Oesch ym. 2007, s. 13; Oesch DL 5/2004, s. 918–919 ja siinä mainitut lähteet. Oikeuskirjallisuudessa on

esitetty myös, että kauppalaki voisi soveltua lisenssisopimusten tulkintaan. Kauppalain soveltumisesta nimen-

omaisesti lisenssisopimuksiin on oikeuskirjallisuudessa esitetty argumentaatiota puolesta ja vastaan. Kauppa-

lain 1 §:n mukaan kauppalakia sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan, mutta kauppalakia koskevan halli-

tuksen esityksessä on mainittu, etteivät käyttöoikeuden luovutuksia koskevat sopimukset kuulu kauppalain pii-

riin. Sen sijaan hallituksen esityksen 93/86 mukaan tavaramerkin kokonaisluovutukset kuuluisivat pääsääntöi-

sesti kauppalain piiriin. 59 Oesch ym. 2007, s. 13. 60 Oesch ym. 2007, s. 13–14 ja s. 19–20. Oeschin mukaan on osapuolten kannalta edullista kirjata sopimuksen

johdannossa yksityiskohtaisesti sopimuksen syntytausta ja -historia, sopimusjärjestelyn taloudelliset, tekniset

ja strategiset tarkoitusperät. 61 Oesch ym. 2007, s. 20. Oeschin mukaan lisenssin tavoitteet kuvastavat esimerkiksi saatavaa konkreettista

hyötyä, kun taas sopimuksen yleinen tausta ja tavoitteet heijastavat osapuolten yleistä liiketoiminnallista nä-

kökulmaa. 62 Oesch ym. 2007, s. 15.

20

3.4.1 Lisenssin myöntö

Lisenssin myöntö (grant) määrittää lisensoinnin tosiasialliset ulottuvuudet eli sen maantie-

teellisen alueen, jolle lisenssi myönnetään, lisensoimisen keston, sekä lisenssinsaajien mää-

rän. Lisenssin myönnössä myös määrätään keskeisesti lisenssiä koskevista oikeuksista ja se

muodostaa lisenssinsaajalle keskeisen velvoitteen, joka voidaan tulkita erityisen velvollisuu-

tena toimia tietyllä tavalla tai negatiivisena velvoitteena pidättäytyä toimimasta sovitun vas-

taisesti.63 Lisenssin myöntölauseke voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Lisenssinantaja myöntää Lisenssinsaajalle yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää kohdassa 1

määriteltyä Tavaramerkkiä valmistamissaan tuotteissa X, siten kuin Tavaramerkin käytöstä on

sovittu kohdassa 2. Lisenssin on myönnettyä Pohjoismaihin, joka kattaa Islannin, Norjan,

Ruotsin, Suomen ja Tanskan maantieteellisen alueen, pois lukien Tanskan ja Norjan itsehal-

linnolliset alueet sekä Ahvenanmaan. Lisenssi Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta myöntää alili-

senssejä.”

Yksinomainen lisenssi antaa lisenssinsaajalle yksinoikeuden käyttää tavaramerkkiä ja sa-

malla oikeuden kieltää lisenssinantajaa käyttämästä kyseistä tavaramerkkiä. Kyseeseen voi

tulla myös ns. rinnakkainen lisenssi, missä tapauksessa lisenssinantaja saa yhdessä lisens-

sinsaajan kanssa käyttää tavaramerkkiä. Yksinkertaisessa lisenssissä tavaramerkin käyttöoi-

keus on voitu luovuttaa usealle rinnakkaiselle elinkeinoharjoittajalle.64 Käytännössä lisens-

sisopimukset voivat olla myös olla yhdistelmiä näistä ja eri maantieteelliselle alueelle tai

markkinoille on voitu myöntää eri lailla lisenssejä eri toimijoille.

Mikäli lisenssisopimuksessa ei ole sovittu lisenssinsaajan velvollisuuksista suhteessa lisens-

sinantajaan, on kyseessä alaston (naked) lisenssi. Alaston lisenssi ei ole ongelmallinen eu-

rooppalaisessa tavaramerkkijärjestelmässä, sen sijaan common law’ssa alastomia lisenssejä

pidetään lähtökohtaisesti pätemättöminä.65 Lisenssisopimuksissa on myös syytä neuvotella

maksettavasta korvauksesta, rojalteista ja niiden määräytymis- ja maksuperusteista.66 Li-

senssin myönnön määrittelyn kanssa tulee olla huolellinen, sillä myönnön laajuus asettaa

keskeisiä velvoitteita niin lisenssinantajalle kuin lisenssinsaajallekin. Myönnön rikkomisesta

lisensoimisen keston tai käyttöalueen osalta voi tavaramerkkidirektiivin 25(2) osalta tulla

63 Ks. Hemmo – Hoppu 2017, 3 SOPIMUSOIKEUDEN NORMISTO JA SOPIMUSRISKIT – Sopimus-

osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. 64 Salmi ym. 2008, s. 572. 65 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. Licensing § 18:38. Summary of

trademark licensing. 66 Oesch ym. 2007, s. 16.

21

kyseeseen tavaramerkin loukkaus, joskin direktiivi sanamuodon mukaan tulkittuna mahdol-

listaa tämän loukkauskanteen nostamisen ainoastaan lisenssinantajalle.

3.4.2 Lisenssin yksinomaisuus

Tavaramerkkidirektiivin 25(1) artiklassa säädetään tavaramerkin käyttöluvan määrittelystä.

Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palve-

luja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai


Lisenssin myöntö voi olla yksinomainen (exclusive) tai yksinkertainen (simple tai non-ex-

clusive). Mikäli lisenssinantajan sallitaan itse käyttää lisensoimaansa tavaramerkkiä omassa

toiminnassaan, on kyseessä yksinomaisen lisensoinnin muoto (sole).67 Yksinomaisella li-

senssillä myönnetään lisenssinhaltijalle yksinoikeus hyödyntää kyseistä tavaramerkkiä, jo-

ten lisenssinantaja ei pysty myöntämään muille vastaavaa oikeutta.68 Yksinoikeus voi toki

olla rajoitettu koskemaan ainoastaan tiettyä maantieteellistä aluetta, esimerkiksi Pohjois-

maita tai Itä-Eurooppaa, missä tapauksessa yksinoikeus on voimassa ainoastaan kyseisellä

alueella, eikä muille alueille myönnetyt lisenssit loukkaa sitä. Yksinomaisuus voi olla myön-

netty myös koskemaan jotain tiettyä tuoteryhmää, minkä vuoksi yksinomaisuuden vaikutuk-

set ovat vastaavat kuin alueellisessa yksinomaisuudessa.

Sole-lisensoinnissa lisenssinantaja varaa itsellensä oikeuden hyötyä tavaramerkistänsä yk-

sinomaisuuden sitä rajoittamatta. Siten ainoastaan kolmannelle myönnetyt loukkaavat

myönnettyä yksinomaista lisenssiä. Yksinkertaisessa lisenssissä lisenssinsaaja saa ainoas-

taan oikeuden käyttää lisenssin kohteena olevaa tavaramerkkiä, eikä siihen kuulu minkään-

laista yksinoikeutta. Lisenssinantaja voi siten vapaasti myöntää lisenssejä haluamilleen ta-

hoille.69

67 Ks. Oesch ym. 2007, s. 15–16 ja Oesch DL 5/2004, s. 917. 68 Oesch DL 5/2004, s. 917. 69 Oesch DL 5/2004, s. 917. Lisenssinantaja voi vapaasti myöntää lisenssejä myös alkuperäisen lisenssinsaajan

kilpailijoille.

22

3.4.3 Lisenssin alueellinen, ajallinen ja asiallinen ulottuvuus

Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklassa on lueteltu niitä oikeuksia, joiden rikkomisesta li-

senssinantaja voi nostaa lisenssinsaajaa vastaan tavaramerkinloukkauskanteen. Tavaramerk-

kidirektiivin 25(2) artiklan mukaan:








Aikaisemmassa kappaleessa sivuttiin lisenssin alueellista ulottuvuutta lisenssin tuottaman

yksinomaisuuden ohessa. Lisenssin alueellisella ulottuvuudella tarkoitetaan sitä maantieteel-

listä aluetta, jolla lisenssi on voimassa. Näin ollen lisenssinantaja voi esimerkiksi myöntää

useita yksinomaisia lisenssejä, jotka ovat sidottuja eri maantieteellisille alueille. On kuiten-

kin huomioitava EU:n kilpailuoikeudesta kumpuavat kielletyt kilpailunrajoitukset, joiden

mukaan lisenssinhaltija ei voi estää lisenssinantajan passiivista myyntiä70 lisenssialueen ul-

kopuolelle.71 Maantieteellisen alueen määrittelyllä on myös merkitystä kiistatilanteessa so-

vellettavan lain määräytymiseen. Sopimusrikkomuksen ja muiden sopimusta koskevien rii-

taisuuksien osalta osapuolet ovat vapaita sopimaan sovellettavasta laista, mutta tavaramerkin

loukkauksen osalta sovellettavaksi tulee sen valtion laki, jossa suojaa haetaan. Erityisesti

lisenssisopimuksissa, jotka on määrätty laajalle maantieteelliselle alueelle, törmätään tosi-

asiallisesti ongelmiin sen sovellettavan lain määräytymisen kanssa. Tapauskohtaisesti eri

valtion laki voisi lainvalintasääntöjen mukaan tulla sovellettavaksi.

Lisenssisopimuksissa kuten sopimuksissa yleensä sovitaan siitä, kuinka pitkään lisenssiso-

pimus on voimassa eli kuinka pitkään lisenssinsaajalla on oikeus hyödyntää lisenssinantajan

tavaramerkkiä. Lainsäädännössä ei ole mainittu esteitä myöskään sille, että lisenssisopimus

70 Passiivisella myynnillä tarkoitetaan sellaista myyntiä lisenssialueen ulkopuolelle, jossa ostaja on itse ilman

alueelle kohdistettua markkinointia päätynyt ostopäätökseen. 71 Salmi ym. 2008, s. 575.

23

olisi voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevat lisenssisopimukset kuitenkin voi-

daan kuitenkin nähdä osapuolten kannalta ongelmallisina niihin liittyvien irtisanomisen ja

päättymisen kannalta. Koska lisenssisopimuksia koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä ei

ole, tulee sopimusten päättymisiin soveltaa yleisiä sopimuksen päättymistä koskevia nor-

meja.72 Mikäli lisenssinsaaja käyttää toiminnassaan lisenssinantajan tavaramerkkiä lisenssi-

sopimuksen päätyttyä, tulevat kyseeseen tavaramerkkidirektiivin 25(2) mukainen tavara-

merkin loukkaus ja tämän lisäksi mahdollinen sopimusrikkomus.

Asiallisella ulottuvuudella (License subject matter) tarkoitetaan lisenssisopimuksissa sitä

keskeistä asiaa, mitä ollaan lisensoimassa ja miten se määritellään. Katson tavaramerkkidi-

rektiivin 25(2) artiklan b) ja c) -kohtien kuuluvan lisensoinnin asiallisen ulottuvuuden piiriin.

Osapuolten toisiinsa kohdistuvat oikeudet ja velvollisuudet ilmenevät osapuolten solmi-

masta lisenssisopimuksesta, joten siihen otetuilla määräyksillä on tosiasiallista merkitystä

näiden velvollisuuksien ja oikeuksien muotoutumisessa. Lisenssinantajan kannalta lisenssi-

sopimuksissa on ehdotonta määrätä siitä, miten ja missä laajuudessa lisenssinsaajan on mah-

dollista käyttää tavaramerkkiä. Lisenssinsaajan kannalta tieto myönnetyn lisenssin ulottu-

vuuksista mahdollistaa hänelle oman toimintansa suunnittelemisen siten, ettei toimista voi

seurata tavaramerkin loukkausta.

Lisenssinantaja voi vapaasti määrätä siitä, missä yhteydessä lisenssi oikeuttaa käyttämään

tavaramerkkiä tai millaisissa tuotteissa sitä saa käyttää, sillä lisenssinantaja on voinut myön-

tää tiettyihin tuoteryhmiin yhdelle lisenssinsaajalla yksinoikeuden ja eri tuotetta valmista-

valla elinkeinoharjoittajalle toisen yksinoikeuden. Tuotteiden osalta on syytä sopia siitä, mil-

laisissa tuotteissa tavaramerkkiä on tarkoitus käyttää, tehdäänkö tuotteeseen mahdollisesti

myöhemmin parannuksia tai kokonaan uusia tuotteita ja siitä, miten osapuolten velvollisuu-

det jakaantuvat uusien tuotteiden tai parannusten osalta. On myös mahdollista, että tuote-

merkkiä varten luodaan jotain kokonaan uutta esim. paketointia tai tuotteen muotoilua kos-

kevasti, ja siten on syytä sopia menettelystä niiden osalta ja siitä, miten niiden tekijänoikeu-

det jakautuvat.73

72 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:43. License

formalities and interpretation. Yhdysvaltoihin suuntautuvassa lisensoinnissa tulee kuitenkin huomioida lain-

säädäntö osavaltiokohtaisesti, sillä joissakin osavaltioissa lisenssisopimus voidaan purkaa kumman tahansa

osapuolen kohtuullisessa ajassa antaman ilmoituksen johdosta. 73 Kelly 2005, s. 483.

24

Lisensoinnin asiallisen ulottuvuuteen voi katsoa myös lisenssinantajan oikeudesta määrätä

alilisensoinnista. Tavaramerkkilain 34 §:n 3 momentin mukaan, ellei toisin ole sovittu, ei

lisenssinsaajalla ole oikeutta myöntää alilisenssiä. Alilisenssin myöntäminen edellyttää siten

aina lisenssinantajan nimenomaisen suostumuksen. Muulloin kyseeseen tulee tavaramerkin

luvaton käyttö ja siten tavaramerkin loukkaus. Lisensoinnista päättämisen voidaan katsoa

kuuluvan lisenssinantajan oikeuteen päättää siitä, kenelle hän haluaa myöntää oikeuden

käyttää tavaramerkkiä. Mikäli lisenssinsaajan olisi mahdollista ilman lisenssinantajan suos-

tumusta myöntää alilisenssejä vapaasti, ei lisenssinantajalla olisi mitään tosiasiallista mah-

dollisuutta valvoa tavaramerkkinsä käyttöä. Tavaramerkin valvomaton käyttö voi johtaa yk-

sinomaisuuden menettämiseen tavaramerkkilain 26 §:n perusteella, mikäli tavaramerkki me-

nettää kykynsä erottaa tavaramerkin haltijan tavarat muiden tavaroista tai tavaramerkki tulee

harhaanjohtavaksi.

3.4.4 Rojaltit

Rojaltit ovat käyttökorvausta, jota lisenssinsaaja suorittaa lisenssinantajalle lisenssisopimuk-

sessa sovitun mukaisesti. Vaikka rojaltit eivät sisälly direktiivissä mainittuun luetteloon

niistä seikoista, joiden rikkomisesta seuraa tavaramerkin loukkaus, on kyseessä yritysten ta-

loudellista toimintaa ohjaava seikka, josta tulee lisenssisopimuksissa sopia, sillä lisensoimi-

selle ilman korvausta löytyy harvoin liiketaloudellista perustetta.74 Maksettavien rojaltien

määrä tarkentuu yleensä sopimuksen myöhemmässä vaiheessa, kun on ensin määritelty se,

mitä ollaan lisensoimassa ja miten se toteutetaan.75 Erilaisia keinoja toteuttaa korvaus lisen-

soinnista on useita. Esimerkiksi lisenssinsaaja voi maksaa kertakorvauksen käyttöoikeudesta

tavaramerkkiin tai maksut voivat olla sidottuja tietyn seurantajakson kokonaismyyntiin.

Myös korvauksen määrä voi olla eritelty myyntikanavan mukaan, tai korvaukset voivat olla

ehdollisia siten, että mikäli myynti ylittää tai alittaa tietyn tason, lasketaan korvaus tietyllä

tavalla. Lisenssinantaja ja lisenssinsaaja voivat vapaasti sopia siitä, miten käyttökorvaus li-

sensoinnista suoritetaan. Ilman erityistä lisenssisopimuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä tu-

lee lähtökohtaisesti käyttökorvauksiin soveltaa sopimusoikeuden yleisiä periaatteita, jotka

koskevat kohtuuttomuutta ja kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelua.

74 Ks. Oesch ym. 2007, s. 16. Oeschin mukaan rojalteista neuvottelemista ei kuitenkaan tule pitää lisenssineu-

vottelujen lähtökohtana, sillä niihin liiallinen keskittyminen vie usein aikaa pois lisenssisopimuksen muiden

keskeisten osien määrittelyltä ja pohdinnalta. 75 World Intellectual Property Organization 2016, s. 10.

25

3.4.5 Laatu, valvonta ja poikkeamat laadusta

Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklan e)-kohdan mukaan lisenssinantajan on mahdollista

nostaa tavaramerkin loukkauskanne lisenssinsaajaa vastaan, mikäli tämä rikkoo käyttölupa-

sopimusta valmistamiensa tavaroiden tai tarjoamiensa palveluiden laadun osalta. Lisenssin-

saajalle direktiivi asettaa velvollisuuden valmistaa tuotetta tai tarjota palvelua niiden lisens-

sinantajan antamien laatua, valmistamista, standardointia tai muita lopputulokseen keskei-

sesti vaikuttavien ohjeiden mukaisesti. Tavaramerkin suojan on katsottu ulottuvan ainoas-

taan tavaramerkinhaltijan oikeuteen estää tavaramerkkinsä käyttö niissä tuotteissa tai palve-

luissa, joita tarjotaan hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella, eikä suojaa myönnetä

sille, että kuluttajat voivat tulla harhaanjohdetuiksi sen seurauksena, että tavaramerkinhaltija

ei ole valvonut laatua asianmukaisella tavalla.76 Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklan e)-

kohta mahdollistaa tavaramerkinhaltijalle ainoastaan tehokkaan puuttumisen sellaisiin tuot-

teisiin tai palveluihin joiden laatu poikkeaa odotetusta. Saman voi ilmaista myös toisin: di-

rektiivin kohta asettaa lisenssinsaajalle velvollisuuden täyttää lisenssinantajan laadulle ase-

tettavat kriteerit ja lisenssinantaja voi laadun erotessa sovitusta puuttua asiaan tavaramerkin

loukkauksena.

76 Arnerstål JFT 3/2016, s. 372–373.

26

4 TAVARAMERKKIEN FUNKTIOT JA SOPIMUSOIKEUS

4.1 Tavaramerkkien funktioiden normatiivinen tausta

Tavaramerkin funktiolla tarkoitetaan sen yhteiskunnallista tehtävää, joita tavaramerkillä py-

ritään suojaamaan.77 Tavaramerkkisuojaa annetaan lähtökohtaisesti ainoastaan niille tavara-

merkin tehtäville, jotka on määrätty tavaramerkille tavaramerkkilaissa ja tavaramerkkidirek-

tiivissä.78 Tavaramerkkisuoja ilmenee tavaramerkin haltijalle kuuluvana kielto-oikeutena, eli

miten laajasti tavaramerkin haltijalla on oikeus kontrolloida saman tai samankaltaisen tava-

ramerkin käyttöä kilpailijaan nähden.79 Tavaramerkin funktioita käytetään oikeustieteessä

konstruktioina, joilla pyritään hahmottamaan ja paikantamaan tavaramerkkioikeudellisia on-

gelmakohtia.80 Tavaramerkin funktiot mahdollistavat tavaramerkkioikeudellisen analyysin,

mutta sen lisäksi tavaramerkin funktiot voidaan nähdä tavaramerkkioikeuden yleisten op-

pien tasolla toimiviksi apukäsitteiksi, joiden painoarvo vaihtelee tapauskohtaisesti.81

Tavaramerkin funktioiden painoarvon määrittelyssä on kulloinkin huomioitava itse konk-

reettinen tilanne ja tavaramerkinhaltijan sekä muiden elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien nä-

kökulmat.82 Yksittäisen tapauksen relevantit tosiseikat vaikuttavat siihen, minkälaisen pai-

noarvon yksittäinen tavaramerkin funktio saa. Tavaramerkkien funktioita ei voida siten hah-

mottaa staattisina käsitteinä, jotka ilmentyvät kaikissa tilanteissa yhtä vahvoina, vaan kunkin

funktion painoarvo on riippuvainen kulloinkin tarkasteltavasta lisenssisopimuksesta, sen

taustoista ja tavoitteista.83

Tarkastelun keskiössä on siten se, miten tavaramerkkien funktiot toteutuvat tai miten niiden

tulisi toteutua lisenssisuhteessa. Koska tavaramerkki näyttäytyy aina suhteessa kuluttajiin,

tarkastelussa tulee aina huomioida kuluttajien näkökulma suhteessa funktioiden toteutumi-

seen ja tavaramerkinsuojaan. Erityisesti common law’ssa tavaramerkillä katsotaan olevan

77 Pihlajarinne 2010, s. 45. 78 Pakarinen 2004, s. 30. 79 Pakarinen 2004, s. 30 ja siinä mainitut lähteet. Tavaramerkillä katsotaan olevan kilpailu-, mainos-, erotta-

mis-, alkuperä- ja garantiafunktio. 80 Pihlajarinne 2010, s. 45. 81 Pihlajarinne 2010, s. 45. Tavaramerkin funktioiden avulla on erityisesti mahdollista eritellä tarvittavan suo-

jan määrää, sisältöä ja vaikutuksia. Tavaramerkin funktioiden ei kuitenkaan katsota omaavan vastaavanlaista

merkitystä kuin tavaramerkkioikeudellisilla peruskäsitteillä. 82 Pihlajarinne 2010, s. 45. 83 Obhrai 1998, s. 19.

27

merkittävä kuluttajia suojaava funktio, kun taas civil law’ssa yleisesti tavaramerkki käsite-

tään omaisuutena.84

Lisenssisuhteen arvioinnin kannalta tavaramerkkien funktioiden toteutuminen on noussut

keskeiseen asemaan, kun Suomi liittyi Maailmankauppajärjestön (WTO) vuonna 1995 voi-

maan astuneeseen immateriaalioikeuksien kauppaan liittyviä aspekteja (TRIPS) koskevaan

sopimukseen.85 TRIPS-sopimuksen tarkoituksena on tehostaa immateriaalioikeuksien kan-

sainvälistä suojaa sekä tehostaa kansainvälistä kaupankäyntiä ja poistamaa sitä haittaavia

esteitä, muun muassa tuomalla immateriaalioikeuksia koskevat valtioiden väliset erimieli-

syydet ratkaistavaksi WTO:n riidanratkaisumenettelyssä.86 TRIPS-sopimuksen keskeisim-

mät määräykset tavaramerkkien lisensoinnin osalta koskevat TRIPS-sopimuksen 21 artiklaa:

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being

understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the

owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without

the transfer of the business to which the trademark belongs.

Ennen TRIPS-sopimuksen voimaantuloa tavaramerkkioikeudessa vallitsevan käsityksen

mukaan tavaramerkkiä ei voinut erottaa tuotteen valmistaneesta tahosta. Tavaramerkiltä

edellytettiin, että sillä valmistettujen tuotteiden tuli olla yhdistettävissä tuotteen yksilöitä-

vissä olevaan valmistajaan, joka omistaa tuotemerkin ja jolla on siten omien intressiensä

mukaista pyrkiä tarjoamaan paras mahdollinen tuote kuluttajille.87 Heikkolaatuiset tuotteet

koituisivat suoraan tavaramerkinhaltijan tappioksi. Aikaisen käsityksen mukaan tavaramer-

kin alkuperäfunktio88 tarkoittikin tavaramerkin fyysistä alkuperää. Tavaramerkin lisensoimi-

nen ei siten ollut nykymuodossaan mahdollista, sillä sen katsottiin olevan tavaramerkin

funktioiden vastaista. Silloin vallinneen käsityksen mukaan tavaramerkin arvo kulminoitui

84 McCarthy 2016, Chapter 2. Fundamental Principles of Trademark Protection – I. POLICY RATIONALES

– § 2:14. Trademarks viewed as property rights. 85 Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 1994. Yhteensä sopimuksen on allekirjoittanut 164 jäsenvaltiota vuo-

teen 2016 mennessä. Ks. ajantasainen tilanne www.wto.org – The WTO – What is the WTO? – Understanding

the WTO – Members and Observers. 86 Haarman 2014, s. 13. 87 McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks - III. SOURCE – § 3:10. Early view: trademarks

only indicate a physical source of goods. On huomattava, että McCarthy tarkastelee tavaramerkkioikeutta com-

mon law’ssa, jossa vielä nykyäänkin tavaramerkkiä ei voi luovuttaa ilman, että liiketoiminta luovutetaan tava-

ramerkin yhteydessä. 88 Tavaramerkkien funktioista tarkemmin luvussa 4.2.

http://www.wto.org/

28

sen ominaisuuteen ilmoittaa tavaramerkin alkuperä, ja mikäli tavaramerkki ei enää lisen-

soinnin tai luovutuksen seurauksena voinut täyttää sille asetettua tehtäväänsä, oli tavara-

merkkiä pidettävänä vääränä ja harhaanjohtavana.

TRIPS 21 artiklan voimaan tulon myötä ei tavaramerkin lisensoiminen edellytä tavaramerk-

kiin liittyvän liiketoiminnan luovuttamista. Tämä on mahdollistanut esimerkiksi HMD:n val-

mistaa NOKIA-tavaramerkillä puhelimia ilman, että Nokia osallistuu valmistamiseen ollen-

kaan. Tämän muutoksen seurauksena tavaramerkin laatu- eli garantiafunktion merkitys on

kasvanut sen nykyiseen asemaansa. Aikaisemmin tavaramerkillä valmistetun tuotteen laatu

oli sidottu kiinteästi osaksi tuotetta valmistavaa liiketoimintaa, eikä tavaramerkkiä pystynyt

erottamaan tuotetta valmistavasta elinkeinoharjoittajasta. Nykyinen systeemi mahdollistaa

tavaramerkin ja tuotannon toisistaan erillisinä. Mikäli tavaramerkkiä lisensoiva taho ei mil-

lään tavoin valvo valmistettavien tuotteiden laatua, on mahdollista, että lisenssinsaajan tuot-

tamien tuotteiden laatu ei vastaa niitä odotuksia, mitä kuluttajille on syntynyt tavaramerkkiä

kohtaan tavaramerkin aikaisemman käytön myötä. Koska tavaramerkinhaltija ei enää fyysi-

sesti vastaa tavaramerkillänsä varustettujen tuotteiden tai palvelujen laadusta, tulee tavara-

merkin alkuperän ja erottamiskyky pystyä toteuttamaan muutoin. Mikäli NOKIA-puhelimet

eivät HMD:n valmistuksen myötä vastaa ollenkaan kuluttajille aikaisemmin syntyneitä odo-

tuksia NOKIA-tavaramerkkiä kohtaan, ei NOKIA-tavaramerkki enää viesti siihen sisältyviä

odotuksia laadusta kuluttajille. Sen takia erityisesti lisensoinnissa tulee pystyä turvaamaan

tavaramerkin funktioiden toteutuminen aikaisempaa paremmin, sillä muutoin tavaramerkki

menettää merkityksensä, eikä se enää täytä tehtäväänsä.

TRIPS 21 artikla astuessaan voimaan toi muutoksen siinä, miten käsitämme tavaramerkit

oikeudellisesti. TRIPS-sopimuksen 21 artikla mahdollistaa kansainvälisesti tavaramerkkien

aikaisempaa tehokkaamman taloudellisen hyödyntämisen, mutta sen edellytyksenä on, ver-

rattuna aikaisempaan, tavaramerkin funktioiden täyttymisen arviointi lisensoitaessa. Aikai-

semmin kun tavaramerkkiä ei voinut erottaa valmistajastaan, eli kaupallisesta alkuperästä,

ilman että tavaramerkki menetti merkityksensä. Siten ei ollut tarpeellista kiinnittää huomiota

vastaavalla tavalla tavaramerkin funktioiden toteutumisen tarkasteluun.

29

4.2 Tavaramerkkien funktiot

Lisenssisopimuksissa on kyse tavaramerkinhaltijaan nähden ulkopuolisesta henkilöstä, jolla

on oikeus käyttää lisenssinantajan tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkien

funktioiden toteutumisella siten lisenssisuhteessa valtava merkitys koko tavaramerkkijärjes-

telmän toiminnan kannalta. Mikäli tavaramerkin funktiot eivät toteudu lisensoinnin seurauk-

sena, ei tavaramerkki täytä sille asetettua tehtävää suhteensa elinkeinoharjoittajalle tai ku-

luttajille. Lisenssinantajan siirtäessä oikeutensa hyödyntää omistamaansa tavaramerkkiä

omien välittömien valvonta- ja vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle siirtyy tosiasialli-

nen tavaramerkkiin liittyvä maine lisenssinsaajan käsiin.89

Erottamisfunktiolla tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkien on oltava erottamiskykyisiä siten,

että niillä voidaan erottaa eri elinkeinoharjoittajien markkinoiden tuotteet tai palvelut toisen

elinkeinoharjoittajan tuotteista.90 Mikäli tavaramerkin erottamisfunktio ei toteudu eikä mark-

kinoilla olevia tuotteita ole mahdollista erottaa mitenkään toisistaan, ei kuluttajilla olisi to-

siasiallista mahdollisuutta erottaa tuotteita toisistaan ja palata ostamaan sellaisia tuotteita,

joista he pitivät.91 Erottamisfunktion puuttuminen johtaisi siihen, ettei yrityksillä olisi kan-

nustinta parantaa tuotteidensa laatua ja pyrkiä valmistamaan parhaita mahdollisia tuotteita,

koska ei olisi mitään keinoa erottaa parempia tuotteita huonommista.92

Tavaramerkkidirektiivin alkutekstissä tavaramerkkien suojan ehdottomaksi seikaksi katso-

taan se, että tavaramerkki osoittaa sen alkuperän eli tavaramerkin alkuperäfunktio toteutuu.93

Tavaramerkin alkuperällä tarkoitetaan sitä, että tavaramerkin ilmaisemat tuotteet tai palvelut

ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.94 Kaupallisella alkuperällä tarkoitetaan sitä,

että jokin yksittäinen taho, kuluttajan silmissä tuotteen laadusta vastaava taho, on yhdistet-

tävissä tuotteen alkuperään. Keskeisessä asemassa ei usein ole se, että kuluttaja tietää, kuka

on nimenomaisesti valmistanut kyseisen tuotteen, vaan se, että kuluttaja voi yhdistää tietyn

89 McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – IV. Quality – § 3.10. Trademark signifies that

all goods sold under it are of equal quality. 90 Pakarinen 2004, s. 30–31. 91 McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – 1. INTRODUCTION – § 3:2. What a trademark

does. 92 McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – 1. INTRODUCTION – § 3:5. Trademarks are

essential in a competitive economy. 93 Tavaramerkkidirektiivi kohta 16. 94 Pakarinen 2004, s. 30.

30

tavaramerkin omaavan tuotteen juuri kyseiseen tavaramerkin haltijaan, jota kohtaan kulut-

tajalle on syntynyt tietynlaiset käsitykset tavaran laadusta ja ominaisuuksista.95 Alkupe-

räfunktion suojaaminen perustuukin keskeisesti siihen, että kuluttajalla on valinnan vapaus

sen suhteen, kenen elinkeinoharjoittajan tuotteita tai palveluita hän haluaa ostaa.96 Alkupe-

räfunktio (origin function) liittyy kiinteästi tavaramerkin garantia- eli laatufunktioon, sillä

laatufunkion tehtävänä on viestiä kuluttajille se, että tavaramerkin haltija, eli alkuperä, vas-

taa tavaramerkillä varustettujen tuotteiden laadusta.

Laatufunktion keskeisenä tehtävänä on taata se, että seuravaksi kuluttajan seuraavaksi os-

tama tuote tulee olemaan yhtä hyvä kuin aikaisemmin ostama tuote.97 Kuluttajan toteutuneet

odotukset tuotteen laadusta saavat kuluttajan mahdollisesti valitsemaan tuotteen uudestaan

ja suosittelemaan tuotetta myös tuttavilleen.98 Tuottamalla laadukkaita ja haluttuja tuotteita

on yritysten mahdollista saada kuluttajat assosioimaan tietyt halutut ominaisuudet juuri ky-

seiseen tavaramerkkiin. EUT:n asiassa Interflora tuomioistuin linjasi, että tavaramerkkiä

voidaan käyttää myös sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan hou-

kutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.99 Kun kuluttajat ostavat tuotetta uudel-

leen ja uudelleen, syntyy kuluttajalle merkkitavarauskollisuus tavaramerkillä merkittyä tuo-

tetta kohtaan.100 Tätä tavaramerkin haluttavuutta kuluttajien keskuudessa on mahdollista te-

hostaa markkinoimalla tuotemerkkiä siten, että se ohjaa ja helpottaa kuluttajien valintaa ta-

varamerkin löytämiseksi.101 Tavaramerkit viestivät siten kuluttajille tietystä statuksesta, ima-

gosta, joka tekee tuotteesta haluttavan. Tällöin kuluttajat haluavat assosioida itsensä kysei-

seen imagoon ja viestittää tavaramerkin käytöllä sitä myös muille.102 EUT on ratkaisukäy-

tännöllään laajentanut laatufunktion kattamaan myös muut kuin pelkästään tuotteiden val-

mistusprosessiin liitettävät fyysiset ominaisuudet. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa

Copad esitettiin, että prestiisituotteiden laatu ei ole ainoastaan peräisin niiden aineellisista

95 C-10/89 HAG II (1990) Kok. I-03711, kohta 13 ja C-259/04 Emanuel (2006) Kok. I-03089, kohta 38. EUT:n

mukaan tavaramerkin täyttääkseen tehtävänsä tulee siihen sisältyä implisiittinen lupaus siitä, että kaikki tava-

ramerkillä valmistetut tuotteet on tuotettu yhden laatua valvovan tahon toimesta. Ks. myös Pakarinen 2004, s.

32; Arnerstål JFT 3/2016, s. 372 ja McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – IV. Quality –

§ 3:10 Trademark signifies that all goods sold. 96 Pihlajarinne 2010, s. 50. 97 McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – IV. Quality - § 3:10. Trademark signifies that

all goods sold under it are of equal quality. 98 Salmi ym. 2008, s. 54. 99 C-323/09 Interflora (2011) Kok. I-08625, kohta 60. 100 Salmi ym. 2008, s. 54. 101 Salmi ym. 2008, s. 55–56 ja McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – V. Advertising – §

3:12. Advertising function. 102 Salmi ym. 2008, s. 55–56.

31

ominaisuuksista vaan myös kiehtovuutta ja arvokkuutta koskevasta mielikuvasta, joka antaa

tuotteille ylellisyyden tunnun.103

Erityisesti korkealuokkaisten tuotteiden osalta ylellisyydentuntu ja muut kuluttajan tuottee-

seen mahdollisesti liittämät statusta ja imagoa ilmaisemat seikat voivat erottaa tuotteet

muista samankaltaisista tuotteista.104 Toimenpiteet, joiden seurauksena ylellisyyden tuntu

vahingoittuu, vaikuttavat siten suoraan tuotteen laatuun.105 EUT:n asiassa Copad lausuman

perusteella tavaramerkkien laatufunktio tulee ymmärtää laajasti ja sen tulee käsittää myös

niin valmistukseen liitettävä tuotteen tosiasiallinen laatu kuin tavaramerkin tuotteiden väli-

tyksellä viestittämä status ja imago.106 Laatufunktioon voidaan katsoa jossain määrin olevan

päällekkäinen tavaramerkin kommunikaatiofunktion kanssa.107 Näkisin kuitenkin, että mo-

lemmat funktiot ovat toisistaan erillisiä, sillä laatufunktiolla suojattava tuotteiden tai palve-

luiden arvokkuutta ja ylellisyydentuntua koskevat mielikuvat ovat usein seurausta siitä, että

tavaramerkki on täyttänyt tehtävänsä kommunikoida kuluttajien ja elinkeinonharjoittajan vä-

lillä, minkä seurauksena kuluttajat samaistuvat tuotteeseen.

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään korostanut tavaramerkin erotta-

misfunktion olevan tavaramerkkien keskeisin funktio.108 Pihlajarinteen mukaan alkupe-

räfunktion toteutuminen edellyttää aina erottamisfunktion toteutumista: jotta tavaramerkki

voi identifioida tavaran tai palvelun alkuperän, tulee sen pystyä erottamaan sillä merkityt

tuotteet tai palvelut muista tuotteista tai palveluista.109 Tavaramerkin erottamiskykyisyys

edellyttää sitä, että kuluttajat voivat tehdä valinnan kahden eri tuotteen välillä heidän tava-

ramerkkiin kohdistuvien odotustensa perusteella. Odotukset ovat voineet syntyä joko aikai-

sempien käyttökokemusten tai markkinoinnin perusteella. Keskeistä on kuitenkin se, että

kuluttajat yhdistävät tietyt halutut ominaisuudet ko. tavaramerkin omaavaan tuotteeseen,

103 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 31. 104 Ks. C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 24–25. 105 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 26. 106 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 25. 107 Ks. Salmi ym. 2008, s. 55–56. Kommunikaatiofunktioon liittyy erityisesti tavaramerkkien kykyyn välittää

erilaisia tuotteisiin ja palveluihin liittyviä arvoja, kuten hinta tai laatu, mutta myös muita erilaisia mielikuvia,

jotka tekevät kuluttajien keskuudessa tuotteista haluttavan. 108 C-9/93 Ideal-Standard (1994) Kok. I-00265, kohta 37; C-349/95 Loendersloot (1997) Kok. I-06227, kohta

22 ja 24; C-39/97 Canon (1998) Kok. I-05507, kohta 28; C-299/99 Philips (2002) Kok. I-05475, kohta 30 ja

C-206/01 Arsenal (2002) Kok. I-10273, kohta 48. 109 Pihlajarinne 2010, s. 49. ja siinä mainitut lähteet. Erityisesti Palm 2002, jonka mukaan tavaramerkin alku-

peräfunktio ja erottamisfunktio liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että on tarkoituksenmukaisempaa puhua erot-

tamis- ja alkuperäfunktiosta kuin molemmista erillisinä funktioina.

32

mikä erottaa tuotteen muista. Kuluttajille tavaramerkki toimii takuuna siitä, että yritys, joka

on lisännyt tuotteeseen tavaramerkkinsä takaa tuotteen tai palvelun alkuperän ja laadun. Si-

ten laatufunktion edellyttämä käsitys tuotteiden tai palvelujen tietyntasoisesta laadusta edel-

lyttää tietoa niiden yhteisestä alkuperästä.110

Kuluttajat olettavat, että tavaramerkin omistava yritys valvoo tuotteiden valmistusta ja tar-

jontaa, siten että kuluttajien odotukset tuotetta kohtaan täyttyvät jatkossakin.111 Näin ollen

laatufunktio ja alkuperäfunktio ovat keskeisesti riippuvaisia toisistansa. Merkittävät poik-

keamat tuotteen laadussa saavat aikaan tavaramerkin alkuperäfunktion katoamisen.112 Ku-

luttaja ei enää kykene yhdistämään tavaramerkin tuotetta aikaisempaan vastaavaan tuottee-

seen. Alkuperäfunktion ja erottamisfunktion läheisen suhteen vuoksi laadulliset poikkeamat

heikentävät siten myös tavaramerkin erottamisfunktion toteutumista lisenssisuhteessa. Tava-

ramerkkien funktioiden kytkeytymisestä toisiinsa seuraa kehä, jossa yksittäisten funktioiden

toteutuminen edellyttää myös muiden funktioiden toteutumista: erottamisfunktion toteutu-

minen edellyttää alkuperäfunktion toteutumisen, mikä puolestansa toimii edellytyksenä laa-

tufunktion toteutumiselle.113

Lisensoitaessa laatufunktion merkitys nousee keskeiseen asemaan.114 Lähtökohtaisesti ku-

luttajat eivät ole kiinnostuneet tuotteiden alkuperästä, vaan heidän kannalta on oleellista ta-

varamerkkiin implisiittisesti liitettävä olettama tietyntasoisesta laadusta.115 Mikäli laatu ei

enää vastaa enää sitä tasoa, johon kuluttajat ovat tottuneet, ei kuluttajille muodostu perustel-

tua syytä maksaa kyseisestä tavaramerkillä merkitystä tuotteesta enempää kuin toisesta vas-

taavanlaisesta.116 Tarkastelussa on syytä jakaa laatufunktion-käsite kahteen osaan. Toisaalta

laatufunktiossa on kyse tavaramerkin aikaisemman käytön myötä tavaramerkille kuluttajien

silmissä kertyneestä haluttavuudesta, maineesta ja imagosta, jonka välittymisessä kuluttajille

110 Pihlajarinne 2010, s. 49. 111 Arnerstål JFT 3/16, s. 371–372. 112 Ks. Nordell 2004, s. 87. 113 Pihlajarinne 2010, s. 49–50. 114 Mikäli tavaramerkkioikeutta tarkastellaan ilman lisensointikeskeistä näkökulmaa, voidaan kiistatta todeta,

että tavaramerkin erottamisfunktio ja alkuperäfunktio ovat tavaramerkin keskeisimpiä funktioita. Erityisesti

tavaramerkin erottamiskykyisyys ilmenee tavaramerkkilain 2–3 §:stä ja se toimii tavaramerkin rekisteröimisen

edellytyksenä. Tavaramerkkilain 4 a § ilmaisee tavaramerkin alkuperäfunktion, eli että tavaramerkki on yksin-

omaan yhdistettävä tietyn elinkeinoharjoittajan tuotteissa tai palveluissa käytettävään merkkiin. Laatufunktio

ei ilmene laista, vaan on seurausta kuluttajien positiivisesta assosiaatiosta tuotteen ominaisuuksien ja tuotteen

alkuperän välillä. 115 Ks. Pihlajarinne 2010, s. 50 ja siinä mainitut lähteet. 116 Pihlajarinne 2010, s. 50.

33

lisenssinsaajan toimet ovat rajalliset.117 Toisaalta laatufunktiolla tarkoitetaan tuotteiden val-

mistamiseen liittyvää konkreettista laatua, joka on täysin riippuvaista lisenssinsaajan toi-

mista.118

Nokian ja HMD:n välisessä lisenssisopimussuhteessa laatufunktiolla ei pyritä ainoastaan

suojaamaan sitä, että kaikki tuotteet ovat tasalaatuisia, vaan sillä pyritään myös turvaamaan

kuluttajien tuotteeseen kohdistuvat odotukset, jotka heille ovat syntyneet NOKIA-tavara-

merkin aikaisemmasta käytössä matkapuhelimissa. Laatufunktio viestii aina tietystä tavara-

merkkiin liitettävästä tuotteiden fyysisestä laadusta, mutta kuten EUT on linjannut, tavara-

merkkien avulla tuotteisiin yhdistetään tietty status ja haluttavuus, joka yhdessä tuotteeseen

kohdistuvien laatuolettamien kanssa muodostavat laatufunktion laajasti ymmärrettynä.119

4.3 Velvollisuus valvoa laatua

Tavaramerkkiin voidaan katsoa sisältyvän tavaramerkin omistajalle kuuluva velvoite siitä,

että hänen tulee vastata tavaramerkillä myytävien tuotteiden tai tarjottujen palvelujen laa-

dusta.120 Arnerstålin mukaan tavaramerkkioikeuden keskeinen merkitys on suojata yhteyttä

tavaramerkin, sen omistajan ja relevantin yleisön välillä.121 On esitetty, että mikäli tuotteen

laatu lisensoinnin seurauksena poikkeaa siitä, mihin kuluttajat ovat tottuneet kyseisen tava-

ramerkin osalta, ei tuotetta voisi pitää ”aitona” tuotteena.122 Piraattituotteen ja ”aidon” tava-

ramerkillä valmistetun tuotteen erottaa ainoastaan se, että aitoa tuotetta valmistavalla taholla

on oikeus käyttää tavaramerkinhaltijan tavaramerkkiä valmistamiensa tuotteiden merkkinä.

Siten aidon tuotteen ja tuoteväärennöksen erottaa ainoastaan se, että tavaramerkinhaltijalla

on mahdollisuus edellyttää tiettyä tasoa valmistettavilta tuotteilta tai tarjottavilta palveluilta

ja tarpeen tullen sopimukseen perustuva oikeus vaatia toimenpiteitä laadun parantamiseksi

sopimusrikkomuksen tai tavaramerkinloukkauksen uhalla.

117 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 24–25. 118 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 30. 119 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 26. 120 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING - § 18:38. Sum-

mary of trademark licensing. 121 Arnerstål 2004, s. 21. 122 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING - § 18:38. Sum-

mary of trademark licensing.

34

Tavaramerkin funktioiden toteutumisen kannalta lisensoinnissa on valmistettavien tuottei-

den tai tarjottavien palvelujen laadusta sopiminen keskeisessä asemassa.

Common law’ssa tavaramerkkejä ei nähdä ainoastaan omistusoikeuden kohteina, vaan niillä

katsotaan olevan erityisesti kuluttajia erehdyttämiseltä suojaava funktio, joka edellyttää ni-

menomaisia toimia lisenssinantajalta valvoa tavaramerkillään tarjottavien tavaroiden tai pal-

velujen laatua.123 Common law’ssa lisensointi ilman lisenssinsaajalle sopimuksella asetet-

tuja velvoitteita tavaroiden tai palvelujen laadun osalta katsotaan häivyttävän tavaramerkin

omistajan yhteyden myytävään tuotteeseen tai palveluihin.124 Lisenssisopimuksia ilman laa-

dulle asetettuja velvoitteita kutsutaan common law’ssa termillä naked license. Kun tavara-

merkinhaltijalla on oikeus valvoa tavaramerkillänsä varustettujen tuotteidensa laatua, on ta-

varamerkinhaltijalla lisensoitaessa velvollisuus valvoa laatua. Lisensoitaessa ilman laatua

koskevia velvoitteita piilee lisensoinnissa merkittävä vaara kuluttajien harhaanjohta-

miseksi.125 Common law’ssa tavaramerkinhaltija, joka sallii vapaan ja valvomattoman lisen-

soinnin, riskeeraa toimillaan oikeutensa tavaramerkkiin, sillä tavaramerkki menettää funkti-

onsa tavaroiden laadun ja alkuperän takeena.126

Common law’ssa edellytetään lisensoinnissa korostuneesti toimenpiteitä, joilla voidaan taata

garantiafunktion toteutuminen. EU-oikeudessa ja Suomen kansallisessa oikeudessa tavara-

merkeille ei annettu tällaista keskeistä funktiota. Civil law’ssa tavaramerkit nähdään omis-

tusoikeuden kohteina, joten kynnys sille, että omistusoikeus lakkaisi olemasta voimassa ta-

varamerkin voimassa olon lakkaamisen seurauksena, on korkea, eikä laatufunktion toteutu-

miselle ole annettu vastaavanlaista merkitystä. Koska tavaramerkin haltijalla ei ole kuluttajia

kohtaan velvollisuutta taata tuotteidensa laatua, Pihlajarinteen mukaan laatufunktiota ei

voida nostaa tavaramerkin pääfunktion asemaan.127

123 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:42. Modern

rule of licensing—Licensing with quality control. – The Trademark Owner Has a Duty to Control. 124 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:48. Effect

of naked licensing. 125 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:48. Effect

of naked licensing. 126 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:48. Effect

of naked licensing. 127 Pihlajarinne 2010, s. 50.

35

Tavaramerkkien funktioilla on myös konkreettisempi tehtävä kuin helpottaa tavaramerkki-

oikeudellista analyysiä. Tavaramerkkilain 3 luvun 24–26 §:ssä on säädetty tilanteista, joissa

tavaramerkin suoja on mahdollista lakata ja joiden seurauksena tavaramerkki voidaan pois-

taa rekisteristä, julistaa mitättömäksi tai menettää.128 Tavaramerkkioikeuden menettämisestä

on säädetty myös tavaramerkkidirektiivin 4 jakson 19–21 artikloissa. Erityisesti lisensoinnin

osalta, jos tavaramerkin rekisteröinti on olosuhteissa tapahtuneiden muutosten seurauksena

katsottava olevan ristiriidassa yleisen edun kanssa, on sen menettäminen mahdollista.129 Ta-

varamerkkilain 26 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään:

1) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä

erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista; tai

2) jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka

lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

Tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden

aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

Tavaramerkin erottamiskykyisyyden menettämistä tavaramerkin haltijan toimenpiteiden

seurauksena tavaramerkin muututtua niiden yleisnimitykseksi kutsutaan tavaramerkin de-

generaatioksi. Degeneraatiolla seurauksena tavaramerkkiä ei ole mahdollista yhdistää enää

siihen tiettyyn yksilöitävissä olevaan tai anonyymiin kaupalliseen lähteeseen, minkä vuoksi

tavaramerkki ei enää täytä tehtäväänsä erottaa eri elinkeinoharjoittajien tuotteita tai palve-

luita toisistaan tai kykene ilmaisemaan tuotteiden tai palveluiden kaupallista alkuperää.130

Tällöin, kuten lisensoitaessa laatufunktion osalta, lisenssinantajan tulee edellyttää lisenssin-

saajalta tietynlaista toimintaa, jotta tavaramerkki pysyy erottamiskykyisenä.

Tavaramerkin rekisteröinnin voimassa oleminen on siis sidoksissa tavaramerkin funktioiden

toteutumiseen, eikä rekisteröinnin voimassa pitämiselle ole enää edellytyksiä, mikäli tava-

ramerkki ei täytä enää tehtäväänsä.131 Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b)-kohdan mu-

kaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen

128 Salmi ym. 2008, s. 586. 129 Ks. Salmi ym. 2008, s. 587–588. Tavaramerkin poistaminen rekisteristä tulee yleensä silloin kyseeseen, jos

sitä ei uudisteta tietyn määräajan kuluessa sen voimassaolon päättymisestä. Poistaminen voi tulla myös kysee-

seen niissä tilanteissa, kun tavaramerkin haltija on saanut rekisteröinnin tietylle alueelle, jossa on jo voimassa

oleva yksinoikeus. Tavaramerkin mitättömäksi julistaminen voi tulla kyseeseen niissä tilanteissa, kun tavara-

merkki on jo alkujaankin rekisteröity lainvastaisesti. Tarkemmin Salmi ym. 2008, s. 588–598. 130 Salmi ym. 2008, s. 601–603. 131 Salmi ym. 2008, s. 600.

36

se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on

käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin,

laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, koskien niitä tavaroita tai palveluita, joita varten

se on rekisteröity.

Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b) -kohdan mukaan lisensoinnin kannalta on keskeistä,

että tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos tavaramerkki tulee lisenssinsaajan käytön

toimesta harhaanjohtavaksi tavaroiden tai palveluiden laadun osalta. Direktiivi ei aseta tava-

ramerkin haltijalle sanktioitua velvollisuutta taata tuotteidensa tai palvelujensa laatua. Tava-

ramerkin haltija voi halutessaan toteuttaa lisensoinnin tavaramerkkinsä osalta ilman min-

käänlaista laadullista valvontaa, mutta toimii silloin oman tavaramerkkinsä menettämisen

uhalla.132

Lisensoitaessa tavaramerkin alkuperä hämärtyy, eikä kuluttajalla ole mahdollisuutta yhdis-

tää tuotteen tosiasiallista laatua ja tavaramerkin alkuperää toisiinsa.133 Vaikka kuluttajan in-

tresseissä ei ole saada tietoonsa sitä nimenomaista tehdasta, jossa hänen tuotteensa on val-

mistettu, on hän pystynyt kuitenkin luottamaan siihen, että tavaramerkin haltija vastaa välit-

tömästi tuotteen laadusta, sillä tavaramerkin haltija voi suoraan kontrolloida sitä, minkälaisia

tuotteita valmistetaan.134 Lisensoitaessa tämä nimenomainen, suora ja välitön kontrolli ka-

toaa ja valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palveluiden laatu on osittain välittömästi

riippuvaista lisenssinsaajasta.

Kuluttajille alkuperä ilmenee ainoastaan tietyn sisältöisinä odotuksina tavaramerkillä val-

mistetun tuotteen laadusta. Mikäli laatu vastaa odotettua, voivat kuluttajat varmistua, että

tavaramerkin omistaja valvoo merkillänsä valmistettujen tuotteiden tai tarjottujen palvelui-

den laatua. Tällaisella tilanteessa tavaramerkin laatufunktioon sisältyy olettama siitä, että

tuotteesta vastaava, kaupallinen alkuperä valvoo tuotteiden tosiasiallista laatua. Lähtökoh-

taisesti juuri tavaramerkin haltijalla on intressinä varmistua tavaramerkillänsä merkittyjen

132 Tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan b)-kohta ilmaisee nähdäkseni kuitenkin tavaramerkin haltijalle kuulu-

van yleisen velvollisuuden taata tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tai palvelujen laatu, siinä määrin, ettei

laatua poikkea kuluttajien tavaramerkkiin assosioimista olettamuksista niin merkittävästi, etteivät kuluttajat

enää kykenisi yhdistämään tavaramerkkiä sen kaupalliseen tai anonyymiin alkuperään. 133 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:40. De-

velopment of the law – Development of the modern view. 134 C-259/04 Emanuel (2006) Kok. I-03089, kohta 38 ja C-206/01 Arsenal (2002) Kok. I-10273, kohta 48. Ks.

myös McCarthy 2016, Chapter 3. The Functions of Trademarks – IV. QUALITY – § 3:10. Trademark signifies

that all goods sold under it are of equal quality.

37

tuotteiden täyttävän kuluttajien odotukset. Tuotteiden alkuperä ilmenee kuluttajille ainoas-

taan laadullisina seikkoina ja kuluttajien odotukset tuotteen alkuperästä täyttyvät silloin,

kuin tuote täyttää sen laadulle asetetut odotukset. Mikäli kuluttaja ei pysty enää yhdistämään

odotettua tavaramerkkiin liitettävää laatua tuotteeseen, katkaisee se tavaramerkin yhteyden

sen alkuperään. Tavaramerkkien alkuperäfunktio ilmenee lisensoitaessa siten lähes yksin-

omaan laatufunktion välityksellä. Lisensoitaessa tuotteiden tai palvelujen ainoa yhteys nii-

den alkuperään toteutuu, kun lisenssinantajan valvoo lisensoitujen tuotteiden tai palvelujen

laatua. Laatufunktion voidaan nähdä toteutuvan silloin, kun tuotteiden tosiasiallinen laatu

valmistuksen seurauksena vastaa kuluttajille tavaramerkin nähdessään syntymiä olettamuk-

sia tuotteen laadusta.135

Tavaramerkkidirektiivin ja EUT:n ratkaisukäytännön mukaan tavaramerkin keskeisimmän

funktion eli alkuperäfunktion toteutuminen tulisi taata kaikissa tapauksissa.136 Koska lisen-

soitaessa alkuperäfunktio ilmenee yksinomaan garantiafunktion välityksellä, on lisensoita-

essa pyrittävä turvaamaan laatufunktion toteutuminen. Jos tavaramerkki ei täytä sille asetet-

tuja tehtäviänsä, menettäisi tavaramerkki EUT:n mukaan tehtävänsä vääristymättömän kil-

pailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen ovat perustamissopimusten tavoit-

teena.137

Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei ilmene lisenssinantajalle velvollisuutta valmistaa tie-

tynlaatuisia tuotteita, vaan laatu määräytyy puhtaasti markkinoiden mukaan. Tavaramerkin

katsotaan olevan arvokas yleensä vain silloin, kun tavaramerkin haltija onnistuu ylläpitä-

mään tiettyä laatua.138 Kun tavaramerkki onnistuu tehokkaasti vähentämään kuluttajien et-

sintäkustannuksia, ovat kuluttajat valmiita maksamaan tavaramerkillä merkityistä tuotteista

premiumia suhteessa muihin vastaaviin tuotteisiin.139 Lisenssinsaaja ei ole lähtökohtaisesti

velvollisuutta toimia siten, että lisenssinantajan tavaramerkki täyttäisi sille asetetut tehtävät.

135 Ks. McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:61.

Comment: kind of control needed to protect buyers. 136 Tavaramerkkidirektiivin kohdan 16 mukaan rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on

erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Lisäksi seuraavat EUT:n asiat: C-9/93 Ideal-Standard

(1994) Kok. I-00265, kohta 37; C-349/95 Loendersloot (1997) Kok. I-06227, kohta 22 ja 24; C-39/97 Canon

(1998) Kok- I-05507, kohta 28; C-299/99 Philips (2002) Kok. I-05475, kohta 30 ja C-206/01 Arsenal (2002)

Kok. I-10273, kohta 48. 137 Asia C-259/04 Emanuel (2006) Kok. I-03089, kohta 38. 138 Pihlajarinne 2010, s. 50. 139 Pihlajarinne 2010, s. 50.

38

Lisenssinsaajan intresseissä kuitenkin lienee se, että tavaramerkki vielä lisensoinnin seu-

rauksenakin pysyisi erottamiskykyisenä ja ilmaisisi tavaroiden tai palveluiden alkuperän.

Kuitenkin lähtökohtaisesti on lisenssinantajan intresseissä pyrkiä varmistumaan siitä, että

hänen oma tavaramerkkinsä täyttää tavaramerkkirekisterissä pitämisen edellytykset, sekä

sen, että tavaramerkillä varustetut tuotteet vastaavat kuluttajien odotuksia.

Lisenssinsaaja ja lisenssinantaja ovat vapaita järjestämään laatua ja sen valvontaa koskevat

velvollisuudet keskinäisellä sopimuksella. Lisensoitaessa onkin hyvin tavanomaista se, että

osapuolet sopivat hyvinkin tarkasti minkälaisia lisensoitujen tuotteiden on oltava ja minkä-

laiset laadulliset kriteerit niiden on täytettävä. Common law’ssa lisenssinantajalla on laissa

määrätty velvollisuus valvoa laatua lisensoidessaan tuotteita tai palveluita. Mikäli lisens-

sinantaja laiminlyö velvollisuutensa, voi hän menettää tavaramerkkinsä ja joutua korvaus-

velvolliseksi kuluttajien harhaanjohtamisesta. McCarthy on esittänyt, että laadunvalvonnan

taso on riippuvainen siitä, mitä ollaan lisensoimassa. Esimerkiksi valvonnan ja vaadittavan

laadun taso on täysin erilainen, kun ollaan lisensoimassa virvoitusjuomia, t-paitoja tai resep-

tilääkkeitä.140 Karkeasti ilmaistuna tasoa voidaan pitää riittävänä, kun se vastaa niihin kulut-

tajien odotuksiin, mitkä heille syntyvät nähdessään tavaramerkin.141 Common law’ssa rat-

kaisukäytännössä on kehitetty kolmevaiheinen testi sen arvioimiseksi, onko lisenssinantajan

valvontaa pidettävä riittävänä:142

(1) Does the trademark owner have a contractual right to control the nature and quality of the

use of its mark?

(2) Has the trademark owner actually controlled the nature and quality of the use of its

mark?

(3) Has the trademark owner reasonably relied on a licensee to control the nature and

quality of the use of its mark?

Riittävyyden arvioinnissa on keskeistä se, onko lisenssisopimussuhteessa sovittu siitä, että

onko lisenssinantajalla oikeus valvoa tavaramerkin käyttöä, sekä onko lisenssinantaja käyt-

tänyt kyseistä oikeuttaan. Lisäksi arvioitavaksi tulee se, onko lisenssinantaja perustellusti

140 McCarthy 2016, Chapter 18. – Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:55. How

much quality control is needed? – A flexible approach to quality control. 141 McCarthy 2016, Chapter 18. – Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:55. How

much quality control is needed? – A flexible approach to quality control. 142 McCarthy 2016, Chapter 18. – Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:55. How

much quality control is needed? – A flexible approach to quality control.

39

luottanut lisenssinsaajan valvontaan tavaramerkin laadun suhteen. Common law’ssa tavara-

merkkien katostaan erityisesti suojaavan kuluttajia, minkä vuoksi laatufunktion toteutumista

pidetään järjestelmän kannalta keskeisenä funktiona.143

Voimassa oleva lainsäädäntö ei aseta velvoitteita lisenssinantajalle taata lisensoimiensa tuot-

teiden laatua, vaan se ainoastaan mahdollistaa lisenssinantajalle keinot puuttua niihin tilan-

teisiin, kun laatu ei vastaa sovittua. EUT on ratkaisussaan painottanut, että tavaramerkkien

suoja sisältää ainoastaan mahdollisuuden valvoa tuotteiden tai palvelujen laatua eikä sen to-

siasiallista käyttöä.144 Osapuolten solmima lisenssisopimus kuitenkin on osoitus osapuolien

sitoutumisesta usein pitkäkestoiseen ja läheiseen yhteistyöhön lisensoinnin kohteena olevan

tavaramerkin hyödyntämiseksi. Tällaisissa tapauksissa lisenssisopimus luo tosiasialliset raa-

mit osapuolten velvollisuuksien ja oikeuksien tarkastelulle. Koska lisenssisopimus ilmentää

erityisesti osapuolten läheistä yhteistyötä tai ainakin sitä on pidettävä sopimuksen tarkoituk-

sena, voi olla mahdollista, että sopimussuhteen tulkinnassa tulee huomioitavaksi sopimusoi-

keudelliset periaatteet, joilla voi olla vaikutus osapuolten sopimussuhteeseen perustuvien

velvollisuuksien arvioinnissa. Tämä ilmenee erityisesti niissä tilanteissa, kun velvollisuuk-

sista ei ole nimenomaisesti sovittu.

4.4 Sopimusoikeudelliset periaatteet lisenssisuhteessa

Sopimusoikeudellisten periaatteiden tarkastelu lisenssisuhteessa sopimusosapuolten on re-

levanttia siitä syystä, että lisenssisuhdetta suoraan sääntelevää pakottavaa lainsäädäntöä ei

ole olemassa. Lisenssisopimuksen keskeinen tehtävä on sopia sopimusosapuolten kesken

immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä. Sopimuskokonaisuutta tulee pyrkiä tarkastele-

maan myös siten, että immateriaalioikeudelliset intressit toteutuvat. Mikäli tavaramerkkili-

senssisopimusten tarkastelu irrotetaan tavaramerkkioikeudellisesta kontekstista, eikä sopi-

musoikeudellisessa tarkastelussa pyritä turvaamaan immateriaalioikeuksien toteutumista,

olisi lopputuloksena tavaramerkkien funktioiden – niiden yhteiskunnallisen tehtävien – heik-

keneminen lisensoitaessa ja immateriaalioikeuksien suojaamien oikeushyvien katoami-

nen.145

143 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING - § 18:48. Effect

of naked licensing – Uncontrolled licensing: deception of the public. 144 C-9/93 Ideal-Standard (1994) Kok. I-00265, kohta 37–38 ja Arnerstål JFT 3/2016, s. 372. 145 Tarkemmin immateriaalioikeuksien suojaamisen perusteista Kur – Dreier 2013, s. 5–10.

40

Sopimukset liittyvät näin ollen kiinteästi immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen, eikä

markkinatalous voisia toimia ilman sopimuksia tai muita omistamista tukevia järjestelmiä.146

Sopimusvapauden rajoituksia voidaan pitää perusteltuina immateriaalioikeuden alalla, kun

pyritään turvaamaan immateriaalioikeuksien tarkoitus.147 Siten immateriaalioikeuden alan

erityispiirteistä johtuen sopimusvapauden toteutuminen täysimääräisesti ei ole välttämättä

alan suojattavien intressien valossa perusteltua.148 Näin ollen immateriaalioikeuksien dis-

ponoinnin rajoituksia voidaan pitää perusteltuina, kun tarkastellaan niiden yhteiskunnallista

merkitystä.149 Tavaramerkit ja immateriaalioikeudet yleensä käsitetään omaisuuserinä, joi-

den hyödyntämisessä sopimukset ovat keskeisessä roolissa. Tavaramerkkien hyödyntämistä

lisensoimista, koskevan lainsäädännön poissa ollessa lisenssisuhteen tosiasialliset rajat mää-

räytyvät lähinnä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ilmentävien kansallisten lakien pe-

rusteella.150

Lisenssisopimuksissa on yleensä kyse kahden eri yrityksen läheisestä pitkäkestoisesta yh-

teistyöstä, jossa lisenssinantajan tavaramerkkiä hyödynnetään. Sopimussuhteen jatkuessa

korostuu sopimusosapuolten velvoitteiden ja oikeuksien tarkastelussa osapuolten kesken va-

kiintuneet käytännöt, erityisesti niissä tilanteissa, joissa osapuolet eivät ole sopineet menet-

telystä. Osapuolten vakiintunut käytäntö voi ilmentää sopijaosapuolten tahtotilaa, kun osa-

puolet eivät ole sopineet nimenomaisesti menettelytavasta. Tällöin osapuolten tosiasiallinen

toiminta muodostuu oikeussuhteen aikana sopimuksen tulkintaa ohjaavaksi normiksi.151

Osapuolten vakiintunut toiminta, joka poikkeaa sovitusta, voi tulla osapuolia sitovaksi, mi-

käli osapuolien katsotaan käyttäytymisellään hyväksyneen kyseisen menettelyn. Osapuolten

vakiintuneiden käytäntöjen tarkastelun lisäksi myös sopimusoikeudellisilla periaatteilla on

keskeinen merkitys, kun pyritään selvittämään osapuolten velvollisuuksia ja oikeuksia suh-

teessa toisiinsa.

146 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 19. 147 Ks. Saarnilehto (toim.) 2000, s. 39. Sopimusvapautta rajoitetaan mm. kuluttajien suojaamiseksi. On kuiten-

kin huomioitava, että tavaramerkkien lisenssisopimukset ovat kahden tai useammin elinkeinoharjoittajan väli-

siä, mutta tavaramerkkien tehtävä on toimia viestimisen välineenä elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisessä

suhteessa, missä tapauksessa voidaan pitää perusteltuna sitä, että tavaramerkin tehtävät pyritään turvaamaan

myös sopimussuhteita sääntelemällä. 148 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 39. 149 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 54. 150 Oesch DL 5/2004, s. 918–919. 151 Ks. Hemmo – Hoppu 2017, 3. SOPIMUSOIKEUDEN NORMISTO JA SOPIMUSRISKIT – Sopimuksiin

sovellettavien normien soveltamisjärjestys – Normien soveltamisjärjestys – Sopimus.

41

Oikeusperiaatteet katsotaan usein olevan positiivisen oikeuden yläpuolella olevia ja vaikut-

tavia universaaleja ja ajattomia prinsiippejä, joilla punnitaan positiivisen oikeuden sääntö-

jen sitovuutta.152 Lisenssisopimuksiin sovellettavan positiivisen oikeuden poissa ollessa tu-

lee periaatteiden avulla tulkita osapuolten sopimusta. Oikeustoimilain ilmentävät sopimus-

oikeudelliset periaatteet sopimusehtojen pätemättömyyden ja sopimusten syntymisen osalta

soveltuvat lisenssisopimuksiin, mutta tavaramerkkien hyödyntämiseen keskittyvässä tarkas-

telussa on mielekkäämpää tarkastella sitä, että onko muilla sopimusoikeudellisilla periaat-

teilla mahdollistaa turvata tavaramerkkioikeudellisten funktioiden toteutuminen sopimus-

suhteessa.

Sopimussuhteen tarkastelussa pyritään siten keskittymään erityisesti sopimusoikeudellisten

periaatteiden ilmentävien lojaliteetti-, tiedonanto- ja myötävaikuttamisvelvollisuuksien arvi-

ointiin tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta. On myös muita sopimusoikeudellisia pe-

riaatteita: esimerkiksi sopimusoikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate tulisi osapuolten huo-

mioitavaksi osapuolten eriarvoisuutta tasoittavana oikeudellisena periaatteena. Vaikka ky-

seessä on lisenssisuhde ja siihen liittyy aina tietynasteinen epätasapaino lisenssinantajan hy-

väksi, on kyseessä kuitenkin kahden eri elinkeinoharjoittajan välinen sopimus, eikä sen pe-

rusteella kyseeseen tule vastaavanlainen tarkastelu kuin mikäli toisena osapuolena olisi ku-

luttaja.153 Yhdenvertaisuusperiaate käsittää nykyään myös osapuolten tiedollisen tasavertai-

suuden, minkä merkitys voi korostua tarkasteltaessa osapuolten sopimussuhteesta kumpua-

via toimimisvelvoitteita.154 Yhdenvertaisuusperiaate voi ilmetä erityisesti lisenssisopimus-

suhteessa juuri kysymyksenä tiedollisesta yhdenvertaisuudesta, jota ilmentää lojaliteettivel-

vollisuus.155

4.4.1 Lojaliteettivelvollisuus

Lisenssisopimukset ovat yleensä osapuolten välisiä pitkäkestoisia sopimussuhteita, joten

niitä tarkasteltaessa lojaliteettiperiaate tulee arvioitavaksi.156 Lisenssisopimus on kaksipuo-

linen oikeustoimi, jossa sopimusosapuolten pyrkiä hahmottamaan lisenssisuhde yhteisenä

päämääränä, eikä ainoastaan toiselle sopimusosapuolelle tiettyjä velvollisuuksia luovana

152 Aarnio 1989, s. 79. 153 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 82–85. 154 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 84. 155 Ks. Saarnilehto (toim.) 2000, s. 84. 156 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 63.

42

instituutiona.157 Lojaliteettivelvoite edellyttää osapuolia huomioimaan omassa toiminnas-

saan myös vastapuolen perustellut intressit ja odotukset.158 Niemen mukaan lojaliteettivel-

vollisuus ilmentää koko sopimusoikeuden läpikäyvää tulkinta-asennetta159, joka ilmenee so-

pimusneuvotteluissa, sopimusta täytettäessä ja sopimusrikkomusta arvioitaessa.160 Oikeus-

kirjallisuudessa vallitsevan kannan mukaan lojaliteettivelvollisuus tulee yleisenä periaat-

teena erottaa muista nimenomaiseen normiin perustuvista lojaalisuusvelvoitteista. Lojaali-

suusvelvoitteen katsotaan vaikuttavan kaikissa sopimussuhteissa, mutta sen vaikutus tulisi

arvioida sopimuskohtaisesti.161 Erityisesti sopimuksissa jotka ovat pitkäkestoisia ja henkilö-

kohtaisia ja jotka edellyttävät osapuolten läheistä yhteistoimintaa, tulee kyseeseen lojaali-

suusvelvollisuus ankara arvioiminen.162

Lojaliteettivelvollisuudesta on puhtaimmillaan kyse silloin, kun osapuolilla on velvollisuus

ottaa toistensa edut huomioon ilman, että kyseistä vaatimusta on mahdollista palauttaa min-

kään erityisen velvoitteen piiriin.163 Tällöin lojaliteettivelvollisuus ilmenee muista periaat-

teista erillisenä periaatteena, mikä on tyypillistä juuri kestosopimuksissa.164 Lisenssisopi-

muksille on kuitenkin tyypillistä se, että ne voivat asettaa osapuolille tarkkojakin käyttäyty-

mis- ja toimintavelvoitteita. Tällöin osapuolten velvollisuudet toisiaan kohtaan syntyvät itse

sopimuksesta, eikä niitä voida johtaa lojaliteettivelvollisuudesta. Kuitenkin niiden asioiden

osalta josta osapuolet eivät ole nimenomaisesti sopineet, voi lojaliteettivelvollisuuden pe-

rusteella asettaa tietynsisältöisiä velvoitteita ottaa toisen sopimusosapuolen oletettavissa ole-

vat intressit huomioon.

157 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Lojaliteettivelvollisuuden perusta. Kirjoittajien mukaan lojaliteettivelvollisuuden

perustana tulee pitää sopimuksen yhteistoimintaluonnetta, jossa osapuolten eriävästä roolistaan huolimatta tu-

lee ymmärtää sopimus määrättyä päämäärää varten tähtäävänä yhteistoimintana. 158 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 65. 159 Niemi 1996, s. 189. 160 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Lojaliteettivelvollisuuden perusta. 161 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Lojaliteettivelvollisuuden sisältö ja siinä mainittu kirjallisuus. Oikeuskirjallisuu-

dessa on myös esitetty eriäviä näkökulma lojaliteettivelvollisuuden sisällöstä, erit. Taxell ja Ämmälä. Em. hen-

kilöiden omaavan käsityksen mukaan lojaliteettivelvollisuus on käsitetty yleisnimityksenä kaikille eri velvol-

lisuuksilla, joita sopimuksen osapuolilla on toisiaan kohtaan. Lojaliteettivelvollisuus ilmenee siten osapuolten

tiedonantovelvollisuutena, myötävaikutusvelvollisuutena, reklamaatiovelvollisuutena sekä uskollisuusvelvol-

lisuutena ja sopimustyypistä riippuu kunkin erityisvelvollisuuden kulloinenkin painoarvo. 162 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Lojaliteettivelvollisuuden sisältö. 163 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 132. 164 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 132.

43

4.4.2 Tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan sopimusosapuolen velvollisuutta antaa toiselle osa-

puolelle tietoja niin sopimuksenlaatimisvaiheessa kuin sopimussuhteen jatkuessa.165 Sopi-

musosapuolten tiedoksiantovelvollisuus syntyy nimenomaisesti lain, oikeuskäytännön tai

sopimuksen perusteella.166 Mikäli osapuolella oleva velvollisuus antaa tietoja syntyy ilman

nimenomaista velvoitetta, on tilannetta tarkasteltava lojaliteettivelvollisuuden kannalta.167

Tiedonantovelvollisuus ilmenee sopimussuhteessa konkreettisina toimina ja se ilmenee eri-

tyisesti sen osapuolen, joka on tiedollisesti ylivertaisessa asemassa, velvollisuutena antaa

tietoa sopimusosapuolelle. Lisenssisuhteessa vallitsee lähtökohtaisesti sopimusepätasapaino

lisenssinantajan hyväksi, sillä lisenssinantajalla on käytettävissä useita eri oikeusturvakei-

noja lisenssinsaajaa vastaan.168 Lisenssinantajalla tavaramerkinhaltijana on myös tiedollinen

ylivalta suhteessa lisenssinsaajaan, sillä lisenssinsaajalla tuskin on mahdollista saada kä-

siinsä kaikkea tietoa siitä, onko tavaramerkkiä mm. lisensoitu muille yrityksille tai toisille

maantieteellisille alueille, erityisesti, mikäli niitä koskevia lisenssejä ei ole rekisteröity. Täl-

laisella tiedolla voi olla tosiasiallista vaikutusta mm. lisenssistä maksettavan korvauksen

suuruutta arvioitaessa ja ylipäätänsä sitä, onko lisensointisopimukseen ryhtymistä pidettävä

liiketaloudellisesti järkevänä toimenpiteenä.

4.4.3 Myötävaikutusvelvollisuus

Myötävaikuttamisvelvollisuudesta on kyse silloin, kun osapuolet ovat nimenomaisesti sopi-

neet siitä, että he edistävät toistensa mahdollisuuksia täyttää sopimus. Mikäli lisenssisopi-

mukseen ei ole otettu nimenomaista määräystä, tulee myötävaikuttamista tarkastella lojali-

teettivelvollisuuden perusteella.169 Myötävaikuttamisvelvollisuus korostuu erityisesti sellai-

sissa sopimuksissa, joissa on kyse osapuolten yhteistoiminnasta. Myötävaikuttamisvelvolli-

suus eroaa lojaliteettivelvollisuudesta siten, että myötävaikutus kohdistuu ensisijaisesti vel-

voitetun oman edun turvaamisena, kun taas lojaliteettivelvollisuus kohdistuu ensisijaisesti

vastapuolen etujen turvaamiseen.170

165 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Tiedonantovelvollisuus. 166 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 132–133. 167 Saarnilehto ym. 2012, 1 LÄHTÖKOHDAT – 3. Siviilioikeuden yleiset periaatteet – Lojaliteettivelvollisuus

ja tiedonantovelvollisuus – Tiedonantovelvollisuus. 168 Lisenssinsaajan käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista mahdollista lisenssinsaajan tavaramerkin louk-

kausta tai sopimusrikkomusta vastaan on säädetty tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklassa. 169 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 134. 170 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 134 ja siinä mainitut lähteet.

44

4.4.4 Sopimusoikeudelliset periaatteet ja laatufunktio lisenssisopimuksissa

Se, minkä sopimusoikeudellisen periaatteen valossa osapuolten toimintaa tarkastellaan tava-

ramerkin funktioiden toteutumiseksi, riippuu siitä, mitä osapuolet ovat sopineet lisenssiso-

pimuksessa. Lisenssisopimuksissa on usein tarkasti sovittu tavaramerkin hyödyntämistä

koskevista seikoista ja osapuolille koituvista velvollisuuksista. Sopimukseen perustuvia osa-

puolten velvoitteita tulee arvioida tiedonanto- tai myötävaikutusvelvollisuutena. Sopimus-

oikeudellisten periaatteiden tehtävänä on pyrkiä turvaamaan sopimuksen tarkoitus ja toteu-

tuminen siten, että molemmat osapuolet sitoutuvat yhteiseen päämäärään.171 Tavaramerkki-

oikeudellisten funktioiden toteutumisen kannalta ei ole suoraan merkityksellistä, minkä ni-

menomaisen sopimusoikeudellisen periaatteen perusteella osapuolille syntyy velvollisuus

turvata tavaramerkin funktioiden toteutuminen lisensoitaessa. Pääasia on se, että ilman ni-

menomaista sopimukseen perustuvaa velvoitetta on lisenssisopimussuhteen osapuolilla itse

sopimussuhteesta kumpuava ja lojaliteettivelvollisuuteen perustuva velvollisuus pyrkiä to-

teuttamaan tavaramerkin funktiot lisenssisuhteessa, sillä funktioiden toteutuminen on edel-

lytys sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän toteutumiselle.172

Kuitenkin lisenssisopimussuhdetta tulee tulkita suhteessa sen päämäärään ja tarkoitukseen

nähden, minkä vuoksi lojaliteettivelvollisuuden ilmaiseman tulkinta-asenteen omaksuminen

edellyttää osapuolten toisiinsa kohdistuvien velvollisuuksien arvioimista osana sopimuksen

laajempaa kokonaisuutta. Se osapuoli, jolla on tosiasiallisesti paremmat edellytykset turvata

sopimuksen toteutuminen, on lähtökohtaisesti velvollinen toimimaan. Siten laatufunktion to-

teutumisen suhteen velvollisuus vaalia tuotteen tai palvelun laatua ilmenee lisenssisuhteessa

kehämaisena jatkumona, missä toimintavelvollisuus on aina sillä osapuolella, jolla on tosi-

asiallisesti tietoa laatuun välittömästi vaikuttavista seikoista. Tällainen tulkinta toteuttaa par-

haiten lisenssisuhteen luonnetta osapuolten läheiseen yhteistyöhön keskittyvänä kestosopi-

muksena.

Sopimusriskin ja vastuun jakautumisella sekä osapuolten taloudellisella tilanteella voi olla

merkitystä arvioitaessa osapuolten velvollisuuksia.173 Lisenssisopimuksissa vallitsee usein

171 Ks. Saarnilehto (toim.) 2000, s. 59–61. 172 Ks. Saarnilehto (toim.) 2000, s. 129–130. 173 Ks. Oesch DL 5/2004, s. 925.

45

sopimusepätasapaino lisenssinantajan hyväksi. Usein lisenssinantajan on mahdollista yksi-

puolisesta sanella lisenssisopimuksen ehdot eikä lisenssinsaajalla ole muuta mahdollisuutta

kuin hyväksyä ne. Lisensointitoiminta edellyttää lisenssinsaajalta usein merkittäviä etukä-

teisinvestointeja, minkä vuoksi sopimukseen liittyy lisenssinsaajan kannalta huomattava ta-

loudellinen riski. Esimerkiksi HMD on ilmoittanut investoivansa seuraavien kolmen vuoden

aikana yli 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria NOKIA-tavaramerkillä varustettujen puhe-

limien ja taulutietokoneiden globaaliin mainontaan.174 Mikäli Nokia katsoisikin, että valmis-

tetut tuotteet eivät vastaa NOKIA-tavaramerkkiin sisältyvää laatuolettamaa ja laajemmin

tuotemerkkiin sisältyviä arvoja, olisi Nokian mahdollista pyrkiä eroon lisenssisuhteesta ja

estää NOKIA-tavaramerkin käyttö HMD:n valmistamissa matkapuhelimissa. Riskinjakau-

tumisella sopimussuhteessa voi olla tosiasiallista merkitystä siihen, miten osapuolten vastuu

jakautuu sopimussuhteessa.175

4.5 Laatufunktion toteutuminen lisenssisuhteessa

Lisenssinsaajalla ei kuitenkaan usein ole mahdollisuutta vaikuttaa lisenssisuhteessa siihen,

miten kuluttajat kokevat lisensoitavan tavaramerkin kiehtovuutta ja arvokkuutta luovat sei-

kat ja miten kuluttajat samaistuvat tavaramerkin viestimään imagoon. Lisenssinsaajan val-

mistamien tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden menestyessä markkinoilla kertyy kulutta-

jille toteutuneet positiiviset odotukset kokonaan tavaramerkin hyväksi.176 Lisenssinsaajan

menestyksekäs toimintaa kertyy kerta toisensa jälkeen tavaramerkin haltijan tavaramerkin

hyväksi. Mikäli tuotteiden tosiasiallinen laatu ei vastaa tavaramerkkiin implisiittisesti liitty-

vää lupausta laadusta, lisenssinantajalla on mahdollisuus puuttua loukkaavaan toimintaan

vetoamalla sopimusrikkomukseen tai tavaramerkin loukkaukseen.177

174 Nokia 2016, kohta Nokia signs strategic brand and intellectual property licensing agreement enabling HMD

global to create new generation of Nokia-branded mobile phones and tablets. 175 Oesch DL 5/2004, s. 925. 176 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:45.50.

Licensee’s use inures to the benefit of the trademarks owner. 177 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:48. Effect

of Naked Licensing. – Effect of naked licensing.

46

Common law’ssa tavaramerkkijärjestelmän tehtävänä on suojata kuluttajia erehdykseltä,

minkä vuoksi tavaramerkin ilmaiseman laatufunktion takaaminen on lisensoitaessa tarkas-

telun keskiössä.178 Koska tavaramerkkijärjestelmä common law’ssa rakentuu laatufunktion

ympärille, voidaan pitää perusteltuna, että lisensoidessa osapuolilla on nimenomainen vel-

vollisuus taata laatufunktion toteutuminen tavaramerkin menettämisen uhalla.179 Nimen-

omainen velvollisuus laatufunktion toteutumisesta on juuri tavaramerkin haltijalla.180 Civil

law’ssa ei ole vastaavanlaista, yhtä pitkälle menevää edellytystä taata laadullisten seikkojen

toteutumista lisensoinnissa. Laadullisten seikkojen takaaminen kuitenkin ilmenee epäsuo-

rasti muiden tavaramerkkijärjestelmän keskeisten funktioiden kautta. Lainsäädäntöön perus-

tuvaa lisenssinantajalle tai lisenssinsaajalle kuuluvaa velvollisuutta taata tavaramerkin laa-

tufunktion toteutuminen, siten että kaikki tuotteet ovat tosiasiallisesti samanlaisia, tavara-

merkin menettämisen uhalla, ei voida pitää perusteltuna.181

Laatufunktio laajasti ymmärrettynä sisältää tavaramerkkiin kuuluvan olettaman tuotteiden

kiehtovuudesta ja laadusta, joka korostuu erityisesti prestiisituotteissa.182 Tavaramerkin

käyttö koituu kokonaisuudessaan tavaramerkin haltijan hyväksi ja tavaramerkin haltijalla on

tosiasiallisesti paremmat edellytykset tietää tavaramerkkinsä käyttöön, arvostukseen ja mui-

hin tavaramerkin arvoon välittömästi vaikuttavista seikoista, joten voidaan perustellusti olet-

taa, jotta tavaramerkin haltijalla on lisenssisopimussuhteessa velvollisuus informoida tai

muutoin edesauttaa lisenssinsaajaa, että lisenssillä valmistetut tuotteet tai tarjottavat palvelut

täyttävät tavaramerkin kuluttajille synnyttävät odotukset. Mikäli lisenssinantajan tavaramer-

kin käyttö kyseisillä markkinoilla on riippuvaista ainoastaan lisenssinsaajasta, voidaan läh-

tökohtaisesti pitää lisenssinantajan intressien mukaisena sitä, että lisenssinsaajan tavaramer-

kin käyttö myötä tavaramerkki pysyy voimassa. Tällaisessa tilanteessa lisenssinsaaja toimii

ainoana yhdyslenkkinä tavaramerkin haltijan ja kuluttajien välillä. Se, miten tavaramerkki

näyttäytyy kuluttajille, on täysin riippuvaista lisenssinsaajan toimista. Tällaisessa tilanteessa

178 McCarthy 2016, Chapter 2. Fundamental Principles of Trademark Protection – I. POLICY RATIONALES

– § 2:14. Trademarks viewed as property rights – The American Common Law Tradition Compared to the

Civil Law Tradition. 179 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:48. Effect

of Naked Licensing. – The Licensor’s Duty to Control. 180 McCarthy 2016, Chapter 18. Assignment and Licensing of Trademarks – II. LICENSING – § 18:42. Modern

rule of licensing – Licensing with quality control. – The Trademark Owner Has a Duty to Control. 181 Salmi ym. 2008, s. 53–54 ja siinä mainitut lähteet. 182 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 25–26.

47

tavaramerkin yhteys sen alkuperään ilmenee, kun tavaramerkillä merkitty tuote täyttää tava-

ramerkkiin sisältyvät olettamukset tuotteen laadusta. Lisenssinsaaja vastaa tuotteiden val-

mistusprosessiin liittyvästä laadusta ja on näin ollen paremmin selvillä siihen liittyvistä laa-

dullisista tekijöistä ja on velvollinen informoimaan siitä lisenssinantajalle. Lisenssinsaajan

käytöllä on keskeinen merkitys siinä, miten tavaramerkki ilmenee kuluttajille. Tällöin voi-

daan katsoa, että lisenssinsaajalla on tavanomaista korostuneempi velvollisuus pyrkiä huo-

lehtimaan siitä, että tavaramerkin funktiot toteutuvat.

Esimerkiksi NOKIA-tavaramerkin hyödyntämisessä velvollisuudet laatufunktion toteutu-

miseksi jakautuisivat siten, että siltä osin kuin tavaramerkkiin sisältyvät odotukset liittyvät

NOKIA-tavaramerkkiin liitettäviin olettamiin tuotteiden laadusta, statuksesta ja imagosta,

on lähtökohtaisesti Nokialla paremmat edellytykset taata niiden toteutuminen lisensoinnissa.

Tämä ilmenee suhteessa HMD:hen siten, että Nokian tulee aktiivisesti valvoa ja edellyttää

tiettyä laatua ja ominaisuuksia HMD:n valmistamilta tuotteilta. HMD:llä on omassa toimin-

nassaan tähdättävä siihen, että valmistettavien tuotteiden tosiasiallinen laatu vastaa sitä ta-

soa, mitä Nokia tavaramerkkinsä käytöltä edellyttää.

Tilanteissa, joissa lisenssinantaja toimii samoilla relevanteilla markkinoilla lisenssinsaajan

kanssa tai tavaramerkkiä voivat hyödyntää myös muut elinkeinoharjoittajat183, ei tavaramer-

kin alkuperäfunktio ole vastaavalla tavalla täysin riippuvainen laatufunktion toteutumisesta.

Tällöin tavaramerkin voimassaolo ei ole riippuvaista yksinomaan lisenssinsaajan käytöstä.

Lisenssinsaajan tavaramerkin käyttö ei yksistään määrittele sitä, miten tavaramerkki viestii

kuluttajille, vaan arvioitavaksi tulee lähtökohtaisesti lisenssinantajan oman ja muiden elin-

keinoharjoittajien käyttö ja heidän käyttönsä myötä tavaramerkkiin yhdistettävissä olevat

olettamukset tuotteiden tai palveluiden laadusta. Poikkeamat tästä tasosta ilmenevät sopi-

musrikkomuksina tai tavaramerkin loukkauksina ja ne mahdollistavat lisenssinantajan te-

hokkaan puuttumisen lisenssinsaajan puolesta tapahtuviin laadullisiin poikkeamiin. Tämä on

yleistä erityisesti franchising-toiminnassa, jossa tavaramerkin keskeinen tehtävä on ilmaista

kuluttajille tasaista laatua.184

183 Lisenssi, joka mahdollistaa usean eri elinkeinoharjoittavan hyödyntävän tavaramerkkiä samalla alueella ja

samoilla markkinoilla kutsutaan yksinkertaiseksi lisenssiksi. 184 Arnerstål JFT 3/2016, s. 373.

48

Lisenssisopimuksissa on kuitenkin varsin usein sovittu tarkasti osapuolille tavaramerkin

hyödyntämistä koskevista velvoitteista ja niiden jakautumisesta.185 Tällöin ei ole juurikaan

merkityksellistä tarkastella sitä, miten osapuolten velvollisuudet syntyvät lain tai lojaliteet-

tivelvollisuuden perusteella. Lisenssisopimusosapuolten sopimusvapauteen kuuluu, että

osapuolet voivat sopia keskinäisessä suhteessaan noudatettavasta menettelystä tarkemmin

kuin laki edellyttäisi.186 Vaikka lisenssinantajalla on mahdollisuus vedota tavaramerkin louk-

kaukseen tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklan e)-kohdan perusteella, ei tule sekoittaa laa-

tua ja laatufunktiota keskenään. Laatufunktiolla ei ole lakiin perustuvaa velvoittavuutta,

vaan se ilmenee yritysten pyrkimyksenä tuottaa tasalaatuisia tuotteita ja saada kuluttajat tois-

tamaan ostopäätöksensä, minkä seurauksena kuluttajalle syntyy yrityksen tuotteita kohtaan

merkkitavarauskollisuus.187 Laatufunktion toteutuminen lisensoitaessa voidaan kuitenkin

nähdä edellytyksenä onnistuneelle lisensoimiselle, sillä silloin yritys ei ota riskiä, että tava-

ramerkki menettäisi suojattavat funktionsa lisensoinnin seurauksena. Sopimusosapuolten

kannalta on tarkoituksenmukaista sopia laatufunktion toteutumisen kannalta merkittävistä

toimenpiteistä lisenssisopimuksessaan.

Laatufunktion ulottuvuudet eivät aina kohtaa lisenssinantajan ja lisenssisaajan kesken. Esi-

merkiksi EUT:n asiassa Copad oli kyse siitä, että elinkeinoharjoittaja oli lisenssisopimuksen

ehtojen vastaisesti myynyt tuotteita tavalla, joka oli kantajan mukaan omiaan heikentämään

tavaramerkin tunnettavuutta ja arvokkuutta.188 Tuomioistuimen mukaan kantajalla oli pe-

ruste vedota tavaramerkin loukkaukseen vastaaja vastaan, mikäli hän pystyy osoittamaan,

että tapauksessa lisenssisopimuksen ehtojen rikkominen vahingoittaa tavaramerkin kiehto-

vuutta ja arvokkuutta koskevaa mielikuvaa.189 Tästä huolimatta, koska vastaaja oli myynyt

lisenssisopimuksen ehtojen vastaisesti, oli kyseessä sopimusrikkomus. Koska laatufunktio

ei ole laista ilmenevä ja tarkkarajainen tavaramerkin funktio, tulee erityisesti väitteet tuot-

teiden tai palveluiden laatuun liittyen pyrkiä selvittämään. Lisenssinantajan nostama tavara-

merkinloukkauskanne ja siihen liittyvä kieltotuomio voivatkin olla täysin perusteettomia,

mikäli laadullinen poikkeama katsotaan niin vähäiseksi, ettei kyseeseen voi tulla tavara-

merkkidirektiivin 25(2) artiklan e)-kohdan perusteella tavaramerkin loukkaus.

185 Ks. lisenssisopimuksissa erityisesti huomioitavista seikoista WIPO Green Licensing Checklist ja Kelly

2005, Oesch DL 5/2004, s. 921–922. 186 Saarnilehto (toim.) 2000, s. 74. 187 Salmi ym. 2008, s. 53. 188 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 7–13. 189 C-59/08 Copad (2009) Kok. I-03421, kohta 60.

49

5 LOUKKAUS LISENSSISOPIMUSSUHTEESSA

5.1 Sopimusrikkomus vai tavaramerkin loukkaus

Tavaramerkkioikeuden loukkauksen seuraamuksista on säädetty tavaramerkkilain 7 luvussa.

Tavaramerkkioikeuden loukkauksessa on tavaramerkkilain 38 §:n mukaan kyse silloin, kun

joku tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin. Tavaramer-

kin antamista oikeuksista on säädetty tavaramerkkilain 6 §:ssä ja tavaramerkkidirektiivin 10

artiklassa.190 Tavaramerkkidirektiivin 10(2) artiklan mukaan tavaramerkin haltijalla on oi-

keus estää kolmansia osapuolia ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää elin-

keinotoiminnassa tavaramerkin haltijan tai sen kaltaista tavaramerkkiä. Direktiivin 10(2) ar-

tiklan sanamuodon mukainen tulkinta näyttäisi huonosti soveltuvan tilanteisiin, joissa tava-

ramerkin haltija on myöntänyt sopimuksen perusteella oikeuden toiselle elinkeinoharjoitta-

jalle käyttää tavaramerkkiänsä. Tavaramerkkilain 38–39 §:ssä asia on ilmaistu laajemmin ja

se kattaa myös sopimusosapuolen toimesta tapahtuneet tavaramerkin loukkaukset.

Tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklassa on kuitenkin säädetty niistä kattavammin sopimus-

suhteessa tapahtuvista loukkauksista, joiden seurauksena tavaramerkin haltija voi vedota ta-

varamerkkidirektiivin 10 artiklan mukaisiin tavaramerkin antamiin oikeuksiin. Tavaramerk-

kidirektiivin 25(2) artiklan mukaan








190 Tavaramerkkilain 6 §:ssä ja tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkin luomasta yksin-

oikeudesta ja siihen kuuluvasta tavaramerkin haltijan oikeudesta estää kolmansia osapuolia käyttämästä elin-

keinotoiminnassa mitään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan merkki, tava-

roita tai palveluita varten ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.

50

Tavaramerkin loukkaus sopimusrikkomuksen seurauksena voi realisoitua ainoastaan, mikäli

lisenssinsaaja toimii lisenssisopimuksen vastaisesti ja rikkoo nimenomaisesti tavaramerkki-

direktiivin 25(2) artiklassa mainittuja sopimusehtoja. Kun sopimusrikkomus koskee jotain

em. sopimusehtoja, on lisenssinantajalla valittavissa, kumpaan vastuuperusteeseen vedoten

hän lähtee viemään asiaa eteenpäin. Tavaramerkkidirektiivin 25(2) kohdan sopimusehtojen

rikkomus realisoi yhtäällä sopimusrikkomuksen kuin tavaramerkin loukkauksen. Loukkauk-

sen ilmetessä tavaramerkin haltijalla on käytettävissä useita eri tavaramerkkilakiin perustu-

via oikeuskeinoja.191

Taulukko 1. Tavaramerkin haltijan käytössä olevat kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat oikeu-

delliset toimenpiteet tavaramerkin loukkauksessa.192

Lisenssisopimussuhteessa lisenssinantaja eli tavaramerkin haltija on oikeudellisesti parem-

massa asemassa kuin lisenssinsaaja, sillä lisenssinantajalla on tapauskohtaisesti valinnan va-

raa sen suhteen, miten hän reagoi lisenssinsaajan puolelta tapahtumiin loukkauksiin. Kun

loukkaus lisenssisopimussuhteessa voi olla tavaramerkkidirektiivin 25(2) mukainen, on li-

senssinantajalla taulukossa 1 eritellyt keinot käytössään, joilla hän voi pyrkiä turvaamaan

tavaramerkkinsä asianmukaisen käytön.193 Lisenssinsaajan mahdollisuudet tavaramerkin-

loukkauskanteen ajamiseen ovat todelliset lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa tavaramer-

191 Salmi ym. 2008, s. 648. 192 Vaikka lisenssinsaajalla ei ole käytettävissään mahdollisuutta vedota tavaramerkin loukkaukseen lisens-

sinantajaa vastaan lisenssisopimussuhteessa, on loukkaustilanteessa käytettävien oikeudellisten toimenpiteiden

hahmottaminen merkityksellistä, sillä niistä voi aiheutua lisenssinsaajalle merkittäviä seuraamuksia ja kuluja,

ellei niitä oteta huomioon toiminnan suunnittelussa. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan keskitytä niihin, vaan ne

otetaan esille ainoastaan vertailukohtana, erityisesti niiden kysymysten osalta, joissa menettely eroaa sovellet-

tavan lain ja toimivaltaisen tuomioistuimen määräytymisen suhteen. 193 Ks. Oesch ym. 2007, s. 106.

Toimenpide Lainkohta

Kieltää loukkaavan merkin käyttö TMerkkiL 38 § 1 mom.

Vahingonkorvaus sekä kohtuullinen hyvitys tavaramerkin käytöstä TMerkkiL 38 § 2–3 mom.

Rangaistus tavaramerkkirikkomuksesta tai rikosoikeudellinen rangaistus TMerkkiL 39 §, RL 49:2

Tavaramerkin poistaminen loukkaavista tuotteista, niiden muuttaminen tai hävittäminen TMerkkiL 41 §

Omaisuuden takavarikoiminen TMerkkiL 41 §

Loukkausta koskevan tuomion julkistaminen kantajan toimesta ja vastaajan kustannuksilla TMerkkiL 41 a §

51

kinloukkaus tapahtuu kolmannen tahon toimesta eikä lisenssinantaja reagoi siihen kohtuul-

lisessa ajassa.194 Lähtökohtaisesti lisenssinsaajan ainoa keino turvata oikeuksiensa toteutu-

minen sopimussuhteessa ilmenevien loukkausten osalta on vedota ilmeneviin sopimusrikko-

muksiin ja velvoittaa korvaamaan niistä aiheutunut vahinko.195

Koska lisenssisopimuksia sääntelevää pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, saavat osapuolet var-

sin vapaasti säännellä sopimussuhteestansa ja mahdollisista sanktiomekanismeista sopimus-

rikkomuksen suhteen.196 Poikkeamat sovitusta realisoivat vastuun syntymisen joko osapuol-

ten sopiman seurauksen muodossa, velvollisuutena korvata sopimusrikkomuksella aiheutu-

nut vahinko vahingonkorvausoikeudellisten normien mukaan tai oikeutena purkaa sopi-

mus.197 Positiivisen sopimusedun mukaiseen vahingonkorvauksen arviointi edellyttää oikeu-

denkäyntiä, jossa vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen sopimusrikkomuksesta aiheutunut

vahinko.198

Sopimusten noudattamisen tehosteeksi sopimukset sisältävät usein määräyksiä sopimussa-

kosta.199 Sopimusosapuolten tulee pystyä luottamaan siihen, että toinen sopimusosapuoli toi-

mii velvoitteidensa mukaisesti. Sopimussakolle on ominaista, että se on etukäteen vahvis-

tettu seuraamus, jolla pyritään painostamaan sopimusosapuoli toimimaan sopimuksen aset-

tamien velvoitteiden mukaisesti.200 Sopimussakon realisoituminen ei edellytä osapuolelle

koituvaa vahinkoa, vaan se lankeaa maksettavasti osapuolen rikottua sopimusvelvoit-

teensa.201 Sopimusvastuu syntyy välittömästi osapuolen rikottua sopimusvelvoitteensa, eikä

194 C-9/93 Ideal Standard (1994) Kok. I-00265, kohta 38. 195 Ks. tutkielman sivu 11. Tavaramerkkidirektiivin 25 artiklan 3 kohdan mukaan lisenssinsaajan on mahdol-

lista aloittaa oikeudelliset toimenpiteet tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi itsenäisesti, mikäli lisens-

sinantaja ei ole virallisen ilmoituksen saatuaan itse ryhtynyt toimenpiteisiin loukkauksen suhteen kohtuulli-

sessa ajassa. 196 Hemmo 2009, s. 424–427, 503. Hemmon mukaan sopimusoikeudessa velkojalla on käytettävissään useita

eri seuraamusjärjestelmiä, joita ovat mm. suorituksesta pidättäytyminen, luontoissuoritusvaatimus, virheen

korjaus tai muu oikaisu, vahingonkorvaus, hinnan alennus, sopimuksen purkaminen, sopimuksen irtisanomi-

nen sekä erilaiset osapuolten sopimuksella perustetut seuraamukset kuten sopimussakko, käsirahan menettä-

minen ja irtaantumiskorvaus. Kaikille em. seuraamuksille tuskin löytyy käyttöedellytyksiä lisenssisopimus-

suhteessa. 197 Oesch DL 5/2004, s. 925. Sopimuksen purkamisesta, sen edellytyksistä ja oikeusvaikutuksista tarkemmin

Hemmo 2009, s. 509. Sopimuksen purkaminen on yleensä viimekätinen keino ja edellyttää osapuolelta merkit-

tävää sopimusrikkomusta. Tutkimuksessa keskitytään tarkemmin osapuolten käytettävissä oleviin sopimuksen

voimassapitäviin, lievempiin seuraamuksiin. 198 Oesch ym. 2007, s. 106, 114. 199 Oesch ym. 2007, s. 114. Sopimussakosta tarkemmin Hemmo 2009, s. 503–507. 200 Hemmo 2009, s. 504. 201 Hemmo 2009, s. 504–505. Hemmon sopimussakosta voi olla erityisesti hyötyä myös sellaisissa tilanteissa,

joissa aiheutuneen vahingon toteennäyttäminen voi olla vaikeata.

52

sen osalta loukatun tule näyttää toteen syntynyttä vahinkoa, vaan korvausvastuu syntyy louk-

kaajalle tuottamuksesta huolimatta.202

Lisenssinsaajalla käytettävissä olevat oikeussuojakeinot eivät mahdollista kovinkaan laajoja

toimenpiteitä, niiden rajoittuessa lähinnä sopimussakkoon ja vahingonkorvauksen203 vaati-

miseen sopimusrikkomuksen aiheuttamasta vahingosta. Osapuolten sopimussuhteesta ja

osapuolten sopimasta riippuen, voi osapuolilla olla tapauskohtaisestikin muita vaihtoehtoja

käytettävissään. Sopimalla sopimussakosta tai muusta sopimusrikkomuksen seurauksena

realisoituvasta seurauksesta, jonka tarkoituksena on velvoittaa osapuolia toimimaan sopi-

musvelvoitteidensa mukaisesti, voi lisenssinsaaja helposti ja vähin kustannuksin puuttua so-

pimusloukkauksiin. Sopimussakko on eritoten hyödyllinen tilanteissa, joissa sopimusrikko-

mus ei oletettavasti aiheuta lainkaan vahinkoa.204 Hemmon mukaan sopimussakko voi estää

osapuolia vaatimasta erillistä vahingonkorvausta erityisesti sellaisissa tilanteissa, kun osa-

puolten tarkoituksena on ollut se, että mahdollisen sopimusrikkomuksen tapahtuessa, vas-

tuusuhteet selviävät täydellisesti pelkästään sopimussakon maksamisella.205 Kuitenkin ta-

vanomaista elinkeinoharjoittajien välisissä suhteissa on se, että sopimussakkoa on pidettävä

ainoastaan antamaan lisäetua vahinkoa kärsineelle tavallista tehokkaamman seurauksen

muodossa.206

Lisenssinantajalla on sopimukseen perustuva velvollisuus pidättäytyä sopimuksella kielle-

tyistä toimista, jotka loukkaavat myönnetyn lisenssin yksinomaisuutta. Sopimusrikkomus

realisoituu silloin kun lisenssinantaja ryhtyy kiellettyyn toimeen.207 Yleensä lisenssinsaaja

202 Oesch ym. 2007, s. 114; Hemmo 2009, s. 417–429, 503. Osapuolet ovat vapaita sopimaan menettelystä, jota

sovitaan heidän väliseen sopimussuhteeseen. Ellei laissa ole pakottavasti säädetty, osapuolet ovat vapaita so-

pimaan myös loukkaustilanteessa sovellettavista seuraamuksista. 203 Lisenssisuhteen vahingonkorvausoikeudelliseen tarkasteluun liittyy merkittäviä kysymyksiä erityisesti syn-

tyneen vahingon määrän arviointiin liittyen, joiden osalta lisätutkimukselle olisi tarvetta. Pro gradu -tutkielman

suhteellisesta suppeudesta johtuen tutkielman pääpaino on lisenssisuhteen tarkastelussa ja lisenssisuhteen louk-

kaustilanteissa käytettävien oikeussuojakeinojen pintapuolisessa tarkastelussa, minkä takia tutkielman kan-

nalta ei ole tarkoituksenmukaista syventyä vahingonkorvausoikeudelliseen tarkasteluun. 204 Hemmo 2009, s. 503–504. Hemmon mukaan sopimussakolla on keskimääräisen vahingonkorvauksen piir-

teitä, mutta sen maksamisedellytyksissä on eroja vahingonkorvaukseen nähden. 205 Hemmo 2009, s. 506. 206 Hemmo 2009, s. 506. 207 Hemmo 2009, s. 412–413. Hemmon mukaan negatiivisen velvoitteen loukkauksissa loukattu osapuoli voi

vaatia luontaissuoritustyyppisesti velvoitteen noudattamista vastaisuudessa. Loukkaus ei myöskään tarkoita

sitä, että loukkaaja vapautuisi velvoitteesta, vaan tavanomaisesti aiheutunut vahinko tulee hyvitettäväksi sopi-

mussakolla, sillä aiheutuneen vahingon toteennäyttäminen on usein varsin ongelmallista.

53

joutuu maksamaan enemmän, että saa turvattua itselleen yksinoikeuden tavaramerkin hyö-

dyntämiseen tietyllä alueella tai tietyissä tuotteissa.208 Tilanteissa, joissa lisenssiantaja ryh-

tyykin toimimaan yksinomaisen lisenssin vastaisesti, voi syntyvän vahingon määrän arvi-

ointiin liittyä ongelmia, erityisesti mikäli loukkaus ei ole kestänyt vielä pitkään eikä saata-

villa ole dataa esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muuta tietoa, jonka pohjalta olisi

mahdollista hakea korvausta aiheutuneesta vahingosta. Toisaalta lisenssinsaajan on usein

varsin helppo yksilöidä ja esittää vahingonkorvausvaatimus sellaisista lisäkustannuksista,

jotka ovat aiheutuneet sopimusrikkomuksen selvittämisestä ja joiden syy-yhteys sopimus-

rikkomukseen on usein näytettävissä suhteellisen helposti.209

5.2 Sovellettavan lain määräytyminen

Tavaramerkkien lisensointia säätelevän lain määräytyminen ei aina ole kovin selkeää, sillä

sovellettavan laki määräytyy tapauksesta riippuen eri asetusten perusteella. Mikäli tarkastel-

laan lisenssisopimuksia ja sopimuksiin perustuvia velvoitteita, ilman sopimusta sovelletta-

vasta laista määräytyy laki Rooma I -asetuksen perusteella.210 Mikäli kyseessä on tavara-

merkin loukkaukseen perustuva vaatimus vahingon korvaamisesta, sovellettava laki mää-

räytyy Rooma II -asetuksen perusteella.211

Osapuolten on myös mahdollista sopia keskenään siitä, mikä on toimivaltainen tuomioistuin

käsittelemään osapuolten erimielisyyksiä koskevat asiat. Bryssel I -asetuksessa säädetään

siitä, mikä on toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan osapuolten välisessä riita-asiassa, jos

osapuolet eivät ole tehneet pätevää oikeuspaikka- tai välityslauseketta. 212 Käytännössä li-

208 Oesch ym. 2007, s. 29. 209 Ks. Hemmo 2009, s. 424–425. 210 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 593/2008, annettu 17. päivänä kesäkuuta 2008, sopimus-

velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I). 211 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 864/2007, annettu 11. päivänä heinäkuuta 2007, sopimuk-

seen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II). Tutkimuksen rajauksesta johtuen tut-

kielmassa keskitytään tarkastelemaan lisenssisopimussuhteeseen sovellettavan lain valintaa Rooma I -asetuk-

sen perusteella. Sovellettava laki määräytyy tavaramerkin loukkauksen ja sopimukseen perustumattomien vel-

voitteiden osalta määräytyy Rooma II -asetuksen perusteella. 212 Neuvoston asetus (EY) 44/2001, annettu 22. päivänä joulukuuta, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuo-

mioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Bryssel I). Jos kyse on kan-

teesta, joka koskee tavaramerkin rekisteröintiä tai sen julistamista mitättömäksi, toimivaltainen tuomioistuin

määräytyy Bryssel I -asetuksen 22(1) artiklan 4. kohdan perusteella. Tällöin Suomessa markkinaoikeus on

toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan kyseiset väitteet kaikkia tavaramerkin rekisteröintiä tai pätevyyttä kos-

kevien väitteiden osalta.

54

senssisopimusksiin otetaan varsin usein oikeuspaikka- tai välityslauseke, minkä vuoksi li-

senssisopimuksia koskevien riitojen osalta tuomioistuimen toimivallan määräytymistä kos-

kevia kysymyksiä ei koeta ongelmallisina lisenssisopimuksissa.213

Sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki siviili- ja kauppaoikeuden alalla määräytyy Rooma I

-asetuksen perusteella, elleivät osapuolet ole tehneet pätevää lakiviittausta sovellettavasta

laista. Rooma I -asetuksen 3(1) artikla ilmaiseman sopimusvapauden periaatteen mukaan

lisenssisopimusosapuolet ovat vapaita valitsemaan sopimukseensa sovellettavan lain.214

Osapuolten valinnan vapaus ilmentää osapuolilla olevaa tahdonautonomiaa ja antaa sopi-

musosapuolille mahdollisuuden järjestää sopimussuhteensa haluamallaan tavalla.215 Osa-

puolet ovat vapaita valitsemaan sopimukseensa sovellettavaksi laiksi minkä tahansa valtion

lain, elleivät pakottavien aineellisten säännösten soveltamista koskevat lainvalintasäännök-

set sitä estä.216 Kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasäännöksillä on harmonisoitu

EU:ssa Rooma I -asetuksella.217 Asetuksella pyritään turvaamaan EU:n alueellinen oikeus-

varmuuden toteutuminen siten, että jäsenvaltioissa päädytään samankaltaisiin ratkaisuihin,

riippumatta siitä, missä valtiossa asia ratkaistaan.218 Rooma I -asetuksen 12 artiklan mukaan

1. Tämän asetuksen nojalla sopimukseen sovellettavan lain mukaan säännellään erityisesti

a) sopimuksen tulkintaa;

b) sopimusvelvoitteiden suorittamista;

c) tuomioistuimelle sen menettelysäännösten mukaisen toimivallan rajoissa sopimusvelvoit-

teiden täydellisen tai osittaisen rikkomisen seurauksia, mukaan lukien vahingon arviointi siltä

osin kuin siitä on säännöksiä;

213 Ilman osapuolten sopimukseen kirjaamaa oikeuspaikka- tai välityslauseketta ei toimivaltaisen tuomioistui-

men määräytymiseen liittyisi merkittäviä ongelmia, sillä Bryssel I -asetuksen 2 artiklan mukaan kanne henkilöä

vastaan, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa, nostetaan hänen kansalaisuudestaan riippumatta tuon jäsenvaltion

tuomioistuimessa tai vaihtoehtoisesi artiklan 5(3) perusteella sen valtion tuomioistuimessa, missä vahinko sat-

tui tai voi sattua. Tavaramerkin loukkauksissa, joissa loukkaus tapahtuu usean eri valtion alueella ja usean eri

loukkaajan toimesta, voi toimivallan määräytymiseen liittyä merkittäviäkin ongelmia, ks. Jurčys JIPITEC (3)

3/2012, s. 174–227 ja Ubertazzi JIPITEC (3) 3/2012, s. 227–263. 214 Liukkunen 2012, s. 87, 92–93. Osapuolten on mahdollista myös sopia, että sopimuksen eri osiin sovelletaan

eri valtioiden lakia, vaikkakin osapuolet eivät voi tehdä pätevää lakiviittausta ei-valtiolliseen lakiin. Mikäli

osapuolet haluavat soveltaa sopimussuhteeseensa ei-valtiollisten toimijoiden laatimia sääntö- tai periaateko-

koelmia. tulee heidän käyttää samassa yhteydessä välityslauseketta, minkä takia Room I -asetus ei lähtökoh-

taisesti soveltuisi osapuolten välisen lain määräytymiseen. 215 Liukkunen 2012, s. 83. 216 Liukkunen 2012, s. 83. 217 Liukkunen 2012, s. 57. 218 Liukkunen 2012, s. 53, 57. Harmonisoimalla lainvalintasääntöjen pyritään myös poistamaan forum shoppin-

gia, joka on omiaan lisäämään vallitsevaa epävarmuutta sovellettavasta laista.

55

d) erilaisia velvoitteiden raukeamisen muotoja, kuten vanhentumista ja määräajan päättymi-

seen perustuvia oikeudenmenetyksiä;

e) sopimuksen pätemättömyyden seurauksia.

Sopimukseen sovellettavan lain määräytymisellä on osapuolten sopimussuhteen kannalta

valtava merkitys. Osapuolten tahtotilan ilmaisee osapuolten sopimus ja sopimuksen päte-

vyyden arviointi sekä sopimuksen alaan kuuluvien asioiden täydentäminen tapahtuu sopi-

musta tulkitsemalla. Sopimuksen tulkinta on Rooma I -asetuksen 12(1) artiklan a)-kohdan

perusteella riippuvaista sen valtion laista, joka tulee sovellettavaksi osapuolten väliseen so-

pimukseen. Siten esimerkiksi luvussa 4.4 esiteltyjen sopimusoikeudellisten periaatteiden si-

sältö saattaisi ilmetä eri tavoin jonkin toisen valtion lainsäädännössä. Sopimusosapuolten on

myös mahdollista sopia välitys- tai oikeuspaikkalausekkeesta, minkä seurauksena Rooma I

-asetuksen 1(1) artiklan e)-kohdan mukaan asetusta ei sovelleta osapuolten sopimukseen.

Tällöin osapuolten välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenette-

lyssä tai osapuolten sopiman valtion lainsäädännön mukaan.219

Rooma I -asetuksen 3(1) artiklan mukaan lakiviittaus sopimukseen sovellettavasta laista on

tehtävä nimenomaisesti tai se on käytävä selvästi ilmi sopimusehdoista tai tapaukseen liitty-

vistä olosuhteista. Jos osapuolet eivät ole sopineet sopimukseen sovellettavasta laista tai la-

kiviittausta ei ole pidettävä pätevänä, määräytyy sopimukseen sovellettava laki asetuksen 4

artiklan perusteella.220 Lainvalinta tapahtuu ennalta määrättyjen objektiivisten liittymäsään-

nösten perusteella, joiden avulla voidaan lisätä lainvalinnan ennustettavuutta ja oikeusvar-

muutta.221

Asetuksen 4(1) artiklan luetteloon on pyritty listaamaan velvoiteoikeudellisille sopimuksille

tyypillisimpiä liittymäkohtia, joiden perusteella sovellettava laki määräytyy.222 Asetuksen

4(1) artiklan luettelon on tarkoitus pyrkiä lisäämään ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta,

219 Liukkunen 2012, s. 72. 220 Liukkunen 2012, s. 86. Lakiviittauksen pätevyydestä, muotovaatimuksista ja osapuolten kelpoisuudesta la-

kiviittauksen tekemiseen säädetään Rooma I -asetuksen 10, 11 ja 13 artikloissa. 221 Liukkunen 2012, s. 100 ja siinä mainitut lähteet. 222 Liukkunen 2012, s. 100–101. Presumptiosäännökset ilmaisevat kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteen,

jonka mukaan sopimukseen tulee soveltaa sen maan lakia, johon sopimus läheisimmin liittyy.

56

sillä sopimusosapuolilla on lähtökohtaisesti yhtäläiset mahdollisuudet selvittää sopimuk-

seensa sovellettava laki.223 Rooma I -asetuksen 4(1) artiklan luettelo perustuu pääsääntöi-

sesti suorituksen luonteen määrittelyyn, jonka perusteella lähin yhteys johonkin tietyn val-

tion lainsäädäntöön katsotaan syntyvän.224 Lisenssisopimuksia, tavaramerkkejä eikä muita-

kaan teollisoikeuksia koskevia sopimuksia ole luetteloitu asetuksen 4(1) artiklan luettelossa.

Lähimpänä tavaramerkkejä voidaan pitää asetuksen 4(1) artiklan f)-kohtaa, joka koskee fran-

chise-sopimukseen sovellettavaa presumptiosäännöstä, jonka mukaan sovellettava laki mää-

räytyy sen mukaan, missä toimiluvanhaltijan kotipaikka on. Vaikka tavaramerkeillä on kes-

keinen rooli franchising-sopimuksissa, sisältyy franchising-sopimuksiin myös merkittävästi

muita seikkoja, joiden voidaan katsoa eroavan tavaramerkkien lisensointiin keskittyvistä so-

pimuksista.225

Immateriaalioikeuksien osalta sovellettava laki ilman nimenomaista lakiviittausta määräy-

tyy Rooma I -asetuksen 4 artiklan mukaisesti, mutta sovellettavan presumptiosäännöksen

määräytyminen edellyttää tarkempaa sopimustyypin tarkastelua.226 On esitetty, että puh-

taasti immateriaalioikeuksia koskeviin sopimuksiin sovelletaan asetuksen 4(2) artiklan mu-

kaan sen valtion lakia, joka on luonteenomaisesta suorituksesta vastaavan osapuolen asuin-

valtion laki.227 Oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kannanottojen mukaan lisenssisopimuk-

sissa sovellettava laki määräytyy lisenssinantajan asuinvaltion mukaan.228 Keskeisessä roo-

lissa on immateriaalioikeuksia koskevan sopimuksen yksityiskohtaisempi tarkastelu. Torre-

223 Liukkunen 2012, s. 101. 224 Nishitani 2009, s. 58. 225 Torremans 2008, s. 415–416. Ks. tavaramerkeistä tarkemmin franchising-sopimuksissa Arnerstål JFT

3/2016. 226 Liukkunen 2012, s. 109. Jos immateriaalioikeudet ilmenevät ainoastaan liitännäisinä sopimuksen pääasial-

liseen velvoitteeseen nähden, tulee sopimukseen soveltaa sopimustyyppiä koskevaa presumptiosäännöstä. 227 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I).

KOM (2005) 650 lopullinen, s. 16; Nishitani 2009, s. 60. Ehdotuksessa oli alustavasti listattu 4 artiklan imma-

teriaalioikeuksiin sovellettavasta presumptiosäännöksestä, jonka mukaan sovellettavaksi tulisi sen valtion laki,

jossa lisenssinantajalla on kotipaikka. Lopullisesta asetuksesta viittaus kuitenkin poistettiin. Kyseistä kohtaa

kritisoitiin paljon, sillä sen katsottiin soveltuvan huonosti useimpiin immateriaalioikeuksia koskeviin sopimuk-

siin. 228 Liukkunen 2012, s. 109 ja siinä mainitut lähteet, erityisesti Nishitani 2009, s. 68 ja Torremans 2008, s.405–

409. Torremanssin mukaan oikeuskirjallisuudessa Rooma I -asetuksen soveltumista lisenssisuhteeseen, on val-

litseva käsitys, että lisenssisuhteessa lisenssinsaajan sopimukseen perustuvaa rahasuoritusta lisenssinantajalle

pidetään suhteelle tunnusomaisena ja keskeisenä velvoitteena, minkä takia on perusteltua rinnastaa lisensointia

koskeva presumptiosäännös irtaimen omaisuuden kauppaa vastaavaksi. Kirjallisuudessa esitys käsitys tuntuu-

kin vastaavan heikosti sitä, mitä nykyisin käsitetään lisenssisuhteen keskeiseksi suoritukseksi. Lisenssinantajan

kotipaikan lain määräytymisen puolesta on esitetty myös vakuuttavampia argumentteja, ks. Torremans 2008,

s. 407.

57

manssin mukaan, erityisesti sellaisissa yksinkertaisissa lisenssisopimuksissa, joissa immate-

riaalioikeuden lisensointi muistuttaa tosiasiallisesti kauppatapahtumaa, luonteenomaisen

suorituksen perusteella määräytyvä presumptiosäännös voi tulla kysymykseen, mutta sellai-

nen rinnastus toimii huonosti monimutkaisien lisenssisopimusten osalta.229 Tavaramerkkili-

senssien osalta ei useinkaan ole keskeistä se, että lisenssinsaaja sitoutuu maksamaan tietyn

rahasumman, vaan lisenssisuhde edellyttää molemmilta sopimusosapuolilta tietyntasoista ta-

sapainon löytämistä oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen.230 Sovellettavan lain määräyty-

mistä suoraan lisenssinantajan kotipaikan lain perusteella ei voida siten pitää enää niin sel-

vänä.231

Erityisesti tavaramerkin lisensointia koskevissa sopimuksissa ei ole mahdollista hahmottaa

sopimukselle tyypillistä suoritusta, eikä sitä ole mahdollista tarkastella suoraan Rooma I -

asetuksen 4(2) artiklan presumptiosäännöksen perusteella. Tavaramerkkien lisensoinnin

osalta täytyykin tapauskohtaisesti arvioida, määräytyykö sovellettava laki asetuksen 4(3) ar-

tiklan perusteella vai liittyykö sopimus selkeämmin johonkin tiettyyn maahan, missä tapauk-

sessa sovellettava laki määräytyisi asetuksen 4(4) artiklan perusteella.232 Lisenssisopimuk-

sista ei ole usein tunnistettavista yhtä tunnusomaista piirrettä, jonka perusteella sopimuksen

voisi katsoa liittyvän selkeämmin johonkin tiettyyn valtioon. Kaikille lisenssisopimuksille

on kuitenkin yhteistä se, että ne tähtäävät sopimuksenmukaiseen tavaramerkin hyödyntämi-

seen. Tavaramerkin hyödyntäminen on useimmiten sidottua tietylle maantieteelliselle alu-

eelle, minkä vuoksi sopimuksilla voidaan katsoa olevan lähin yhteys siihen valtioon, joissa

tavaramerkkejä hyödynnetään.233 Tavaramerkkien osalta tavaramerkeille annettava suoja on

usein sidottu niiden tosiasialliseen käyttöön elinkeinotoiminnassa. Koska tavaramerkkejä

hyödynnetään jossain tietyssä valtiossa ja niille annetaan suojaa niiden tosiasiallisen käytön

229 Torremans 2008, s. 405. Torremansin mukaan immateriaalioikeuden luovutukset kertakorvausta vastaan

muistuttavat hyvin läheisesti kauppaa, minkä takia kauppaa koskeva presumptiosäännös voi tulla sovelletta-

vaksi, samoin myös tilanteissa, joissa myönnetään yksinkertainen lisenssi kertakorvausta vastaan. 230 Torremans 2008, s. 409. 231 Torremans 2008, s. 409–410. Oikeuskirjallisuudessa on myös esitetty, että lisenssisopimuksiin sovelletta-

van lain tulisi määräytyä lisenssinsaajan kotipaikan mukaan, koska lisenssin hyödyntäminen tosiasiallisesti

tapahtuu siinä valtiossa, jossa lisenssinsaaja sijaitsee. Kyseisen tulkinnan voisi katsoa kääntävän lähtökohtai-

sesti lisenssisopimuksissa vallitsevaa sopimusepätasapainoa lisenssinsaajan eduksi, mutta tulkinta ei ole saanut

kannatusta oikeusoppineiden kesken. Myöskään lisenssinsaajan kotipaikkaa suosivat presumptiosäännökset

eivät soveltuisi kaikkiin tilanteisiin, esimerkiksi kun lisenssinsaajan kotipaikka on toisessa valtiossa kuin missä

lisenssinsaaja hyödyntää lisenssiä. 232 Torremans 2008, s. 416. 233 Torremans 2008, s. 412–413, 420. Lex protectionis -periaatteen soveltumisesta lisenssisopimuksiin sovel-

lettavan lain valintaan, johtaa sellaiseen tilanteeseen, että niin sopimukseen kuin sopimukseen perustumatto-

matkin velvollisuudet tulevat sovellettavaksi saman valtion lain mukaan.

58

perusteella, on perustelluinta soveltaa tavaramerkkien lisenssisopimuksiin sen valtion lakia,

jonka perusteella niille annetaan suojaa.234

234 Torremans 2008, s. 413–415. Lex protectionis -periaatteenkaan ei aina voida katsoa soveltuvan kaikkiin

lisenssisopimuksia koskeviin tilanteisiin erityisesti niissä tilanteissa, joissa lisenssinsaajan lisenssin myöntö

kattaa usean valtion maantieteellisen alueen. Tällöin samaan lisenssisopimukseen voisi tulla sovellettavaksi

jokaisen valtion laki, joka olisi omiaan lisäämään sopimusosapuolten epävarmuutta sovellettavasta laista. Oi-

keuskirjallisuudessa on esitetty, että tällaisessa tilanteessa lisenssinsaajan kotipaikan lain soveltaminen johtaisi

aineellisesti oikeaan lopputulokseen. Vaihtoehtoisesti osapuolten olisi halutessaan mahdollista käyttää lainva-

lintalauseketta.

59

6 YHTEENVETO

6.1 Johtopäätökset ja yhteenveto

Tutkielmassa pyrittiin etsimään voimassa oleviin oikeuslähteisiin perustuen vastausta tutki-

muksen alussa asetettuun tutkimuskysymykseen: Tuleeko tavaramerkkien funktioiden toteu-

tua tavaramerkkejä lisensoidessa ja onko lisenssisopimussuhteen osapuolilla sopimukseen

perustuvaa velvollisuutta turvata niiden toteutuminen? Luvussa kaksi tarkastelin tavara-

merkkien lisensoinnin oikeudellista perustaa ja kappaleessa selvitettiin erityisesti tavaramer-

kin rekisteröimisen oikeusvaikutuksia lisenssinsaajan kannalta. Lisenssinsaajan on monissa

tilanteissa perusteltua vaatia lisenssin rekisteröimistä kansallisesti tai kansainvälisesti, sillä

se mahdollistaa lisenssinsaajalle oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli lisenssinantaja ei

reagoi kolmannen osapuolen toimesta tapahtuvaan tavaramerkin loukkaukseen. Luvussa

kolme tarkastelin lisenssisopimuksia yleisesti ja systematisoin lisensointia koskevaa lainsää-

däntöä. Luvussa tarkasteltiin erityisesti tavaramerkkidirektiivin 25(2) artiklaan perustuen li-

senssisopimuksien keskeisiä kohtia, joiden osalta lisenssinantajan on mahdollista nostaa li-

senssinsaajaa vastaan myös tavaramerkinloukkauskanne.

Luvussa neljä tarkastelin tavaramerkin funktioita ja lisenssisopimuksiin sovellettavaa kan-

sallista lainsäädäntöä. Tavaramerkkien lisensoinnissa tulee pyrkiä turvaamaan tavaramerk-

kien funktioiden toteutuminen. Tavaramerkkien funktioiden keskinäinen painoarvo vaihte-

lee tapauskohtaisesti. Lisensoitaessa tavaramerkkien laatufunktion merkitys nousee keskei-

seen asemaan, sillä tapauskohtaisesti laatufunktio voi viestiä suhteessa kuluttajiin tavara-

merkin kaupallisesta alkuperästä. Tällöin laatufunktio toimii yksinomaisena yhdyslenkkinä

tuotteiden tai palvelujen alkuperän ja kuluttajien välillä, eli sen voidaan nähdä sisältävän

tavaramerkin alkuperäfunktion. Lisäksi laatufunktion keskeistä merkitystä lisenssisuhteessa

voidaan pitää perusteltuna, sillä usein tavaramerkkiin liitettävien laatuolettamuksien toteu-

tuminen on joko lisenssinsaajan tai lisenssinantajan vaikutusmahdollisuuksien ulottuvissa,

minkä vuoksi lisenssisopimuksen osapuolet voivat toiminnallaan vaikuttaa tavaramerkkien

funktioiden toteutumiseen.

Lisenssisopimuksia sääntelevää pakottavaa lainsäädäntöä ei ole, joten osapuolilla on laaja

vapaus sopia lisenssisopimuksiin sovellettavasta menettelystä. Osapuolten sopimukseen voi

60

kuitenkin tulla sovellettavaksi lainsäädännöstä ilmenevät yleiset sopimusoikeudelliset peri-

aatteet. Sopimussuhteen osapuolten velvollisuuksien tarkastelussa sopimusoikeudellisten

periaatteiden perusteella osapuolille voi koitua toisiinsa kohdistuvia velvollisuuksia antaa

tietoa toiselle osapuolelle tai edesauttaa toimillaan sopimuksen toteutuminen.

Sopimusoikeudellisilla periaatteilla ei voida perustaa osapuolille nimenomaista velvolli-

suutta turvata tavaramerkin funktioiden toteutuminen. Kun tavaramerkkien funktioiden to-

teutuminen tunnistetaan osaksi lisenssisopimuksen päämäärää, voidaan pitää perusteltuna,

että se sopimusosapuoli, jolla on tosiasiallisesti paremmat mahdollisuudet toiminnallaan tur-

vata tavaramerkkien funktioiden toteutuminen, olisi velvoitettu toimimaan.

Viidennessä luvussa tarkastelin erityisesti lisenssinsaajalla käytettävissä olevia keinoja li-

senssinantajan sopimusrikkomuksen seurauksena. Lähtökohtaisesti lisenssinsaajan on mah-

dollista vedota ainoastaan sopimusrikkomukseen ja tavaramerkin loukkaukseen kolmatta

vastaan ainoastaan poikkeuksellisesti, mikäli lisenssinantaja ei reagoi siihen kohtuullisessa

ajassa tai mikäli lisenssisopimusosapuolet ovat rekisteröineet lisensoinnin. Luvussa tarkas-

telen myös osapuolten lisenssisopimukseen sovellettavan lain määräytymistä niissä tilan-

teissa, joissa osapuolet eivät ole sopineet sovellettavasta laista. Käytännössä lisenssisopi-

muksiin on otettu joko välityslauseke tai viittaus sopimukseen sovellettavasta laista tai toi-

mivaltaisesta tuomioistuimesta.

6.2 Lopuksi

Tavaramerkkien lisensoinnissa lisenssisopimuksen osapuolten tulisi pyrkiä turvaamaan ta-

varamerkkien funktioiden toteutuminen. Mikäli osapuolet eivät asianmukaisesti järjestä ja

valvo lisensointia, on mahdollista, että lisensoinnin seurauksena tavaramerkkien funktiot hä-

märtyvät siinä määrin, etteivät tavaramerkit täytä enää yhteiskunnallisia tehtäviänsä. Tällöin

tavaramerkit eivät enää kykene toimimaan tavaroiden tai palveluiden alkuperän tai laadun

indikaattorina tai keinona erottaa eri elinkeinoharjoittajien tavarat tai palvelut toisistansa.

Lisenssisuhteen osapuolia ei tule edellyttää lakiin perustuen toteuttamaan lisensoinnissa

kaikkia tavaramerkin funktioita, vaan osapuolten sopimusvapauden tulee olla jatkossakin

lisenssisuhteen keskiössä. Kuitenkin tavaramerkkioikeuden tulee pyrkiä turvaamaan tavara-

merkkien keskeisten funktioiden kuten alkuperäfunktion ja erottamisfunktion toteutuminen,

61

jotta tavaramerkkijärjestelmä täyttää yhteiskunnallisen tehtävänsä. Lisenssisuhteessa osa-

puolia ei tule edellyttää lailla laatufunktion toteutumista, vaan laatufunktion toteutumisen

tehosteena toimii paremmin taloudelliset realiteetit, joka elinkeinoharjoittajille kannusti-

mena parantaa laatua. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa alkuperäfunktio ilmenee puhtaasti

laatufunktion kautta, tulee lisenssinsaajan pyrkiä turvaamaan tosiasialliset mahdollisuudet

turvata laatu- ja alkuperäfunktion toteutuminen.

Tavaramerkkien funktioiden toteutuminen...

Documents

Transcript of Tavaramerkkien funktioiden toteutuminen...