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Magister en Estrategia Internacional y Política
Comercial
Estudio de Caso
“Análisis de la ley 19912, sobre medidas en
frontera para la observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual”
Rodrigo Parraguez Ruiz
JULIO 2013
INDICE
I) INTRODUCCIÓN (4)
II) RESUMEN (6)
III) MARCO CONCEPTUAL (7)
3.1 Antecedentes (7)
3.2 Definiciones (8)
3.3 Objetivos e hipótesis (11)
IV) IMPORTANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL (12)
V) ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS EN FRONTERA (15)
5.2 Regulación de las Medidas en Frontera en los tratados bilaterales y multilaterales
suscritos por Chile (17)
5.3 Medidas en Frontera En los Acuerdos ADPIC (18)
5.4 Cooperación internacional, La Organización Mundial De Aduanas (OMA) (21)
VI) INCORPORACIÓN DE LOS ACUERDOS ADPIC EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL (25)
6.1 Aplicación de medidas en frontera para la protección de DPI antes de su
entrada en vigencia (25)
6.2 Historia Legislativa (27)
6.3 Texto definitivo del Título II de la ley 19912, sobre “Medidas en Frontera para la
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” (29)
VII) ANÁLISIS DEL TITULO II DE LA LEY 19912 (31)
VIII) OPERTIVIDAD DE LA LEY (38)
8.1 Servicio Nacional de Aduanas (38)
8.2 Titulares de las marcas y sus representantes (40)
8.3 Evolución de la suspensión de despacho (42)
8.4 Suspensión de despacho aduanero por infracción de los DPI, solicitado a petición de
parte o suspensión provocada (51)
8.5 Suspensión de despacho aduanero, iniciado de oficio (60)
8.6 Responsabilidad administrativa por suspensión de despacho que no vulnera los
derechos de propiedad intelectual (63)
IX) DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN (67)
X) BIBLIOGRAFÍA (70)
XI) ANEXO (72)
GLOSARIO
MFPODPI: Medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
OMC: Organización Mundial de Comercio.
OMA: Organización mundial de aduanas.
INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial
ADPIC: Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
SNA: Servicio Nacional de Aduanas.
GATT: Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio.
OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
DPI: Derechos de propiedad intelectual.
I+D: innovación y desarrollo.
OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico.
MF: Medidas en frontera
TLC: Tratado de libre comercio.
I) INTRODUCCIÓN
El fenómeno del comercio internacional de bienes pirateados o falsificados ha aumentado
significativamente en los últimos años, producto del avance de la globalización y de la
deslocalización de la producción industrial en mercados asiáticos y periféricos, que han crecido
de la mano de la producción y exportación de mercadería infractora de los derechos de propiedad
intelectual.
Estas falsificaciones, han significado que los autores y las sociedades que han invertido
en investigación y desarrollo, pongan en riesgo el retorno de su inversión, lo que podría generar
un desincentivo a la actividad creadora y al desarrollo de la ciencia en las próximas décadas.
Sumado a ello, se ha puesto en riesgo la salud e integridad de los consumidores, producto de la
calidad de los materiales con que se fabrican estas mercancías, que muchas veces no cumplen
con la normativa técnica internacional
Producto de lo anterior, los países han generado marcos normativos a nivel multilateral y
local, con el objeto de hacer menos permeables sus fronteras a la entrada de estos productos.
Desde la perspectiva multilateral el instrumento jurídico de mayor aplicación, es el convenio
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,
suscrito por más de 150 países entre ellos Chile, quien incorpora las obligaciones contenidas en
él, mediante la promulgación de la ley 19912 el 24 de octubre de 2003, que en su título II regula,
las medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
Las reformas normativas, el creciente interés internacional en la protección de los
derechos de autor , y el incipiente estudio doctrinario sobre las medidas en frontera, hace
necesario que exista investigación local , donde se analice eficacia de las reformas legales
adoptadas por Chile, a fin de contribuir con el constante proceso modernizador de la norma. Es
imperioso determinar qué papel ha jugado el Servicio Nacional de Aduanas en la suspensión del
despacho, analizando los procedimientos técnicos conducentes a la aplicación de dichos
derechos. Además es fundamental detectar como ha sido utilizada la ley por parte de los titulares
de las marcas y sus representantes, con el objeto de determinar si existen disposiciones legales
que no han cumplido con su cometido o que han producido efectos distintos a los esperados
Finalmente, es necesario establecer si la normativa sobre medidas en frontera, es
coherente y armónica con las acciones de fondo que la suceden, a fin de proponer soluciones que
aborden el problema de la comercialización de productos importados falsificados desde una
perspectiva global
En consecuencia, el producto de la investigación, busca entregar por medio del análisis
de material estadístico y entrevistas a los actores involucrados en la problemática, una visión
académica, de los principales aciertos y debilidades de la reforma, analizando las causas y
consecuencias de cada una de las medidas adoptadas por nuestro legislador.
II) RESUMEN
Los acuerdos de la OMC, y en especial el acuerdo sobre propiedad intelectual ADPIC,
incluyeron una serie de regulaciones inéditas, que trajeron como consecuencia la necesidad de
los países signatarios de adecuar sus legislaciones, modificando o incluyendo nuevas disciplinas
en su normativa interna. La institución analizada en este informe, nace de esas directrices, y se
denomina “sobre Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”, ubicada
sección cuarta de dicho acuerdo. El presente estudio examina los efectos de la reforma legal
chilena, materializada en la ley 19912, y que en su título II, regula las medidas en frontera para la
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (MFPODPI), a 10 años de su entrada en
vigencia. Desde el punto de vista Metodológico se busca describir la problemática y analizar el
proceso de reformas legales, desde un plano formal y material. El primer aspecto apunta a
establecer si existe coherencia entre la disciplina internacional y la legislación chilena, con el
objeto de develar que parte del título II de la ley 19912 infringe derechamente los acuerdos
OMC, cual cumple con el marco base, y cual ha logrado tener un marco de acción más riguroso
que el texto internacional. Desde el punto de vista material se establece a través de estadística
proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas y por medio de entrevistas a una serie de
actores y usuarios del sector público y privado, la efectividad de la reforma en la fiscalización de
la piratería y la falsificación, en las zonas de control a cargo del Servicio Nacional de Adunas. El
trabajo comienza mediante el planteamiento de la problemática a través de su análisis teórico en
base a doctrina científica y al acuerdo ADPIC, luego se analizan las distintas variables operativas
entregadas por el SNA y otros estamentos públicos, y se concluye en base a la interpretación de
los resultados considerando la opinión de los actores y usuarios del sistema. En general se pudo
determinar, que tanto para el Servicio Nacional de Aduana, como para los representantes de las
marcas, esta ley constituye un avance, al entregar un marco jurídico adecuado, a situaciones que
muchas veces no tenían solución, o que debían ser resueltas por medio de interpretaciones
forzadas, en base a normas aduaneras o de propiedad intelectual. Sobre el particular de la ley, la
suspensión de despacho a petición de parte o requerida, presenta inconvenientes que la
transforman en una mera declaración, carente de aplicación práctica, por lo que se hace
importante tomar una posición sobre futuras reformas al respecto.
III) MARCO CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes
La Protección en Frontera de los Derechos de Propiedad Intelectual en Chile, tiene como
antecedente, la participación de nuestro país, en la serie de negociaciones comerciales de la
Ronda de Uruguay, que devienen en la creación de la Organización Mundial de Comercio, el año
1994. En ella se establece un marco jurídico multidisciplinar que tiene como punto partida, el
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), establecido en el pacto de La Habana de
1947, junto a la incorporación de nuevas disciplinas de comercio internacional, donde destacan
por su importancia el acuerdo sobre comercio de servicios GATS, y el acuerdo que regula los
Aspectos Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC. La inclusión de
normas sobre Propiedad Intelectual (PI) en el mencionado texto internacional se debió según
Maristela Basso1, al interés de los países miembros del acuerdo, de completar las deficiencias en
el sistema de protección entregado por la organización internacional de Propiedad Intelectual
(OMPI) y a la necesidad de vincular definitivamente el tema al sistema de comercio
internacional.
Luego que el tratado entró en vigencia, los países signatarios del convenio, se vieron
obligados a incorporar las nuevas regulaciones de comercio internacional, en un plazo
prudencial, tomando en cuenta su nivel desarrollo. Chile promulga el mencionado texto
internacional mediante decreto N° 16 de 5 de enero de 1995, pero solicita plazo adicional para
examinar algunos puntos más sensibles como la propiedad intelectual, los acuerdos relativo a
materias de inversiones y obstáculos técnicos al comercio, logrando una reforma legislativa ,
recién mediante la ley 19912, que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la
OMC suscritos por Chile, y que nace a tramitación mediante mensaje del ejecutivo el año 1999.
La ley es aprobada por la inmensa mayoría de los parlamentarios, y promulgada el 24 de
octubre de 2003, dando origen a una norma, que consta de 23 artículos, de los cuales 12 se
refieren exclusivamente a las medidas en frontera para la observancia de derechos de propiedad
intelectual, referidas básicamente a normativa procesal anterior al juicio de fondo sobre la
transgresión de dichos derechos, en una etapa donde la mercancía infractora, está en poder del
Servicio Nacional de Aduanas, lo que facilita la adopción de medidas para proteger a los titulares
de derechos de propiedad intelectual y derechos conexos.
3.2 Definiciones
1 Basso Maristela, Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC, Libraria do advogado, Sao Paulo 2006, pag 159
La problemática sobre las medidas en frontera para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, nos obliga a definir una serie de conceptos que servirán de base teórica
para el desarrollo de la investigación y que nos permitirán generar una línea de análisis,
armónica, coherente e inequívoca en su interpretación. En el caso que la legislación chilena
aporte una definición, preferiremos aquella, en caso contrario, se buscará la más adecuada para
cumplir con el objetivo del estudio, en base a la doctrina disponible y a leyes internacionales o
extranjeras, a saber:
a) Medidas en Frontera: Las medidas en frontera pueden ser entendidas como las acciones
tomadas por las autoridades aduaneras de un país, en relación a los bienes que circulan
desde y hacia el interior de su territorio y que están sometidos a su potestad legal.2
b) Medidas en Frontera para la observancia de PI: una serie de mecanismos que pueden ser
adoptados por los tribunales o la autoridad aduanera para controlar la circulación de
bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, a través de las fronteras de un
país.3
c) Potestad Aduanera: es el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio Nacional de
Aduanas para controlar el ingreso y salida de mercancías hacia y desde el territorio
nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que
regulan las actuaciones aduaneras. Quedan también sujetas a dicha potestad las personas
que pasen por las fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y exportación de los
servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de la Aduana.4
d) Destinación Aduanera: Se entiende por destinación aduanera la manifestación de
voluntad del dueño, consignante o consignatario que indica el régimen aduanero que debe
darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional.5
2 Vrins, M. S. (2007). The magnitude and economic and social consequences of counterfeiting and piracy. En M. S. Vrins, 'Enforcement of Intellectual Property Rights trough Border Measures - Law and Practice in the EU. London: Oxford University Press.3 Medeiros, H. G. (2011). Medidas De Fronterira TRIPS-PLUS:Implicacoes e limtes a expamsao de normas de observanza dos direitos de propiedade intelectual. Florianopolis: Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciencias Juridicas. Pg 174 Art 2do N° 1 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas)5 Art 71 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas)
e) Mercancía: todos los bienes corporales muebles, sin excepción alguna.
Es extranjera la que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado
legalmente, aunque sea de producción o manufactura nacional, o que, habiéndose
importado bajo condición, ésta deje de cumplirse.
Es nacional la producida o manufacturada en el país con materias primas nacionales o
nacionalizadas; y es nacionalizada la mercancía extranjera cuya importación se ha
consumado legalmente, esto es, cuando terminada la tramitación fiscal queda la
mercancía a disposición de los interesados. 6
f) Frontera: Línea divisoria entre dos estados7
g) Importación: la introducción legal de mercancía extranjera para su uso o consumo en el
país. 8
h) Despacho aduanero: se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades
relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que
de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros , deben realizar en la
aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios,
poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así
como los agentes o apoderados aduanales9
i) Derecho de Propiedad intelectual: son derechos de carácter exclusivo que habilitan sus
autores y otros titulares, a prevenir el uso no autorizado de sus creaciones o entregar su
licencia a cambio de una compensación. Los derechos de propiedad intelectual confieren
una protección que generalmente está limitada a un periodo de tiempo y un a
determinado espacio geográfico.10
6 Art 2do N° 2 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas)7 En RAE, diccionario de la real academia de lengua española8 Art 2do N° 3 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas)
9 Articulo 35 de la ley aduanera, de los Estados Unidos Mexicanos
j) Marca Comercial: todo signo que sea susceptible de representación grafica capaz de
distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de
personas, letras, números, elementos figurativos como imágenes, gráficos, símbolos,
combinaciones de colores, sonidos, así como todas las combinaciones de estos símbolos11
k) Operadores del sistema: para objeto de este estudio entenderemos como operadores del
sistema, a los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los
titulares de los derechos de autor y conexos
l) Suspensión de despacho requerida: Suspensión de oficio del despacho de mercadería,
realizado por la autoridad aduanera.
3.3 Objetivos e hipótesis
Ante la interrogante de ¿Qué efectos han tenido las medidas en frontera implementadas por Chile
a partir de la ley 19912, en la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual?, nos
planeamos los siguientes objetivos y deducimos la siguiente hipótesis
Objetivo general
Determinar el efecto que han tenido las Medidas en Frontera, en la observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual, a partir de la ley 19912
Objetivos específicos
a) Describir las medidas en frontera establecidas por la ley 19912 y determinar su sentido y
alcance
10 Vrins, M. S. (2007). The magnitude and economic and social consequences of counterfeiting and piracy. En M. S. Vrins, 'Enforcement of Intellectual Property Rights trough Border Measures - Law and Practice in the EU. London: Oxford University Press. Pag. 511 Art 19 DFL N°3, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19039
b) Determinar y analizar el número de procesos iniciados a petición de parte
c) Determinar y analizar el número de procesos iniciados de oficio por la aduana.
d) Establecer cuál es el origen y tipo de mercancía que ha sido objeto de un mayor número
de procesos de suspensión.
e) Determinar si la autoridad aduanera incurre en responsabilidad administrativa, frente a
una suspensión de despacho, que no vulnera los derechos de Propiedad Intelectual
Hipótesis general
La incorporación de medidas en frontera para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, ha permitido una mayor persecución de los delitos e infracciones que
derivan de su incumplimiento.
Hipótesis específicas
a) Las medidas en frontera para la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual,
han permitido la interposición oportuna de las acciones de fondo, por parte de los
titulares de los derechos registrados en Chile.
b) Si bien, la ley 19912 contempla la posibilidad de inicio del procedimiento de
infracción de PI a petición de parte, la suspensión del despacho aduanero es realizado
generalmente de oficio por aduanas
c) La ley 19912, se ajusta de manera adecuada a las directrices sobre medidas en
frontera, reguladas por el convenio ADPIC.
IV) IMPORTANCIA DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
La adecuada protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), influye
positivamente en la economía de los países, cualquiera sea su grado de desarrollo. Para los
países desarrollados una adecuada observancia de los DPI, estimula la inversión de entidades
públicas y privadas en investigación y desarrollo (I+D), lo que posibilita que la renovación y
competitividad de su industria. Esto genera a su vez, externalidades positivas en el resto de la
economía, ya que los consumidores pueden ver satisfechas sus crecientes necesidades en el
campo tecnológico y de la medicina, se mejoran los estándares sanitarios y medioambientales y
se agilizan las transacciones comerciales. Desde el punto de vista de las economías en desarrollo,
la protección de los DPI posibilita que se genere el estimulo necesario para generar crecimiento
basado en la industria del conocimiento, lo que genera la necesidad de contar con universidades
y centros de investigación avanzados. Además de lo señalado en el campo económico, la
protección de los DPI entrega los estímulos necesarios para que los artistas generen todo tipo
obras, lo que contribuye en el desarrollo espiritual y moral de la población.12
Un país que no cuente con la adecuada protección en el campo de la propiedad intelectual,
genera una actividad económica con problemas de crecimiento por falta de innovación, un bajo
interés de los inversionistas en orden a desarrollar una industria con algún grado de
sofisticación, la ausencia de filiales de marcas extranjeras reputadas y de calidad, y un bajo
desarrollo de la industria artística por falta de estímulos. A su vez un país que prohíba la
actividad de falsificación y piratería, pero que no cuente con los medios materiales, para su
persecución y observancia, desarrolla mercados informales, donde prolifera el contrabando y las
organizaciones criminales que promueven la comisión de delitos de diversa gravedad.
El convenio ADPIC, refuerza estas ideas al señalar en su artículo 7mo que el objetivo de
la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual es la promoción de la
innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de
los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el
bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.
Las distintas organizaciones públicas y privadas, abocadas al combate de la falsificación
y la piratería, estiman que la cantidad de comercio que vulnera de alguna manera los DPI, es
12 Correa, C. F. (2009). The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries. Geneve: ICTSD Programme on Intellectual Property Rights and Sustainable Development. Pag.48
extremadamente alta y difícilmente cuantificable, según datos de la organización para la
cooperación y desarrollo económico (OCDE) esta cifra bordaría el dos por ciento del comercio
mundial, lo que representa cerca de 200 mil millones de dólares en transacciones y cifras aún
mayores de perdidas derivada de su práctica.
Análisis Económicos concluyen que los efectos sobre el bienestar general que causa la
infracción de propiedad intelectual, varía según se trate de consumidores, productores o la
economía en su conjunto. Estas investigaciones demuestran además, que los gobiernos deben
privilegiar la persecución de aquellas infracciones de PI, que pongan en riesgo la salud o la
seguridad de la población, y que provengan de la gran industria de la falsificación vinculada al
crimen organizado.
TABLA 1
En base a tabla desarrollada por Carsten Fink en Enforcing Intellectual Property Rights: an Economic Perspective, traducción propia
La persecución del resto de las conductas infractoras de dichos derechos, dependerá del
nivel de desarrollo de cada país, ya que los recursos necesarios para su adecuada protección son
elevados, y las políticas públicas apuntan a la satisfacción de otras prioridades.
La tabla numero 1 muestra que efectos genera en la población, una mayor observancia de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, según el tipo de derecho protegido y el sector al
cual va dirigido.
V) ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS EN FRONTERA
La necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, de una manera efectiva,
garantizando el derecho de los representantes de las marcas a una protección oportuna y eficaz y
de los importadores a desarrollar su actividad económica sin obstáculos o barreras injustificadas,
es lo que lleva a los países y la comunidad internacional, a buscar formas de protección de estos
derechos a nivel de fronteras, desarrollando marcos jurídicos acorde con los principios del
derecho económico internacional y las necesidades comerciales del mundo moderno.13
De esta manera se crean mecanismos que entregan potestades a las autoridades judiciales
o administrativas, generalmente los Servicios Nacionales de Aduana, para suspender el despacho
de aquellas mercaderías que muestren indicios de violación de los derechos de los PI, con el
objeto que los representantes de las marcas inicien acciones de fondo, que determinen la
existencia o no, de infracciones a las leyes sobre propiedad intelectual o industrial.
Para efectos de este estudio debemos entender a las medidas en frontera para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, como una serie de mecanismos que pueden
ser adoptados por los tribunales o la autoridad aduanera, para controlar la circulación de bienes
que infringen los derechos de propiedad intelectual, a través de las fronteras de un país.14
Las primeras aproximaciones internacionales sobre esta materia surgen a finales del siglo
XIX en Europa a partir de los Convenios de París15 de 1883 (CP) que regulaba aspectos sobre
propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales y competencia desleal, y de Berna16
13 Campos, E. M. (2010). Medidas De Fronteira Para Protecao Da Propiedade. Sao Paulo.pg 114 Medeiros, H. G. (2011). Medidas De Fronterira TRIPS-PLUS:Implicacoes e limtes a expamsao de normas de observanza dos direitos de propiedade intelectual. Florianopolis: Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciencias Juridicas. Pg 17
15 La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar involucradas en la propiedad intelectual.El objeto del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html16 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886. Acta de París del 24 de julio de 1971 modificada el 28 de septiembre de 1979. Para determinar su campo de aplicación, el convenio define la noción de obra literaria y proporciona una larga enumeración de las creaciones protegidas. La protección se extiende especialmente a las traducciones, arreglos musicales y otras transformaciones de una obra original así como a las enciclopedias y antilogías. La protección puede extenderse a los textos oficiales y a su traducción, a los discursos y a los alegatos si la legislación nacional no los excluye. La protección no incluye las
(CB) de 1886 que otorgaba protección a las obras artísticas y literarias. El CP en su articulo 9.1
se pronunciaba incipientemente sobre las medidas en frontera (MF), señalando que “ Todo
producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será
embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre
comercial tengan derecho a la protección legal”. La expresión “al importarse” indica de manera
inequívoca que el embargo podía producirse a instancias de la autoridad aduanera, antes de que
la mercadería ingresara al país. En este caso la medida era menos garantista que ADPIC ya que
permitía proceder con la incautación antes de cualquier revisión administrativa o judicial. Este
mismo artículo en su segundo y cuarto numeral hacía extensiva las medidas en frontera a las
exportaciones y a las mercaderías en tránsito al señalar, que “El embargo se efectuará
igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido
importado el producto” y que “Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en
caso de tránsito”. Por su parte el CB dispone en su artículo 13.3 que “Las grabaciones
importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no
sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país”. Este artículo al igual que el 9.1 de CP da a
entender que, el bien importado podía ser decomisado a nivel de frontera.
Más adelante EEUU y la Unión Europea propondrían un código antipiratería bajo el
alero del GATT que incorporaba algunas disposiciones de MFPODPI, pero que fue ampliamente
superada en la Ronda de Uruguay, que incorpora el acuerdo ADPIC con un apartado especial
sobre medidas en frontera. 17
5.2 Regulación de las Medidas en Frontera en los tratados bilaterales y multilaterales
suscritos por Chile
5.2.1 Tratado de libre Comercio Chile-EEUU: En el ámbito bilateral, el instrumento base para
ampliar los niveles de cobertura de las reglas sobre propiedad intelectual, los constituyen los
tratados de libre comercio o TLCs, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de
disposiciones ADPIC PLUS, en materia de PI y MFPODPI. Para los países desarrollados incluir
meras informaciones de prensa pero puede, en ciertas circunstancias, aplicarse a dibujos o modelos. En http://www.jurisint.org/doc/html/ins/es/2000/2000jiinses132.html17 Wadlow, D. C. (2007). Including Trade in Counterfeit. Intellectual Property Quarterly .pg 352
estás disciplinas entre los puntos de negociación, se ha convertido en un requisito esencial para
suscribir los tratados comerciales, ya que gran parte su actividad económica depende
directamente del I+D. En el caso de los países en desarrollo este tipo de disposiciones son
moneda de cambio para garantizar el acceso a los mercados en áreas como la agricultura y los
servicio18.
El tratado de libre comercio entre Chile y EEUU contempla en su artículo 17.11
disposiciones sobre observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. En general las
principales obligaciones recaen sobre las acciones de fondo iniciadas con posterioridad a las
medidas tomadas en frontera relativas al aseguramiento de estándares mínimos de publicidad y
debido proceso. En cuanto a las MFPODPI el tratado contempla disposiciones más rigurosas que
ADPIC, pero coherentes con la ley 19912, que fue promulgada en base a estándares de
protección más elevados que el texto multilateral. Lo que busca el TLC, es obligar a que las
partes cumplan una serie de exigencias mínimas, para desarrollar el proceso de suspensión de
despacho de mercancías que infrinjan normas de PI, pero sin detallar la forma en que este
procedimiento debe llevarse a cabo.
La tabla anexo 1 detalla el alto grado de coherencia normativa entre el acuerdo bilateral y la
legislación nacional. En general, son pocos puntos en los que no coinciden tales instrumentos;
uno de ellos lo constituye el derecho a la información establecida a favor del titular de la marca,
donde el pacto bilateral establece la posibilidad de incluir el nombre del importador,
representante y su domicilio. Otro punto no contemplado por la ley 19912 que es parte del TLC,
es la destrucción de la mercadería sobre la cual se ha establecido su falta de autenticidad. Esto se
debe a que el TLC en el apartado de las medidas en frontera, se refiere a sanciones adoptadas
luego de un proceso de fondo, y el titulo II de la ley 19912 solo al proceso de suspensión de
despacho de mercaderías antes de cualquier análisis a posteriori.
5.3 Medidas en Frontera En los Acuerdos ADPIC
El tratamiento internacional más extendido sobre MFPODPI, está basado en las
disposiciones del acuerdo ADPIC de la OMC, cuya observancia es obligatoria para los 159
estados miembros, que realizan al menos el 96% del total de las transacciones comerciales
18 Abbott (2006) pag. 6
internacionales19. La base legal de las medidas en frontera dentro del acuerdo ADPIC, se
encuentra establecida en su parte tercera sección cuarta y consta de diez artículos establecidos
entre el numero 51 y 60.
La obligación de incorporar el acuerdo, significa que los países signatarios, deben
adecuar su legislación a estándares no menos rigurosos que las dispuestas en el texto multilateral,
estableciéndose plazos de adecuación normativa, distintos para cada tipo de país, según su nivel
de desarrollo20.
Chile, como partícipe de las negociaciones comerciales que generaron el entendimiento
que establece la OMC, rápidamente promulga el decreto 16 de 17 de mayo de 1995, que
incorpora a la legislación nacional las disposiciones contenidas en el acuerdo de Marrakech ,
cumpliendo con casi la totalidad de las prescripciones contenidas en él, desde su entrada en
vigencia, con excepción de ciertas disposiciones relativas a propiedad intelectual, donde se
reservó el plazo de 5 años que la organización entrega para que las economías en desarrollo
realicen las reformas . Una de las exigencias que no se pudieron cumplir el año 1995 eran
aquellas relativas a las MFPODPI, debido a la necesidad de implementar nueva tecnología en
frontera y capacitar al personal aduanero en el marco de la nueva reglamentación. Habiendo
superado esas dificultades mediante la ley 19912 de 8 de octubre de 2003, Chile establece
prescripciones especiales sobre observancia de PI en frontera, mediante regulaciones más
rigurosas que las del texto internacional, en favor del sujeto activo de la acción legal a y con
respecto al régimen de la mercadería sujeta a este procedimiento21.
De manera general el acuerdo ADPIC, en cuanto a las medidas en frontera, sigue el
patrón de establecer reglas de aplicación mínimas, de la misma forma que el resto de los
acuerdos OMC, dejando a los países miembros la libertad de establecer y decidir qué tipo de
regulaciones aplicaran en frontera, según sus necesidades y contingencias internas 22. Esta
técnica de establecer estándares mínimos, es común en los acuerdos multilaterales donde la 19 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm20Fuente Art 65.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Art 65.2 Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro año a la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.21 Esta aseveraciones serán explicadas en el apartado número VII del presente informe22 Medeiros, H. G. (2011). Pg 65
diversidad de realidades e idiosincrasias de los países participes en las negociaciones, impide que
existan acuerdos de carácter demasiado restrictivo para las economías o que impongan
obligaciones imposibles de cumplir.
5.3.2 Análisis de las medidas en frontera en el acuerdo ADPIC
La normativa sobre MFPODPI, a pesar de buscar una adecuada protección en frontera de
los derechos de propiedad intelectual es bastante respetuosa con el derecho del importador a
desarrollar su actividad económica con el menor número obstáculos, lo que es coherente con los
principios de la OMC, que buscan que exista un alto nivel de acceso a los mercados, para
posibilitar el mayor desarrollo y bienestar de la economía global.
De esta manera la norma internacional impone importantes limitaciones para que los
titulares de los derechos de Propiedad intelectual inicien el procedimiento de suspensión de
despacho de mercaderías, con el objeto de disminuir el riesgo de que estas medidas recaigan
sobre bienes que no violan derechos de propiedad intelectual, producto de prácticas desleales o
anticompetitivas, o que busquen perjudicar o retrasar los derechos de los importadores de bienes
legítimos23. Es por ello que el artículo 52 de la sección cuarta del acuerdo exige que se presenten
pruebas suficientes que demuestren que existe presunción de infracción del derecho de propiedad
intelectual y que se detalle con prescripción las mercancías que van a ser objeto de la medida, el
artículo 53 establece la exigencia de constituir una fianza o garantía equivalente para proteger al
demandado y el articulo 56 estable una indemnización adecuada al importador, consignatario y
dueño de las mercancías, por todo daño causado por la retención infundada de las mercaderías.
Este texto internacional además, limita toda dilación indebida en el proceso de
observancia de los DPI, con el objeto de no generar obstáculos injustificados en las transacciones
comerciales, estableciendo plazos máximos para suspender el despacho de las mercaderías por
hasta diez días, prorrogables solo en circunstancias calificadas (art 55).
La idea de esta organización internacional, entendiendo que existen diferencias de
desarrollo entre sus miembros, es no obligar a que los países desgasten sus esfuerzos y recursos
23 Tellez, V. M. (2006). The World Customs organization and border measures for enforcement of ip rights: settings new standars of intellectual property enforment throught the back door? South Bulletin: Reflections and Foresight. pg 4
escasos en la persecución de infracciones de escaso valor, centrando su cometido, en que sus
miembros contribuyan en la detección y persecución del contrabando internacional de
mercancías falsificadas. Es por ello que en el apartado de MFPODPI, no existen disposiciones
que recaigan sobre el despacho de mercaderías que lesionen los DPI, desde el punto de vista de
alguno de sus componentes secundarios o cuando se produzcan importaciones paralelas.
Tampoco existe la obligación de suspender las mercaderías de los bienes que se encuentren en
tránsito o que se vallan a exportar. Igualmente se establece la posibilidad de excluir las
disposiciones sobre MFPODPI, cuando la infracción recaiga sobre pequeñas cantidades que no
tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros24.
Con el objeto de hacer más efectiva la detención de las suspensiones en frontera, ante la
falta de información y medios que tienen los representantes para detectar los embarques y
desembarques de mercadería que viola los DPI, es que el convenio dispone en su artículo 58, que
los miembros podrán establecer de oficio la suspensión de aquellas mercaderías de las cuales
tengan la presunción que infringe un derecho de propiedad intelectual. En su sentido literal la
presunción implica la existencia de una sospecha o conjetura sobre el hecho en que esta recae25, y
según el significado de la RAE en su sentido jurídico, es un hecho que la ley tiene por cierto si
necesidad de que sea probado. Esta ultima definición es a la que debemos atender ya la
convención permite que la autoridad administrativa actué sin necesidad de mayores pruebas, y no
incurre en responsabilidad administrativa mientras no pierda la buena fe. La convención
transforma esta acción en un juicio contencioso en caso de que el importador recurra contra ella
Luego de que el estado cumple su obligación internacional de disponer de medios
adecuados para proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel de frontera, corresponde
que los particulares sean los garantes de esta observancia más allá de los procedimientos que de
oficio pueda iniciar aduana, que se limitará a notificar de la infracción al importador y al titular
del derecho; por lo tanto, una alta permeabilidad de frontera a la entrada de mercancías
falsificadas es en parte responsabilidad de los representantes de las marcas. Esto está reafirmado
por el artículo 41 del convenio que dispone que dispone que “Los Miembros se asegurarán de
que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
24 Tellez (2006) pag.425 http://www.wordreference.com/definicion/presunci%C3%B3n
propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de
medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual”
En cuanto a disposiciones institucionales de este acuerdo, el apartado sobre cooperación
internacional del art 6926, ha sido fundamento, y ha permitido que se la Organización Mundial de
Aduanas, halla implementado importantes programas de intercambio de información, analizados
en el apartado 5.4.2 de este estudio
5.4 Cooperación internacional, La Organización Mundial de Aduanas (OMA):
La Organización Mundial de Aduanas, es un ente intergubernamental, que tiene como
objetivo proveer a sus miembros (entre ellos Chile) del soporte técnico e instrumental necesario,
para que las administraciones aduaneras puedan operar con el más alto estándar de operatividad,
implementando medidas en frontera a través de la estandarización y armonización de los
procedimientos, a fin de facilitar el comercio y el desplazamiento de personas e impedir el
desarrollo de transacciones y actividades ilícitas.27Desde el punto de vista de la PI, la OMA
asumió un liderazgo político e institucional, en el marco de las negociaciones que condujeron a
la promulgación del acuerdo ADPIC, defiendo cuales eran los puntos más sensibles que debían
ser regulados y marcando pauta en la agenda legislativa28. Esta organización internacional
además posibilitó que muchos países pudieran cumplir con el acuerdo ADPIC, ya que facilito
herramientas técnicas y normativas a los países que desearan ese soporte. Tan importante es para
el comercio internacional este organismo, que tiene asignado un escaño en la OMC, a fin de
aportar expertiz técnica a la hora de deliberar sobre cualquier asunto de su competencia.
La Agenda Legislativa de Propiedad intelectual al interior de la OMA está marcada por
las actividades del grupo de trabajo denominado SECURE29, que desarrolla modelos de
26 “Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor”.27 http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/mission_statement.aspx28 Medeiros, H. G. (2011) pg. 10529 Provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement
legislación y otras prácticas, para coordinar de la manera más eficiente los esfuerzos de las
autoridades aduaneras en el combate de la infracción de los derechos de PI30.
Las iniciativas incluidas en esta agenda, nacen del impulso del G831, en orden a disponer
de la mayor cantidad de medios y recursos, para que las autoridades aduaneras puedan detectar
cualquier infracción a las normas de PI y para que la autoridad judicial o administrativa pueda
sancionar de manera eficaz su inobservancia.
La puesta en práctica de este cuerpo normativo, es hasta el momento voluntaria para los
miembros de la OMA y no se entiende incorporada a los convenios ADPIC. A rasgos generales,
podemos señalar que estas normas, apuntan al desarrollo de procedimientos más cortos, con un
control eminentemente administrativo en cuanto a la suspensión del despacho y a la interposición
de la acción de fondo. En cuanto al representante de las marcas brinda bastantes garantías, ya que
no requiere que estos presenten pruebas que respalden su pretensión y prescinde de la
constitución de fianzas. En lo relativo al importador, elimina gran parte de sus garantías
procesales, entre ellas el debido proceso y la presunción de inocencia, atentando contra sus
posibilidades de defensa, ya que invierte la carga de la prueba y deja en segundo plano la
necesidad de ser emplazado32.
5.4.2 Agencia RILO33
El objetivo de esta división de la OMA, es el intercambio de información de inteligencia
aduanera, entre las autoridades de los distintos países, a fin de detectar y perseguir de manera
efectiva todo tipo de infracciones aduaneras y comerciales, entre ellas las vinculadas con los
DPI. Para ello la OMA en colaboración con los países que forman parte de la organización,
pusieron en marcha una serie de oficinas regionales por medio de las cuales se realiza un
seguimiento de la mercadería que transita por los distintos estados, a fin de poner sobre aviso a
las autoridades de frontera, de la existencia de mercaderías que infringen los derechos protegidos
por el marco internacional o local. En cuanto a los DPI, esta agencia maneja datos sobre las
30 Medeiros, H. G. (2011) pag 10131 El G8. (Grupo de los Ocho) es un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global., fuente www.ecured.cu/index.php/g832 Revisar en tabla anexo 3, sobre normas SECURE33 En base a información de pagina WEB http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/rilo.aspx
principales rutas de contrabando de estos bienes, sobre las marcas y productos con mayores tasas
de falsificación, sobre cuáles son las organizaciones que han infringido estos derechos, y sobre
los principales mercados de origen y destino de estos bienes.
Esta agencia tiene un soporte tecnológico basado en la plataforma CEN34, o red de
protección aduanera, que permite que las autoridades aduaneras encargadas de la plataforma,
compartan información sensible sobre contrabando en una modalidad 24x7.
El mecanismo opera simultáneamente con tres niveles de información, de carácter
complementario. El primer nivel lo constituyen los puntos de contacto nacional (NCPs35) que
reúnen información de sanciones llevadas a cabo a nivel nacional y que son ingresadas vía
electrónica al sistema CEN, o a través de carta o correo electrónico al punto de contacto RILO.
Por medio de esa información se pueden describir nuevas tendencias en la comisión de actos
ilícitos, generar alertas regionales a través de RILO, e intercambiar información con agencias
nacionales de vinculadas al contrabando. A nivel regional los puntos de contacto RILO estudian
y evalúan las sanciones de carácter internacional, verifican la seriedad de la información
aportada a la plataforma CEN, preparan alertas sobre actividades que puedan representar riesgo
en las fronteras, emiten análisis en boletines de carácter periódico, y organiza y apoya
operaciones conjuntas de carácter regional, facilitando el intercambio de información con los
NCPs. A nivel internacional , el secretario de la OMA es el encargado de la administración e
interoperabilidad del sistema CEN , encargándose de su actualización y de la coordinación con
los puntos de contacto RILO. Además a este nivel se definen los lineamientos y estrategias de
operación de la organización, en base a la información disponible en el sistema, emitiendo todo
tipo de circulares y estudios y ofreciendo capacitación y herramientas técnicas a los encargados
de las oficinas RILO y compartiendo información estratégica con otras organizaciones
internacionales, vinculadas al combate del crimen a nivel internacional36.
En el caso de Chile, el SNA de un host de la OMA en tema de inteligencia y coordinación
aduanera; en la mayoría de los continentes la sede RILO es rotativa, pero en el caso de
Sudamérica es permanente. Se le pide al país que postula a esta responsabilidad, que cuente con
34 Custom enforcement network35 National Contact Points36 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/rilo.aspx
personal capacitado e infraestructura disponible, sin que se destine un presupuesto adicional para
el país anfitrión. Para el SNA está responsabilidad es vista como un honor y refuerza la imagen
que tiene Chile como un eficiente fiscalizador de mercancías en frontera. Se realizan
periódicamente reuniones de coordinación en Valparaíso entre las distintas autoridades de
fiscalización en materia aduanera, y el encargado de la oficina viaja eventualmente a la sede de
la OMA en Bruselas a recibir capacitación.
5.4.3 Operación Tigre II37
Entre abril y diciembre de 2011, la secretaria de la OMA, puso en marcha la operación
Tigre I y tigre II, con el objeto de detectar y capturar los embarques de mercadería falsificada,
proveniente del este asiático con destino al centro y sur del continente americano o
Latinoamérica. Esta operación coordino a los órganos administrativos de la OMA, con una parte
significativa de las autoridades aduaneras del continente, y tuvo como resultado la captura de un
importante volumen de mercadería infractora de los DPI.
El objetivo de estas operaciones, fue cuantificar el fenómeno de la piratería y la
falsificación en la región, focalizando los esfuerzos en aquellos productos que produjeran riesgos
en la seguridad y salud de los consumidores.
Para llevar a cabo esta operación fue necesaria la intensificación de los controles
aduaneros destinados a la revisión física de la mercadería con mayor perfil de riesgo y la
coordinación de las autoridades aduaneras de cada país en orden a notificar aquellos embarques
con mercadería que pudieran ser infractora de los DPI. Cada operación tuvo una duración de
cinco días, en las cuales se pudieron detectar una serie de contenedores que contenían productos
falsificados, se logro identificar las principales rutas de contrabando y se pudo intercambiar una
gran cantidad de información.
En general, este tipo de operaciones son precedidas por un completo entrenamiento y una
serie de talleres, donde participan autoridades públicas y representantes del sector privado, con el
objeto de compartir sus experiencias en orden a detectar los bienes falsificados y a aplicar
criterios sobre la medición de los perfiles de riesgo.
37 WORLD CUSTOM ORGANIZATION, W. C. (2011). Custom and IPR report. Geneva: WCO. Pag. 62 y 48
Ambas operaciones, lograron sacar de circulación mercaderías por un monto de superior
a los 45 millones de dólares, y en una cantidad cercana a los 10 millones de artículos.
VI) INCORPORACIÓN DE LOS ACUERDOS ADPIC EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
6.1 Aplicación de medidas en frontera para la protección de DPI antes de su entrada en
vigencia
Antes de la entrada en vigencia de la ley 19912 las autoridades también se preocupaban
de la observancia de los derechos de Propiedad intelectual en frontera, denunciando las
conductas infractoras en caso de que constituyeran delitos. Esto se realizaba en base al artículo
175 del Código Procesal Penal (CPP) que obliga a los funcionarios públicos a denunciar todos
los delitos de los cuales toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
El problema era que no existía un instrumento legal que permitiera que las autoridades
aduaneras suspendieran el despacho de aquellas mercaderías que infringieran los DPI, por lo que
el espacio de tiempo para denunciar era de solo horas o a veces inexistente. Consultado sobre la
problemática el Director de Fiscalización del SNA, comentó que para proteger el derechos de los
legítimos titulares de marcas y patentes industriales o de invención y en orden a resguardar la
seguridad de los usuarios de estos productos, ante indicios de que un bien fuera falsificado, se
contaba con instrumentos legales que permitían disponer de un lapso mayor de horas para
efectuar la denuncia, o que generaba la confesión de la infracción por parte de los importadores.
Uno de esos instrumentos, estaba basados en la potestad del funcionario aduanero, de
dudar sobre la veracidad y exactitud del valor declarado por el importador38, que presentaba
documentos en base a valores muy por debajo del costo de un bien original. En este caso, no se
producía el despacho de la mercancía, hasta que el importador consignara el valor total del
arancel, considerando como base imponible el valor CIF del bien original. Tomando en cuenta
las diferencias de precio entre uno y otro bien, muchas veces el arancel y el IVA superaba el
valor total del producto, por lo que el importador se veía obligado a señalar el verdadero origen
del bien o a no liberarlo, plazo en el cual la autoridad aduanera efectuaba la denuncia por alguna
38 Art 69 DFL-30 Chile (ordenanza de aduanas)
de las conductas que paso a detallar y que serán analizadas en profundidad en el apartado sobre
suspensión del despacho de mercaderías de oficio
Las infracciones más recurrentes, que revisten carácter de delito de acción penal publica
y que por lo tanto podían ser denunciados por la Aduana en base a la aplicación del artículo 175
del CPP eran: las acciones contemplada en artículos 79 y 80 de la ley 17336 sobre propiedad
intelectual, la infracción del artículo 190 del Código Penal acerca de la falsificación de marcas,
el artículo 168 de la ordenanza de aduanas que penaliza el contrabando y eventualmente la
infracción contemplada en el noveno numeral del artículo 97 del Código Tributario.
La dictación de la ley 19912 vino a constituir en este sentido, un gran avance, al entregar
una institucionalidad legal y un marco jurídico a la suspensión del despacho de mercaderías, que
ha permitido un espacio de tiempo corto pero razonable, para practicar las notificaciones sobre
infracciones de PI, al importador de la mercancía, al representante de la marca y realizar la
denuncia en su caso.
6.2 Historia Legislativa39
La ley 19912, tuvo una tramitación lenta, que nace mediante mensaje presidencial de 19
de octubre de 1999, que señalaba que las reformas propuestas, correspondían a compromisos,
asumidos por Chile, luego de la ratificación de los acuerdos de la Organización Mundial de
Comercio, promulgados mediante decreto supremo numero 16 de 1995. Estas obligaciones se
encontraban vigentes a la fecha del mensaje presidencial, o debían estar operativos a más tardar
el primero de enero del año 2000, lo que denota un severo retraso por parte del órgano ejecutivo,
que no tomó las medidas y resguardos para cumplir a tiempo con sus obligaciones
internacionales. Entre los fundamentos del proyecto, la autoridad de aquella época, señalaba la
necesidad de adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales, puestas en
vigencia algunos años antes del envió del proyecto de ley. También se señalaba la conveniencia
de regular todas las disciplinas provenientes de obligaciones asumidas ante la OMC en una sola
ley, a modo de concentrar los esfuerzos legislativos en el cumplimiento de esa obligación, a fin
de evitar consecuencias comerciales graves, derivadas de su no implementación oportuna, entre
las que menciona, la impugnación de las medidas comerciales o de su propia legislación,
39 En base a historia de la ley 19912, disponible en www.bcn.cl
derivadas del fortalecimiento del sistema de controversias, y la amenaza de algunos países de
retirar el sistema de preferencias comerciales en caso del incumplimiento del acuerdo.
El contenido del proyecto, se basaba en tres pilares u objetivos, primero cumplir con las
obligaciones contraídas por el acuerdo de Marrakech, segundo establecer un mecanismo de
notificación de normas técnicas (reglamentos técnicos) y tercero aplicar las prescripciones
internacionales sobre medidas en frontera. En este último sentido la autoridad destaca que el
proyecto de ley se redactó conforme al reglamento ADPIC, haciendo uso de las restricciones y
resguardos que permite el mismo.
En general el proyecto primitivo en cuanto a MFPODPI no mostraba diferencias con el
convenio internacional, era una copia de este, con una determinación en cuanto a la técnica que
se debía aplicar en aquellas consideraciones que eran potestativas de los estados. Como lo señaló
la propia diputada Allende en la sesión 17 de la 349° legislatura, en aquellas materias donde no
era necesario particularizar la ley chilena, se hizo reenvío a la norma marco, aplicando
directamente el acuerdo internacional, y circunscribiendo la discusión solo a materias
particulares, para evitar la constitución injustificada de comisiones mixtas, y con el objetivo de
agilizar el cumplimiento de las normas asumidas por Chile, en el marco de la OMC 40
En cuanto al trámite legislativo, se produjeron precisiones y modificaciones en una serie
de aspectos, que ampliaron el marco de acción de la ley a una mayor cantidad de titulares,
entregaron importantes potestades a los funcionarios aduaneros, y resguardaron el interés de los
importadores, según las consideraciones que se pasan a detallar
TABLA 2
NORMA
ARTICULO
PROYECTO DE LEY TEXTO DEFINITIVO, LEY 19912
Titular de la acción legal Art 6to El titular de una marca registrada en Chile y el titular de derecho de autor o derecho conexo
Art 6to Los titulares de derechos industriales registrados en Chile, así como los titulares de los derechos de autor y conexos
Garantía Art. 9 Contempla la constitución Art 9no Contempla la constitución
40 Historia de la ley 19912, pagina 304 y siguientes, consideraciones de la Sra.Isabel Allende, presidenta en el periodo, de la honorable cámara de diputados
de garantía, para caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al importador, dueño o consignatario de la mercancía
de garantía, en lo mismos términos que el proyecto y agrega que, esta no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercancía solicitada.
Notificación e Información Art 10 Decretada la medida, ésta deberá notificarse al importador, dueño o consignatario de lamercancía y al solicitante y, para su cumplimiento al administrador de la aduana
Art 10 En los mismos términos que el proyecto de ley, pero la notificación al administrador de aduana debe ser personal
Responsabilidad del depositario provisional
Art 12 el depositario provisionalResponderá por lasresponsabilidades civiles y criminales que procedan
Art 12 El depositario de las mercancías no podrávenderlas, disponer de ellas o cederlas a cualquier título,ni consumirlas o utilizarlas, mientras no se decrete el alzamiento.
Plazo para presentar demanda o querella
Art 13 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de despacho
Art 13 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de despacho a la aduana respectiva.
Medidas de oficio Art 16 La obligación se circunscribe a comunicar al titular del derecho y al importador la suspensión del despacho
Art 16 La Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley.
Importaciones mínimas y recursos No están tratadas en el proyecto de ley
El art 17 y 18, contemplan la exclusión de mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de losviajeros y se establece recurso de reposición ante el tribunal que decreto la medida.
Elaboración propia en base a la historia legislativa de la ley 19912
6.3 Texto definitivo del Título II de la ley 19912, sobre “Medidas en Frontera para la
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”
Como se mencionó en el apartado anterior la ley 19912 que “ADECUA LA
LEGISLACION QUE INDICA CONFORME A LOS ACUERDOS DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO OMC SUSCRITOS POR CHILE”, es promulgada el 24 de octubre
de 2003, entrando en vigencia el 4 de noviembre de 2003, día de su publicación.
La ley consta de un preámbulo en su artículo primero, de 23 artículos centrales divididos
en 3 títulos, y de un artículo transitorio.
En su preámbulo esta ley dispone que: “La presente ley tiene por finalidad dar
cumplimiento a las obligaciones de regulación asumidas por Chile, de conformidad con el
Acuerdo que estableció la Organización Mundial del Comercio y sus Anexos, en adelante "el
Acuerdo OMC", adoptados en el Acta Final de la Octava Ronda de Negociaciones Comerciales
Multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, suscrita el 15 de abril de
1994, en Marrakech, Marruecos, y que corresponden a materias propias de una ley. Tanto el
Acuerdo OMC como sus Anexos, fueron promulgados mediante decreto supremo Nº 16, de 5 de
enero de 1995.
Las disposiciones de la presente ley se aplicarán en forma supletoria a las del Acuerdo OMC”.
Con esto se reafirma la importancia que tuvo la suscripción de los acuerdos comerciales
OMC para Chile, ya que constituyen la causa de la tan necesaria modernización de las normas de
propiedad intelectual, para su observancia en frontera. Además el legislador entrega a las normas
de la OMC carácter supletorio, lo que permite aplicar directamente estos convenios, en causa de
insuficiencia de la legislación nacional, e interpretar sus disposiciones a la luz de sus
disposiciones.
A grandes rasgos la ley se divide de la siguiente manera:
Título I: sobre notificación de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad.
Titulo II: De las medidas en frontera para la observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual.
Título III: de la modificación de otros textos legales.
El Titulo Segundo sobre medidas para la observancia de los derechos de Propiedad
Intelectual, a su vez esta divido en 12 artículos, que se extienden entre el numeral 6to y 18vo de
la ley .
El objetivo de esta ley es evitar que la mercancía presuntamente infractora entre al circuito
comercial local, sin una revisión judicial que determine su naturaleza, protegiendo de esta
manera a los titulares de los derechos.
Para efectos del estudio, y sin dejar de lados las diferencias entre ADPIC y la ley 19912,
haremos un paralelo entre ambas normas:
TABLA 3
Medida Articulo ADPIC Articulo 19912Demanda Articulo 52 Articulo 6 y Articulo 8Competencia Articulo 7Fianza o Garantía equivalente Articulo 53 Articulo 9Notificación de la suspensión Articulo 54 Articulo 10Duración de la suspensión Articulo 55 Articulo 11 y Articulo 13Depositario Articulo 12Indemnización al importador Articulo 56Inspección de la mercadería Articulo 57 Articulo 14Cambio destinación aduanera Articulo 15Actuación de oficio Articulo 58 Articulo 16Importaciones insignificantes Articulo 60 Articulo 17Recursos Articulo 59 Articulo 18Elaboración propia en base a convenio ADPIC y ley 19912
Como se puede apreciar, la normativa Chilena siguió el mismo lineamiento de la
normativa ADPIC, innovando en el tema del depositario provisional, donde el convenio
internacional no hace recomendaciones espaciales y con respecto al cambio de destinación
aduanera y reexportación, donde nuestro país incorpora disciplina OMC-PLUS.
VII) ANÁLISIS DEL TITULO II DE LA LEY 19912
El procedimiento de suspensión de despacho aduanero en la legislación nacional,
contempla una serie de características, basadas en las disposiciones ADPIC, particularizadas en
los casos que el convenio internacional entrega alternativas de acción, y mejoradas según las
obligaciones contenidas en el tratado de libre comercio con EEUU y las recomendaciones de la
Organización Mundial de Aduanas, a saber:
A) EN CUANTO A LA DEMANDA:
Sujeto activo de la acción (Art. N° 6): Titulares de derechos industriales registrados en Chile,
así como lo titulares de derecho de autor y conexos.
Objeto de la acción (Art. N° 6): La suspensión del despacho de mercancía que, de cualquier
forma, signifiquen una infracción de los derechos adquiridos en virtud de las leyes N° 19039 y
N°17336.
Sujeto Pasivo (Art. N° 8): Importador, dueño o consignatario de la mercancía.
Requisitos de la demanda (Art. N°8):
El solicitante deberá:
1) Acreditar la calidad de titular del derecho que reclama.
2) Expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos.
3) Acompañar los antecedentes que permitan presumir la existencia de la acción reclamada.
4) Acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se
aplicará la medida.
5) En lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o
aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o
consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la
empresa transportista.
B) EN CUANTO A LAS REGLAS DE COMPETENCIA (Art. N°7) :
Podrá conocer de los juicios de suspensión de despacho aduanero:
1) Juez de Letras:
a) Lugar en que se encuentre la aduana en que se halla presentado la destinación
aduanera que ampare la mercadería infractora o presuntamente infractora.
b) Lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha
destinación.
c) Que este conociendo causas por infracción a las leyes Nº19.039 y Nº17.336 en
cualquier estado de los procedimientos.
A esta vía de suspensión le llamaremos, suspensión de despacho requerida, y como
veremos más adelante, no ha tenido aplicación práctica.
2) Juez de Garantía
a) Que este conociendo causas por infracción a las leyes Nº19.039 y Nº17.336 en
cualquier estado de los procedimientos
Esta forma de iniciar procedimiento, se produce generalmente en acciones ya iniciadas,
aunque según fuentes de la investigación, pudiera provocarse esta vía aún antes de
cometerse el ilícito penal sancionado por la ley 19912 en nuestras fronteras, mediante la
comisión de otros ilícitos sancionados en la ley 17336 y 19039, en cualquier etapa de
consumación.
C) EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO
Admisibilidad (Art. N° 9): Presentada la solicitud, el tribunal que conoce de ella puede acceder
sin más trámite o solicitar la constitución de una garantía, que permita caucionar los eventuales
daños y perjuicios derivados de la suspensión.
Garantía (Art. N° 9) : Presentada la solicitud, el tribunal que conoce de ella podrá solicitar la
constitución de una garantía.
a) Objeto: caucionar los eventuales daños y perjuicios que se causen al sujeto pasivo de la
acción, si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos.
b) Modificación: Esta Garantía podrá ser alzada reducida o modificada, por la persona a
quien le afecte
c) Prohibición: Esta garantía, no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida
de suspensión de la mercadería solicitada
Notificación de la medida (Art. N° 10): Decretada la medida esta deberá notificarse:
a) Sujetos que deben notificarse: Deberá notificarse de manera obligatoria al solicitante y,
para su cumplimiento, personalmente al administrador de la aduana, y de ser posible al
importador, dueño o consignatario de la mercancía.
b) Extensión: A todos los administradores de aduana del país, debiendo la aduana que recibe
la notificación oficiar para tal efecto.
Vigencia de la medida (Art. N°11):
a) Duración: La medida tendrá una duración de 10 días hábiles, contados desde la
notificación de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, a la aduana respectiva.
b) Notificada con anterioridad a la llegada de la mercadería: El plazo empezará a contar de
la entrega.
c) Suspensión de la medida: En el caso que la aduana no haya sido notificada, de la
mantención de la medida previo cumplimiento de todas las obligaciones legales,
reglamentarias e instrucciones relativas a la destinación aduanera que se trate.
Depositario de las mercancías (Art. N°12) : Decretada la medida, la mercancía quedará en
poder de la persona que el tribunal designe en calidad de depositario.
a) Sujeto: El dueño, importador, consignatario, almacenista o un tercero
b) Responsabilidades: civiles y criminales
Obligación del titular de presentar demanda o querella (Art N°13):
a) Plazo: 10 días hábiles contado desde la notificación de la suspensión de despacho a la
aduana respectiva.
b) Requisito: Pedir que se mantenga la medida decretada.
c) Ampliación del plazo: por 10 días más con motivos fundados.
d) Rechazo de la demanda o querella: La medida queda sin efecto de inmediato.
D) EN CUANTO A LA SUSPENCIÓN DE OFICIO (Art. N°16)
Sujeto activo: La autoridad aduanera.
Requisito: Cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía
de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor.
Procedimiento: La aduana deberá informar al titular del derecho, si estuviere identificado, la
posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos
que le correspondan.
Obligación de denuncia: La aduana deberá efectuar denuncia en conformidad a la ley.
El oficio 19418, de la subdirección jurídica, señala cuales son los delitos que deben ser
denunciados por el Servicio Nacional de Aduanas con ocasión del ingreso o salida del país de
mercaderías infractoras de derecho de autor o de mercaderías de marca registrada falsificada. En
general varias conductas se describen como lesivas de derechos industriales y de autor, pero solo
algunas deben ser denunciadas por el SNA en atención su calidad de delitos de acción pública,
ya que para el resto será necesario que accione el ofendido por delito.
El fundamento legal de esta obligación lo encontramos en el artículo 175 del CPP, que
incorpora la obligación de denunciar hechos que revisten carácter de delitos, por parte de los
funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran los fiscalizadores y personal del SNA, entre
los delitos descritos en esta circular figuran:
a) Código Penal: los delitos tipificados en los artículos 190 del Código penal (CP) y 185
CP. En ambos casos se trata de una reinterpretación de las disposiciones del CP que
castigan el hecho de colocar distintivos registrados como marca en bienes que no
estén autorizados por el titular de dicho derecho y de fabricar boletas o timbres de
autoridades públicas o instituciones privadas para ser utilizado en reuniones o
espectáculos. Estos delitos reinterpretados desde un punto de vista del comercio (de
importación y exportación de mercadería), desembocarían en la obligación del
funcionario de aduana de denunciar la importación de signos distintivos falsificados o
de signos o timbres adulterados, aduciendo la vulneración de las normas del código
penal, antes que las de cualquier otro cuerpo legal.
b) Ordenanza de aduanas: El acto de ingresar al país o sacar de él mercaderías piratas,
esto es, productos que infringen el derecho de autor, o de marca falsificada, puede
vulnerar las disposiciones del artículo 168 i2 de la Ordenanza de Aduanas, que se
refiere al contrabando propio.41
Esto en atención a que la circulación y venta de mercaderías que infringen normas
sobre derecho de autor y propiedad intelectual, en un sentido amplio, adolecen de
objeto ilícito, al vulnerar una serie de disposiciones de PI. Es por ello que el Servicio
Nacional de Aduanas, haciendo uso de las prerrogativas y potestades entregadas por
la Ordenanza de Aduanas, es el encargado de controlar que esa circulación no se
produzca, por medio de la suspensión de los despachos, y la oportuna denuncia de la
ilicitud. El instructivo analizado en este apartado, señala que el bien jurídico
vulnerado por medio del contrabando propio está definido solo formalmente y su
concreción o definición está delegada en otra norma que es prohibitiva de importar o
exportar. Estas normas protegidas en frontera bajo el marco de el delito de
contrabando, impediría que se vulneraran una serie de bienes jurídicos de manera
indirecta, entre ellos; la integridad del orden publico económico; la competencia leal;
la recaudación fiscal, la recaudación de ingresos producto de regalías; la lealtad hacia
los consumidores; la integridad de la vida, salud y seguridad de las personas; el 41 Contrabando propio: Introducir o extraer del territorio nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentren prohibidas. Art 168 i2 Ordenanza de Aduanas.Contrabando impropio: introducir o extraer del territorio de la República mercancías de lícito comercio, defraudando la hacienda pública, mediante la evasión del pago de los tributos o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. El bien jurídico vulnerado en este caso es el patrimonio fiscal. Art 168 i1 Ordenanza de Aduanas.
desarrollo científico, tecnológico y cultural; los incentivos a la transferencia
tecnológica; el control del crimen organizado; entre otros. Esto es en definitiva, es lo
que motiva que el convenio ADPIC y la legislación nacional, entiendan que estas
ilicitudes deben ser perseguidas mediantes acciones de la autoridad pública en
cualquier etapa del proceso de circulación de bienes y mercaderías, incluidas su
importación o exportación.
Según el instructivo, y el criterio jurídico de quien redacta, la excepción del acuerdo
ADPIC y la ley 19912, en cuanto a las importaciones mínimas, no debieran alterar de
manera alguna, la naturaleza ilícita de estas mercaderías, debiendo interpretarse estas
normas desde la concepción de la aplicación de la de un criterio de oportunidad por
parte de la autoridad aduanera, derivada de los recursos escasos y las necesidades
múltiples, a las que se ve enfrentada la autoridad pública.
En definitiva las conductas señaladas pueden derivar en la suspensión del despacho
aduanero por contrabando propio o por el uso de otros instrumentos legales
infraccionados por la conducta del importador, sin que sea descartada la opción de
que se produzca un concurso de delitos producto de una misma operación.
Código tributario (CT): La conducta de internar o comercializar clandestinamente
bienes que vulneren los derechos de propiedad intelectual, puede ser constitutivo del
delito tipificado en el articulo 97 N° 7 del código tributario42, por lo que el director
del SNA llama a coordinarse con el Servicio de Impuestos Internos, a fin de combatir
conjuntamente la ilicitud
Duración: 5 Días, transcurrido el cual, si no recibe notificación ordenando la mantención de la
medida, esta se levanta.
Depositario y responsabilidades: Dueño, importador, consignatario, almacenista o un tercero,
bajo las responsabilidades referidas en el artículo 12.
42 El hecho de no llevar contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual
Responsabilidad de la aduana: amplia explicación el apartado 8.6 de este estudio.
E) EN CUANTO A OTROS DERECHOS CONSAGRADOS POR LA LEY
Inspección de la mercadería (Art N°14): Establecida en favor del titular del derecho y el
importador en todo momento y a su costa.
Prohibiciones con respecto a la mercadería infractora (art N°15): Re-exportarla o someterla
a otra destinación aduanera.
Importaciones mínimas (Art. N° 17): aquellas que por su cantidad o volumen, no tengan
carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros
Recursos (Art N°18): Las resoluciones dictadas en el marco del proceso, por el juez competente
serán susceptibles de recurso de reposición.
VIII) OPERTIVIDAD DE LA LEY
8.1 Servicio Nacional de Aduanas
El SNA puede participar de los procesos de suspensión de despacho ya sea por una orden
judicial, emitida generalmente por la judicatura penal, o de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 16. Mayoritariamente los procesos se inician de oficio en base a una convicción
alcanzada del simple examen de las mercancías y está restringida a falsificación de marcas o
infracción al derecho de autor. En general las fuentes de información para detectar los embarques
de mercancías falsificadas y determinar si esta es original o no, surgen de aportes de los
representantes de las marcas, de las bases de datos de INAPI y instancias de cooperación
internacional.43 También es importante la existencia de esquemas pre constituidos sobre el nivel
de riesgo, en cuanto al origen, el producto, o el importador.
43 Mayor información en el apartado sobre la agencia RILO.
El criterio para aforar mercadería es aleatorio y a la vez sesgado por el perfil de riesgo de
los envíos. Cuando se detecta un embarque potencialmente “peligroso”, además de la revisión
documental de la carga, se hace una fiscalización o aforo físico, mediante el cual se determina a
través de una serie de criterios técnicos si una mercancia infringe o no los derechos de autor o de
marca. Este examen físico debe realizarse cuidadosamente y en el menor tiempo posible a fin de
proteger la integridad de la carga y la rapidez del despacho. Si se determina que el embarque
sospechoso no vulnera los DPI, la mercancia se despacha previo cumplimiento de otras
obligaciones legales. Si del simple examen de la mercadería resulta evidente que se está en
presencia de mercancía de marca registrada falsificada o mercancía que infringe los derechos de
autor, la autoridad aduanera está facultada para suspender el despacho hasta por 5 días, debiendo
comunicar de inmediato al titular del derecho la posible infracción para que este haga uso de los
derechos que le corresponden en conformidad a la ley. Conjuntamente con estas acciones deberá
efectuar denuncia, según las consideraciones que analizamos en el 7mo apartado de este estudio.
Según fuente obtenida en uno de los representantes de la marca44, el SNA solo estaría en
condiciones de aforar cerca de un 10% de la mercadería que ingresa, esto es de contrastar el
manifiesto con la revisión material del contenido de los container; aún así la expertiz de los
fiscalizadores, hace que la aduana sea poco permeable a la entrada de estos despachos.
El articulo 16 entrega facultades al Servicio Nacional de Aduanas, para determinar quién
será el depositario provisional de las mercaderías que se encuentran en régimen de suspensión,
en el caso de los principales puertos de entrada. Por lo general, se designará a en dicho cargo al
almacenista general de importaciones, pero nada obsta que se designe en dicha calidad al dueño,
importador o consignatario de la mercadería o a un tercero. Los costos del almacenaje serán
abordados por el importador, dueño o consignatario en caso de obtener una sentencia
desfavorable, en el marco de un proceso civil o penal. Si se rechaza la acción por infracción a los
DPI, iniciada de oficio por la aduana, el órgano publico eventualmente puede ser condenada a
cubrir los gastos de almacenaje.
Finalmente y luego de transcurrido el plazo de 5 días de suspensión, o 10 en caso de la
suspensión requerida, la aduana está obligada realizar el despacho, salvo orden judicial que
ordene la mantención de la medida.
44 Pablo Lineros
GRAFICO 1
8.2 Titulares de las marcas y sus representantes
En el caso de los titulares de las marcas, los pocos casos donde se han aplicación las
reglas de suspensión de despacho requerida45, provienen de una reinterpretación de las normas
contenidas entre los artículos 10 al 15 de la ley 19912, a partir de la disposición del inciso
segundo del artículo séptimo de dicha ley, que da competencia a los tribunales penales, para
45 Según Diego Morandé, de Alessandri asociados
Efectuar denuncia
Suspender el
despach
NoSí
Orden Judicial
No
SíOrden Judicial
Depositario Informar
medida
Despach
Mantención
5 días
Despach
Mantención
10 Días
Juez marco del procesos
Juez de Letras
Suspender el despacho
Convicción alcanzada del
simple
De oficio
Orden judicial
SERVICIO NACIONAL
DE
conocer de las solicitud de suspensión de despacho de mercadería, en marco de procesos ya
iniciados por infracción a las disposiciones de las leyes 19039 y 17336.
En la práctica si el titular de la marca tiene información sobre la proximidad de un
embarque con mercaderías falsificadas (marítimo, aéreo o terrestre), inicia proceso penal por
denuncia o querella, solicitando, previo cumplimiento de los requisitos del artículo octavo46, se
notifique a la aduana sobre la proximidad del cargamento para que realice la suspensión del
despacho; también puede ocurrir que el importador que ha sido formalizado anteriormente por
infracciones de propiedad industrial o intelectual, siga realizando operaciones que atentan contra
los DPI, caso en el cual el impulso procesal del antiguo proceso, bastará para decretar la
suspensión de los nuevos despachos.
Luego de notificada la medida el titular de la marca, puede solicitar una ampliación de la
medida hasta por 10 días más al mismo juez, o pedir otras medidas cautelares en el marco del
proceso penal.
Según información levantada en las entrevistas, llama la atención, que por lo general, no
se exija constitución de fianza o garantía que permita caucionar los eventuales perjuicios que
pudiera ocasionar dicha acción en esta sede.
En el caso de la suspensión de oficio, los representantes de las marcas, luego de ser
informados acerca de la suspensión del despacho de mercadería, pueden pedir al tribunal que
ordene se mantenga la medida de suspensión, a fin de robustecer la acción de fondo en dicho
espacio de tiempo, o solicitar derechamente la constitución de medidas cautelares reales47, previa
denuncia o querella ante el tribunal penal. Materialmente se pide que esta suspensión se
transforme en una incautación48, en base a una serie de fundamentos de hecho y derecho que el
juez valorara según las normas de la prueba.
46 El solicitante deberá acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la acción que se propone interponer y someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada. Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientemente detallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y, en lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o el de destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad de la empresa transportista47 Medidas Cautelares Reales: son aquellas que afectan el patrimonio del demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación civil. 48 Incautación: Toma de posesión por un tribunal u otra autoridad competente, de dinero o bienes de otra clase. En www.worldreference.com
GRAFICO 2
6
3
2
1
Medidas Cautelares o definitivas en
AF
Despacho
No
Sí
Despacho
Suspensión del despacho de
oficio
19039 y 17336Vía Civil
Inicio de Procedimiento por
vía judicial
Comunicación informal al SNAInformación
obtenida de manera privada
Información entregada por el
SNA
No
SíConocimiento acerca de
infracción a sus DPI
Titular de la marca o derechos
conexos
8.3 Evolución de la suspensión de despacho
Desde 200549 se ha producido, un aumento sostenido y significativo en el número de
suspensiones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, así se puede apreciar un
crecimiento de hasta un 700% en un plazo de 7 años. El valor del año 2010 puede ser explicado
por el aumento de falsificaciones de productos licenciados por la FIFA y marcas autorizadas, a
consecuencia de la Copa Mundial de Futbol, y la tasa de crecimiento total, por el aumento global
de las importaciones a nuestro país en igual periodo
GRAFICO 3
Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012
En cuanto a la cantidad de mercancía incautada el crecimiento es aún más impactante, ya que los
bienes retenidos han aumentado en casi 35 veces. Es importante hacer notar que situaciones
coyunturales como la crisis económica internacional de 2009, no producen un impacto negativo
en este tipo de importaciones, al contrario aumentan en volumen y valor, ya que se trata de
productos bastante más económico que los originales, y que suplen la menor capacidad de acceso
a estos.
49 Es la fecha más antigua de información disponible sobre despacho
Cantidad de mercancías retenida 2005-2012 (unidades)
TABLA 4
AÑO CANTIDAD2005 232.9572006 1.199.6832007 1.293.5032008 1.988.0662009 3.728.9032010 3.432.6182011 4.404.4732012 7.848.456Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012
8.3.2 Suspensión del despacho por origen del envío
TABLA 5ORIGEN N° DE CASOS PORCENTAJE
TOTAL ASIA 428 94.5%
CHINA+HONG 416 91.8%
CHINA 335 74%
HONG KONG 81
U.S.A. 12
PERU 6
TAIWAN 6
COREA DEL SUR 2
FILIPINAS 2
PANAMA 2
THAILANDIA 2
OTROS PAISES 5
TOTAL 453 100%
Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012
Este grafico refleja la preponderancia de las suspensiones de mercancías que tienen como origen
China y otras regiones del Este y Sudeste Asiático. En general estás importaciones están
compuestas de accesorios, teléfonos móviles y sus piezas, productos de salud y limpieza, y
productos farmacéuticos.50
La principal vía de transporte de estas mercaderías, es la marítima51, donde existen distintas
rutas de navegación y puertos de salida, con el objeto de disminuir los riesgos de aforo en
destino. Entrevistado sobre este punto, el director de fiscalización del Servicio Nacional de
Adunas, señaló que mucha de la mercadería infractora que entra por nuestras fronteras, incluida
aquella producida en el subcontinente, es blanqueada a través de un origen seguro como Miami
en los Estados Unidos, por lo que debían ser muy cautelosos en no descartar el riesgo de
embarques de mercaderías infractoras de DPI, por el origen declarado.
En cuanto a la vía aérea, el principal punto de acceso a nuestro país es el Aeropuerto
Internacional de Santiago, donde se produce el mayor número de incautaciones de mercadería
infractora52, transportada por medio de empresas de courrier. En este caso los importadores
buscan comercializar productos pequeños y de mayor valor que los que ingresan por vía
marítima, a fin de compensar el valor del envío que es generalmente elevado. Una de las
estrategias que tienen los importadores para evitar el aforo de las mercaderías, es declarar su
valor por un monto inferior a los 50 dólares, lo que evita que se realice el cálculo del arancel.53
TABLA 6
LUGARN° DE CASOS
AEROPUERTO 278
50 IPR Report (2011)51 Considera valor CIF y Volumen total52 Por unidad de mercadería incautada53 Los obsequios sin carácter comercial y siempre y cuando se trate de un envío ocasional enviados por una persona natural por otra residente fuera de chile, hasta por un valor de US$50, pagan solo arancel aduanero, a menos que el producto adquirido pueda acogerse a los beneficios arancelarios establecidos en un acuerdo comercial y cuente con su respectivo certificado de origen.
PUERTO 175TOTAL 453Fuente: SNA, propiedad intelectual en aduanas medidas en frontera, informe 2005-2012
En cuanto al origen de mercancía infractora con contenido regional, nuestro principal proveedor
es Perú, que produce una gran cantidad de textiles de buena calidad, usados para elaborar
productos de reconocidas empresas, apropiándose de su marca, diseño o de ambos. Estás
mercaderías ingresan vía terrestre por el paso de Chacalluta, en vehículos o burreros que viajan
en buses o a pie.
Rutas de ingreso de la mercadería importada desde Asia
TABLA 7
Copyright © 2012 World Customs Organization
Elaboración propia en base a datos OMA
8.3.3 Principal punto de acceso de la mercancía incautada
Como se señaló en el apartado anterior, el principal punto de incautación de la mercadería
retenida por el SNA, son los puertos marítimos. Los principales terminales por donde ingresa
dicha mercadería se encuentran en la Región de Valparaíso y tienen como destino empresas de la
Región Metropolitana. Otro punto de ingreso relevante es la Aduana de Iquique, debido a su
naturaleza de zona franca, lo que permite la re-exportación de dichos bienes a los países vecinos
y la comercialización mayorista y al menudeo libre de arancel e IVA en áreas destinadas al
efecto.
Es igualmente relevante en volumen decomisado la vía aérea, representada de manera casi
exclusiva por importaciones a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, donde la
modalidad más importante de transporte de mercadería la constituye el courrier54.
En el caso de la región de Arica y Parinacota, es importante el ingreso de mercadería proveniente
de Perú que es internada por el complejo fronterizo de Chacalluta, además de aquella que transita
hacia Bolivia por el puerto de Arica. En este caso se me informó55, que han existido intentos de
54 Courrier: Una empresa de mensajería o courier es una empresa privada de transporte que dispone de vehículos de transporte, de transportistas y de una red propia o franquiciada de centros repartida por toda un territorio, desde los cuales tramita el envío y entrega de “paquetes”,cartas y documentos, que le son confiados por sus clientes (particulares y empresas) con distintas tarifas, en función de la urgencia con que haga sus entregas y del tamaño volumétrico de los envíos (volumen + peso). (http://www.consumoteca.com/comercio/empresas-de-mensajeria/courier)55 Informo, el director de fiscalización del SNA
suspender despachos de mercadería evidentemente falsificada en Arica y que tienen como
destino Bolivia, ya que la ley 19912 es extensiva a la mercadería en tránsito. El problema es que
esa interpretación vulnera las obligaciones contraídas por Chile en el tratado de Paz y Amistad
con Bolivia en 1904 que en su artículo VI dispone que: “La República de Chile reconoce en
favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por
su territorio y puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la
reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales,
el propósito arriba expresado”. Por lo tanto, en atención al carácter de especial de este
convenio, y al no ser una obligación del convenio multilateral la suspensión de mercadería en
transito, me inclino por la solución de no perturbar el paso de estas mercancías, para cumplir con
las condiciones del tratado bilateral.TABLA 8
ADUANA CANTIDAD TOTAL US$ARICA 558 33.023IQUIQUE 2.383 90.073VALPARAISO 7.123.827 33.784.700SAN ANTONIO 690.048 40.732.440METROPOLITANA 31.301 7.114.209TALCAHUANO 339 23.9757.848.456 81.778.420
8.3.4 Suspensión del despacho por tipo de mercadería y marca
El tipo de mercadería con mayor número de incautaciones son los lentes de sol, las baterías y los
juguetes. Es importante señalar que estas mercaderías, al no tener la calidad y la seguridad de los
bienes originales pueden producir daños irreparables en la salud y seguridad de los
consumidores, lo que explica en parte, la mayor detección de estos embarques, como
consecuencia de una fiscalización más exhaustiva. También es relevante el vestuario, los
artículos de aseo y limpieza y las partes y accesorios de los vehículos.
GRAFICO 4
Las marcas más afectadas productos de estas prácticas, son Tian Oiu56, Sun Planet57, Ferrari Y
Louis Vuitton. En general, se trata de Marcas con presencia mundial, que fabrican productos de
un alto valor agregado y que tienen efectos aspiracionales entre sus consumidores. Otras marcas
relevantes desde el punto de vista de la cantidad de unidades incautadas son Cialis58 y Gilette,
representadas por sus productos Viagra y Max 3.
GRAFICO 5
56 Representante e importador de productos Max Steel en Chile57 Importador de prestigiosas marcas de anteojos de sol58 Medicina usada en el tratamiento de la disfunción eréctil
8.3.5 Persecución de estos delitos por parte del Ministerio Público
El ministerio público (MP), va a perseguir aquellos hechos que revistan carácter de delito, previa
denuncia realizada por el Servicio Nacional de Aduanas o por el titular de la marca. La denuncia
por parte del SNA proviene de la obligación del artículo 16 de la ley 19912 y tendrá como
fundamento principal el delito de contrabando propio del articulo 168i2 de la ordenanza general
de aduanas (OGA). Por su parte los titulares de la marca generalmente iniciaran el procedimiento
por infracción al derecho de marcas del art. 28 a) de la ley 19039, o por infracción del artículo 79
de la ley 17336, esto es, utilización sin autorización de obras de dominio ajeno. Esto debido a
que la mayoría de los delitos que se persiguen por esta ley, proviene de la suspensión de oficio,
que solo admite dos hipótesis, mercaderías de marca registrada falsificada, o mercaderías que
infringen los derechos de autor
Por lo general, la persecución del delito de contrabando y las demás infracciones de PI, nacen
por cuerdas separadas y luego son acumuladas en un único proceso de fondo.
El Ministerio Público, para organizar estas conductas de manera estadística, entrega un código a
cada uno de delitos que investiga, así el delito de infracción al derecho de marcas lo cataloga con
el código 08002 y el delito de uso prohibido de obras de dominio ajeno con el numero 09004 TABLA 9
Fuente: estadística del ministerio publico año 2011
A partir de estos gráficos se puede establecer que el aumento en la persecución de los delitos de
propiedad intelectual, ha evolucionado en forma proporcional, al aumento en el número de
suspensiones de despacho, lo que denota la significativa eficacia, que ha tenido esta ley en cada
una de las etapas de persecución de los delitos de PI GRAFICO 6
Fuente: estadística del ministerio publico año 2011
En el caso de los delitos de marca (08002 para estos efectos), la gran mayoría de los procesos
legales, son conocidos en la Región Metropolitana o Región de Valparaíso, lugar donde llegan
las mercaderías, o donde tiene su domicilio el importador o consignatario. El Ministerio Público,
como consecuencia de la dificultad que presentan estos hechos, derivará su estudio y análisis a la
unidad especializada lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado. TABLA 10
Fuente: estadística del ministerio publico 2011
En el caso de los delitos de propiedad intelectual, el uso de obras de dominio ajeno sin
autorización (09004), ha presentado una evolución como consecuencia de la ley, aunque sigo
siendo menor a la infracción del derecho de marcas.
8.4 Suspensión de despacho aduanero por infracción de los DPI, solicitado a petición de
parte o suspensión provocada
8.4.1 Uso de la facultad por parte de los titulares de derechos de P.I
La suspensión de despacho solicitada por parte de los titulares derechos industriales
registrados en Chile, así como de los titulares de derecho de autor y conexos, está regulada entre
los artículos 6to y 15to de la ley 19912.
Lo primero que hay que saber antes de poder constituirse como titular de la acción legal,
es si se posee la calidad de sujeto activo. El titular de derechos industriales, puede ser cualquier
persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya obtenido un titulo de protección en
conformidad a la ley 1903959(El procedimiento completo se encuentra en grafico número 1 del
anexo).
Por su parte el titular de derechos de autor o conexo es aquel que está protegido por la
propia creación de la obra, producto de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos, y
científico cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina.60Los
59 Articulo 2do de la ley 1903960http://www.propiedadintelectual.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx? folio=3761&idioma=0
derechos conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con
creatividad técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra61 .
La regulación legal de este tipo de obras está en la ley 17336. La protección de estas obras, nace
de la sola creación de la misma, pero para fines de publicidad y prueba es menester que exista un
certificado de registro de la obra inscrita ante la autoridad administrativa que administre el
registro público de propiedad intelectual. Esta validez probatoria del registro público está tratada
en el artículo 8vo de la ley 17336 que dispone “Se presume que es autor de la obra la persona
que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquélla a quien, según la respectiva
inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad”.
Determinada la calidad de titular de derechos industriales y de derechos de autor y
conexo, es necesario determinar en líneas generales cuales son las infracciones que se pueden
cometer en el ámbito de competencias de la ley 19039 y 17336. Las infracciones a estas leyes
dicen relación con la vulneración de los derechos protegidos por las mismas, en el caso de la ley
19039 encontramos, las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas comerciales,
colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en el caso de
la ley 17336 se trata de infracción de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre
sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los derechos de los organismos de radio difusión sobre sus obras de radio y
televisión. Acto seguido la ley señala que también podrán solicitar estás medidas cuando existan
motivos fundados para creer que se está cometiendo una infracción. En este caso, y al no existir
una regla especial, el solicitante podrá disponer de todos los medios de prueba consagrados en el
Código de Procedimiento Civil y cuando se solicite en el marco de un Proceso Penal, de los
medios legales que dispone tal legislación. Es importante señalar que como en este caso solo se
trata de una mera presunción será indispensable la constitución de una garantía en los términos
señalados en el artículo octavo de la ley analizada.
El análisis particularizado del proceso de suspensión fue revisado en el aparatado número
7 donde se reviso en detalle el proceso de suspensión.
8.4.2 Opinión de los representantes de las marcas
61 Definición en http://www.ecured.cu/index.php/Derecho_conexo
En términos generales los representantes de las marcas evalúan positivamente la
incorporación de esta ley, ya que permite detectar y suspender cargamentos, que antes no se
perseguían, por la dificultad que presenta iniciar una acción legal y tomar medidas concretas en
el breve plazo de tiempo que una mercadería está a disposición del SNA. Agregan además que
con la incorporación de la ley, los titulares y representantes de las marcas pudieron acceder a
información con la que antes no contaban, por no disponer de los medios suficientes para
desarrollar una labor de inteligencia, lo que es corregido mediante la obligación del SNA en
orden a informar una infracción a los titulares y representantes de los derechos de PI en Chile.
También valoran, la coordinación entre el sector privado y público, en orden a desarrollar
labores de inteligencia, construir perfiles de riesgo, mejorar cuantitativa y cualitativamente las
bases de datos con información relevante sobre propiedad intelectual o industrial y desarrollar
acciones conjuntas en el orden judicial.
Sobre el particular de la ley, los operadores han detectado una serie de deficiencias, en
cuanto a la suspensión de despacho solicitada por el representante de la marca o de los derechos
de propiedad industrial. Los entrevistados62, han señalado que los artículos que lo regulan, son
casi impracticables, habiéndose transformado con el transcurso del tiempo en letra muerta. Esto
se debe principalmente a un tema de costos y a que el sistema civil no entrega las herramientas
necesarias para responder de manera adecuada a la exigencias que en la práctica requiere este
tipo de situaciones, donde se necesita una actuación del órgano judicial, lo bastante rápida para
hacer efectiva la persecución. En este sentido afirman que es imposible practicar la notificación
personal, regulada en el artículo 10 de la ley en un plazo de 5 o 10 días. En cuantos a los costos
de la acción legal suponen que estos son excesivos atendiendo el escaso presupuesto que es
destinado por las marcas, para perseguir las infracciones a las normas de propiedad industrial e
intelectual, siendo el principal disuasor en este caso la constitución de una garantía que permita
caucionar los eventuales daños y perjuicios que esta acción pudiera ocasionar y que muchas
veces es similar al valor de la importación. Consultado (QUIEN) sobre la posibilidad de que el
juez de letras, acceda a lo solicitado sin más trámite, señala que esto en la practica, nunca
ocurriría, ya que, por la complejidad del proceso y por lo novedoso que resulta para un juez
ordinario este tipo de acciones, siempre aseguraría la acción a fin de salvar eventuales
responsabilidades de índole administrativo.
62 Pablo lineros y Daniel Morandé
En la práctica señalan, la suspensión de despacho iniciada a petición de parte, es realizada a
través de la posibilidad que entrega el inciso 2do del artículo séptimo que dispone que: “Lo
anterior63, sin perjuicio de que la medida referida pueda ser decretada en cualquier estado de
los procedimientos por infracciones a las leyes Nº19.039 y Nº17.336”. Esto permite que ante
información sobre despachos de mercadería infractoras, los titulares de la marcas y sus
representantes inicien acciones legales a través de denuncia al Ministerio publico o querella ante
el juez de garantía.
8.4.3 Opinión del Servicio Nacional de Aduanas
Consultado sobre la aplicación de estas medidas, el Director de Fiscalización del Servicio
Nacional de Aduanas, señaló que no tenían conocimiento de que se haya aplicado suspensión de
despacho por esta vía. No obstante aquello, mencionó que los representantes de las marcas
estaban bastante interesados en el tema de la importación de mercadería que infringiera los DPI.
En este sentido es común que el Servicio Nacional de Aduanas realice reuniones periódicas con
INAPI64 y con los representantes de las principales marcas objeto de actos de falsificación. En
estas instancias se recogen las inquietudes de los involucrados y se intercambia información.
INAPI que lleva el registro oficial de propiedad intelectual de todo derecho protegido en Chile,
entrega información técnica sobre los signos distintivos de los productos y las características
técnicas de los logotipos de las marcas. En el caso de los titulares de las marcas y sus
representantes, las reuniones informales que se han llevado a cabo con el SNA, han concluido
con la entrega de información acerca de las características físicas, que indican si un producto es
autentico o no, vale decir, códigos, colores, tipo de letras, sistemas de autenticidad. También se
entrega códigos e información oculta que se lee a través de un lente y que rara vez está
incorporada en los productos falsificados. Además se realizan cada dos años las jornadas
63 Lo anterior, es la suspensión de despacho solicitada por las partes al juez de letras en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación64 INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone.INAPI contribuye a la estrategia de innovación impulsada por el Gobierno de Chile, generando sistemas eficientes para el uso y protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad. Fuente: http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyname-511.html
nacionales sobre propiedad intelectual, donde participa el Servicio Nacional de Adunas y los
principales actores privados. La explicación de la nula aplicación de esta normativa por parte de
los titulares de las marcas y sus representantes a pesar del alto interés en el control de la PI
radica, según el Servicio Nacional de Aduanas, en la confianza que entrega el sistema de
suspensión de despacho de oficio, y en los bajos costos asociados a esta vía. Consultado sobre el
bajo o nulo interés que tienen los importadores de solicitar la suspensión de despacho, por
iniciativa propia, el encargado para Sudamérica de la oficina de enlace regional RILO, señala
que para los importadores e incluso para la fiscalía y tribunales, es muy difícil acceder a
información relativa al número de embarque en el cual vienen las mercaderías falsificadas, a que
puerto arriban dichas mercaderías o los documentos aduaneros y comerciales por el cual se
autoriza el despacho de las mercaderías. A juicio de este funcionario, el modelo de suspensión de
despacho de mercaderías, debería evolucionar a una realidad más parecida a la de Estados
Unidos o Argentina. En Estados Unidos la protección nace mediante la inscripción que realizan
los titulares de las marcas y sus representantes, en un registro de PI que lleva la autoridad
aduanera. Luego y ante la sospecha de despacho de mercaderías que infringen las normas de PI,
los interesados solicitan protección mediante el uso de un formulario y el pago de una tasa o
canon destinada a costear dicho procedimiento. En Argentina las distintas operaciones y
destinaciones se registran mediante un sistema informático denominado María (SIM), a través de
aquel y mediante parámetros previamente definidos se determina cual mercadería será aforada,
en base al riesgo de infracción de distintas normas, entre ellas las de propiedad intelectual. Si el
titular de una marca o derecho de propiedad intelectual o industrial quiere que sea aforada una
mercadería debe solicitarlo a la autoridad aduanera, constituyendo previamente las garantías
requeridas para asegurar el eventual perjuicio al que puede verse un importador ante una
suspensión injustificada, en todo caso subsiste el problema relativo a la falta de información
disponible por parte del titular de dicho derecho.
8.4.4 Dificultad de Aplicación
Habiendo analizado las opiniones de los representantes de las marcas y del propio SNA
se puede concluir que la nula aplicación de la suspensión del despacho a petición de parte, se
debe a problemas de orden económico, logísticos y procesales.
La dificultad económica que enfrentan los titulares de los derechos consagrados en las
leyes 17336 y 19039, nace de los costos que involucra interponer una acción de suspensión ante
un tribunal civil y de la necesidad de constituir una garantía que permita caucionar los eventuales
daños y perjuicios derivados de procesos donde no se pueda comprobar la infracción de los
derechos garantidos. Interponer una acción civil en esta clase de procedimientos requiere que
estudios jurídicos especializados en este tipo de acciones, presenten la demanda regulada en el
artículo séptimo de la ley 19912, en un plazo no superior a 10 días. Al existir una oferta limitada
de este tipo de asesorías y debido a la celeridad que se necesita para hacer valer los derechos
garantizados por la ley analizada, es común que los honorarios de estos estudios sean muy
superiores a los que cobraría el común del mercado en otras áreas del derecho. En cuanto a la
garantía regulada en el artículo 9no de la ley, esta, más allá de la disposición de la propia norma,
disuade la voluntad de los titulares en orden a interponer la acción, ya que las importaciones son
por lo general cuantiosas y de un valor considerable.
En cuanto a las dificultades logísticas, resulta complicado que los titulares de las marcas
puedan acompañar los antecedentes que hagan presumir la infracción reclamada, ya que la ley
exige información bastante detallada con respecto a la mercadería que se pretende fiscalizar, y
con respecto al lugar donde se encuentra la mercadería o destino previsto. En general los
titulares de las marcas protegidas, no cuentan con la inteligencia para determinar en qué
embarque o transporte vendrá una determinada mercadería, y menos anticipar el punto fronterizo
donde arribe. Esa información generalmente es manejada por organismos públicos como el SNA,
que cuenta con redes de inteligencia e intercambio de información en distintas partes del mundo
y apoyo de las policías locales e internacionales.
En cuanto a las dificultades procesales, existe cierto consenso por parte de los operadores
privados, en estimar que los jueces de letras no cuentan con la capacitación suficiente, para
aplicar e interpretar la ley a la luz de estas disposiciones, lo que genera desconfianza en cuanto a
los resultados de la acción, atendido los gastos procesales que esta genera (ver supra). Si
atendemos a lo dispuesto por la ley,” será competente para conocer de este tipo de acciones el
juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado
la destinación…, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana en que se
presume se pretende presentar dicha destinación”, lo que permite concluir que podrían conocer
los jueces de letras de una decena de ciudades, que difícilmente tienen conocimiento de la
existencia de la ley 19912. En sentido sería recomendable que la ley señalara que tribunal
debiera conocer dentro de cada jurisdicción aduanera, a fin de poder capacitar e instruir a los
jueces y funcionarios de los juzgados seleccionados.
Finalmente, existe la opinión mayoritaria en los operadores, sobre la pertinencia de
entregar definitivamente la competencia, para el conocimiento de la suspensión de despacho
provocado y de oficio, al juez con competencia penal en que se encuentre la aduana ante la cual
se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente
infractora, o el juez con competencia penal del lugar en que se encuentre la aduana en que se
presume se pretende presentar dicha destinación. Esto atendido a que en definitiva, este juez, va
a ser luego el encargado de conocer la acción de fondo, lo que traería aparejado criterios de
mayor eficiencia procesal.
8.4.5 Sugerencias
Ante la nula aplicación de la suspensión de parte y tomando en consideración que el
Servicio Nacional de Aduanas hace uso de la facultad de suspender de oficio el despacho de
mercaderías, es que estimamos conveniente avanzar hacia un sistema de justicia, administrado
por el SNA, pero puesto a disposición de los titulares de la acciones establecidas por la ley
19912, en orden a realizar requerimientos de suspensión de despacho. En este sentido es
necesario que la autoridad aduanera cuente con un sistema de registro propio o en línea con
INAPI, para determinar cuáles serán los titulares de los derechos protegidos y que características
reúnen los productos registrados. Además es necesario que cuente con las potestades suficientes
para exigir la constitución de una fianza o garantía equivalente en orden a revertir los daños
producidos por una acción carente de fundamento.
Este sistema tendría como beneficio incentivar a que las partes interesadas en el proceso,
sean los responsables de impulsar la acción y costear elevados gastos que se producen como
consecuencia de estas acciones. Estimo pertinente que se definieran conductas que transgreden el
interés de los privados y otras que pueden alterar el interés público, a fin de definir qué tipo de
importaciones, deben ser detenidas por aduana y denunciadas al Ministerio Público, sin importar
la voluntad del representante de la marca. Con este tipo de iniciativas además se puede re-
encausar las responsabilidades hacia los representantes de las marcas que hoy está volcada en un
100% en la autoridad aduanera, que inicia la totalidad de los procedimientos de oficio.
Este tipo de propuestas no es nueva, ya que el propio Director del Servicio Nacional de
Aduanas, a través del oficio numero 19416 de 29 de diciembre de 2008 propone modificaciones
en la ley 19912, siendo parte fundamental de sus propuestas la reforma en el apartado de
autoridades competentes para conocer de la acción.
El referido oficio propone introducir “la posibilidad que los titulares de derechos
industriales registrados en chile, así como los titulares de derecho de autor y conexos, puedan
solicitar a través de la vía administrativa la suspensión del despacho de mercaderías infractoras
o presuntamente infractoras de los DPI ante la autoridad aduanera representada por los
Directores Regionales o Administradores de Aduana” 65
Los principales hitos programáticos del proyecto se basan en una serie de regulaciones
que van desde aspectos técnicos y procesales a otros de orden político o administrativo a saber:
a) Se establece la solicitud por la vía administrativa, de suspensión de despacho de
mercaderías, sin más trámite, previa constitución de garantía
b) Se establece la obligación de constituir una caución para responder por los eventuales
perjuicios que se puedan ocasionar al importador, dueño o consignatario de la
mercadería. La no constitución de esta garantía importa autorizar el despacho
inmediato de la mercadería y hará presumir la responsabilidad civil del solicitante.
c) La suspensión del despacho sigue teniendo una vigencia de 10 días desde que se
adopta la medida. La ampliación del plazo por 10 días adicionales, requerirá de una
orden judicial.
d) Se establece la facultad para que el dueño, importador o consignatario, de trasladar la
mercadería al lugar que indique, luego de transcurrido 10 días desde que se decreto la
medida, previa tramite de destinación aduanera en almacén particular.
e) Los costos de aplicación de la medida, serán de cargo del dueño, importador o
consignatario de la mercadería. En caso de comprobarse que no existe dicha
infracción, serán de cargo del solicitante, a través del uso de la garantía.
65 OFICIO ORD. Nº 19416, 29 diciembre 2008, pagina 3
f) Los tribunales señalados en la ley 17336 y 19039, conocerán de todos las conflictos
que se susciten como producto de la aplicación de la medida, ya sea entre el
solicitante y el importador dueño o consignatarios, o respecto a la autoridad aduanera,
con unos y otros.
El Director Nacional de Aduanas, al señalar a los motivos de su propuesta al
subsecretario de hacienda, alude a “la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema de
protección aduanera que dé cuenta de los avances que en el ámbito internacional ha tenido la
función aduanera en esta materia”. Con ello si bien el Director del SNA, no apunta a que se ha
legislado materias que no han tenido efecto práctico y que se han convertido en letra muerta,
reconoce que la legislación actual es anticuada y que no se ajusta a la práctica aduanera y
comercial.
Este oficio además de hacer una revisión crítica de la situación actual y proponer medidas
en orden a actualizar la normativa sobre medidas en Frontera, realiza una propuesta de proyecto
de ley, bastante pormenorizado que está incluido en el anexo, de este informe.
8.5 Suspensión de despacho aduanero, iniciado de oficio
El artículo 16 de la ley 19912, regula la suspensión del despacho de mercadería iniciada
de oficio por la autoridad aduanera. Esta vía funciona en base a la convicción alcanzada por el
Fiscalizador del SNA, en base a la evidencia resultante del simple examen de la mercadería,
aparentemente falsificada o que infringe los derechos de autor.
Según el director de fiscalización del SNA, el hecho de que esta norma funcione en base
al “simple examen de la mercadería”, dificulta la opción de perseguir ciertos cargamentos que
violan Derechos de Propiedad Industrial, pero que necesitan de un examen más acucioso para
comprobar su naturaleza infractora, como aquellos equipos mecánicos o electrónicos que
contienen piezas falsificadas, imposibles de apreciar sin intervenir el producto. En la practica el
SNA opera con el conocimiento entregado por el representante de la marca respecto a las
características físicas del producto autentico. En cuanto a los códigos y signos distintivos estos
son aportados por INAPI, mediante un acuerdo por el cual el SNA puede acceder a la base de
datos de dicha institución.
En cuanto al plazo de suspensión, este es más acotado que la vía iniciada a solicitud de
parte, ya que la autoridad aduanera puede retener las mercaderías hasta por 5 días, luego de lo
cual debe proceder a su despacho, salvo que exista una resolución judicial en contrario. Para que
los titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial puedan ejercer las acciones
pertinentes y entreguen información acerca de las características del producto protegido, es
fundamental que la autoridad aduanera les informe de este hecho. La información que entrega el
Servicio Nacional de Aduanas, puede producirse por cualquier medio que otorgue la celeridad
necesaria para interponer la acción de manera oportuna. Es recomendable que exista constancia
de esta comunicación a fin de que la autoridad administrativa, pueda salvar cualquier tipo de
responsabilidad, derivada de eventuales acusaciones acerca de la falta de comunicación
oportuna. Es por ello que normalmente se utiliza el correo electrónico disponible en la base de
datos de INAPI o aduana, además de una llamada telefónica de manera paralela.
Además de la comunicación a los titulares, la aduana está obligada a efectuar denuncia en
conformidad a la ley. Esta disposición es la particularización de la obligación contendida en el
artículo 175 del CPP y tiene como fundamento la comisión de los delitos de los artículos 190 y
185 del CP, 168i2 de la Ordenanza de adunas y 97 del Código Tributario. Esta disposición
permite que en el caso de que el fiscal del Ministerio Publico, alcance la convicción de que estos
hechos puedan revestir la calidad de crímenes o simples delitos, puedan impedir que se produzca
el despacho normal de las mercaderías, sin que sea necesaria la oportuna intervención del titular
de la marca, en los casos de que la acción penal sea pública.
La norma analizada dispone que durante la suspensión, la aduana designara como
depositario provisional al dueño, importador, consignatario o un tercero bajo las
responsabilidades civiles y criminales que procedan o las pondrá a disposición del tribunal
competente según corresponda. Lo que ocurre en la práctica, es que antes de que se produzca la
comunicación de la aduana al titular de los derechos o se efectué la comunicación de
conformidad a la ley, la mercadería queda retenida en el recinto portuario, en el almacén
particular que será financiado por el propio importador en caso de que sea condenado por
infracción a las normas de propiedad intelectual o industrial en la acción de fondo. En caso de
que la mercadería sea liberada sin que se inicie acción, o que en la acción de fondo se compruebe
que la mercadería no vulneraba los DPI y se absuelva al importador, la aduana puede ser
condenada puede ser condenada al pago de los derechos del almacenista. Es por ello que se hace
necesario, tener un procedimiento de suspensión de despacho de mercaderías, donde las
responsabilidades recaigan preferentemente en el titular de los derechos de autor, lo que solo se
logra mediante la reforma de las normas relativas a la acción solicitada a petición de parte.
La suspensión del despacho de oficio, también ha sido objeto de críticas por parte del
Servicio Nacional de Aduanas, que en su circular 19416, ha propuesto mejoras y reformas en lo
relativo a la obligación de efectuar denuncia. Si bien la ley vigente, obliga a que la autoridad
realice estas acciones en conformidad a la ley, la propuesta apunta a entregar un plazo perentorio
de 24 horas para que el SNA adopte estas acciones, además de exigir que la autoridad ponga las
mercaderías y los documentos relativos a la importación o exportación suspendida a disposición
del ministerio publico. Con ello se busca que el régimen jurídico en que se encuentren las
mercaderías luego de la suspensión sea el de mercadería incautada en los términos del Código
Procesal Penal, la Ordenanza de Aduanas y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Adunas, lo
que busca mejorar los resultados de la acción de fondo.
Consultados66 sobre la suspensión de despacho realizada de oficio por la aduana, los
operadores del sistema señalan que el plazo establecido en el articulo 16 para retener las
mercaderías por un plazo de 5 días es insuficiente, ya que dentro de ese espacio de tiempo se
debe informar al titular de la marca, se deben interponer las acciones legales y además se debe
dictar una resolución judicial que ordene la mantención de la medida. Diego Morandé, de
Alessandrí y asociados, señala no entender porque el legislador se puso en la condición menos
favorable para el titular de la marca, entendiendo que el convenio ADPIC es bastante flexible en
este sentido, al entregar a los países la posibilidad de establecer suspensiones de oficio por una
mayor cantidad de días. Otro tema discutible con respecto a la suspensión de oficio, es que esta
potestad se entrega solo en el caso que cuando del simple examen de la misma resultare evidente
que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el
derecho de autor. Esto repercute en dos sentidos, primero que procediendo suspensión solo
mediante el simple examen de la mercadería, se excluye la posibilidad de que se realice una
66 Diego Morandé, Pablo Lineros
suspensión acuciosa en temas de propiedad industrial, y segundo que establecer como estándar
algo evidente, dificulta que puedan ser suspendidos despachos donde hallan presunciones más o
menos fundadas sobre la ilicitud de la mercadería, lo que hace permeable a las fronteras en temas
de derechos de autor y propiedad, el entrevistado señala en este sentido que “La piedra de tope es
bajar el estándar sobre el nivel de certeza de aduanas acerca de los que está reteniendo”. En este
sentido existe una diferencia fundamental con la suspensión requerida, que solo establece como
necesaria la existencia de motivos fundados para creer que se está cometiendo la infracción. Ante
la escasa aplicación de la suspensión requerida, el estándar de “evidencia” se está convirtiendo
en la regla general, lo que a nuestro parecer transgrede el espíritu de la norma que buscaba
entregar la posibilidad de seguir procesos legales, ante la existencia de meras presunciones.
Otra critica acerca de este tipo de suspensión, dice relación con los delitos de marca,
donde existe un problema de adecuación entre la reforma analizada y la acción de fondo del
articulo 28 a) de la ley 19039; ya que, muchas veces los despachos que son suspendidos ante la
evidencia de marca registrada falsificada, no pueden ser sancionados por la conducta descrita en
la ley de propiedad industrial, que exige un uso malicioso de la marca igual o semejante a otra ya
inscrita, que no se produce cuando las mercancías son detenidas en frontera sin entrar al circuito
comercial local.67
En términos operativos los entrevistados, señalan que los titulares de las marcas
generalmente no ejercen ningún tipo de acción cuando son notificados acerca de importaciones
de pequeñas cantidades de mercaderías consideradas insignificantes o que forman parte del
equipaje personal del pasajero. En este caso podría considerarse como un uso excesivo de las
atribuciones que la ley entrega a aduanas, sobre todo considerando el artículo 17 de la ley 68, sin
embrago, tomando en cuenta que ciertos productos de lujo tienen un elevado valor, lo que puede
poner en riesgo negocios millonarios al poner en duda la exclusividad de una marca, o que hay
importaciones que ponen en riesgo la vida o salud de las personas, es apropiado que en
determinadas ocasiones la revisión y suspensión de estas mercaderías sea exigente.
67 Pablo Lineros, Lineros & compañía68 Artículo 17.- Se excluyen de las medidas en frontera las mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros.
8.6 Responsabilidad administrativa por suspensión de despacho que no vulnera los
derechos de propiedad intelectual
Hemos señalado que la suspensión del despacho aduanero, se ha realizado durante los 10
años de vigencia de la ley 19912, principalmente, de oficio por la autoridad administrativa,
adquiriendo en consecuencia especial relevancia desde la perspectiva aduanera, el tema de las
responsabilidades civiles y criminales que deben ser soportadas ante eventuales errores en los
procedimientos, relativos a medidas en frontera.
Este tema es abordado por el convenio multilateral ADPIC que señala en su artículo 58
c), que “los miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos, de las
responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el caso de
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe”
Esto quiere decir que toda medida en frontera, establecida en el marco de procedimientos
ordinarios del servicio, cuando existan indicios o presunción de infracción de los derechos de
propiedad intelectual, exime a los funcionarios que la practicaron, de la sanción derivada de su
conducta dañosa. Al contrario cuando, la suspensión fue practicada de mala fe, de forma
arbitraria, con una intención manifiesta o no de producir daño, se permite que la autoridad o los
funcionarios puedan ser sancionados administrativa o judicialmente. Con esto se busca entregar
un respaldo a la autoridad aduanera, para que desarrolle sin mayor impedimento su actividad
fiscalizadora, que en caso de no existir esta norma se vería perturbada y desincentivada ante la
amenaza de sanción.
La Ley 19912, no trata de manera particular la problemática, debiendo interpretarse
diversas normales legales generales o particulares, sobre responsabilidad civil y criminal.
8.6.2 Actuación de buena fe
La primera de las disposiciones que permiten entender la responsabilidad de la autoridad
aduanera es el artículo 175 del CPP, que establece la obligación que tienen los funcionarios
públicos de denunciar aquellos hechos que revisten carácter de delito. En este caso y según el
artículo 16 de la ley 19912, las infracciones a las normas de propiedad intelectual, deben ser
denunciadas por la aduana, luego de que haya precedido la suspensión de despacho. Esto está
reafirmado por el oficio ordinario numero 15083, del subdirector de fiscalización del servicio
nacional de aduana, que señala que “del oficio ordinario número 19418 de 30 de diciembre de
2008, del director nacional de aduanas, se desprende que el ejercicio de las acciones penales
por el delito de contrabando respecto de la mercancía infractora de la propiedad intelectual,
suponen el ejercicio previo de facultades de suspensión de despacho de mercadería”, nos
permiten suponer que el ejercicio de la facultad de suspender los despachos de mercadería
infractora de los DPI, es una obligación ineludible del funcionario aduanero ante indicios de su
transgresión y por lo tanto, constituye parte del ejercicio normal de su función, pudiendo salvar
toda responsabilidad ante actuaciones llevadas a cabo de buena fe.
Otra norma que permite entender que la actuación de buena fe, permite que el funcionario
aduanero este a salvo de las responsabilidades derivadas de sus actos, es la ordenanza general de
aduanas. En el 5to apartado del título primero se regula la potestad aduanera69, que permite a los
funcionarios del SNA ejercer autoridad exclusiva sobre los bienes que se encuentren en zona
primaria, facultándolos para fiscalizar y vigilar la reglamentación de la entrada, permanencia,
circulación y salida de personas y bienes, haciéndolos garantes exclusivos del cumplimiento de
las obligaciones legales y reglamentarias en ese espacio de jurisdicción. Por lo tanto, la
suspensión del despacho se desarrolla en el cumplimiento de un deber, donde toda actuación de
buena fe, y llevada a cabo con la debida diligencia no debe ser sancionada, ya que, se corre el
riesgo de atentar contra la función y cometido del SNA.
8.6.3 Actuación de mala fe
El Servicio Nacional de Aduanas, pudiera suspender el despacho de mercancías sin que
existiera evidencia razonable para hacerlo o actuando de mala fe. En este caso es evidente que
existe responsabilidad del SNA, debiendo responder esta y sus funcionarios, por los hechos
69 Revisar la definición en el apartado 3.2 del presente estudio
dañosos que se pudieran ocasionar, en base a una serie de disposiciones legales, que serán
analizadas desde lo particular a lo general.
La responsabilidad del estado administrador tiene su fuente en los artículos 4to 44vo de
la ley de bases generales de la administración del estado (LOCBGAE) que señalan que “El
estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al
funcionario que los hubiere ocasionado” y los “órganos de la administración serán responsable
del daño que causen por falta de servicio.”
Estas normas establecen que existe responsabilidad del Servicio Nacional de Aduanas
como parte del estado administrador, pudiendo el afectado hacer ejercicio de la acción legal
directamente contra la administración, contra el funcionario, o en contra de unos y otros.
Además se establece que el no ejercicio de las obligaciones legales por parte del estado, puede
ser fuente de responsabilidad por parte del órgano. En el caso del artículo 16 de la ley 19912, la
falta de ejercicio de la suspensión por parte del SNA pudiera ocasionar acciones legales, siempre
y cuando entendiéramos que esta facultad potestativa del SNA en orden a suspender el
despacho, es una obligación ante indicios claros e inequívocos de infracción de normas de
propiedad intelectual o industrial.
En cuanto a la responsabilidad del funcionario público, el artículo 120 del estatuto
administrativo establece que “la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad
civil y penal, y en consecuencia, la condena, el sobreseimiento y la absolución judicial, no
excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en función de los
mismos hechos”, con ello se establece que el funcionario público, más allá de la falta
administrativa, puede responder ante la persona afectada, sin importar su calidad de funcionario
público. En este caso el funcionario público debe responder en base a la legislación civil y penal
de aplicación general.
IX) DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Luego de realizado el levantamiento de información en el Servicio Nacional de Aduanas
y en estudios jurídicos especializados en el tema de derechos de autor y marca, y habiendo
analizado una amplia gama de investigaciones nacionales y extranjeras sobre el particular, es
posible concluir, que la incorporación de normativa sobre medidas en frontera a través de la ley
19912, ha influido de manera positiva y significativa en la observancia de los derechos de
propiedad intelectual. La estadística aduanera y del Ministerio Público, demuestran que el
numero de suspensión de despacho por infracción a los DPI y la cantidad de procesos derivados
de infracciones al artículo 28 a) de la ley 19039 y 79 de la ley 17336, han aumentado de manera
considerable desde 200570. Así, el número de suspensiones de despacho durante dicho periodo
aumentó un 700% y la cantidad de mercancía retenida por aduanas cerca de 35 veces. Desde el
punto de vista cualitativo existe una opinión unánime por parte de los usuarios del sistema y del
Servicio Nacional de Aduanas, acerca de la importancia de contar con una ley que posibilite una
interposición oportuna de acciones de fondo por inobservancia a las normas de propiedad
intelectual, y con respecto a la necesidad de que el órgano publico cuente potestad de suspender
de oficio despachos de mercadería infractora. En este sentido, se valora el avance que significó
contar con lineamientos claros y precisos en caso de infracción a las normas estudiadas, lo que
contrasta con la situación anterior a 2003, donde las acciones legales por este tipo de
importaciones nacían de una serie de interpretaciones forzadas y a veces ambiguas de distintos
cuerpos legales sobre la materia.
Sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país, a través de la
suscripción de los acuerdos de la OMC, al ser este convenio un marco de aplicación mínima y
supletoria que deja bastante libertad a los países miembros para establecer y decidir qué tipo de
regulaciones aplicaran en frontera, según sus necesidades y contingencias internas, no se
detectan áreas en que la ley 19912, vulnere o transgreda las disposiciones contenidas en los
acuerdos ADPIC. 70 Es el periodo desde el cual cuento con estadística. Es importante señalar que como la ley fue promulgada a fines de 2003, el primer año de funcionamiento es el 2004
Sobre el particular de la ley se detectan una serie de disposiciones que han tenido poca o
ninguna aplicación práctica y que pueden ser reformadas para mejorar la efectividad del control
de mercadería infractora de DPI en frontera. También, existen disposiciones que limitan de
manera considerable los derechos de los titulares de las marcas para ejercer su acción, y que
deben ser discutidas y analizadas de manera urgente por la autoridad.
La principal deficiencia de esta ley, dice relación con la suspensión de despacho
requerido, regulado entre los artículos 7 y 15 de esta ley que ha tenido escasa aplicación práctica,
producto de lo gravoso que resulta su operatividad. Esto se explica por diversos factores. En
primer lugar se establece un sistema de fianza o garantía que muchas veces es similar al valor de
importación, lo que disuade al titular de la marca de interponer la demanda; en segundo lugar se
desconfía de la capacitación de los jueces de letras para conocer de este tipo de contiendas
bastante alejada de la práctica habitual de este tipo de tribunales; en tercer lugar, resulta
dificultoso que los representantes de las marcas ante información sobre la existencia de
embarques con mercadería infractora, puedan interponer la acción legal, y que esta sea
notificada, antes que se realice el despacho; y finalmente se ha confiado mucho en la capacidad
de la aduana para suspender de oficio el despacho de mercadería infractora ante indicio de
infracciones a las normas de propiedad intelectual e industrial.
En cuanto a la suspensión de de despacho iniciado de oficio por la aduana, se han hecho
criticas relativas a la duración de suspensión, a la extensión de la actividad fiscalizadora y al
grado de certeza requerido para efectuar la suspensión. En el primer punto ha existido consenso
que el acotado plazo establecido en el artículo 16, resulta insuficiente para interponer una
acción legal, tomando en cuenta que muchas veces la información llega desfasada al
representante de la marca, quien en dicho periodo debe presentar la denuncia o querella y
obtener la resolución que amplía el plazo de suspensión o decreta el decomiso de la mercancía
infractora. Sobre la extensión de la actividad fiscalizadora, se ha cuestionado que esta solo sea
extensiva a la marca registrada falsificada y a las mercancías que infringen los derechos de autor,
en circunstancias que los supuestos del artículo sexto de la ley son bastante más amplios.
Finalmente, y en cuanto al grado de certeza para efectuar la suspensión, se ha estimado que el
estándar de evidencia, es un poco elevado, tomando en consideración la sofisticación y grado de
desarrollo de la industria de la piratería.
En atención a los argumentos expuestos, es que consideramos pertinente avanzar hacia un
sistema de protección de propiedad intelectual y fronteras, donde la solicitud de suspensión del
despacho de mercadería infractora de PI, se realice por los titulares de los derechos inscritos ante
una autoridad administrativa, y donde el resto del proceso sea conducido en sede jurisdiccional
por el juez con competencia en lo penal que va a conocer de la acción de fondo.
X) BIBLIOGRAFÍA
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ANEXO
Paralelo ADPIC y la ley 19912
TABLA ANEXO 1
ADPIC LEY 19912
Sujeto activo El titular de un derecho (concepto amplio), que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara laimportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata quelesionan el derecho de autor
Los titulares de derechos industrialesregistrados en Chile, así como los titulares de los derechosde autor y conexos
Alcance material y objetivo Que las autoridades de aduanas actuando de oficio o a petición de parte suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.Además los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanassuspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.
La suspensión del despacho de mercancíaque, de cualquier forma, signifiquen una infracción de losderechos adquiridos en virtud de las leyes Nº 19.039 y Nº17.336.
Demanda Procedimiento administrativo o judicial escrito.Para ellos será necesario que el titular del derecho presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas.
Por escrito ante el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la aduana ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora, o el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentrela aduana en que se presume se pretende presentar dichadestinación
Recursos Apelación ante la autoridad judicial De reposición, ante el tribunal que adoptó la medida
Destrucción y comiso de la mercadería
las autoridades competentes estaránfacultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad conlos principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o decomercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que lasmercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimientoaduanero distinto.
No hay un tratamiento en la ley, solo está tratado en leyes dispersas que se pronuncian sobre el fondo del asunto
admisibilidad El titular del derecho deberá presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de
Al requerir la medida, el solicitantedeberá acreditar su calidad de titular del derecho quereclama, expresar la acción que se propone interponer y
importación, existe presunción de infracciónde su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas
someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes quepermitan presumir la existencia de la infracción reclamada.Asimismo, deberá acompañar una descripción suficientementedetallada de la mercancía a la que se aplicará la medida y,en lo posible, identificar el lugar donde se encuentra o elde destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual sepresentará, el nombre y domicilio del importador, dueño oconsignatario, el país de origen y procedencia, el medio detransporte e identidad de la empresa transportista.
Garantía Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte unafianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridadescompetentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente delrecurso a estos procedimientos.
El juez de la causa podrá requerir alsolicitante de la medida, la constitución de una garantía quepermita caucionar los eventuales daños y perjuicios que secausen al importador, dueño o consignatario de la mercancía,si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía defundamentos. La persona que haya constituido la garantía o aquien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y encualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.
Actuación de Oficio Opcional La autoridad aduanera podrá disponer deoficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando delsimple examen de la misma resultare evidente que se trata demercancía de marca registrada falsificada o de mercancía queinfringe el derecho de autor.
Notificación de la medida Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho deaduana de las mercancías
De oficio: La aduanadeberá informar al titular del derecho, si estuviereidentificado, la posible infracción, a objeto de que ésteejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechosque le correspondan de conformidad a las normas precedentes yen especial.
Acción de fondo por denuncia de oficio
No existe regulación al respecto Sí obligación legal
Periodo de suspensión inicial 10 días desde la notificación por avisos al demandante
A petición de parte: 10 días hábiles, contados desde la notificación de la
suspensión. De oficio: 5 días desde que se adopta la medida, o desde la recepción de aquellas por parte del SNA
Indemnización y valoración del daño Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague alimportador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que sehayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.Los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de lasresponsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el casode actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.
Garantizada con la fianza, además de acciones en juicio ordinario de indemnización de perjuicio. No existe regulación específica en el caso de que la medida haya sido iniciado de oficio, ni tampoco regla especial para cuantificar el daño
Importaciones insignificantes Los Miembros podrán excluir de la aplicación de estas medidas, a pequeñascantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal delos viajeros o se envíen en pequeñas partidas.
En la acción de fondo
Cooperación internacional Regulada en el articulo 69 No existe regulación en la ley 19912, no obstante a aquello, se trabaja en esa línea, mediante normativa y oficios internos
Elaboración propia en base a legislación OMC y ley 19912
Paralelo entre normas sobre MPFPODPI TLC CHILE-EEUU y ley 19912
TABLA ANEXO 2
NORMA TLC CHILE-EEUU (CAPITULO 17) LEY 19912
MEDIDARequisitos para que el titular de una marca interponga acción legal
17.11.17 será necesario que este el titular” presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación de la Parte de importación, existe presunción de infracción del derecho de propiedad intelectual del titular, debiendo proporcionar información suficiente para que las mercancías sospechosas sean razonablemente reconocibles para las autoridades aduaneras”
Art 6to se podrá solicitar la medida señalada cuandoexistan motivos fundados para creer que se está cometiendouna infracción.
Art 8vo El titular deberá exponer someramente sus fundamentos, acompañando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada.
Garantia o fianza 17.11.18 Cada Parte dispondrá que las autoridades competentes estén facultadas para exigir al solicitante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa garantía o caución equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.
Art 9no Si lo consideranecesario, para acceder a lo solicitado, podrá requerir alsolicitante de la medida, la constitución de una garantía quepermita caucionar los eventuales daños y perjuicios que secausen al importador, dueño o consignatario de la mercancía,si se demostrare posteriormente que la solicitud carecía de fundamentos. La persona que haya constituido la garantía o a quien ella afecte, podrá solicitar en forma fundada y en cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.La garantía que se constituya no podrá de manera alguna disuadir indebidamente la medida de suspensión de la mercancía solicitada.
Notificación e Información 17.11.19 cuando las autoridadescompetentes hayan determinado que las mercancías son falsificadas o pirateadas, puedencomunicar al titular del derecho, cuando éste lo solicite, los nombres y direcciones del consignador, importador y consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.
Art 16 En los casos de suspensión de oficio, la aduanadeberá informar al titular del derecho, si estuviereidentificado, la posible infracción, a objeto de que ésteejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechosque le correspondan de conformidad a las normas precedentes yen especial, a objeto de que proporcione información acercade la autenticidad de las mercancías.
Suspensión de oficio 17.11.20 las autoridades competentes están autorizadas para iniciar medidas en frontera de oficio, sin requerir reclamación formal de un particular o del titular del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o sospechar que las mercancías que se están importando, destinadas a la exportación o en tránsito, son
Art 16 La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía queinfringe el derecho de autor
falsificadas o pirateadas. En el caso de mercancías en tránsito, las Partes, de conformidadcon otros tratados internacionales suscritos por ellas, podrán disponer que la destinación aduanera.facultad de oficio, se ejerza antes de sellar el contenedor u otro medio de transporte, con los sellos aduaneros, cuando proceda
Destino de la mercadería 17.11.21 Cada Parte dispondrá que: (a) las mercancías que las autoridades competentes hayan determinado que sonpirateadas o falsificadas serán, salvo en casos excepcionales, destruidas;(b) respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio falsificada, elsimple retiro de la marca de fábrica o de comercio apuesta no bastará parapermitir su liberación a los canales comerciales;(c) en ningún caso podrán las autoridades competentes autorizar o permitir la reexportación de mercancías pirateadas o falsificadas, ni que se los someta a otros procedimientos aduaneros.
Art 15 Sin perjuicio de las medidas establecidasen las leyes Nº 19.039 y Nº 17.336, que pueda adoptar el juez respecto de la mercancía que haya sido declarada como infractora, ésta no podrá ser reexportada o sometida a otra
Elaboración propia en base al apartado 17 del TLC CHILE-EEUU
Diferencias entre normas SECURE y ADPIC
TABLA ANEXO 3
SECURE MATERIA ACUERDO ADPIC COMENTARIOS
Estándar 1 Extensión Articulo 51 Extiende su ámbito de aplicación a importaciones, exportaciones, depósitos, mercadería en tránsito, puertos libres, duty free, etc..
Estándar 2 Definiciones Articulo 51 Amplía la protección de marcas de fábrica o de comercio y derechos de autor a la totalidad de tipos de derechos de propiedad intelectual.
Estándar 3 Procedimiento Artículos 51 Hace extensiva la suspensión del despacho de mercaderías a otro tipo de procedimientos
Estándar 4 Denuncia y derecho a la información
Artículos 52 y 57 Las administraciones aduaneras elaborarán
formularios de demanda estandarizados para recabar información consistente en datos básicos y típicos a un coste que no exceda los costos de la tramitación de la demanda. Remueve la obligación que tienen los titulares de presentar evidencia ante una eventual infracción
Estándar 5 Oficina central Articulo 41 La aduana deberá designar un punto de contacto único para tramitar las solicitudes de intervención. Se elimina la obligación del articulo 41 de ADPIC en orden al uso de los recursos
Estándar 6 Importaciones insignificantes
Articulo 60 Las autoridades deberán determinar su cantidad sobre la base más restrictiva, en atención a los recursos disponibles
Estándar 7 Actuación de oficio Articulo 58 Se busca disminuir las medidas correctoras hacia los funcionarios que no actúan de buena fe. El derecho mínimo de los importadores a una notificación inmediata y adecuada se ve menguado
Estándar 8 Demanda Articulo 52 y 58 Se pretende invertir las obligaciones entre la administración aduanera y los titulares de derechos en relación con las pruebas al solicitar que sean las administraciones aduaneras quienes faciliten al titular de derechos muestras de mercancías sospechosas, y que sea el titular de derechos quien determine la falsedad de dichas muestras
Estándar 9 Notificación Articulo 54 Bajo ADPIC el importador y el titular del derecho de PI, debía ser notificados de la suspensión del despacho. Bajo SECURE no existen garantías para el importador en cuanto al derecho de notificación ante la suspensión del despacho
Estándar 10 Remedios Articulo 59 Bajo SECURE las autoridades aduaneras
están autorizadas a retener y confiscar toda mercadería infractora de los derechos de PI. Además los puede destruir. Bajo ADPIC esas facultades están entregadas a las autoridades judiciales
Estándar 11 Disposición Articulo 51 Bajo SECURE las administraciones de aduanas estarán facultadas para exponer en detalle, trasladar o confiscar las mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual. En el caso de ADPIC la autoridad solo puede suspender el despacho de mercaderías por motivos legitimos
Estándar 12 Persecución Criminal Articulo 61 Bajo el acuerdo ADPIC los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. BAjo SECURE , la administración de aduanas estará facultada legalmente para aplicar sanciones penales disuasorias contra las entidades involucradas deliberadamente en la importación/exportación de mercancías bajo control aduanero que infrinjan cualquier ley de derechos de propiedad intelectual
Elaboración propia en base a normas SECURE
Procedimiento para constituirse como titular de un derecho de los derechos de propiedad
en Chile
GRAFICO ANEXO 1
Fuente: www.inapi.cl
Casos de Infracción a la propiedad intelectual detectados en fronteraGRAFICO ANEXO 2
6%0% 1% 2%
3%0%
10% 0%
47%
1%
30%
Casos detectados por región 2011 Asia/pacifico
Africa CentralAmerica central y caribeEuropa central y EsteEste y sur de africaMedio orienteNorte de AfricaAmerica del NorteAmerica del surAfrica occidentaleuropa Occidental
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Suspensiones realizadas por región según número de piezas incautadas
GRAFICO ANEXO 3
2% 0%
4%4%
16%
0%
14%
2%13%
0%
43%
piezas 2011Asia/pacificoAfrica CentralAmerica central y caribeEuropa central y EsteEste y sur de africaMedio orienteNorte de AfricaAmerica del NorteAmerica del surAfrica occidentaleuropa Occidental
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Países de origen de la mercadería falsificada a nivel mundial
GRAFICO ANEXO 4
ChinaHong Kong, ChinaIndiaDesconocidoThailandiano diponibleTurquiaEmiratos Arabes SingaporeEstados UnidosGreciaSuizaEgiptoPerúRep. De Corea
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Lugar donde se realiza la suspensión de despacho a nivel mundial
GRAFICO ANEXO 5
15% 0%0%
7%3%
49%
0%1%0%
24%
1%
Lugar de suspención de mer-caderias Aeropuertos
Frontera de ZFAlta maren tierraFrontera terrestreCorreos centro distrib.otrostrenríospuertodesconocido
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Incautación de mercaderías falsificadas en Latinoamérica
GRAFICO ANEXO 6
85%
1%2%
0%
5%
0%6%
Incautaciones totalesArgentina Chile Rep.Domin El salvadorJamaica Nicaragua Panamá
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Contenedores incautados en el marco de la operación Tigre I y II
GRAFICO ANEXO 7
Guatemala26%
Honduras21%
Panamá21%
El Salvador7%
Nicaragua5%
Argentina5%
R.Dominica.4%
Chile4%
Mexico3%
Jamaica3%
Costa Rica2%
Colombia1%
Containers incautados en operación Tigre
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Número de casos y piezas detenidas en Chile 2010-2011
TABLA ANEXO 4
Casos piezas kilos2010 2011 2010 2011 2010 2011
Chile 188 2284132 163Sudamérica 194 219 22556474 308351 163 10985
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Productos decomisados en Chile por número de casos año 2010
TABLA ANEXO 52010
Producto Cantidadaccesorios 22BebidasRopa 62Computadores y acceso. 7Art. Electrónicos 9productos alimenticiosCalzado 12Juegos y Juguetes 23Celulares y accesorios 2Otros 25productos farmacéuticosproductos audiovisuales 4partes y piezas 4textiles distintos ropa 7tabaco 1Cuidado y belleza 7Relojes 3TOTAL 188
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
Bienes Decomisados desde y hacia Chile
TABLA ANEXO 6
casos productos2010 2011 2010 2011
Chile Origen 2 5 517316 45075Chile Destino 237 57 2620240 53791
Elaboración propia en base a estadística IPR WCO report 2011
