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楊智傑美國專利侵權合理授權金與持續性授權金 143

美國專利侵權合理授權金與持續性授權金

楊智傑＊

目次

壹、前言

貳、美國專利侵權損害賠償計算

一、所失利益（lost profits）

二、合理授權金（reasonable royalty）

三、分配原則（apportionment）

四、蓄意侵權（willful Infringement）

參、聯邦巡迴上訴法院對持續性授權金之討論

一、Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案（2007）

（一）等同過去侵權賠償金

（二）Paice案事實與發展

（三）聯邦巡迴上訴法院判決

（四）小結

二、Amado v. Microsoft Corp.案（2008）

（一）等同於蓄意侵權三倍賠償

（二）Amado案事實和發展


（四）小結

肆、持續性授權金設定

一、持續性授權是否適當

二、Paice案地區法院後續處理

（一）對Toyota計算方式的討論

（二）對Paice計算方式的討論

（三）地區法院最終決定

（四）小結

三、持續性授權之設定建議

＊

雲林科技大學科技法律所助理教授，台灣大學法學博士。

144 科技法學論叢第八期 2012年12月

（一）程序面

（二）實體面

伍、比較臺灣

一、法院無設定判決後持續性授權金

二、訴訟期間或上訴期間之持續侵權

三、合理授權金之賠償

陸、結論


摘要

自從 2006年美國最高法院判決 eBay案後，改變了專利侵權的禁制

令審查，當專利權人自身不從事產品生產時，法院就算認定侵權後，

也可能會不同意核發禁制令。自此開始有地區法院核發持續性授權

（ongoing royalty）命令。對於法院所核發的持續性授權命令，也開始引

起討論，並有案件上訴到聯邦巡迴上訴法院。因此，本文將討論美國

專利法上此種最近興起的持續性授權命令，尤其本文焦點，將放在法

院如何計算持續性授權金之金額或授權費率。本文將介紹 Paice LLC v.

Toyota Motor Corp.案（2007）與 Amado v. Microsoft Corp.案（2008）二

份重要判決，並從判決中找出關於持續性授權金設定的重要意見。雖

然聯邦巡迴上訴法院已有重要判決，但對於具體的持續性授權金的設

定操作，並沒有提供清楚指引，因此，仍然沒辦法清楚得知究竟該如

何設定持續性侵權金。其中，被聯邦巡迴上訴法院發回的 Paice LLC v.

Toyota Motor Corp.案，後來回到地區法院，而地區法院根據巡迴上訴

法院見解，重新計算了持續性授權金。故本文將更具體地介紹持續性

授權金的設定，包括 Paice 案地區法院見解，以及學者的建議。

關鍵字：持續性授權金、永久禁制令、合理授權金、專利侵權、蓄意

侵權


Patent Infringement Reasonable Royalty

and Ongoing Royalty in U.S.

Yang, Chih-Chieh*

Abstract

Since 2006 the U.S. Supreme Court ruled the eBay case, changed the

review of a patent infringement injunction. When the patentee is not engaged

in production, even if the court finds defendant did infringement, it may not

agree to issuance of the injunction. Alternatively, the district court began to

issue ongoing royalty. This new type of relief stimulates many discussions,

and there have several cases been appealed to the Federal Circuit Court of

Appeals. Therefore, this article will discuss the ongoing royalty recently

rising in U.S. patent law, especially, this paper will focus on how the court to

calculate the amount or rate of ongoing royalty. There were several cases

been appealed to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit,

and Federal Circuit also made some important reasoning. Therefore, this

article will introduce two Federal Circuit cases: Paice LLC v. Toyota Motor

Corp. (2007) and Amado, v Microsoft Corp. (2008). While the Federal

Circuit has been issued some important reasoning, it did not provide clear

guidelines. Therefore, it is still not clear for district courts how to set

ongoing royalty rate. Following the Federal Circuit limit guidelines, the

district courts try to find the best way to set the ongoing royalty themselves.

Among them, after Federal Circuit return Paice, LLC v. Toyota Motor Corp.

to East District Court of Texas, the district court have tried to recalculate the

ongoing royalty rate. The method it used is distinct from the pass

* Assistant Professor, Science and Technology Law, National Yunlin University

of Science and Technology; Ph.D. in Law, National Taiwan University.


infringement award while take the Georgia-Pacific Factors at the same times.

Therefore, this article will be introduce the ongoing royalty’s settings in

Paice case more specifically, and then will introduce some scholar’s

suggestions.

Keywords: Ongoing Royalty, Permanent Injunction, Reasonable

Royalty, Patent Infringement, Willful Infringement


壹、前言

美國最高法院在2006年做出eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案1判

決，改變了過去美國專利訴訟中核發禁制令之判準。該案乃針對專利訴

訟之永久禁制令，尤其專利蟑螂此特殊問題之禁制令問題。雖然其乃針

對專利訴訟，且乃針對永久禁制令，但其對禁制令之核發標準，也影響

到其他智慧財產權案件（著作權和商標權）。

在核發永久禁制令的審查上，最高法院在eBay案指出，根據早已穩

定建立的衡平原則（principles of equity），聲請永久禁制令之原告，必

須滿足四因素檢測，法院才可提供救濟。原告必須證明：1.其已經遭受

無法彌補之損害；2.法律所提供的其他救濟方式（例如金錢賠償），不

適合彌補該損害；3.在權衡原告和被告之負擔後，衡平救濟是正當的

（considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant,

a remedy in equity is warranted）；4.公共利益不會被該永久禁制令傷害

（public interest would not be disserved by a permanent injunction）2。

在eBay案之後，各下級法院在專利案件中審核永久禁制令時，都回

歸四因素檢測法。但採用四因素檢測法，是否會不利於專利蟑螂此種不

事生產但願意授權的專利權人？最高法院並沒有提供明確指引，而留給

地方法院自行判斷，學者也提出不同建議3。然而，採取四因素檢測法後，

經美國學者整理歸納許多地區法院判決，均發現呈現一趨勢。雖然各地

1 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 關於美國 eBay案及

後續核發禁制令的討論與介紹，可參考楊智傑，美國智慧財產權訴訟中核

發禁制令之判準，智慧財產權月刊，第 160期，頁 51-100，2012年 4月；

邵瓊慧，我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究－兼論美國案例最

新發展，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 337-405，司法院，

2010年 11月。 2 eBay, 547 U.S. at 391. 3 Robin M. Davis, Failed Attempts to Dwarf the Patent Trolls: Permanent

Injunctions in Patent Infringement Cases Under the Proposed Patent Reform

Act of 2005 and eBay v. MercExchange, 17 CORNELL J. L. & PUB. POL'Y 431,

447-452(2008).


區法院在大部分專利侵權案件中，仍會核發永久禁制令，但是直接市場

競爭（direct market competition）似乎成為取得永久禁制令的一個決定因

素。亦即，要成功取得永久禁制令，必須自己有將專利商業化，且被告

與自己相互競爭4。歸納地區法院案例可知，法院拒絕核發永久禁制令的

案件，通常都是被告與原告並非市場競爭者，而原告通常願意授權5。

由於各地區法院紛紛出現不同意核發永久禁制令的情況，但既然判

決認為被告構成專利侵權，難道法院要允許其繼續侵權嗎？因而，開始

有地區法院核發持續性授權（ongoing royalty）命令。對於法院所核發的

持續性授權命令，也開始引起討論，並也有案件上訴到聯邦巡迴上訴法

院。

因此，本文將討論美國專利法上此種最近興起的持續性授權命令，

尤其本文之焦點，將放在法院如何計算持續性授權金之金額或授權費

率。基於此一關懷，以下，本文將先介紹傳統美國專利法下，法院對過

去侵權損害賠償的計算方式。之所以要介紹過去侵權之損害賠償，乃是

因為法院對未來持續性侵權之賠償金之計算，多事先從過去各種計算方

法衍生變化而來，因此在第貳部分先介紹。第參部分，對於地區法院所

採取之持續性授權金之計算，已有案件上訴到管轄專利案件的聯邦巡迴

上訴法院，而聯邦巡迴上訴法院也做出重要性之判決。因此，本文在第

參部分，將介紹Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案（2007）與Amado v.

Microsoft Corp.案（2008）二份重要判決，並從判決中找出關於持續性

授權金設定的重要意見。雖然聯邦巡迴上訴法院已有重要判決，但對於

具體的持續性授權金的設定，並沒有提供清楚指引，因此，仍然沒辦法

清楚得知究竟該如何設定持續性侵權金。其中，被聯邦巡迴上訴法院發

回的Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案，後來回到地區法院，而地區法

4 Gregory d'Incelli, Has eBay Spelled the End of Patent Troll Abuses? Paying the

Toll: the Rise (and Fall?) of the Patent Troll, 17 U. MIAMI BUS. L. REV. 343,

360(2009). 5 Id. at 360-61; Benjamin H. Diessel, Trolling for Trolls: The Pitfalls of the

Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunctions in

Patent Cases Post-eBay, 106 MICH. L. REV. 305, 310-322(2007).


院根據巡迴上訴法院見解，重新計算了持續性授權金。故本文在第肆部

分，將更具體地介紹持續性授權金的設定，包括Paice案地區法院見解，

以及學者的建議。最後，本文第伍部分為結論。

貳、美國專利侵權損害賠償計算

美國專利法之損害賠償計算，主要有以下幾種方式。

一、所失利益（lost profits）

在1990年之前，美國專利侵權賠償，很少超過一億美金，但是今日

上億美金賠償的案件卻屢見不鮮。大部分大額賠償的官司，所採用的損

害賠償計算方式，是「所失利益」法6。此種方法，法院在計算專利權人

損失時，乃計算其因侵權所受到的銷售損害，亦即，若無此侵權行為，

專利權人本來可以得到的銷售，以及因為侵權人的競爭導致銷售價格的

減少。所失利益之計算類型可包括銷售額減少(lost sales)、預期利益減少

(projected lost profits)、因侵害所導致產品價格下跌(price erosion)、商譽

受損(injury to business reputation)等。如果專利權人可以證明侵權者若不

侵害專利，將無法進入市場，那麼侵權者對專利權人所有的所失利益都

要負責7。

在判斷是否給予所失利益損失賠償時，法院通常採用以Panduit Corp.

v. Stahlin Bros. Fibre Works案8所建立的之Panduit檢測要素。若想要請求

所失利益，原告必須證明滿足以下四所有要件：(1)對專利產品存在需求

（demand for the patented product），(2)缺少可接受的非侵權替代產品

（absence of acceptable noninfringing substitutes），(3)原告有滿足該需求

的製造及行銷能力（manufacturing and marketing capability to exploit the

6 Tim Carlton, The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder

Receive When a Permanent Injunction Is Denied?, 43 GA. L. REV. 543,

551(2009). 7 Id. at 551. 8 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibei Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).


demand），及 (4) 該利益之量原本可以被賺取（the amount of profit that

would have been made）9。

二、合理授權金（reasonable royalty）

如果專利權人無法滿足上述請求所失利益的要件，專利權人仍可請

求賠償「合理授權金」（reasonable royalty）10。當專利權人自己不生產

並銷售產品時，就無法請求所失利益損害，此時，法院計算損害賠償時，

乃計算專利權人原本透過授權該專利可收取的授權金。此方法下，法

院會找出專利權人可接受的最低授權金，以及侵權人願付的最高授權

金，並在兩值間找到一金額11。法院在判斷合理授權金，通常引用

Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp.一案12所建立之方法。該案

中，法院建立一檢測，試圖找到在侵權發生時雙方會進行的談判（假設

雙方願意進行交涉）13，此法也假設雙方都某程度知道，該專利是有效

且被侵害。Georgia-Pacific案所列出的15項因素，本文翻譯如下14：

1.專利權人過去授權係爭專利收取之權利金，可證明或傾向證明一既有

的授權金（The royalties received by the patentee for the licensing of the

patent in suit, proving or tending to prove an established royalty）。

2.被授權者支付類似係爭專利之其他專利的權利金（The rates paid by the

licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit）。

3.授權的性質及範圍，例如是專屬授權或非專屬授權，授權區域是否限

制，銷售對像是否受限制（The nature and scope of the license, as

9 Tim Carlton, supra note 6, at 551-2. 10 See 35 U.S.C. § 284 (2000) ("Upon finding for the claimant the court shall

award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but

in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by

the infringer . . . ."). 11 Tim Carlton, supra note 6, at 552. 12 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Paper Inc., 318 F. Supp.

1116 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971). 13 Id. at 1121. 14 Id. at 1120.


exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of

territory or with respect to whom the manufactured product may be sold）。

4.授權者既有的維持專利獨佔的政策與行銷方案，例如不授權他人使用

該發明，或為了維持該獨佔只在特殊條件下授權（The licensor's

established policy and marketing program to maintain his patent monopoly

by not licensing others to use the invention or by granting licenses under

special conditions designed to preserve that monopoly）。

5.授權人和被授權人的商業關係，例如，他們是否在相同區域相同行業

彼此競爭，或者他們是發明人還是行銷者（The commercial relationship

between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in

the same territory in the same line of business; or whether they are

inventor and promoter）。

6.被授權人促銷其他商品時銷售專利特點的效果，發明對授權人銷售其

他非專利項目的價值，以及這種衍生或護航銷售的範圍（The effect of

selling the patented specialty in promoting sales of other products of the

licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator

of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or

convoyed sales）。

7.專利的期限及授權期間（The duration of the patent and the term of the

license）。

8.使用專利之產品在過去的獲利，其商業上的成功，和現在的銷量（The

established profitability of the product made under the patent; its

commercial success; and its current popularity）。

9.專利財產相對於舊模式或設備的的效益與優勢（The utility and

advantages of the patent property over the old modes or devices, if any,

that had been used for working out similar results）。

10.專利發明之本質、授權人對之商業化的程度，以及對那些使用該發明

的人的效益（The nature of the patented invention; the character of the


commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and

the benefits to those who have used the invention）。

11.侵權人使用該發明的程度，及任何可證明該使用價值的證據（The

extent to which the infringer has made use of the invention; and any

evidence probative of the value of that use）。

12.在特定行業中或類似行業中使用該發明或類似發明的利潤部分或售

價（The portion of the profit or of the selling price that may be customary

in the particular business or in comparable businesses to allow for the use

of the invention or analogous inventions）。

13.排除與非發明元件、商業風險、重要特徵或侵權人的改良等關連後，

因使用該發明所獲得之利潤（The portion of the realizable profit that

should be credited to the invention as distinguished from non-patented

elements, the manufacturing process, business risks, or significant

features or improvements added by the infringer）。

14.符合資格專家之證詞（The opinion testimony of qualified experts）。

15.專利權人與侵權者若合理地、自願地協商可以協商出來的金額，換句

話說，一個審慎的被授權人（會希望取得一製造銷售包含該專利之特

定物品之授權），會願意付出多少授權金且仍然可以得到合理利潤，

以及審慎專利權人當初在多少金額下才願意授權（The amount that a

licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would

have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been

reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the

amount which a prudent licensee--who desired, as a business proposition,

to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying

the patented invention--would have been willing to pay as a royalty and

yet be able to make a reasonable profit and which amount would have


been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license）15。

Georgia-Pacific案雖界定出15項不同的因素，但根據學者分析，實際

運作上可歸納為三個重要議題：1.該專利發明對產品及市場需求的重要

性（the significance of the patented invention to the product and to market

demand），2.人們對此發明或同一行業中類似發明願意支付的授權費率

（ the royalty rates people have been willing to pay for this or other similar

inventions in the industry）及3.專家對此專利價值的證詞（expert testimony

as to the value of the patent）16。

除此之外，其他重要因素包括非侵權的迴避設計是否存在（whether

any noninfringing design-arounds exist）、潛在迴避設計與既存專利科技

的成本比較（comparison of the costs between a potential design-around and

the existing patented technology）。如果一迴避設計存在，但較為昂貴或

品質較差，則侵權者對專利科技所願意支付之授權金，不能超過使用迴

避設計之金額。一旦找出談判金額的區間，就可以使用Georgia-Pacific

案中所提到的經濟因素來找出合理授權金。在理論上，此分析也承認，

授權金應該是根據該專利特色的價值來計算，而非包含該特色之產品的

全部價值17。

而在實際計算上，美國法院實務發展出一大略法則（Rule of

Thumb），亦即認為假設的協商基準，通常是侵權產品利潤的25%。而

法院在認定合理授權金時，就可以先用此作為基準，再搭配

Georgia-Pacific案所提15因素，進行調整。之所以會採用此大略法則，主

要是美國一研究專利授權的學者Robert Goldscheider所提出，他研究許多

15 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120

(S.D.N.Y. 1970). 15 項詳細分析請參閱劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權

利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師，第 5 期，頁

68-70，2011 年 4月。 16 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX.

L. REV. 1991, 2018-19 (2007). 17 Tim Carlton, supra note 6, at 553.


專利授權契約，而得出，一般的授權談判，會以利潤的25%作為授權金18。後來由於聯邦巡迴上訴法院默示肯認了這個大略法則，各地方法院

在計算合理賠償金時，就紛紛採用以利潤之25%作為起點的計算方式。

但是，這樣的慣用方式，卻在2011年1月時，遭到聯邦巡迴上訴法

院推翻。在Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp案19中，聯邦巡迴上訴法院

明白表示，地方法院不可再採用大略法則，亦即利潤的25%作為計算基

準。其理由在於，最高法院曾在一非專利案件Daubert v. Merrell Dow

Pharms., Inc.案20中曾提到，地方法院必須確保所有專家證詞，有堅強的

科學技術背景21；任何與本案議題無關連的專家證詞，都是無關（no

relevant）的，而無幫助22。聯邦巡迴上訴法院根據此原則，鄭重指出，

法院不可接受根據利潤25%大略法則的證據，因為其推出的合理授權金

與個案的事實無法連結23。雖然， Georgia-Pacific案中提到可以用類似

的授權契約作為參考，但以25%作為基準，可能與個案中的產業、類型

差異很大24。縱使認為，25%只是一個基準，然後可根據15個因素進行

微調，但為何是用25%，也沒有根據。不過法院還是強調，仍然應該用

Georgia-Pacific案的15因素去推求假設的合理授權金25。

三、分配原則（apportionment）

由於專利可能只涵蓋整個產品或服務的一小部分，但是專利權人卻

可能索取代表整體產品或服務價值的金錢或衡平救濟。如果專利只占了

產品或服務的一小部分，法院應該判決合理的授權金，拒絕核發禁制

令。所以，近年來專利損害賠償「分配原則」的探討，越來越興盛。

18 Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, Use Of The 25 Per Cent

Rule in Valuing IP, 37 LES NOUVELLES 123, 123 (Dec. 2002). 19 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir., 2011). 20 Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993). 21 Id. at 589-90. 22 Id. at 590. 23 632 F.3d at 1315. 24 Id. at 1317. 25 Id. at 1317-1318.


所謂「分配原則」，就是若該專利只占產品之一部，或作為該產品

之改良設計時，其損害賠償計算基礎應予限縮26。除非專利權人能夠證

明專利對於現有技術的貢獻是產生侵權產品或方法市場需求的主要基

礎，否則賠償額的計算不應以侵權產品或方法的「全部市場價值」(entire

market value )為基礎27。

相對地，所謂的全市場價值法則，乃美國司法實務從80年代以來逐

漸確立，基本上就是當專利產品與非專利範圍之產品通常被一起銷售時

(sold in conjunction with)，若專利權人可證明被侵害專利的技術特性構成

消費者對該非專利範圍產品有需求之主要原因時(the basis for customer

demand)，則可對該整體產品之所有市場價值請求賠償，而非僅針對該

專利技術本身或專利產品之價值求償28。例如，聯邦巡迴上訴法院的判

決曾將權利金的基礎，擴張到與侵權元件一起銷售的其他元件29。

「全市場價值法則」適用若過度寬鬆，可能導致專利權人過度獲

償，如果一個零組件的侵權就足以構成賠償整部電腦的全部銷售所得，

可能引發專利怪獸藉此專利敲詐30。尤其是那些本身沒有使用專利，而

寧願授權的專利權人，應該依據他們對整體產品的貢獻程度給予合理的

授權金。因此，採分配原則有二目的，1.避免侵權人的產品含有兩個以

上專利時因同一侵權行為而被重複要求賠償，及2.避免專利權人擴張其

專利權至不受保護範圍。在理論上，分配原則試圖限制專利權人應得的

利益31。

26 劉怡婷、王立達，美國專利侵害實際損害額之計算─以專利權人超出專利

保護範圍之產品為中心，智慧財產權月刊，第 136期，頁 71-75，2010年 4

月。 27 張宇樞，美國專利訴訟實務，頁 77，經濟部智慧財產局，2009年 1月。 28 李崇僖，專利技術價值在侵權訴訟中之認定─兼論美國法上的專利政策思

維，專利師，第 9期，頁 10-11，2012年 4月。 29 Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d at 1549-50 (Fed. Cir. 1995)(en banc). 30 李崇僖，前揭註 28，頁 12。 31 Tim Carlton, supra note 6, at 553-54.


四、蓄意侵權（willful Infringement）

美國專利法授權法院，當發現蓄意侵權32時，可以判給三倍的損害

賠償金33。傳統上，聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）根據最高法院

對「蓄意」（willful）此字的解釋，「意指不單純是過失的行為」（refering

to conduct that is not merely negligent）34。在判斷是否構成蓄意時，需考

量所有的周邊因素35。聯邦巡迴上訴法院在決定被告是否蓄意侵權時，

不願意採用任何的當然規則類型，但是法院似乎指出，在考量所有周邊

因素時，若存在侵權的實質抗辯時，將最為關鍵36。

聯邦巡迴上訴法院的判決，對潛在侵權者似乎課與了一積極義務，

其不只要發現其他人的專利權，也要盡合理注意義務判斷其沒有侵權。

由於有此項義務，故被告通常會提出證據，證明他們在事前有尋求律師

的諮詢意見，合理的相信其不構成侵權。律師若能作證，證明被告是相

信律師符合資格的法律意見而行事，就是證明其符合注意義務的有效方

法。即便這項法律意見是錯的，此意見也能夠證實被告的無辜心理狀

態，而無法發現被告存在蓄意或惡意（bad faith）37。

最近，聯邦巡迴上訴法院修改了判斷是否構成蓄意侵權的要素。在

In re Seagate案38中，法院指出其之前所採取的標準，比較像是過失的標

準39。法院判決指出，未來要構成蓄意侵權，專利權人必須提出清楚且

具說服力之證據，證明侵權人知道在客觀上有高度可能性其行為將侵害

32 關於 willful 此字的翻譯，為與 purpose、intent 等字區分，本文參考蔡蕙芳

之翻譯，翻譯為蓄意。請參見，蔡蕙芳，美國著作權法上刑事著作權侵權

之研究，著作權侵權與其刑事責任，頁 127-179，新學林，2008年 2月。 33 See 35 U.S.C. § 284 (2000) ("[T]he court may increase the damages up to three

times the amount found or assessed."). 34 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d

1337, 1342 (Fed. Cir. 2004) (quoting McLaughlin v. Richland Shoe Co., 486

U.S. 128, 133 (1988)). 35 Id. at 1342. 36 Tim Carlton, supra note 6, at 555. 37 Id. at 555-56. 38 In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007). 39 Id. at 1371.


一有效專利，仍然從事該行為40。因此，法院提高了蓄意侵權的標準。

此外，法院也指出，當被告得到通知其可能侵害他人專利時，被告並無

取得法律意見的積極義務41。被告的心理狀態與客觀上是否有高度可能

性的的探討不再有關，而專利權人作為提供該風險主觀知識的人，現在

需要證明侵權是如此明顯，以致被告應該知道其已經構成侵權42。自從

Seagate案後，聯邦巡迴上訴法院回頭提醒地區法院，證明詐欺並不必然

會增加蓄意侵權的損害賠償43。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2011年9月16日簽署由參眾兩

院通過Leahy-Smith美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，編

號H.R.1249，簡稱AIA），名稱來自於兩院主要提案人之姓氏44，此被視

為1952年以來美國專利法史上最大變革。該法中，也處理了蓄意侵權的

問題，基本上接受了In re Seagate案見解。修法後，美國專利法第298條

明定，被控侵權者對於被宣稱為受侵害之專利未自其律師處取得建議意

見、或其未將前述建議意見提交法院或陪審團，此等情形不得用以證明

該被空侵權者為蓄意侵害該專利或其意圖引誘侵害該專利45。

參、聯邦巡迴上訴法院對持續性授權金之討論

由於2006年美國最高法院eBay案判決後，認為構成侵害他人專利，

法院未必會同意核發禁制令，亦即，地方法院可拒絕專利權人核發禁制

令的請求，而下達一未來持續性授權命令，並替雙方決定費率。此種方 40 Id. 41 Id. 42 Id. 43 See Mitutoyo Corp. v. Cent. Purchasing, LLC, 499 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir.

2007). 44 參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar

Smith兩位議員。 45 See 35 U.S.C. § 284 (2011)(Advice of counsel “The failure of an infringer to

obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or

the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be

used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the

infringer intended to induce infringement of the patent.”)


式，一般認為和強制授權有異曲同工之妙46。

地區法院拒絕核發永久禁制令後，通常會創造出一持續性授權金，

亦即允許被告繼續為侵權使用，但需支付一合理授權金。對此持續性授

權金（ongoing royalty）應如何計算，由於最高法院並未表達意見，各地

方法院則提出各種嘗試。但某些案件上訴至聯邦巡迴上訴法院（Federal

Circuit），該法院將案件駁回，認為地區法院對持續性授權金之計算方

式有誤，並提供某些指示，但對於究竟如何計算持續性授權金，聯邦巡

迴上訴法院並未表達明確見解。目前為止，聯邦巡迴上訴法院只有在二

份相關判決中，表示過意見。以下以此二代表性案例，說明地區法院與

聯邦巡迴上訴法院對持續性授權金之討論。

一、Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案（2007）

在eBay案後，各地區法院都嘗試設定持續性授權金，而第一件上訴

到聯邦巡迴上訴法院的案件，就是Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案，

其討論具有重要價值，請見以下介紹。

（一）等同過去侵權賠償金

在2006年美國法院做出eBay v. MercExchange案判決後，專利侵權訴

訟的原告若沒有自己生產產品，雖然贏得專利侵權訴訟，但向法院申請

永久禁制令時，卻會被地區法院否決。而地區法院在否決永久禁制令

後，會核准一持續性授權金，對於該授權金之費率，部分地區法院採取

等同裁判前侵權所認定之合理賠償金。

例如，在2006年德州東區地區法院的z4 Technologies v. Microsoft案47，就採取這種方式。在2004年時，一家名叫z4的公司，控告微軟

（Microsoft）侵害其二項專利，其公開「限制他人未授權使用電腦軟體

46 Robert Fair, Does Climate Change Justify Compulsory Licensing of Green

Technology?, 6 B.Y.U. INT'L L. & MGMT. REV. 21, 31-32(2009); Eric L. Lane,

Keeping the LEDs on and the Electric Motors Running: Clean Tech in Court

After eBay, 2010 DUKE L. & TECH. REV. 13, at paragraph 7-13(2010). 47 z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d 437 (E.D. Tex. 2006).


之方法，而稱為產品活化」48。陪審團認定二項專利有效且被侵權，進

而z4向法院申請永久禁制令49。地區法院採用衡平四因素檢測後，認為

z4公司並未證明若不核發禁制令將有不可回復損害50。此外，法院在做

損益權衡時，認為有利於微軟。因此，法院拒絕核發永久禁制令，而採

用一持續性授權51。地區法院允許微軟持續侵權，但須每季向原告提出

報表，報告該季所銷售的侵權產品數量，至於授權金費率，則比照過去

侵害法院所認定之合理賠償金52。

美國另一重要案例Paice LLC v. Toyota Motor Corp.案，是領先油電

混合車技術的Toyota公司，反而被他人控告油電混合技術侵害他人專

利。該案地區法院採取的持續授權金費率，也比照過去侵權法院所判給

的合理賠償金，但該案上訴到聯邦巡迴上訴法院後被發回。以下介紹這

個重要案例。

（二）Paice案事實與發展

Toyota公司在汽車領域是複合動力車（hybrid car）的領先者，其所

生產的Prius，在2006年佔美國所有複合動力車銷售的40％。到2008年4

月，Prius全球銷售量達到一百萬台；到2009年9月，全球銷量達二百萬

台。美國環保署報告指出，2010年式的Prius是當年最省油車款。Toyota

自己評估，在2009年9月為止，其銷售的油電混合車的效果，已經減少

二氧化碳排放達1千1百萬公噸53。

但是Toyota並不是最早開始研發油電混合車技術的公司。在1990年

初期，美國的Severinsky博士和他的新創公司Paice L.L.C.，就已經開始

研究油電混合車的動力傳輸技術。Paice公司在1992年就對油電混合車技

術申請專利。其在1994年取得了美國發明專利字號第 5,343,970 號專利

48 Id. at 438. 49 Id. at 439. 50 Id. at 439-41. 51 Id. at 443-44. 52 Id. at 444-45. 53 Toyota Press Release, Worldwide Sales of Toyota Motor Corp. Hybrids Top 2

Million Units, available at http://media.toyota.ca/pr/tci/en/worldwide-sales-

of-toyota-motor-101335.aspx (Sep. 4, 2009).

http://media.toyota.ca/pr/tci/en/worldwide-sales-


（簡稱 '970專利）。隔年，Toyota展開第一個計畫，試圖將油電混合車

量產，結果在1997年於日本發表第一代的 Prius (Prius I)，並在2000年於

美國發表了Prius I。之後，Paice公司邀請Toyota公司見證其取得專利的

油電混合技術，並要求授權給Toyota使用。但Toyota的代表拒絕此項要

求。Toyota 在2003年引進第二代 Prius (Prius II) 54。

2004年，Paice在德州東區地區法院對Toyota提起訴訟，主張Toyota

旗下的Prius II、Toyota Highlander和RX400h運動休旅車，侵害了Paice公

司的三項專利，包括系爭的 '970專利55。但Toyota的技術，雖然有使用

到Paice的專利，但有些許不同。因此，對於到底有無侵權一事，產生爭

議。2005年12月，地方法院陪審團裁決，Toyota並沒有文字侵害Paice的

專利，但是採用均等論（doctrine of equivalents），認為其侵害了'970專

利的兩項請求項56。陪審團判決對過去的侵害需賠償約4千3百萬美金57。

陪審團判決Paice侵權主張有理後，Paice進一步向法院申請永久禁制

令（permanent injunction）。但同時，美國最高法院於2006年做出了著

名的eBay案判決58，要求在核發禁制令時，法院必須進行傳統四因素檢

測。亦即，原告必須證明：1.其已經遭受無法彌補之損害；2.法律所提

供的其他救濟方式（例如金錢賠償），不適合彌補該損害；3.在權衡原

告和被告之負擔後，衡平救濟是正當的（considering the balance of

hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is

warranted）；4.公共利益不會被該永久禁制令傷害（public interest would

not be disserved by a permanent injunction）59。

因此，地區法院只好立刻適用最高法院eBay案的最新見解，要求

Paice公司證明上述四點，才能取得永久禁制令。法院審理後認為，就第

54 Eric L. Lane, supra note 46, at paragraph 7-13. 55 Paice, LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1300-01 (Fed. Cir. 2007). 56 See Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 2006 U.S. Dist. LEXIS 61600, at *3

(E.D. Tex. Aug. 16, 2006). 57 Paice, 504 F.3d at 1302-03. 58 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 59 eBay, 547 U.S. at 391.


一項因素，Paice未能證明無法彌補之損害，Paice雖主張若欠缺永久禁制

令其授權活動將受到阻礙，但法院駁斥此主張60。法院認為，沒有證據

可證明，Paice公司不能成功授權，是因為欠缺該禁制令61。法院另指出，

由於Paice公司的授權企業模式，該公司並沒有與Toyota公司進行市場或

品牌之競爭62。

就第二項因素，地區法院指出，只要金錢賠償足夠，就不一定要動

用禁制令63。Paice公司主張，該項被侵害之請求項，可涵蓋Prius技術的

核心。但法院卻不接受此主張。反之，法院認為，該受侵害之請求項，

亦即關於複合動力的傳輸，只構成整輛汽車的一小部份64。由於陪審團

所認定的總賠償金額除以總侵權車輛數量，等同於侵權時一台車只需給

與25美金，故法院認為，從此就可看出，25美金的價值只佔整部車很小

的一部分65。另外，法院也指出，由於在陪審團裁決後， Paice公司持續

向Toyota公司要求授權，顯示Paice公司只需要金錢賠償即以足夠66。

就第三項因素，亦即比較雙方之負擔，地區法院認為若核發禁制

令，將造成Toyota公司商業與相關企業的嚴重損失67。而且，法院也指

出，核發禁制令將造成正在起步的複合動力車市場會因為研發成本而受

到阻礙68。

就第四項因素，亦即對公共利益的損害方面，地區法院認為原告、

被告在此因素上平手。一方面，就原告來說，法院執行專利是一項長久

被承認的公共利益，不過法院認為以金錢賠償代替禁制令一樣可以滿足

此項公共利益69。另方面，被告主張油電混合車的推廣能降低美國過度

60 See Paice, 2006 U.S. Dist. LEXIS 61600, at *12-13. 61 Id. 62 Id. at *14. 63 Id. at *14-15. 64 Id. at *15 65 Id. 66 Id. at *16. 67 Id. 68 Id. 69 Id. at *17.


仰賴國外石油，但核發禁制令卻會對此利益造成損害70。不過法院卻拒

絕此項主張，其認為Toyota的油電混合車並不是市場上的唯一複合動力

車，而沒有證據能夠證明，就算Toyota不能生產油電混合車，此項市場

需求無法由其他車廠的複合動力車所取代71。

綜合四項因素的考量後，地區法院認為，應有利於Toyota公司，

因而拒絕Paice公司的核發禁制令的要求72。但地區法院採納陪審團對於

過去侵權所認定的總金額，除上侵權的車輛數量，得出一台車25美金的

賠償金，決定對於未來持續性侵權之授權金，比照過去侵權之賠償金，

要求對於後續Toyota公司製造油電混合車的持續侵權，每一台車需支付

給Paice公司25美金73。


在陪審團的侵權裁決後，雙方都對陪審團的侵權裁決提出上

訴。案件上訴到聯邦巡迴上訴法院74，但上訴法院維持陪審團的裁決，

認為Toyota並無文字侵權，但在均等論下構成侵權75。另外，對於地區

法院判決不核發禁制令部份，Paice也提出上訴，認為地區法院並無法定

權力創造一持續性授權76。但上訴法院認為，在某些情況下，若欠缺禁

制令，法院對專利侵權下達一持續性授權命令是適合的77。在此份判決

中間，法院在一註腳中，說明了持續性授權和強制授權之不同。其指出，

強制授權是設定一標準後，任何人都可以提出授權申請，但法院命令的

持續性授權，則是只有系爭案件的被告才可使用78。

但上訴法院指出，由於地區法院對於一台車25美金費率的決定，並

沒有提供理由，上訴法院無法判斷地區法院在設定持續性授權金時是否

70 Id. at *17. 71 Id. 72 Id. at *18. 73 Id. at *19. 74 Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1296 (Fed. Cir. 2007). 75 Id. at 1299-1313. 76 Id. at 1314. 77 Id. 78 Id. at 1313 n.13.


濫用其裁量權，故將其發回地區法院重審。並指出，地區法院在判斷持

續性授權金費率時，若有必要考量其他額外經濟因素，可以採納其他新

證據79。但是，上訴法院說明，並不可認為當拒絕核發永久禁制令時，

就當然可以採取持續性授權，必須此種救濟命令是達到救濟所必要者80。上訴法院認為，地區法院應允許雙方進行協商談判後續授權，只有

在雙方無法達到授權條件時，法院才能介入決定一合理授權費率81。

（四）小結

本案乃聯邦巡迴上訴法院對持續性授權表達的第一個意見，具有重

要價值。其指出幾個重點：1.當法院不同意核發永久禁制令時，不當然

要給予持續性授權，但得給予持續性授權。2.持續性授權金之決定，不

需要由陪審團設定。3.判決前之侵權賠償，與判決後之持續性授權，兩

者法律地位與經濟環境已經改變，不應為相同處理。4.有需要時，地區

法院可以採納新證據。

另外，本案最重要之意義在於，判決後之持續侵權授權金，與判決

前之合理賠償授權金，兩者不應相同。

二、Amado v. Microsoft Corp.案（2008）

另一聯邦巡迴上訴法院重要案例，則是與微軟（Microsoft）的辦公

室軟體（Office）有關的侵權爭議。該案中雙方較具體的提出了對於陪

審團裁定之後持續侵權的合理賠償金的方案，但均為聯邦巡迴上訴法院

所否定。

（一）等同於蓄意侵權三倍賠償

在eBay案後，有學者認為，既然法院認定被告構成侵權，被告若仍

持續侵權，就屬於蓄意（willful）侵權，根據美國專利法第284條第2項，

79 Id. at 1315. 80 Id. at 1315. 81 Id.


可判給三倍懲罰性賠償82。例如，學者Bernard Chao認為，就算法院不同

意核發永久禁制令，也不該同意持續性授權金，法院什麼事情都不用

作，只要等過一陣子，原告對第一次判決後被告後續的侵權行為再提一

次訴訟，就可以請求三倍損害賠償83。另外，學者Michael Brandt則是認

為，法院可以同意持續性授權金，但持續性授權金的計算，應該以過去

侵權合理授權金的三倍為準，其理由一樣是認為，判決後的持續侵權行

為，屬於蓄意侵權84。

這樣的建議頗為特別，且不無道理。而確實有一Amado案，地區法

院就是採用這種三倍計算的方式來設定持續性授權金。而該案也上訴到

聯邦巡迴上訴法院，故以下介紹該案討論。

（二）Amado案事實和發展

原告Carlos Amado擁有一軟體程式專利（U.S. Patent 5,293,615），

其結合了試算表及資料庫的功能85。Amado於2003年3月向加州中區聯邦

地區法院控告微軟（Microsoft），認為微軟辦公室文書軟體（Microsoft

Office）的某些版本侵害了他的專利86。2005年6月，陪審團裁決（jury

verdict），認為Amado的專利是有效的，而微軟確實侵害其專利，並判

決微軟對於每份銷售需賠償 Amado 0.04美金。地區法院也同時核發永

久禁制令，但需等待至任何上訴案確定或廢棄的七日後始開始生效，而

此段期間，微軟需先提供擔保，針對上訴期間後續的軟體銷售，每份銷

售提供2美元的擔保金87。

82 35 U.S.C. § 284 (2006)( “ When the damages are not found by a jury, the court

shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three

times the amount found or assessed….”). 83 Bernard H. Chao, After eBay, Inc. v. MercExchange: The Changing Landscape

for Patent Remedies, 9 MINN. J.L. SCI. & TECH. 543, 568-69 (2008). 84 Michael C. Brandt, Compulsory Licenses in the Aftermath of eBay Inc. v.

MercExchange, L.L.C.: The Courts' Authority to Impose Prospective

Compensatory Relief for Patent Infringement, 17 FED. CIR. B.J. 699, 712-13

(2008). 85 Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353, 1356 (Fed. Cir. 2008). 86 Id. 87 Id.


在上訴期間，剛好最高法院做出eBay案判決88，導致微軟在後續的

上訴中，質疑地區法院核發給Amado的永久禁制令。最後，地區法院採

取eBay案的四因素審查，不直接推定Amado有不可回復損害，而認為，

由於Amado並沒有直接生產任何軟體，並非微軟的競爭對手，也沒有授

權給其他廠商使用其專利，故不核發禁制令並不會對其造成不可回復損

害。此外，Amado的專利只佔了微軟產品的一小部分，因此，用金錢賠

償即已足夠。再者，對公共利益來說，核發永久禁制令對公共利益有害。

因此，地區法院撤銷原本核發的永久禁制令89。

雖然法院撤銷未來的永久禁制令，但對過去已經核發的禁制令（但

暫時不生效，等判決確定後需賠償此段期間之侵權行為），仍維持其效

力。由於對於上訴期間微軟的持續銷售判給Amado每份軟體0.12美金90。

之所以算出0.12美元，是因為地區法院認為在判決後的上訴期間持續侵

害，算是一種蓄意侵權，因而根據美國專利法可判給三倍懲罰性賠償，

故將陪審團所裁定的過去侵害的每份0.04美元，乘上3倍，算出在一審判

決後上訴期間的持續侵害賠償為一份軟體0.12美元91。


對於此廢除永久禁制令卻判決三倍懲罰性賠償的判決，雙方都向聯

邦巡迴上訴法院提出上訴。

Amado主張，合理的賠償金，應該就是當初地區法院所定在上訴期

間微軟所需繳交的擔保金，亦即每份2美元。其理由在於，Amado認為，

地區法院當初定2美元擔保金的用意，就是「設定」了上訴之後Amado

贏了所可得到的金額92。但上訴法院認為，地區法院所定的擔保金，並

沒有設定未來定案後賠償金的用意，地區法院在後來定0.12賠償金的判

88 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006). 89 Amado v. Microsoft Corp., No. 8:03-CV-242, 2007 U.S. Dist. LEXIS 96487, at

*31-40 (C.D. Cal. Mar. 13, 2007). 90 Id. at *66-67. 91 Amado, 517 F.3d at 1356. 92 Id. at 1361.


決中，也很清楚地表達最初定2美元擔保金時，並沒有設定後續賠償金

的用意93。

而微軟主張，在一審判決後的持續性侵權賠償，Amado所應收到的

賠償金，不應超過陪審團對於過去侵權鎖定的一份0.04美元的賠償金94。

但聯邦巡迴上訴法院不同意此主張，因為一審陪審團所定金額，乃是針

對陪審團裁決前的（pre-verdict）的侵權行為，其金額是從過去侵權行為

的價值所算出來，而與陪審團裁決之後的侵權行為不同95。在陪審團裁

決之前是否構成侵權責任，以及專利是否有效，具有不確定性，而賠償

金須根據該不確定性的情境去計算。但一旦專利有效性及侵權被認定

後，「雙方的談判地位有所改變，因而會導致經濟環境的改變」，而一

審法院在計算陪審團裁決後（post-verdict）的侵權賠償時需將這些改變

納入考量96。

另外，上訴法院也不同意地區法院所定每份0.12美元的授權金97，因

為地區法院只是單純將陪審團所決定金額乘上三倍。上訴法院認為，本

案與前述的Paice案有所不同。在Paice案，法院要決定的是當不核發永久

禁制令時，對於未來持續性侵權的合理賠償金。但是在本案中，地區法

院仍然不同意微軟在案件確定後的侵權行為，只是地區法院在上訴期間

允許禁制令暫時不生效而微軟可繼續銷售行為。此種地區法院同意下的

暫時繼續銷售，與蓄意侵權不同，不應直接用三倍懲罰性賠償的條文，

而應該針對陪審團裁決後的經濟情況，做細緻的探討計算98。其可考慮

在上訴期間侵權者上訴勝訴可能性、侵權者立即遵守該禁制令之能力、

雙方對以和解或契約來取代該暫停生效禁制令的合理期待，以及對核發

禁制令與暫停生效有關的證據和主張等99。

93 Id. 94 Id. at 1356. 95 Id. 96 Id. at 1362. 97 Id. 98 Id. 99 Id.


因此，上訴法院認為地區法院未考量雙方地位的所有經濟因素，故

駁回地區法院0.12美元的判決，將之發回地區法院重審100。但上訴法院

認為，地區法院必須對合理賠償金提出清楚的理由說明，由於地區法院

沒有提出理由，故上訴法院無法判斷地區法院所做決定（每份0.12美元

賠償）是否乃合理行使裁量權。故上訴法院將案件發回，但指示地區法

院，合理的賠償金額，應落於陪審團所定的0.04美元和擔保金每份2美元

之間101。

（四）小結

本案處理的，其實並非持續性授權金的問題，而是法院認定侵權

後，已經同意核發永久禁制令，但附條件說明在上訴期間該禁制令尚不

生效，而等到上訴確定後，對於此上訴期間的持續侵權，設定一賠償金。

雖然此問題與持續性授權金有部分差異，但是聯邦巡迴上訴法院在本案

中，很清楚指出，判決前的賠償，與判決後的賠償，應有不同考量。且

引用Paice案見解，強調法律關係已經改變，應有不同考量。但也強調，

判決後的合理賠償，不應是直接將判決前的賠償金乘上三倍，畢竟法院

所同意的持續侵權，與蓄意侵權有所不同。因此，從本案至少可知，在

計算持續性侵權時，不可將之認定為蓄意侵權，直接乘以三倍。

肆、持續性授權金設定

對於專利侵權持續性授權金的計算方式，美國各地區法院曾有各不

同計算方法，而美國學者對各種計算方法也提出討論，並提出自己意

見。以下本文將整理學者的一些論點。首先第一部分，有部分學者質疑，

就算不核發永久禁制令，法院也不該核發持續性授權命令。第二部分，

在聯邦巡迴上訴法院在Paice案中表達對持續性授權金設定的看法後，發

回地區法院審理，而地區法院作了詳盡的審理，並提出了一個清楚的分

析架構，值得作為討論之參考。因此第二部分對此案法院對持續性授權

100

Id. 101

Id. at 1362 n.2.


金之探討，進行介紹。最後第三部分，則歸納學者所提出的設定持續性

授權金的方式，包括程序面及實質面的操作建議。

一、持續性授權是否適當

雖然最高法院在eBay案後，提出構成專利侵權不當然需要核發永久

禁制令。但既然已經構成專利侵權，不核發永久禁制令，對專利權人該

給予何種救濟？地區法院紛紛發展出持續性授權救濟。但仍有學者質

疑，就算不核發永久禁制令，也不該給予持續性授權命令。

例如，學者Tim Carlton建議，可以採用不立即生效的永久禁制令，

以調和專利權人和侵權者之利益102。他認為，專利權人欠缺永久禁制令

作為威脅手段，將無法在談判專利授權時得到合理報酬。地區法院採取

的持續性授權命令，對專利權人並不公平，也非最佳方案。永久禁制令

往往要求侵權人立即停止生產，但這樣會使侵權人遭到重大損失，並被

迫退出市場，直到可以在產品中採用不侵權的設計。這樣的威脅對侵權

被告非常嚴重，所以可逼使侵權被告在訴訟中和解。因此，學者Tim

Carlton建議，法院可以核發永久禁制令，但不立即生效，給予一段期間，

讓侵權人可繼續生產銷售侵權產品，但設定一合理到期日，在到期日前

侵權人必須停止其行為或取得授權。自到期日起，永久禁制令開始生效103。這種方案的好處，是讓專利權人仍然可以有談判上的武器，但不致

於立即傷害侵權人，讓產品立即停產，而影響公共利益。此外，此方案

也不用讓法院涉入複雜的持續性授權金的計算104。

另外，前述討論持續性侵權可看做作是蓄意侵權的看法時，學者

Bernard Chao就認為，法院不該核發持續性授權命令，而應該什麼事情

都不用作，只要等過一陣子，原告對第一次判決後被告後續的侵權行為

再提一次訴訟，因為已經有前面的侵權判決，所以已經構成蓄意侵權，

102

Tim Carlton, supra note 6, at 570-71. 103

Id. at 570-71. 104

Id. at 571


原告可以請求三倍損害賠償105。透過此方式，逼使被告必須和專利權人

進行協商，以確保專利權人的利益。

上述這類建議，基本上是不太希望看到法院核發持續性授權命令，

因為持續性授權命令幾乎等於法院同意的強制授權，而其認為這將改變

專利權的排他效力，並可能引發後續侵權者的策略性行為。例如，侵權

者可能認為，就算構成侵權，也不會馬上被禁止後續行為，而可要求法

院下達持續性授權命令，而在一開始面對訴訟進行評估時，有機會勝訴

不構成侵權，就算敗訴仍然不影響其生產與銷售，則其會傾向一開始就

不願意和解，繼續進行訴訟到底。反正訴訟輸了的損失也不大，只是付

出本來該付的授權金而已106。

不過，根據eBay案見解，法院會不同意核發永久禁制令的情況，就

是可能對公益有所損害。所以，某程度就是不希望專利權人的談判地位

過強，導致收取權利金過高，而影響公共利益。另方面，各地區法院多

已經開始採用持續性授權方案，故反對聲音並沒有被法院所接受。而聯

邦巡迴上訴法院在Paice案中也肯定表示，地區法院可以採用持續性授權

金方案。故縱使有反對聲音，似乎無法改變法院採取持續性授權金此一

命令的趨勢。因此，重要的是，若法院真的要核發持續性授權命令，其

權利金究竟如何設定才合理？

二、Paice案地區法院後續處理

前述的Paice v. Toyota案，在聯邦巡迴上訴法院發回地區法院後，

地區法院對持續性授權金採取了新的計算。在上訴法院發回重新計算持

續性授權金後，地區法院先給予雙方充分及公平的機會設定自己的持續

性授權金費率。但雙方卻無法達成協議。因此，地區法院在2008年7月

21日開了一次庭，讓雙方對持續性授權金的議題提出證據107。

105

Bernard H. Chao, supra note 83,at 568-69. 106

Tim Carlton, supra note 6, at 564-67. 107

Paice, LLC v. Toyota Motor Corp., 609 F. Supp. 2d 620, 623(E.D. Tex. 2009).


地區法院先說明，其所以之前判決持續性授權金一台25美金，是因

為當初陪審團對於過去損害賠償所判給的總金額，除以侵權的車輛數

量，為一台25美金。而地區法院乃尊重陪審團對過去損害賠償的認定，

故對未來持續性授權金也設定為一台25美金108。但地區法院坦承，其實

陪審團對於過去侵權賠償的總金額是如何算出的，法院只能透過推測的

方式得知，但沒辦法確定其計算方式。所以對於未來持續性授權金的決

定，根據聯邦上訴法院所指示的，需考量新的證據及證詞109。而雙方請

來的專家，則提出不同的計算方式。看起來，雙方都同意持續性授權金

的計算，應該模擬「判決後假設協商」（post-judgment hypothetical

negotiation）的方式算出。但地區法院對兩方所提計算方式，都有些許

意見110。

（一）對Toyota計算方式的討論

一、Toyota這邊提出的計算方式，基本上是先援用陪審團對於判決

前的賠償金為基準，再考量到判決後Toyota「油電混合車增加的利潤」

（incremental hybrid profits）做調整111。也就是說，Toyota認為，原則上

以陪審團認定的損害賠償為基準或相同的架構，來決定未來的持續性授

權。但地區法院不同意這種方式，而認為應該重新考量。地區法院指出，

Toyota並沒有想到，其在判決後的侵權行為已屬於蓄意（willful），若

Paice重新提出一新訴訟，可以請求三倍賠償112。且地區法院強調，不論

是聯邦巡迴上訴法院的Paice案或Amado案，兩案都強調判決後的持續性

授權，與判決前的合理授權金賠償是不同的。一旦判決做成，持續性的

侵權就是蓄意的，加上其他因素，都會實質地改變持續性授權協商的計

算113。

108

Id. at 625. 109

Id. at 625. 110

Id. at 625-26. 111

Id. at 625. 112

Id. at 626. 113

Id. at 626-27.


二，Toyota主張，其可以採用其他非侵權的元件，價格大約為每車5

到17美元。Toyota認為，法院應該考量Toyota有其他的非侵權選擇，及

考量該非侵權選擇的成本。但是，Toyota卻希望法院不要考量其更換工

廠設備的成本。但地區法院認為，既然要考量替換其他非侵權設備的成

本，當然要涵蓋更改生產設備的成本。法院認為，在判決後進行協商時，

被判定侵權的被告一定會考量到採用其他非侵權設計的「轉換成本」

（cost of switching）114。

三，Toyota所提出的「油電混合車增加的利潤」，乃是用其銷售油

電混合車的利潤，和銷售同款非油電混合車的利潤相比較。但地區法院

認為，這種方法未考量到雙方法律地位的改變，未考量到Toyota整個產

品線，也未考量到Toyota有能力提高售價來補貼增加的成本。換言之，

若按照Toyota的算法，如果Toyota銷售油電混合車時以成本為定價，而

銷售一般汽油車款時其定價卻可增加利潤，那這樣就沒有所謂的「油電

混合車增加的利潤」而不用支付授權金嗎？實際上，Toyota的專家證人

所提意見就認為，Toyota在二款運動休旅車（Highlander和Lexus RX400h）

上採用油電混合系統雖然增加售價，但因為其材料成本的增加，導致其

利潤根本沒有增加，因而其認為「油電混合車增加的利潤」為零。而在

Prius車上的增加利潤，為每台車20.68美金，三台車平均後，平均每台車

增加的利潤為15.78美金。因此，Toyota主張，其未來持續授權金的費率，

每台車應從25美元，降為16美元。但地區法院認為，此意見沒有考量到，

事實上由於Toyota油電混合車的成功，需求高於其供給，Toyota可以單

方的增加售價來增加利潤115。

四、Toyota另外還提出，其分析的依據，有根據另外二份授權契約，

分別為Toyota和通用電氣（GE）的授權契約以及Toyota和福特（Ford）

的授權契約。但地區法院認為，此二份授權契約並沒有考量到Toyota和

Paice間法律地位的改變，且契約中的授權科技，也不像Paice的 '970 專

利如此有價值。例如，在和 Ford的授權契約，授權的是Prius I所採用的

114

Id. at 627. 115

Id. at 627.


科技，但Toyota在Prius II就已經放棄該技術，而改採被Paice專利涵蓋的

技術。而且，福特並沒有被控侵害Toyota專利且判決成立，故與本案的

情況不同116。

（二）對Paice計算方式的討論

Paice的計算方式，則是要求法院「重新考量」（reconsideration）判

決後的持續性授權金。主要原因在於，由於Toyota已經被法院判決侵權

確定，所以法律地位已經改變。若不納入考慮法律地位改變的因素，則

將變相鼓勵侵權被告在訴訟上奮戰到底，反正輸了也不會改變授權金的

計算。地區法院同意這樣的論點117。

二，Paice主張，在本案發回重審後，原油與汽油的價格就不斷飆漲，

而油價的飆漲，使得Paice的節能科技更加值錢。而油價的飆漲，也讓

Toyota的油電混合車的銷售增加。實際上，在原本模擬的授權協議中，

Toyota的油電混合車銷量，從原本初次協商時的每個月4700台，到2006

年每個月13000台，到2008年每個月20000台，幾乎有450%的成長。此外，

由於Paice專利技術的關係，Toyota在油電混合車市場中市佔率高達

80% 。這些因素都導致了 Toyota 油電混合車的成功，而這是

Georgia-Pacific案中需考量的第8因素118。

三，聯邦能源效率相關法規律的修正，也有所影響。例如企業平均

燃料經濟標準（Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards）要求

汽車製造商在2020年前必須增加車輛美加侖汽油可跑的里程數到達35

英里。而係爭油電混合技術當然協助Toyota提前達到此標準。這些因素

也顯示，Paice的科技對Toyota帶來的不只是利潤而已。而此則是

Georgia-Pacific案中所要求考量的第11和第15因素119。

116

Id. at 628. 117

Id. at 628. 118

Id. at 628-29. 第 8 因素為使用專利之產品在過去的獲利，其商業上的成

功，和現在的銷量。 119

Id. at 629. 第 11因素為侵權人使用該發明的程度，及任何可證明該使用價

值的證據，第 15 因素為專利權人與侵權者若合理地、自願地協商可以協

商出來的金額。


四、Toyota在油電混合產業的領先，以及其在油電混合車銷量上的

增加，增加了Toyota作為綠色企業的美譽。而Toyota油電混合車的需求

大增後，也連帶協助Toyota銷售非油電混合車。這些現象顯示，Paice的

專利科技，幫助Toyota銷售非油電混合車、配件、保單等。這則是

Georgia-Pacific案要求考量的第6和第8因素120。

五、Toyota已經引進新的油電混合車（Toyota Camry、Lexus GS450h

和Lexus LS600h），而Paice也已經主張新車仍然侵害其專利。雖然這些

新車是否真的侵權還未判決，但Toyota採用的技術與係爭技術相同或非

常接近，這某程度證明Toyota也持續使用Paice的發明（Georgia-Pacific

案第11因素。)另外，Toyota放棄了第一代Prius所使用的油電混合技術，

改用Paice的專利科技，表示Paice的專利科技優於之前Toyota採用的科

技。這是Georgia-Pacific案需考量的第9因素121。

最後，Paice方專家認為，Toyota汽車的平均利潤為價格的9%，而油

電混合技術佔其比例，採用大略法則（Rule of Thumb）估且定為25%，

相乘為約為價格的2.25%。而之前Paice在協商時能接受的授權金範圍為

一台車100到200美金，故Paice方專家認為適當的授權費率為整個動力系

統（powertrain）價值的2%。而所謂的動力系統，包含了內燃機（internal

combustion engine (ICE)）的價值122。

（三）地區法院最終決定

地區法院原則上都接受Paice方專家所提出的分析，但認為其考量中

有二項錯誤。1.其沒有將陪審團對過去侵害合理授權金的分析納入考

量。2.用動力系統作計算基礎有問題，不應將內燃機涵蓋進去，因為在

Toyota和Nissan的授權契約中就可看出，雖然Nissan要採用油電混合技

120

Id. at 629. 第 6因素為被授權人促銷其他商品時銷售專利特點的效果，發明

對授權人銷售其他非專利項目的價值，以及這種衍生或護航銷售的範圍，

第 8 因素為使用專利之產品在過去的獲利，其商業上的成功，和現在的銷

量。 121

Id. at 629. 第 9因素為專利財產相對於舊模式或設備的的效益與優勢。 122

Id. at 629.


術，但卻使用自己的內燃機。所以法院認為不應將內燃機價格納入計算

基礎123。

地區法院認為，考量到現實環境與法律環境的改變，其接受Paice

方專家所提方案，以Toyota產品銷售利潤為價格的9%，乘上大略法則

25%，故授權金應為售價的2.25%。但是，考量到陪審團對於之前侵權的

賠償金的計算總額，除以侵權數量，卻比這個金額低很多，所以考量到

陪審團過去對合理授權金賠償的計算，應該將此授權費率再降低。此

外，法院也認為，此費率還需再降低一些，因為Toyota在油電混合車的

銷售利潤，確實比其非油電混合車的銷售利潤低。因此，考量上述二因

素，法院將授權金費率從2.25%降低1/3，固定為1.5%。最後，法院認為

計算的基礎，不應將內燃機價格納入，因為其並非Paice發明的核心元

素。因此，將動力系統扣除內燃機價格後，每台車約銷售6500美元，其

持續性授權金就為6500美元的1.5%，換算之後為每台車98美金124。但由

於汽車售價可能變動，所以法院也將此金額換算為整部車價格的固定比

率，換算後，其持續性授權金應為Prius全車售價的0.48%、Highlander

全車售價的0.32%、Lexus RX400h全車售價的0.26%。而法院認為這個授

權費率讓Toyota仍然能夠持續獲得合理利潤125。

（四）小結

整體而言，地區法院在聯邦巡迴上訴法院將案件發回重新認定持續

性授權今後，先給予雙方充分及公平的機會去協商持續性授權金的費

率，但由於雙方無法協商，故法院開庭允許雙方提出新事證及證詞。地

區法院在考量了雙方法律關係及經濟因素的重大改變後，對於Toyota持

續地、自願地、蓄意的侵權行為，認為應設定有別於陪審團針對過去侵

權所換算出來的合理授權賠償。地區法院在考量了雙方的專家證詞，以

及參考之前陪審團的賠償金額，設定了持續性授權的賠償金費率。此授

權乃持續有效至'970 專利到期為止。此案後來雙方仍有上訴，但到上訴

123

Id. at 629-30. 124

Id. at 630. 125

Id. at 630-31.


巡迴法院時和解126，故地區法院對持續性賠償金的設定，並未受到上訴

法院推翻。

三、持續性授權之設定建議

既然聯邦巡迴上訴法院已經指出，持續性授權金的計算，應有別於

過去侵權的賠償金。但到底有哪些不同，聯邦巡迴上訴法院並沒有提供

清楚指引。因而，不同學者提出一些建議，包括程序面與實體面的建議。

（一）程序面

在處理持續性授權的問題上，首先需探討程序面問題。在美國，第

一個要處理的，是持續性授權金是否需由陪審團決定，還是由一審法院

自己決定即可？在聯邦巡迴上訴法院的Paice案判決中，已經指出，「國

會並沒有明文規定由陪審團來決定持續性授權金」127。但是，其也沒有

禁止由陪審團來做決定。因此，有的地方法院卻仍然將持續性授權金問

題交由陪審團認定128。

學者Daniel J. Greenhalgh 認為，由於聯邦巡迴上訴法院指出，在決

定持續性授權金時，必須考量雙方法律地位的改變，也就是說，必須先

等陪審團認定專利有效且構成侵權了，雙方法律地位已經改變，才能決

定持續性授權金。若交由陪審團聽取對持續性授權金的證據與證詞，則

是在同一審判中，要陪審團同時判斷是否構成侵權，且同時決定持續性

授權金，這樣就是兩者同時決定，不符合聯邦巡迴上訴法院的建議129。

126

Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 455 Fed. Appx. 955 (Fed. Cir., July 26,

2010). 127

Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1315 n.16 (Fed. Cir. 2007)

(explaining that "the wording of 35 U.S.C. § 283 . . . leaves no doubt that

Congress did not intend to statutorily entitle patentees to a jury trial"). 128

Cummins-Allison Corp. v. SBM Co., 584 F. Supp. 2d 916, 920-21 (E.D. Tex.

2008) (allowing submission to the jury of a separate question regarding an

ongoing royalty award and explaining that the jury's verdict provides assistance

when the district court must justify its ongoing royalty award). 129

Daniel J. Greenhalgh, Georgia-Pacific to the Rescue: Paice's Modified

Georgia-Pacific Analysis for Ongoing Royalty Assessment, 2010 MICH. ST. L.

REV. 507, 537-38(2010).


在美國，如果是專利侵權的損害賠償，需由陪審團決定，若是一種

衡平救濟（quitable relief）則可由法院決定。學者Daniel J. Greenhalgh 認

為，由於聯邦巡迴上訴法院在Paice案中引用了最高法院Bowen v.

Massachusetts案130，而該案認為法院下達的支付金額的判決，並非損害

賠償，而是一種特別救濟，可由法院決定。因此，Daniel J. Greenhalgh 認

為持續性授權金也屬於一種特別救濟，應算是衡平救濟，而應由法院決

定較為適合131。

既然要由法院做決定，則根據聯邦巡迴上訴法院所說，地區法院可

參考新的證據與證詞。因此，就如Paice案發回地區法院後，地區法院另

行開庭一日，讓雙方提出關於持續性授權金的新證據與證詞。

（二）實體面

至於在實體面上，在決定持續性授權金時，到底該參考哪些因素，

不同學者提出不同建議。學者Daniel J. Greenhalgh認為，根據德州東區

地區法院處理Paice持續性授權金的方式，原則上雖然是重新認定，但還

是援用Georgia-Pacific案的架構，亦即乃以Georgia-Pacific案因素進行考

量132。但哪些因素在決定持續性授權金時較為重要，且這些因素的考量

是否要做調整，則是需要考慮的133。

基本上，根據Georgia-Pacific案的第15因素，在決定合理授權金時，

就是要找出假設的協商。而在決定持續性授權金時，也是先以第15因素

的要求，找出談判持續性授權金的假設協商，以此作為基準134。在地區

法院重新思考Paice案時，一共提到了第3、6、8、9、11、13等因素135。

若Paice案值得參考，那麼這就是未來在處理持續性授權時可以參考考量

的因素。另外，Paice案除了考量Georgia-Pacific案因素外，另外加了一

130

Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1316 (Fed. Cir. 2007)

(citing Bowen v. Massachusetts, 487 U.S. 879, 910 (1988)). 131

Daniel J. Greenhalgh, supra note 129, at 539-40. 132

Id, at 524. 133

Id, at 540. 134

Id, at 540-41. 135

Id, at 543, table 1.


個Georgia-Pacific案沒有的因素，就是將陪審團對過去侵權認定的賠償納

入考量136。

但由於這些因素都著重於過去的專利價值，而未著眼於該專利未來

的價值，所以，多數學者提出建議時，都認為要加入一因素，去思考該

專利未來的市場價值。例如，學者Tim Carlto認為，應考量到該專利的價

值，尤其考量到該專利價值會隨時間而變動。在思考時，可參考產品市

場每年的變動、專利所涵蓋的產業類型…等。在專利價值上，其建議可

每年作調整，根據去年的專利價值來決定今年的授權金137。

同樣地，學者Stephen M. Ullmer也提出計算未來價值的方式。首先，

其認為由於專利的價值每年都會變動，所以法院設定的持續性授權金，

不應是一總額式的金額，而應該是設定每年的授權費率138。至於如何計

算持續金授權金的費率，Stephen M. Ullmer提出一具體的操作方式。一，

法院在計算持續性授權金時，為了方便起見，仍然應該用過去侵權之合

理授權金為作為計算基準，再搭配考量Georgia-Pacific案所提及其他參考

因素調整139。二，認為，法院必須考量係爭專利在產品中的重要性，以

及市場需求，並且考量到未來的變動。這樣的分析不可能靠法院自己來

做，法院需要求雙方提出意見140。具體來說，其認為有二項因素最值得

注意。一是考慮是否有其他非侵權的選擇與成本，以及侵權者開發迴避

設計的能力與成本。二是考慮到在係爭專利科技的相關市場是否有實質

的改變，包括市場的擴張或萎縮，需求的增加或減少141。三、法院仍然

需考量專家對持續性授權金所提出意見142。

另外有一重要關鍵，就是在前述德州東區地區法院處理Paice案認定

持續性授權金時，仍然是以相關產品利潤的25%作為基準，然後再用其

136

Id, at 544. 137

Tim Carlton, supra note 6, at 572. 138

Stephen M. Ullmer, Paice Yourselves: A Basic Framework for Ongoing Royalty

Determinations in Patent Law, 24 BERKELEY TECH. L.J. 75, 92-93(2009). 139

Id. at 95. 140

Id. at 95-96. 141

Id. at 96. 142

Id. at 96-97.


他因素進行微調。但本文第2.2部分介紹合理授權金時，最後提及，2011

年聯邦巡迴上訴法院在Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp案143中，推翻了

過去實務上採用的大略法則25%計算基準。所以，未來法院仍應盡量找

到最可能的假設協商之授權金基準，而不可直接以25%作為基準。

伍、比較臺灣

一、法院無設定判決後持續性授權金

相對於本文討論之美國持續性授權金，在臺灣，目前尚無此一制

度。原因在於，美國對於禁制令之審查，在美國最高法院eBay案之後，

專利權人可能因無法通過四因素檢測，而被法院駁回其禁制令之請求。

此處之禁制令，包括永久禁制令及初步禁制令。在臺灣，永久禁制令相

當於原專利法第84條第1項、新專利法第96條第1項之侵害排除請求權，

初步禁制令則相當於民事訴訟法上之定暫時狀態假處分144。在專利侵權

之定暫時狀態假處分上，我國智慧財產案件審理細則第37條，仿照美國

四因素檢測，限定了申請定暫時狀態假處分之條件。但是在專利侵權之

侵害排除請求權上，卻未仿照美國四因素檢測，只要構成專利侵權，就

當然可請求侵害排除145。因此，在臺灣，不會出現如本文所介紹之美國

案例，在法院判決侵權後，不核發永久禁制令，而仍允許被告繼續為侵

權行為，導致法院需要替雙方設定持續性授權金。

但既然我國智慧財產案件審理細則第37條，決定仿照美國四因素檢

測，那麼在侵害排除請求權上，未來也可考慮加入「合理時」之限制條

件，引入美國四因素檢測146。但新修正專利法第96條第1項，並未做此

修正，仍然無條件地賦予專利權人排除侵害請求權。故根據新修正專利

法，法院並無替原告、被告設定持續性授權金之可能。

143

Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir., 2011). 144

楊智傑，前揭註 1，頁 92-94。 145

同上，頁 93-94。 146

同上，頁 93、97-99。


二、訴訟期間或上訴期間之持續侵權

如前所述，我國在定暫時狀態假處分上，根據智慧財產案件審理法

第22條，採取了本案化審理，搭配智慧財產案件審理細則第37條，其在

審理定暫時狀態處分時，應審酌聲請人「將來勝訴可能性」，亦即已經

對本案輸贏進行初步判斷。假設法院認為聲請人（專利權人）有本案勝

訴可能性，但卻沒有保全必要性，而否定其定暫時狀態假處分之聲請，

但後續真正進行本案訴訟後，專利權人最後勝訴。在這種情況下，可否

認為起訴前的過去侵權，與起訴後訴訟期間的持續侵權，乃二種不同程

度的侵權賠償，而在認定合理授權金賠償時，應有不同考量？甚至，在

一審判決專利權人勝訴後，被控侵權者繼續上訴，並向法院繳交擔保金

免為假執行，在纏訟多年後最終仍然敗訴確定。此時，在第一審敗訴後

之持續侵權行為，其賠償金之設定，是否應與第一審起訴前之過去侵權

有所不同？

之所以有此疑問，是因為在前述美國Amado v. Microsoft Corp.案

中，就出現此種情形。聯邦巡迴上訴法院雖然認為，一審判決後上訴期

間的持續性侵權，並不算是蓄意侵權，但是對此段期間之合理授權金之

認定，還是應有別於一審判決前之合理授權金之認定。其特別指出，一

審陪審團所定金額，乃是針對陪審團裁決前的（pre-verdict）的侵權行為，

其金額是從過去侵權行為的價值所算出來，而與陪審團裁決之後的侵權

行為不同147。因為，一旦專利有效性及侵權被認定後，「雙方的談判地

位有所改變，因而會導致經濟環境的改變」，而一審法院在計算陪審團

裁決後（post-verdict）的侵權賠償時需將這些改變納入考量148。

觀察我國法院實務，原告在請求損害賠償時，訴之聲明一般僅請求

一具體金額，並在後半句寫「自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按

年息百分之5 計算之利息。」從此寫法來看，其請求的應該是起訴前之

過去侵權，不包括訴訟中之專利持續侵權之損害賠償。倘若包含訴訟期

147

Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353, 1356 (Fed. Cir. 2008). 148

Id. at 1362.


間之持續侵權，則利息之計算，就不會是從訴狀繕本送達翌日起開始計

算，而應從法院判決生效公布日起開始計算。但有趣的是，雖然原告訴

之聲明沒有涵蓋起訴後之持續侵權，但法院卻常常在判決時，擴大請求

賠償之計算範圍，包含訴訟期間之持續性侵權。

例如，以智慧財產法院100年度民專訴字第61號民事判決為例，原

告於100年6月1日起訴，法院在判決中寫「原告主張被告應負損害賠償

責任之期間為91年1 月1 日起至101 年5 月24日（即本件言詞辯論終結

之日止），計算賠償金額之期間則自91 年1月1 日起至100 年12月31日

止…」149，似乎自行延長原告所請求之侵權賠償之計算基礎。至於在計

算上，該法院也未區分起訴前之過去侵權，與訴訟期間之侵權，而採取

同一計算方式150。不過該案特殊之處在於，法院認定被告在起訴前二年

已經構成故意侵權，故在訴訟期間當然也屬於故意侵權時期，不需要切

割處理。

另外，在智慧智慧財產法院100年度民專上字第57號判決中，也處

理了一有趣個案151。該案專利權人原於93年間曾提出侵權訴訟，法院雖

認為被告構成侵害專利，但因原告未在產品上標示專利證書號數，故不

得請求損害賠償。該案一直纏訟至100年3月才確定。而專利權人又於100

年1月對同一問題再次起訴，起訴請求93年4月至今之持續侵權賠償。法

院認為，專利權人在一審訴訟中，已同意將訴之聲明限縮於自100年3月

11日至今，所以所請求的賠償是後續持續侵權的賠償。且法院認為：「被

上訴人於93年間因上訴人產製型號YM-9903 之保溫桶侵害系爭專利提

起訴訟，迄至臺南地院93年度智字第21號民事判決時（99年6月30日）

止，上訴人即可知悉型號YM-9903 之保溫桶為系爭專利之文義所讀

取，…」而認為一審判決後之持續侵權，已屬於故意侵權，故判予懲罰

性賠償金152。但同樣地，法院似乎認為，前案的訴訟標的，涵蓋到最後

149

智慧財產法院 100 年度民專訴字第 61 號民事判決（2012/6/18）。 150

同上。 151

智慧智慧財產法院 100年度民專上字第 57號判決（2012/7/26）。 152

同上。


一審言詞辯論前，所以認為在100年3月以前的損害賠償請求權，都已因

為前案判決確定而喪失。但實際上，若後案可請求賠償的原因，是因為

被告已經知悉原告專利存在，故縱使原告未標示專利證書號數也不影響

其請求權，那麼，按照法院看法，被告知悉專利存在為一審判決時，為

99年6月30日，而非100年3月判決確定時起。亦即，原告可請求損害賠

償的基礎，應為99年6月30日之後的持續侵權。但法院要求原告限縮其

請求範圍，限制為100年3月11日至今，一種可能是，其認為，前案的請

求侵權範圍，包含前案確定之前的所有上訴期間，故前案確定後，所有

上訴期間的持續侵權賠償請求權皆確定；另一種可能是，其認為，被告

並非在前案一審確定時知悉原告具有專利權，而是在前案判決確定時起

才知悉原告具有專利權。

綜合上述，我國法院在處理專利侵權損害賠償議題時，似乎都起訴

前之過去侵權，與一審訴訟期間之侵權，合併處理。甚至有法院將上訴

期間之持續侵權，與上訴前的侵權也一併處理。若參考本文討論，起訴

前之專利侵權，與一審訴訟期間之持續侵權，以及後續上訴期間之持續

侵權，法院在認定賠償金時，應納入不同考量。

三、合理授權金之賠償

我國關於專利侵權之損害賠償，舊專利法第85條，採取「具體損害

賠償說」、「差額說」、「總利益說」、「總銷售額說」等四種計算方

式。但修法後，新專利法第97條規定：「依前條請求損害賠償時，得就

下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提

供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可

獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受

損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、以相當於授權實施該

發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」刪除了「總銷售額說」，

而新增了「合理權利金說」。另外，新專利法第97條也刪除了故意侵權

之三倍懲罰性賠償金。

但實務上，智慧財產法院在修法前，即已在少數案件中，試圖採用


合理權利金說。例如在智慧財產法院97年民專訴字第66號判決中，蔡惠

如法官指出：「有鑒於專利權損害之計算甚為困難，而專利權人授權他

人實施其專利權時，通常會收取權利金，於侵害專利權事件，因專利權

人與侵權人間並無授權契約關係之存在，則專利權人授權實施所收取之

權利金，應可作為損害賠償之計算參考。如德國法有採用『類推授權實

施說』者，以類推授權實施之方式決定其損害額；美國立法例有『合理

權利金』（reasonable royalty。美國專利法第284 條， 35 U.S.C. §284 ），

如該業界未存有標準權利金，亦無專利權人先前大量授權所訂定之『已

確立之權利金』（eatablished royalty ），專利權人得以『假設性協議』

（hypothetical negotiation）之權利金計算（『假設協商法』，hypothetical

willing-licensor willing-licenesee approach)，以Georgia-Pacific Corp. v. U.S.

Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970.) 為最常引用之判決見

解）；日本立法例亦規定專利權人得請求該專利之實施所得金額，作為

所受損害之賠償（特許法第102 條第3 項）。另辦理民事訴訟事件應行

注意事項第87條第2 項規定：『於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得

依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智

慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之

數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害

賠償額之參考。』亦同此見解。準此，原告請求依系爭4 專利之合理權

利金計算其損害，即屬有據。」

雖然智慧財產法院早已承認合理權利金之計算方式，也為新修正專

利法所承認，但是法院在採用合理權利金來計算損害賠償時，有時似乎

仍算的過高而不合理。例如，在前述智慧財產法院100年度民專上字第

57號判決中，法院採用合理權利金計算方式，直接以定價的20%認為是

合理權利金153。相較於美國合理權利金的設定，通常以利潤的25%作為

起算基準點，再以Georgia-Pacific案因素進行調整。雖然以利潤的25%作

為起算點的方式，已經被2011年聯邦巡迴上訴法院在Uniloc USA, Inc. v.

153

智慧智慧財產法院 100年度民專上字第 57號判決（2012/7/26）。


Microsoft Corp案154所推翻，但以利潤的某一比例來計算仍然是較為合理

的。但前述智慧財產法院100年度民專上字第57號判決中，認為被告的

利潤為18%至28%，而認為合理權利金就是要剝奪被告所有利潤。此種

方式，似乎不太合理。

本文所討論的，雖然是持續性侵權之合理授權金設定，但同時也介

紹了美國對於一般合理授權金的處理方式。不論未來我國是否要採取這

種持續性授權金，對於一般的合理授權金賠償，仍應該盡量合理才是。

從本文介紹之我國個案來看，我國法院對於過去侵權之合理授權金賠償

的處理，似乎不太合理，也值得檢討。

陸、結論

本文乃探討美國法院近年來發展出的對專利侵權的一種新救濟方

式：持續性授權命令。在部分案件中，經過美國最高法院eBay案見解所

提出的四因素檢測，法院在認定構成專利侵權時，不一定會核發永久禁

制令，而會核發持續性授權命令。但是對於持續性授權金的計算，有不

同的處理。經本文探討，一開始有的法院將持續性授權金，等同於過去

侵權的合理授權賠償金，但遭到聯邦上訴法院推翻。也有的法院，將判

決後的持續侵權認定為是一種蓄意侵權，故將持續性授權金設定為過去

侵權賠償的三倍，但此見解也遭到聯邦巡迴上訴法院駁回。

聯邦巡迴上訴法院在發回重要的 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.

案（2007）後，德州地區法院在 2009 年重新處理了持續性授權金的問

題，並提出了一新架構。在其架構中，其認為持續性授權金與過去賠償

金不同，應該重新計算。但重新計算的方式，基本上採用過去

Georgia-Pacific 案之架構，乃試圖追求假設性協商會得出的合理授權

金。並且在實際運作時，參考 Georgia-Pacific 案所提出的一些重要因素

納入考量。但是，持續性授權金與過去侵權之賠償金仍有不同，Paice

案後來在 Georgia-Pacific 案所提出的 15 因素外，另外加入一因素，就是

154

Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir., 2011).


要將過去侵權判決之金額納入考量。另外，部分學者也提出建議，應該

將未來之專利價值納入考量。雖然截至目前為止，美國聯邦巡迴上訴法

院與最高法院對於持續性授權金之設定沒有提出具體看法，但本文認為

Paice 案地區法院之作法，與部分學者之建議，足以作為未來設定持續性

授權金的基準。


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