Protecção de Marcas Não Tradicionais
Jorge Novais GonçalvesI.H.M.I.
I. A marca e o papel do Instituto para a Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Modelos e Desenhos)
II. Perspectiva
III. Sequência
INTRODUÇÃO
O papel do Instituto para a Harmonização no Mercado Interno(Marcas, Modelos e Desenhos)
Alicante
ESPANHA
Barcelona
Madrid
Sevilla
PORTUGAL
FRANÇA
E
PL
S
P
F
IRLUK
BX
DK
D
IT
FIN
LT
LV
EE
A
CZ
EL
MT CY
SI
SK
HU
Instituto para a Harmonização no Mercado Interno
(Marcas, Modelos e Desenhos)
I. Marcas não tradicionais
• Tradição e inovação
• Exemplos
II. Protecção das marcas não tradicionais
• Obtenção de Registo
• Possíveis Obstáculos
• Exemplos
III. Protecção conferida pelo registo
Sequência
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Tradição e inovação
1. TRADIÇÃO
Marcas denominativas: Compostas por palavras
Marcas figurativas: Incluem arranjos gráficos ou são somente compostas por desenhos ou imagenstivos
2. INOVAÇÃO
Marca não tradicionais: Todas as que não se resumem a palavras ou logos, nomeadamente as compostas exclusivamente por uma cor (sem qualquer configuração) ou compostas for uma forma tridemensional
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Exemplos
compostas frases (slogans)
JUST DO IT
HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT
YOUR MONEY. WHEREVER YOU ARE
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Marcas Tradicionais
Marcas figurativasmenos tradicionais
Roupas, jogos, etc.…
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
Formas de garrafas
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Frascos de perfume e respectivas embalagens
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Capacete de mergulho
CTM 3806395 17K SUPERLITE KIRBY MORGAN
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Telefone-carrinho
CTM 4380762 Direct Line InsuranceTelefones, automóveis, seguros, reparações de automóveis
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Cafe Czentral
CTM 4433835 Serviços de restauração
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Telefone
CTM 3717915Nokia Corporation
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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CORES
CTM 2550457 3M Company Self-stick notes; stationery notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces
Capacidade distintivaadquirido pelo uso
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CORES
CTM 773630 Technical and business consultancy in the area of plant cultivation, in particular in the seed sector
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CORES
Marcas compostas por duas cores
CTM 63289, classes7,12
Descrição:O corpo do veículo é verde e as rodasAmarelas
Aceite após prova de uso
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CORES
Marcas compostas por duas cores
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CORESCTM 3818069 Agricultural and horticultural products in this class; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants.
CTM 3757267Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food supplements,
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CORES
CTM 3539749
Pastries and cookies
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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MARCAS DE MOVIMENTOAnimation consisting of six (6) sequential pictures in numerical order with an interval of 0.2 seconds beginning from picture number 1. Please notice that the frames do not belong to the mark. They are used only to separate the six pictures from each otherservices
CTM 186461
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MARCAS DE MOVIMENTOThe DESCRIÇÃO DA MARCA: Moving mark consisting of 6 individual images. The representation time is 14.5 seconds; the filmic representation is set out as follows; the movement of a hand is shown, stroking the hair of a woman;
image 1: representation time: 1 second; the side profile of a woman is shown (head turned to the left) ;a hand lies on her hair, not far from the hairline;image 2: representation time: 1.5 seconds: the hand strokes the woman's hair; only the hair and the left eye of the woman are visible; her hair has a sheen at the hairline;image 3: representation time: 2 seconds; the hand strokes the woman's hair, coming to rest further down the hair;the sheen on her hair moves as the hand moves downwards; side profile of the woman (head turned to the left, only the left eye showing) ETC…
CORES: Preto, Castanho, cor de pele, branco
PRODUTOS: champôs
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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MARCAS SONORASMelodias:
“Sweet Georgia Brown”EUA reg. 1700895 para “basketball entertainment services”
Sons vocalizados:
“ooh it’s so good” EUA reg. 2000963 para “entertainment services”
“The sond of a lion roaring”EUA reg. 1395550 para “entertainment services”
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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CORES E POSICIONAMENTOThe mark consists of the colours green Pantone 348C and yellow Pantone 109C as applied to the exterior surface of the premises used for the sale of the goods and services.
CTM 13367 vehicle service stations;
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OUTROS TIPOS DE MARCASMarcas olfactivas:
“balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela”
“Cheiro de relva acabada de cortar”Marcas gustativas:
“The taste of artificial strawberry flavour”
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OUTRO TIPOS DE MARCAS
CTM 428870 Tennis balls
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
Marcas tridimensionais
Cores
Marcas-movimento
Marcas sonoras
Marcas olfactivas e gustativas
II. Protecção das marcas não tradicionais
• Obtenção de Registo
• Possíveis Obstáculos
• Exemplos
SEQUÊNCIA
JUNTO DO IHMI
POR FAXPOR INTERNETPOR CORREIOEM MÃO
ATRAVÉS DOS INSTITUTO NACIONAIS
ATRAVÉS DO OMPI
REGISTO
1. PEDIDO DE REGISTO DE UMA MARCA
2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
3. A LISTA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
4. REPRODUÇÃO DA MARCA
5. NO PRAZO DE UM MÊS: A TAXA
REGISTO
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OBSTÁCULOS
1. REPRESENTAÇAO GRÁFICAA marca não necessita de ser visualmente perceptível mas
necessita de ser garficamente representável
2. CAPACIDADE DISTINTIVAOs consumidores devem poder identificar o sinal como
constituindo uma indicação da origem comercial do produto ou serviço
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CAPACIDADE DISTINTIVA
O sinal deve ser capaz de garantir ao consumidor a identidade da origem do produto ou serviço, e permitir-lhe distinguir sem confusão possível tal produto dos que têm outra proveniência
Para que a marca possa desempenhar o seu papel fundamental no âmbito de um sistema de concorrência não falseado, deve constituir uma garantia de que todos os produtos ou serviços designados por ela tenham sido fabricados sob o controle de uma única empresa, a qual é responsável pela sua qualidade.
O carácter distinctivo dever ser aferido tendo em atenção primeiro o tipo de produtos a que se destina e, em seguida, a percepção que da mesma terá o público constituído pelos consumidores dos em causa.
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IMPEDIMENTOS
a) SINAL INSUSCEPTÍVEL DE REPRESENTAÇAO GRÁFICA
b) SINAL SEM DE CAPACIDADE DISTINTIVANão permite distinguir os produtos ou serviços provenientes de uma dadaempresa de outros produtos ou serviços (idênticos ou similares)porvenientes de outras empresas
c) SINAIS DESCRITIVOS dos produtos ou suas característicasexemplo: a palavra “light” para cigarros
d) INDICAÇÕES GENÉRICAS usuais na linguagem comum ou nos hábitos docomércioexemplo: a palavra “extra”, “plus”, “lite”, cor amarela para serviços decorreios
NOTA: os impedimentos referidos em b), c) e d) – sinais não distintivos, descritivos ougenéricos podem ser afastados mediante prova de que tais sinais adquiriram umcarácter distintivo através do seu uso (secondary meaning). O público familiariza-secom o sinal e é como educado a vê-lo como um sinal distintivo da origem comercial.
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IMPEDIMENTOS
e) FORMAS COMUNS DE PRODUTOSa forma natural de um produto (a forma de uma vulgar garrafa de vinho oude um pacote de leite)a forma necessária para obter um determinado resultado técnicoa forma que confira um valor substancial ao produto
f) SINAIS CONTRÁRIOS À ORDEM PÚBLICApalavras ou imagens ofensivas, blasfémias imagens de conteúdo racista(“the fuck of the year”) - distinguir estes sinais daqueles que apenasdenotam mau gosto
g) SINAIS ENGANADORESa palavra “ouro” ou “couro” respectivamente para relógios ou carteiras quenão contenham estes materiais
h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginasde interesse público
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IMPEDIMENTOS
h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginasde interesse público
j) Marcas de vinhos ou bebidas espirituosas que incluam indicaçõesgeográficas típicas de tais produtos e não procedam das respectivasregiõesReg. 3288/94 (EC) 22/12/1994 Uruguay Roundexemplo: palavras “Douro” ou “Champagne” para vinhos que não sejamdessas regiões
k) Contenham uma denominação de origem ou uma indicação geográficarotegida nos termos da legislação comunitária, nomeadamente art.º 13.ºReg. (CEE) 2081/92 – Reg (EC) 422/20004 19/02/2004Exemplo: Marca de presunto que não porvenha de Parma e que nãoprovenha de Parma
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Exemplos
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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OBSTÁCULOSMARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
C-299/99 18/06/2002
representação gráfica daforma e da configuração daparte superior dessamáquina de barbear,composta por três cabeçascirculares de lâminasrotativas, que formam umtriângulo equilátero.
Produto: máquina de barbear
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
C-299/99 18/06/2002
forma necessária para obter umdeterminado resultado técnico
a existência de outras formas quepermitam obter o mesmo resultadotécnico é irrelevante
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
DETERGENTES PARA ROUPAE LOUÇA
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
TRIBUNAL JCE 1.ª INSTÂNCIA
o público está habituado a marcas nominativas oufigurativas - não é o caso dos sinais que se confundemcom o aspecto do próprio produto
forma geométrica básica e óbvia para um detergente sólido.Os cantos são arredondados por razões práticas.MOSQUEADO o público está habituado à presença de elementos claros e escuros em detergentes sugerem diferentes substâncias activas.A incrustação triangular não altera significativamente o aspecto da pastilha e assenta noutra forma geométrica básica
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 29/04/2004C-473/01P e C-474/01P
Marca compostas pela forma do produtoapenas têm carácter distintivose divergirem, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do sector
Quanto mais a forma se aproximar da forma mais provável para o produto
mais facilmente se pode concluir que tal forma não tem carácter distintivo
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produto
C-136/02P07/10/2004
A marca destina-se a proteger os seguintes produtos:LANTERNAS
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produtoTRIBUNAL 1.ªINSTÂNCIA
Originalidade do design - as formas sãovariantes de uma das formas habituaisdas lanternasO consumidor médio está habituado a ver formas análogas, dentro de uma gama variada de design.As formas não se diferenciam das formas do mesmo tipo de produtos existentes no comércio
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
Compostas pela forma do produtoTRIBUNAL DE JUSTIÇA 7/10/2004C-136/02P
A forma do produto deve apresentarcaracterísticas suficientementediferentes da forma habitual do produtopara que um potencial comprador aveja, desde logo, como uma indicaçãoda origem do produto
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MARCAS TRIDIMENSIONAIS
RECUSADAS
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
CORES
Marcas compostas por cores
Caso C-104/01LIBERTEL
Reprodução da marca:
«laranja»
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CORES
Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003
REPRESENTAÇAO GRÁFICA
Representação gráfica deve serclara, precisa, completa em si mesma,facilmente acessível,inteligível, duradoura e objectiva:
• Amostras em papel: alteram-se com o tempo.• A descrição verbal de uma cor é uma representação gráfica mas não preenche necessariamente aquelas condições• Um código de identificação internacionalmente reconhecido (ex: pantone) constitui uma representação gráfica e pode colmatar as deficiências d a amostra e da descrição verbal
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CORES
Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003
DISTINTIVIDADE
As cores são pouco aptaspara comunicar informações precisas
Contudo, não é de excluir que existam situações em que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa.
Portanto: Uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca
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CORES
Marcas compostas por cores
APRECIAÇÃO DA DISTINTIVIDADE
A percepção do público não é a mesma no caso deuma cor só e nos casos de marcas nominativas oufigurativas
Não existe o hábito de presumir a origem dos produtoscom base na sua cor (inexistindo elementos gráficosou textuais)
O carácter distintivo pode ser adquirido após um processo de familiarização do público
Carácter distintivo sem prévia utilização só em circunstâncias excepcionais ex: número de produtos ou serviços muito limitado para um mercado muito específico.
Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves
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CORES Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003
Marcas compostas por cores
PROTEGER A LIVRE CONCORRÊNCIA
O consumidor apenas está apto a distinguir um númerolimitado de cores (raramente tem a possibilidade decomparar directamente produtos)
O número de cores diferentes efectivamentedisponíveis para utilizar como marcas é reduzido Um pequeno n.º de marcas pode esgotar as coresCriando um monopólio incompatível com o sistemade concorrência leal
Há um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores. Quanto maior for o número de produtos ou serviços abrangidos pela marca, mais o direito exclusivo mais exorbitante será o exclusivo
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CORES
Marcas compostas por duas coresNão se recusam como princípio
EXEMPLOS DE SITUAÇÕES DE RECUSA:
Uma das cores é um lugar comum ou a cor natural do produto (laranja para laranjas ou cinzento para ferramentas)
A cor ou a combinação é comummente utilizada pelos concorrentes (amarelo para serviços postais)
A cor faz parte da própria natureza do produto (tintas)
A cor é descritiva (amarelo indica sabor a limão)
A cor é decorativa (roupas, automóveis)
A cor desempenha uma função técnica (cores de cabos)
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CORES
Recusadas para bebidas porque estas cores são utilizadas por vários competidores
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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MOIMENTO
CTM 2241982
“The trade mark consists of a series of images depicting the movement of a bread roll…”.
Classe 30: mel, etc.
Recusada
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves
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“This mark consists of the sound produced by the roar of a lion, and is represented on the enclosed
spectrograph”
MARCAS SONORAS
Pedido 143891
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MARCAS SONORAS
Pedido214726
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MARCAS SONORAS
Caso C-283/01 Shield Mark 27/11/20031 - Shield Mark
Campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias por um indicativo (jingle) formado pelas primeiras nove notas de «Für Elise».
Boletins de informação colocados em expositores nas livrarias e quiosques e o indicativo ouve-se cada vez que se retira um boletim do expositor.
Programa informático - cada vez que a disquete desse programa é lançada, ouve-se o canto de um galo.
2 - J. Kist,
consultor em comunicação, direito da publicidade e das marcas, organiza seminários sobre propriedade intelectual e marketing e edita uma revista sobre estas questões.
Numa campanha publicitária utilizou uma melodia constituída pelas nove primeira notas de «Für Elise» e vendeu também um programa informático que, quando activado, faz ouvir o canto de um galo.
3 - A Shield Mark intentou uma acção com base em contrafacção de marca e concorrência desleal contra J. Kist.
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MARCAS SONORAS
Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/20031 - pauta musical (com as primeiras notas de uma composição musical Beethoven)
2 - «nove primeiras notas de Für Elise».
3 – «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá»
4 - «Kukelekuuuuu» (onomatopeia que sugere, em neerlandês, o canto do galo)
5 - «canto de um galo»
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MARCAS SONORAS
Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/2003
sons podem constituir uma marca, desde que possam ser objecto de uma representação gráfica
«as nove primeiras notas de Für Elise»
«o canto de um galo»
«Kukelekuuuuu»
mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá
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MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark Mark / Kist 27/11/2003
Marcas compostas por sons
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MARCAS SONORAS
Signature tune of Nokia Corporation
CTM 1040955 Nokia Corporation
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MARCAS SONORAS
McDonald's International Property Company, Ltd
CTM 3661907 I'm lovin' it
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
1. Marcas tridimensionais
2. Cores
3. Marcas-movimento
4. Marcas sonoras
5. Outras
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OUTROS TIPOS DE MARCASMarcas olfactivas:
“balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela”
Marcas gustativas:
“The taste of artificial strawberry flavour”
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OUTRO TIPOS DE MARCAS
CTM 428870 Tennis balls
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MARCAS NÃO TRADICIONAISPedido 521914 recusado
A marca é uma representação gráfica de uma fragrância determinada.uma nota verde relva, hesperidada (bergamota, limão), floral (flor de laranjeira, jacinto) rosada, almiscarada..
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
Pedido 566596retirado A marca representa o odor de um aroma a âmbar e madeira, com notas de tabaco da Virginia e acento de macis.
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MARCAS OLFACTIVASCompostas por odoresC-273/00 Siekmann/DPMA 22/12/2002
C6H5-CH=CHCOOCH3
«balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela»
+ recipiente com uma amostra do odor
Poucas pessoas reconheceriam, na fórmula, o odor em questão. A fórmula não é suficientemente inteligível.
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MARCAS NÃO TRADICIONAIS
Pedido 1122118Smell of ripe strawberries
TPI – 27/10/2005O cheiro a morango não é igual em todas as variadades de morangoPortanto a descrição não é precisa
A imagem representa o fruto e não o cheiro
RECUSADO
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OBSTÁCULOSCONCLUSÃO
A percepção do público não é necessariamente a mesma no caso de um sinal que é constituído por uma cor só por si do que no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa.
Os consumidores não estão habituados a reconhecer marcas na cor ou na embalagem de um produto, e menos ainda em sons, odores ou gostos.
A representação gráfica de marcas não visuais o principal obstáculo ao registo das marcas não convencionais
I. Marcas não tradicionais
• Tradição e inovação
• Exemplos
II. Protecção das marcas não tradicionais
• Obtenção de Registo
• Possíveis Obstáculos
• Exemplos
III. Protecção conferida pelo registo
Sequência
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Protecção conferida pelo registo
uso exclusivo da marca
impedir a utilização da marca por terceiros
impedir ou anular o registo de marcas posteriores
controlar as importações paralelas
licenciar o uso
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Protecção conferida pelo registo
quando alguém utiliza, na vida comercial :
um sinal idêntico para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada;
um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca e pela identidade ou semelhança dos produtos abrangidos, provoque o risco de confusão no espirito do público;
um sinal idêntico ou similar à marca cujo uso, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.
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Protecção conferida pelo registo
Exemplos de actos de infracção
Apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem
oferecer ou colocar no mercado produtos com o sinal ou guardar os produtos com esse fim
importar ou exportar produtos marcados com o sinal
utilizar o sinal em documentos comerciais ou na publicidade
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Protecção conferida pelo registo
• Não existem casos famosos de litígios relativos a contrafacção de marcas não tradicionais
• Os poucos casos que existem são pouco ilucidativos
• A questão de momento centra-se na possibilidade ou não do seu registo da marca.
• O tema das marcas não tradicionais é actual e em permanente evolução
• Trata-se de um problema jurídico e a tendência é flexibilizar os critérios de apreciação
• É um dado adquirido que a marca não necessita de ser visualmente perceptível
• No entanto a necessidade de representação gráfica constitui na UE um obstáculo ao registo das marcas olfactivas e gustativas
Conclusão
• As formas “mais radicais” de marcas não tradicionais possuem uma demanda marginal
• Há um efeito preventivo que é positivo e poder haver vantagem em chegar primeiro
• No entanto, a falta de lítigío indica a inexistência de uma real vantagem económica e existe sempre a possibilidade do recurso à concorrência desleal
• Existe um poder evocativo especial nas formas, odores, sons e sabores que actua no subconsciente e que é universal (não depende de idiomas)
Conclusão
Protecção de Marcas Não Tradicionais
OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO
Jorge Novais GonçalvesI.H.M.I.
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