« Paquet marque » : anticiper pour mieux innover
Anne-Sophie Cantreau
Virginie Brunot
04 11 2015
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Introduction La situation en 2015
• 27-3-2013 : proposition de la Commission européenne pour rendre le système des marques « moins cher, plus rapide, plus sûr et plus prévisible » : modification .
• Deux années de discussions entre la Commission, le PE et le Conseil avec des avis d’organisations professionnelles (APRAM, ECTA, CNCPI….)
L’actualité
• 10-6-2015 : approbation par le Coreper d’un accord de compromis sur la réforme du système de marques européen
• Accord en cours d’approbation par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen
L’enjeu 2016
• Adoption de la directive et du règlement européen portant réforme du système de marques européen
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Plan
1. Paquet marque : contours et définition
2. Redéfinition du périmètre de protection
3. Refonte du processus d’enregistrement
4. Clarification des droits conférés par la marque
5. Nouveaux moyens d’action
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1. Paquet marque : contours et définition
1. Cadre juridique
2. Enjeux
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1.1 Cadre juridique - marques nationales (1)
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Harmonisation
• Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques 22-10-2008
Droit français
• Transposition en droit national CPI
Evolution
• Proposition de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques 27-3-2013
1.1 Cadre juridique -marques
communautaires (2)
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Droit communautaire
• Règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire
Droit communautaire
• Règlement CE 869/95 relatif aux taxes à payer à l’OHMI
Evolution
• Proposition de règlement CE modifiant le Règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire
1.2 Enjeux
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Promouvoir l’innovation et la croissance
- Simplifier les procédures
- Diminuer les coûts
- Renforcer la coopération entre les offices
Renforcer la sécurité juridique
- Mise à jour des dispositions obsolètes
- Clarifier les règles au regard de la pratique jurisprudentielle
- Renforcer la lutte contre la contrefaçon
Tendre vers un marché unique des droits de PI
- Rapprocher les législations et procédures nationales
- Aligner les systèmes nationaux sur le système communautaire
2. Redéfinition du périmètre de protection
1. Marque
2. Marque collective / de
certification
3. Indications géographiques
et mentions traditionnelles
4. Recommandations
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2.1 Marque (1)
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• Définition actuelle : tous les signes susceptibles d’une
représentation graphique (.) à condition que de tels
signes soient propres à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises
− Nouvelle définition : tous les signes (.) à condition
que ces signes soient propres :
a) à distinguer les produits ou les services d’une
entreprise de ceux d’autres entreprises ;
b) à être représentés d’une manière qui permette
aux autorités compétentes et au public de
déterminer l’objet exact bénéficiant de la
protection conférée au titulaire.
Nouvelles
dispositions
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• Incidences
− Effet positif : extension des possibilités de dépôt des
marques « non conventionnelles » :
− Odeurs
− Goût
− Toucher
− Autres ….
US TM 1,975,999
2.1 Marque (2)
2.1 Marque (3)
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• Incidences
− Modification des bases de données de recherche
TMView
2.1 Marque (4)
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• Incidences
− Recherches d’antériorités
− Comment apprécier l’identité / la similarité entre
des marques non conventionnelles, telles que les
odeurs, le goût, le toucher ……. ?
− En l’état : périmètre des recherches limité
2.1 Marque (5)
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• Incidences
− Interrogations
− Quid de l’interprétation de la nouvelle condition
« manière qui permette aux autorités compétentes et
au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la
protection conférée au titulaire »
− CJUE arrêt Sieckman 12-12 2002 :
représentation graphique « claire, précise, complète
par elle-même, facilement accessible, intelligible,
durable et objective »
− JP actuelle en matière de marques
tridimensionnelles, de slogans….
2.2 Marque collective / de certification (1)
• Etat actuel
− Directive 2008/95 : possibilité pour les Etats de
prévoir l’enregistrement de marques collectives /
de certification
− Règlement 207/2009 : marque communautaire
collective
− Directive :
– Option pour les Etats : marques de
certification
– Obligation pour les Etats : marques
collectives
– Règlement : introduction de la marque
européenne collective de certification
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Nouvelles
dispositions
2.2 Marque collective / de certification (2)
• Marque collective :
− « marque (.) propre à distinguer les produits ou
les services des membres de l’association qui en
est titulaire de ceux d’autres entreprises »
• Marque européenne de certification :
− « marque (.) propre à distinguer les produits ou
services pour lesquels la provenance
géographique, la matière, le mode de fabrication
des produits ou de prestation de services, la
qualité, la précision ou d’autres caractéristiques
sont certifiés par le titulaire de la marque des
produits ou services qui ne bénéficient pas d’une
telle certification »
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2.2 Marque collective / de certification (3)
• Une obligation identique
− Dépôt d’un règlement d’usage
• Une dérogation identique
− Peuvent être constituées d’une indication pouvant
servir à désigner la provenance géographique des
produits ou des services
• Un régime partiellement identique
− Rejet de la demande
− Exercice de l’action en déchéance
− Motifs de déchéance supplémentaires
− Cession limitée pour la marque de certification
− Action en contrefaçon encadrée pour la marque
de certification
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2.3 Indications géographiques et mentions
traditionnelles
• Situation actuelle
− Distorsion entre la règlementation droit des marques
et droit européen des indications géographiques
− Nouvelle situation
− Refonte des motifs de refus concernant les
indications géographiques
− Intégration des mentions traditionnelles pour les
vins et les spécialités traditionnelles garanties
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2.4 Recommandations
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• Identifier les signes non conventionnels pouvant constituer une marque
• Définir une représentation susceptible d’être acceptée
Anticipation
• Surveiller les évolutions des bases de données de recherche
• Veille sur les décisions à venir sur l’appréciation de la représentation acceptable et sur le risque de confusion pour les marques non conventionnelles
Veille
3. Refonte du processus d’enregistrement
1. Taxes
2. Désignation des produits
et services
3. L’examen d’office
4. La procédure
d’opposition
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3.1 Taxes • Objectif annoncé
− Système moins cher
• Mise en œuvre
− Taxe par classe supplémentaire dès la 1ere classe
− Taxes pour marque communautaire
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- Désignation avec « suffisamment de clarté et de
précision », y compris pour les indications
générales des intitulés de classe de la
classification de Nice
- Interprétation littérale des indications générales
- Avant /après 22/6/2012
3.2 Désignation des produits et services
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Pratiques non harmonisées
• INPI
• OHMI
• …..
CJUE 19-6-2012 IP TRANSLATOR
• Clarté et précision
• Indications générales de l’intitulé de la classification de Nice : uniquement si claires et précises
Communiqués officiels
• INPI
• OHMI
• OMPI
Nouvelles
dispositions
3.3 L’examen d’office
• Etat actuel
− Certains offices examinent l’existence de droits
antérieurs avec des effets variables (blocage ou non
de la procédure d’enregistrement) : Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, République
tchèque….
− D’autres n’examinent que les motifs absolus de
refus : Allemagne, Autriche, France…
• Harmonisation des procédures
nationales
− L’examen des offices ne doit porter que
sur les motifs absolus de refus.
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3.4 La procédure d’opposition
• Etat actuel
− Procédures d’opposition diverses
• Harmonisation des procédures nationales
− Procédure obligatoire
− Généralisation de la période de réflexion
de 2 mois avant l’ouverture de la procédure
− Non-usage de la marque antérieure :
moyen de défense
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4. Clarification des droits conférés par la
marque
1. Renforcement de la
protection
2. Elargissement des actes
interdits
3. Limites
4. Recommandations
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4.1 Renforcement de la protection (1)
• Prise en considération des fonctions de la marque
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Indication d’origine
Publicité
Investissement
• Garantie de l'identité d'origine du produit ou du service marqué
• CJCE C-39/97 (Canon)
• Elément de promotion des ventes / instrument de stratégie commerciale
• CJUE C-236/08 à C-238/08 (Google)
• Acquisition/ maintien d’une réputation auprès des consommateurs
• CJUE C-324/09 (L’Oréal), C-323/09 (Interflora)
4.1 Renforcement de la protection (2)
• Extension de la notion « d’usage pour des
produits ou services »
− CJCE, C-17/06 (Céline) : l’atteinte à la marque englobe
l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom
commercial ou d’une enseigne identique pour
commercialiser des produits identiques.
• Proposition d’introduction
− Atteinte à la fonction d’indication de l’origine
− Atteinte résultant des usages à titre de nom commercial
ou de dénomination sociale
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4.1 Renforcement de la protection (3)
•Limite : double identité
− Principe : limitation de la protection à l’atteinte à la fonction
d’indication d’origine
− Risques/incertitudes
– Importations parallèles
– Publicité comparative
• Renforcement de la protection de la marque de
renommée
− Caractère contraignant de la protection renforcée
− Opposition à enregistrement, y compris si les produits et
services ne sont pas identiques/similaires
− Marque notoire ?
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4.2 Elargissement des actes interdits (1)
• Publicité comparative
− CJUE, C-533/06 (O2 Holdings) :
− Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation :
– d’un signe identique dans une publicité comparative
licite au regard de la directive sur la publicité trompeuse
et comparative ;
– d’un signe similaire dans une publicité comparative, s’il
n’existe pas de risque de confusion avec la marque.
– La publicité comparative n’est pas licite lorsqu’il existe un
risque de confusion (incluant le risque d’association).
• Propositions
− Interdiction de la publicité comparative contraire à la directive
2006/114/CE (en France L.121-8 à L121-12 C. conso.)
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4.2 Elargissement des actes interdits (2)
• Conditions de licéité
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Non trompeuse, mêmes biens ou services, caractéristiques essentielles vérifiables, …
Absence de profit induit de la notoriété du signe distinctif concurrent
Absence de discrédit/dénigrement
Absence de confusion entre les acteurs, les signes ou les produits
Absence de présentation comme étant une contrefaçon/imitation
…
4.1 Elargissement des actes interdits (3)
• Transit
– Principe : interdiction de saisie des produits
contrefaisants en transit (CJUE, C46-/09 et C-495/09 Philips
Nokia)
– Propositions
− Produits et services marqués en transit : fin de la
jurisprudence Philips
• Importations
– Importations par les particuliers
• Actes préparatoires
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4.3 Limites aux droits du propriétaire sur la
marque
• Droits antérieurs
– Droits conférés sans préjudice des droits antérieurs
(alignement art. 16 accords ADPIC)
• Limitation des effets de la marque
– Extension de l’inopposabilité :
– Aux usages de signes ou indications non distinctifs
– Aux usages pour désigner les produits ou services
du titulaire, en particulier lorsque l’usage est
nécessaire…
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4.4 Recommandations
• Repenser la politique de défense de la marque
– Approche principalement par l’atteinte à la
fonction de la marque
• Construire la renommée de la marque
• Surveiller les usages
– Par la concurrence
– Par les consommateurs
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5. Nouveaux moyens d’action
1. Cadre actuel
2. Propositions de réforme
3. Conséquences
4. Recommandations
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5.1 Cadre actuel
• Enregistrement de la marque = droit de
propriété + présomption de validité
• Remise en cause de la validité ou de l’usage de
la marque uniquement possible
– Marques nationales : par la voie judiciaire
– Marques communautaires :
– Voie judiciaire : à titre principal ou
reconventionnel
– Voie administrative : à titre principal
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5.2 Propositions de réforme
• Introduction de nouvelles procédures administratives
– Procédure de déchéance
– Défaut d’usage sérieux pendant une période
ininterrompue de 5 ans
– Dégénérescence
– Marque devenue trompeuse
– Procédure de nullité
– Motifs absolus
– Motifs relatifs
– Moyens de défense : non-usage
04/11/2015 Copyright Lexing 2015 ® 36
5.3 Conséquences
• Avantages
– Rapidité
– Coût
• Risque d’augmentation des demandes
• Remise en cause d’un titre de propriété
– Par voie administrative
– Sans décision judiciaire, ni garanties
associées
– Voies de recours ?
04/11/2015 Copyright Lexing 2015 ® 37
5.4 Recommandations
• Nouveaux dépôts
– Sécuriser la demande au regard des risques
d’annulation ultérieurs
• Marques déposées et faiblement distinctives
– Anticiper la preuve de l’acquisition de la
distinctivité par usage
• Anticiper les actions déchéance
– Dès l’expiration du délai de 5 ans par la
constitution d’un dossier de preuves d’usage
– Gérer le succès et réagir aux usages génériques
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Prochaine rencontre
04/11/2015 Copyright Lexing 2015 ® 40
25 novembre 2015
« Consommateurs et nouvelles règles de médiation »
Animée par Elise Dufour et Emmanuel Mouclier,
Business Development Manager de Youstice
Pour recevoir les lettres Juristendances, abonnez-vous sur notre site internet : www.alain-bensoussan.com
Anne-Sophie Cantreau et Virginie Brunot restent à votre disposition
pour toutes informations complémentaires
Anne-Sophie Cantreau 33 6 42 32 15 92
Virginie Brunot : 33 6 13 28 95 88
Questions - Réponses
04/11/2015 Copyright Lexing 2015 ® 41
42 Copyright Lexing 2015 ® 04/11/2015
• Le cabinet Alain Bensoussan-Avocats a, pour la 3e année consécutive, obtenu
le 1er prix (Trophée d’or) du Palmarès des cabinets d’avocats 2015 dans la
catégorie Technologies de l’information / Médias / Télécommunications, organisé
par Le Monde du Droit en partenariat avec l’Association Française des Juristes
d’Entreprise (AFJE).
• Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la
catégorie « Information Technology », reconnaissant ainsi la qualité
exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées.
• Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués
« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies,
Technologies de l’Information, et Contentieux par la revue juridique américaine «
Best Lawyers ».
• Après avoir obtenu le label Cnil « Lexing® formation informatique et libertés »
pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le
label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ».
Qui sommes-nous ?
Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées
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