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Sala "Parlamentino"Camera di Commercio di Ancona
15 dicembre 2016
Andrea Scilletta
IL MARCHIO INTERNAZIONALE:STRUMENTO DI TUTELA E DI DIFESA DALLA CONTRAFFAZIONE
FOCUS SULLA CINA
Intellectual Property
Agenda
Introduzione al Sistema di Madrid
Gli aspetti procedurali
Il periodo di dipendenza e la trasformazione
Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid
La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti
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Cos’è un marchio
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Segno (p. es.: parola, disegno, colore, suono, immagine, etc.)
che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi (p/s) –identificazione del settore merceologico (classi di Nizza)
Il marchio conferisce diritti esclusivi sull’uso del segno (tramite registrazione/uso) - priorità temporale
nei territori per il quale è richiesto/usato - principio di territorialità
Registrazione: 10 anni, rinnovabile
Le funzioni dei marchi nella concorrenza di mercato
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• Funzioni giuridicamente protette
Origine imprenditoriale del p/s
Capacità attrattiva del segno
• Funzioni “socio-economiche”
mezzo di comunicazione (c.d. marchio messaggio)
garanzia della costante qualità dei p/s (reputazione)
asset aziendale
L’ottenimento dei diritti esclusivi in più paesi
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Opzioni di registrazione:
a) Percorso nazionale: deposito in ogni paese di interesse;
b) Percorso regionale: deposito in ogni sistema regionale di interesse con effetto in tutti i paesi membri (EUIPO, ARIPO, Benelux, OAPI, Gulf Cooperation Council);
c) Percorso internazionale: deposito tramite il c.d. Sistema di Madrid
Il Sistema di Madrid
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Registrazione internazionale tramite procedura gestita dal WIPO (Ginevra)
Accordo di Madrid (1891) e Protocollo di Madrid (1989)Dall’11.10.2016, i nuovi membri non possono accedere solo all’Accordo
Tutela in una pluralità di paesi/regioni designati tra i membri aderenti al Sistema di Madrid
Registrazione internazionale equivale ad un fascio di registrazioni nazionali/regionali:• esaminate presso ogni rispettivo Ufficio competente (per deposito,
esame e rilascio marchi – Ufficio IP) nazionale/regionale secondo leggi e regolamenti locali
• gestite centralmente dal WIPO secondo il Sistema di Madrid
La semplificazione
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Procedura centralizzata di deposito e gestione di un fascio di registrazioni
Procedura di deposito: • un’unica domanda di registrazione, • un’unica lingua, • un’unico set di tasse per la protezione in una molteplicità di mercati
Più direttamente controllabile
La protezione può essere successivamente estesa a nuovi mercati con l’evoluzione della strategia commerciale internazionale del titolare
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Risparmio di tempo e denaro:
• un’unica domanda di registrazione, equivalente ad un fascio di domande nazionali/regionali
• un’unica lingua, senza necessità di traduzioni in una molteplicità di lingue per il deposito e per l’interazione con molteplici Uffici IP nazionali/regionali
La convenienza
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La copertura geografica
* A partire dal 06.01.2017 diventeranno 98 membri (114 paesi) con il Brunei Dussalam; 55 membri aderiscono anche all’Accordo
97 membri* (inclusi EUIPO e OAPI) aderenti al Protocollo, che coprono 113 paesi
Accessibilità limitata (sistema chiuso)
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Per utilizzare il Sistema di Madrid, il richiedente deve:
1) avere una sede industriale o commerciale reale ed effettiva in, oppure
2) essere residente in, oppure
3) avere nazionalità di
un paese membro del Sistema di Madrid (o di un paese aderente ad un sistema regionale membro del Sistema di Madrid)
Agenda
Panoramica del Sistema di Madrid
Gli aspetti procedurali
Il periodo di dipendenza e la trasformazione
Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid
La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti
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La procedura di registrazione
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Tre fasi:1) registrazione/domanda di registrazione di base e deposito di una
domanda di registrazione internazionale, indicando una o più designazioni nazionali/regionali
2) registrazione internazionale3) esame da parte degli Uffici IP competenti per queste designazioni
nazionali/regionali
Fase 1
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• Il richiedente deve già essere titolare di un basic mark, ovvero di:una domanda di registrazione nazionale/regionale di base depositata, ouna registrazione nazionale/regionale di base ottenuta
presso un Ufficio IP nazionale/regionale di origine (Office of origin) competente per il richiedente
• Il richiedente deposita una domanda internazionale presso lo stesso Ufficio di origine:
classi di Nizza e indicazione di p/sdesignazioni
• L’Ufficio di origine certifica la domanda internazionale e la inoltra al WIPO
Fase 2
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• Il WIPO conduce un esame formale della domanda internazionale
• Se approvato, il marchio è registrato nel Registro Internazionale e pubblicato nella Gazzetta WIPO dei Marchi Internazionali
• Il WIPO invia un certificato di registrazione internazionale al richiedente-titolare
• Il WIPO comunica la registrazione internazionale agli Uffici IP dei paesi/regioni designati
• L’effettivo ambito di protezione della registrazione internazionale non è ancora noto in questa fase:
sarà determinato solo dopo l’esame sostanziale e le relative decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati
Fase 3
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• L’Ufficio IP di ogni paese/regione designatoconduce un esame sostanziale della registrazione internazionale in conformità con la propria legislazione, al termine del quale emette una decisione entro 12 o 18 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale
• Il WIPO registra le decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati
• Il WIPO comunica le decisioni degli Uffici IP dei paesi/regioni designati al titolare
Fase 3
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• Se un Ufficio IP emette una decisione di rifiuto della protezione per il relativo paese/regione designato:
tale decisione di rifiuto non influenza le decisioni degli Uffici IP degli altri paesi/regioni designatiIl titolare può contestare la decisione di rifiuto presso l’Ufficio IP che l’ha emessa
• Se un Ufficio IP accetta di concedere protezione al marchio, emette una dichiarazione di concessione di protezione (statement of grant of protection)
Aspetti critici per gli esami sostanziali
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Presenza di diritti anteriori nei paesi/regioni designatiE’ suggeribile condurre preliminarmente ricerche di anteriorità
Indicazioni dei p/s: alcune formulazioni accettabili nell’Ufficio di origine possono non esserlo in uno o più paesi/regioni designati
Costi di una registrazione internazionale
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Le tasse si pagano al WIPO in franchi svizzeri (CHF), e comprendono
• Basic fee, che include 3 classi di p/s, pari a653 CHF, per registrazione in bianco e nero del marchiooppure903 CHF, per registrazione a colori del marchio
cui si sommano
• Tasse per paesi/regioni designati, segnatamenteStandard fees: complementary (100 CHF per ogni paese/regione designato) + supplementary (100 CHF per ogni classe oltre la 3a),oppureIndividual fees per ogni paese/regione designato che ha dichiarato tale modalità di calcolo delle tasse
Il rinnovo
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• La registrazione internazionale è valida per 10 anni dalla data della registrazione internazionale.
• La registrazione internazionale è rinnovabile per ulteriori periodi di 10 anni con effetto nei paesi/regioni designati (che non hanno emesso decisioni di rifiuto), mediante il semplice pagamento delle tasse di rinnovo (basic fee + complementary e supplementary fees e/o individual fees) direttamente presso il WIPO
Sintesi e tempistiche della procedura
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Designazioni successive
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Possibilità di aggiungere successive designazioni nazionali/regionali ad una registrazione internazionale esistente
Una designazione nazionale/regionale successiva non ha una durata indipendente da quelle originarie della registrazione internazionale: scade nella stessa data in cui scade la registrazione internazionale
Agenda
I marchi; panoramica del Sistema di Madrid
Gli aspetti procedurali
Il periodo di dipendenza e la trasformazione
Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid
La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti
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Periodo di dipendenza
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Per un periodo di dipendenza iniziale di 5 anni dalla data della registrazione internazionale la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane dipendente dalla registrazione/domanda di registrazione di base presso l’Ufficio di origine
Se la registrazione/domanda di registrazione di base cessa di avere effetto, la stessa cessazione di effetto si applica anche alla registrazione internazionale
La cessazione di effetto può essere:• totale, i.e. rispetto a tutti i p/s della registrazione/domanda di
registrazione di base e della registrazione internazionale• parziale, i.e. rispetto ad alcuni dei p/s della registrazione/domanda di
registrazione di base e della registrazione internazionale
Periodo di dipendenza
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Possibili cause di cessazione di effetto della registrazione/domanda di registrazione di base:• Rifiuto della domanda da parte dell’Ufficio di origine• Procedura di opposizione• Scadenza a seguito di un mancato rinnovo• Rinuncia volontaria alla registrazione da parte del titolare/ritiro volontario
della domanda di registrazione da parte del richiedente• Annullamento• Decadenza per mancato uso• Decadenza per volgarizzazione o illiceità sopravvenuta
L’attacco contro una registrazione internazionale mediante una singola azione di opposizione/annullamento è detta attacco centrale (central attack)
Periodo di dipendenza
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Dopo il periodo di dipendenza di 5 anni, la registrazione internazionale è indipendente dalla registrazione/domanda di registrazione di base
Tuttavia, se la registrazione/domanda di registrazione di base cessa di avere effetto totalmente o parzialmente dopo la scadenza dei 5 anni del periodo di dipendenza, ma in virtù di:• un ricorso avverso il rifiuto, o• un’azione di nullità, o • un appello in una causa di nullità, o• un’opposizione, o • una qualsiasi altra azione o istanzainiziata entro i 5 anni del periodo di dipendenza, allora la stessa cessazione di effetto si applica anche alla registrazione internazionale
Periodo di dipendenza
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La dipendenza della registrazione internazionale dalla registrazione/domanda di registrazione di base continua ad applicarsi nei 5 anni del periodo di dipendenza anche se la registrazione internazionale e la registrazione/domanda di registrazione di base hanno differenti titolari
E’ suggeribile avere una registrazione/domanda di registrazione di base soggetta a meno pericoli di azioni di rifiuto/annullamento p.es., una domanda/registrazione italiana è preferibile rispetto ad una domanda/registrazione dell’Unione Europea
Il valore di una registrazione internazionale è inferiore nei 5 anni del periodo di dipendenza
La trasformazione
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Attenuazione degli effetti della cessazione di effetto di una registrazione internazionale nel periodo di dipendenza, p.es. a seguito di un attacco centrale
Designazioni nazionali/regionali di una registrazione internazionale che cessa di avere effetto a seguito della dipendenza dalla registrazione/domanda di registrazione di base possono essere «trasformate» in domande nazionali/regionali per alcuni o tutti i p/s della registrazione internazionale
Le domande nazionali/regionali trasformate sono considerate essere state depositate alla data della registrazione internazionale (o della successiva designazione)purché le domande siano depositate entro 3 mesi dalla data di cancellazione totale o parziale della registrazione internazionalee si osservino i requisiti delle leggi nazionali/regionali
Agenda
I marchi; panoramica del Sistema di Madrid
Gli aspetti procedurali
Il periodo di dipendenza e la trasformazione
Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid
La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti
28©2016 - Andrea Scilletta
29©2016 - Andrea Scilletta
La più antica registrazione ancora in vigore fu registrata in Svizzera nel 1889 e poi internazionalmente nel 1893EFCo (Ernest Francillon & Compagnie) Longines
da cui deriva il marchio ancora oggi utilizzato
che oggi è della Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., appartenente a The Swatch Group
Dal 1891, oltre 1,3 milioni di registrazioni internazionali
La sempre maggiore utilizzazione
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L’andamento delle domande internazionali negli ultimi 20 anni
Dati statistici
31©2016 - Andrea Scilletta
Le registrazioni internazionali dei primi 20 Uffici di origine
Dati statistici
32©2016 - Andrea Scilletta
I primi 20 paesi/regioni designati nelle registrazioni internazionali
Dati statistici
Future adesioni
33©2016 - Andrea Scilletta
Nel futuro a breve termine (2-3 anni) si attendono le adesioni di:
• Paesi ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand
• Canada
• Paesi caraibici: Trinidad and Tobago, Jamaica
• Paesi africani: Malawi, South Africa
• Paesi latino-americani: Brasile
• Paesi arabi
Conclusioni
34©2016 - Andrea Scilletta
Vantaggi del Sistema di Madrid:
Copertura geografica: protezione in una molteplicità di mercati, particolarmente utile quando questi sono in regioni differenti
Comodità: gestione centralizzata semplificata e rapida
Risparmi economici: spese ridotte
Flessibilità : possibilità di aggiungere nuovi mercati con l’ampliamento progressivo dei territori di interesse
Agenda
I marchi; panoramica del Sistema di Madrid
Gli aspetti procedurali
Il periodo di dipendenza e la trasformazione
Dati statistici e conclusioni sul Sistema di Madrid
La tutela dei marchi in Cina: considerazioni e suggerimenti
35©2016 - Andrea Scilletta
IP in Cina
36©2016 - Andrea Scilletta
Le normative di IP in Cina garantiscono una tutela sempre più conforme agli standard internazionali
La tutela dei diritti di IP (anche di aziende non cinesi) a contrasto della contraffazione (anche di aziende cinesi) è sempre più garantita dalle Corti cinesi competenti per l’IP con costi ridotti e tempi rapidisoprattutto nelle grandi città come Pechino, Shanghai e GuangzhouRisarcimento danni fino a RMB 3M (ca. € 411.500)
Tutela doganale dei diritti di IP
Ma la contraffazione in Cina è sempre più sofisticata
Le aziende non cinesi devono sviluppare una strategia di protezione integrata dei propri diritti di IP
La Nuova Legge Marchi Cinese
37©2016 - Andrea Scilletta
In vigore dal 1° maggio 2014
Domande multi-classe
Lotta alla malafede: uso e domanda conformi al principio di correttezza e buonafede (sono rifiutate domande da «trademark squatter», p.es. partner contrattuali infedeli)
Rapidità delle procedure: • esame di una domanda entro 9 mesi• esame di un’opposizione entro 12 mesi• esame di invalidazione/cancellazione per impedimenti assoluti entro
9 mesi• esame di un’invalidazione per impedimenti relativi (diritti anteriori)
entro 12 mesiIn casi particolari proroghe da 3 a 6 mesi.
Suggerimenti per la registrazione
38©2016 - Andrea Scilletta
La registrazione in caratteri latini non protegge automaticamente il marchio contro l’uso o la registrazione di un marchio identico o simile in caratteri cinesi
La Cina richiede nomi in caratteri cinesi su prodotti: non registrare il nome in caratteri cinesi menzionato sui prodotti apre al rischio di trademark squatting (per traduzione e/o translitterazione)Sistema «first-to-file»: l’uso da parte del titolare legittimo del marchio in caratteri latini viene impedito
Ampliare le indicazioni di p/s, proteggendo ogni possibile uso del marchio (oggetti correlati al p/s, materiale pubblicitario, merchandising)
Registrare anche i marchi in «pinyin» (l’alfabeto fonetico cinese ufficiale che usa caratteri latini)
Registrare anche domain names
Suggerimenti per il settore agro-alimentare
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La protezione delle indicazioni geografiche in Italia ed in UE non è automaticamente riconosciuta in Cina
Registrare come marchi in Cina: • Denominazioni di origine protetta (DOP) • Indicazioni geografiche protette (IGP)• Specialità Tradizionale Garantite (STG)• Denominazioni di origine controllata (DOC)• Denominazioni di origine controllata garantita (DOCG)• Indicazioni geografiche tipiche (IGT)• Prodotti agro-alimentari tradizionali
La scelta del segno da registrare in Cina
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1. Marchi figurativi
2. Traduzione letterale, quando il marchio ha un significato distintivo (p.es.: Apple Computers, ‘Ping Guo’, 苹果; Palmolive, ‘Zong Lan’, 棕榄)
3. Translitterazione (grazie al pinyin), quando il marchio ha già una reputazione tra i consumatori cinesi
(p.es.: McDonald’s, ‘Mai Dang Lao’, 麦当劳; Siemens ‘Xi Men Zi’, 西门子)Attenzione: rischio che la translitterazione abbia un significato indesiderato in uno dei 6 principali dialetti cinesi
4. Combinazione di traduzione letterale e fonetica, con possibile significato positivo nella cultura cinese
(p.es.: Coca-Cola, ‘Ke Kou Ke Le’, 可口可乐 - «assaggia e sii felice»)
La contraffazione online
41©2016 - Andrea Scilletta
La sorveglianza su Internet è importante
Soprattutto sulle piattaforme di e-commerce (p.es. Alibaba e Taobao)
Le piattaforme di e-commerce hanno sezioni dedicate accessibili a titolari di IP per avviare procedure di protezione di IP rapide ed efficienti
Interagire con tali piattaforme per bloccare le contraffazioni dei propri titoli di IP:• per siti accessibili dall’estero, anche titoli di IP non cinesi• per siti accessibili solo dalla Cina, solo titoli di IP cinesi
Un portafoglio IP, comprendente anche titoli in Cina, è necessario
ANDREA SCILLETTA
IP Sextant s.r.l.00187 ROMA – VIA ANTONIO SALANDRA, 18
TEL. + 39 06 4227 2334 - FAX + 39 06 4227 [email protected]
Intellectual Property
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