SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA...

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Año XXXII – Número 2540 Lima, 31 de julio de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 61-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150 y 278 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito de la República de Ecuador. Asunto: Marca “LAMOGIN” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-15321..................... ............ 1

PROCESO 62-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), y 241 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 2182-2012-0-1801-JR-CA-11...................... ................................................................ 12

PROCESO 64-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d)

y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 135 último párrafo y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actora: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 6742-2011-0-1801-JR-CA-12....................... ................................... 27

PROCESO 61-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 150 y 278 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito de la República de Ecuador. Asunto: Marca “LAMOGIN” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-15321.

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Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N. 1 de Quito de la República del Ecuador. VISTOS: El Oficio 6648-TDCA-DQ de 15 de enero de 2015, recibido personalmente el 22 de enero de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15321. El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno: Demandante: ALLERGAN INC.

Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual; el Procurador General del Estado de la República del Ecuador; y, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR.

B. Hechos:

1. El 25 de julio de 2001, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro del signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 438.

2. El 27 de septiembre del 2001, ALLERGAN INC. presentó oposición al registro de la

denominación “LAMOGIN”, fundada en la solicitud previa de la marca “LUMIGAN” (denominativa) para proteger “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma” en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mediante Resolución 980134 de 19 de abril del 2002, el Director Nacional de

Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por LLERGAN INC. y concedió el registro de la marca LAMOGIN (denominativa).

4. El 26 de agosto de 2002, ALLERGAN INC. solicitó que el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo de Quito declare la ilegalidad de la mencionada resolución administrativa.

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5. El 3 de septiembre de 2002, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso.

6. El 23 de enero de 2003, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad

Intelectual contestó la demanda.

7. El 24 de enero de 2003, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda.

8. El 8 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito señaló que: “Avocamos conocimiento de la presente causa (…) este Tribunal suspende el procedimiento y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

C. Argumentos de la demanda:

9. ALLERGAN INC. fundamentó su demanda en lo siguiente:

- El signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza resulta ser confundible con su marca “LUMIGAN” (denominativa).

- Se debe anular la resolución que otorgó indebidamente el registro de la marca

“LAMOGIN” (denominativa), mediante la cual sin el análisis legal adecuado, sin motivación y violando el procedimiento administrativo y las leyes de propiedad intelectual, rechazó la oposición presentada por ALLERGAN INC. y concedió el registro de LAMOGIN (denominativa).

- Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión

en el público consumidor. Las denominaciones controvertidas tienen en común 6 de las 7 letras: L, A, M, G, I, N. Poseen el mismo número de sílabas y una similar extensión. Las consonantes son idénticas y ocupan un orden idéntico.

- Al tratarse de marcas farmacéuticas debe realizarse un examen más riguroso.

4. Argumentos de la contestación de la demanda:

10. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado; impugnó la prueba que llegare a presentar el actor y pide se rechace la demanda. - EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Señaló domicilio para

notificaciones. - GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR contesta la demanda

indicando que: - Excepciona señalando: 1) Negando los fundamentos de hecho y de derecho

de la demanda; 2) Señalando que el signo “LAMOGIN” (denominativo) cumple con los requisitos legales contenidos en los artículos 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; 3) Señalando que “LAMOGIN” es un signo distintivo


y de representación gráfica y cumple con lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486; y, 4) negando que exista falta de motivación en la resolución impugnada. En su pretensión, solicita ratificar y confirmar en sentencia la Resolución 980134 del 19 de abril de 2002.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135

literales a), b), i) y m) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, al tratarse el presente caso sobre un riesgo de confusión. Procede la interpretación del artículo 1361 literal a) de la Decisión 486 y, de oficio, de los artículos 1502 y 2783 de la misma normativa.

A. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos.

3. Marcas farmacéuticas.

4. Debida motivación de las resoluciones administrativas. B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

2 Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

3 Artículo 278.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.


DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

12. En el presente caso, GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR solicitó el

registro del signo “LAMOGIN” (denominativo) para proteger todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. ALLERGAN INC., presentó oposición al registro solicitado sobre la base de su solicitud previa de la marca “LUMIGAN” (denominativa) para proteger “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma” en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo

siguiente:

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad4.

14. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

4 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU

IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).

15. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya

que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.

16. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si

entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

17. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos:

18. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: -‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

-‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir,

se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un


análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

-‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar

del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

19. En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en

que pueden asemejarse los signos confrontados. 2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS 20. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado “LAMOGIN”

(denominativo) y la marca “LUMIGAN” (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. (…) Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la


dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”5.

21. En este orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

3. MARCAS FARMACÉUTICAS.

22. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación

Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

23. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013,

recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

24. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial

Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.


Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002).

25. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

26. De conformidad con lo anterior, la corte consultante debe determinar la

registrabilidad del signo “LAMOGIN” (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

4. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

27. ALLERGAN INC. sustentó su demanda en la presunta nulidad de la resolución que

otorgó indebidamente el registro de la marca LAMOGIN, al considerar que sin el análisis legal adecuado, sin motivación y violando el procedimiento administrativo y las leyes de propiedad intelectual, se rechazó la oposición presentada por ALLERGAN INC. y se concedió el registro de LAMOGIN (denominativa), motivo por el cual se tratará sobre la motivación de las resoluciones administrativas expedidas por las oficinas nacionales competentes.

28. Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado

que:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.


29. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. (…)”.


30. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo

LAMOGIN (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

TERCERO: La Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar una

solicitud de registro debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma para concluir emitiendo un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado. Esto es, debe contener una explicación suficiente acerca de cuáles fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 62-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), y 241 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 2182-2012-0-1801-JR-CA-11. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2182-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2182-2012-0-1801-JR-CA-11. El Auto de 24 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Corporación Eliezer Importadores y Exportadores S.A.C. (en adelante, Corporación Eliezer S.A.C.)

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú

Schürmann & Hilleke Gmbh & Co. KG. (en adelante,

Schürmann & Hilleke)


2. Hechos: 1. El 13 de abril de 2010, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción, ante la

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, contra Corporación Eliezer S.A.C. señalando lo siguiente:

- Es titular de la marca ORIGINAL BAR (mixta) para distinguir productos de la

Clase 6 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

- Ha tomado conocimiento de que Corporación Eliezer S.A.C. viene importando,

desde Hong Kong, clavos de acero identificados con la misma marca que se encuentra registrada a su favor.

2. El 12 de julio de 2010, Corporación Eliezer S.A.C. absolvió el traslado de la acción

manifestando que al importar productos con la denominación BAR no ha tenido intención de ocasionar un perjuicio a un tercero, ya que desconocía que la accionante era titular de la marca en mención.

3. Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la

Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Schürmann & Hilleke.

4. Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la resolución apelada.

5. El 30 de mayo de 2012, Corporación Eliezer S.A.C. presentó demanda contencioso

administrativa contra la Resolución 2949-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

6. El 11 de junio de 2014, Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación

en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

- Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca

por parte del titular del registro. Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta.

- Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo distintivo idéntico a una marca previamente registrada. La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción.

- Cuáles son las medidas dirigidas a obtener el cese de los actos que constituyen la infracción que puede dictar la autoridad administrativa.


- Qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción. Dentro de dichas medidas puede o no incluirse la sanción pecuniaria. De ser así, qué criterios debe emplear la autoridad nacional para fijar la sanción pecuniaria, según la norma comunitaria.

3. Argumentos de la demanda:

8. Corporación Eliezer S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos:

- No ha existido intencionalidad en la infracción cometida por lo que la sanción pecuniaria impuesta por el INDECOPI resulta desproporcional, ya que no ha valorado los criterios atenuantes que contemplan las normas administrativas.

- De esta manera, considera que la Resolución 8577 debe ser declarada nula, pues, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca POWER STAR (mixta).

- Asimismo, refiere que las Resoluciones 15742 y 30270, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, también deben ser declaradas nulas por haber confirmado lo resuelto en la Resolución 8577.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. Schürmann & Hilleke contestó la demanda señalando:

- Sobre la falta de intención del demandante al cometer la infracción, refirió que

éste es un agente del mercado que se dedica frecuentemente a la importación de productos, por lo que debió actuar con la debida diligencia y cerciorarse antes de importar los productos de que éstos no vulnerarán los derechos de terceros sobre los signos distintivos registrados a su favor.

10. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

- Que en sede administrativa se consideró razonable el monto de la multa

impuesta, pues, para su cálculo se tomó en cuenta el provecho ilícito obtenido por Corporación Eliezer S.A.C., la finalidad disuasiva de la misma, así como la conducta procesal y la gravedad de la falta.

- Además, refiere que en calidad de agente del mercado tiene responsabilidad

de actuar con la diligencia debida para cerciorarse que las marcas que identifican los productos que importa y que comercializa no vulneran los derechos de terceros debidamente protegidos en el Perú. En ese sentido, se debe tener en cuenta que el registro de marcas es público y se presume su conocimiento por parte de todos los agentes del mercado.

5. Sentencia de primera instancia:

11. Mediante sentencia de 26 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por

considerar que:

- El monto de la multa impuesta no constituye una imposición irracional o desproporcionada, toda vez que se encuentra dentro del rango de multas más leves según lo establecido en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075, que


aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6. Argumentos del recurso de apelación:

12. Corporación Eliezer S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia

de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1541, 1552

literal d), y 241 literales a) y f)3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación solicitada.

C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de

buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

1 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la

misma ante la respectiva oficina nacional competente. 2 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…);

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(…).

3 Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

(…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la

infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

(…) Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.


3. Medidas que resulten necesarias para evitar la continuación o repetición de la

infracción. La indemnización por daños y perjuicios. 1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN

DE DERECHOS.

14. En el presente caso, Schürmann & Hilleke interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Corporación Eliezer S.A.C., sobre la base de su marca ORIGINAL BAR (mixta), registrada en la Clase 6 de la Clasificación Internacional. Mediante Resolución 387-2011/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción interpuesta, debido a que corroboró que la emplazada importó clavos bajo el signo ORIGINAL BAR (mixto), el cual se encuentra registrado a favor de Shürmann & Hilleke.

15. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado

en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012. 16. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del

Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

17. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular

tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

18. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de

facultades:

Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

19. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se


produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

Acción por infracción de derechos.

20. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros

sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

21. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de

exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.4 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.5

22. No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el

consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.6

23. La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas

limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).7

4 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa

de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. 5 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero

de 2008. 6 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. 7 Proceso 69-IP-2000 ya citado.


24. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el

mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.8

25. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al

uso exclusivo de la marca previstas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

2. EXCEPCIÓN AL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA,

SIEMPRE QUE SEA DE BUENA FE, NO SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A CONFUSIÓN Y SE REALICE A TÍTULO INFORMATIVO.

26. En el presente caso, se advierte que la corte consultante solicitó interpretación

prejudicial, a fin que se aclare lo siguiente:

- Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro. Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta.

- Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo

distintivo idéntico a una marca previamente registrada. La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción.

27. En el Proceso 89-IP-2011 se ha señalado que:

“El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal9. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales

8 Proceso 69-IP-2000 ya citado. 9 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96,

Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C 291 de 3 de setiembre de 1997.


disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.10 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE11 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”12. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: − su propio nombre, domicilio o seudónimo; − un nombre geográfico; o, − cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,

destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.13 Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:

-‐ Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

10 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad

Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.

11 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las

legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

12 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando 45, Caso “ADIDAS”.

13 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001.


-‐ Ofrecer en venta; -‐ Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios

legítimamente marcados; -‐ Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de

accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.14 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

28. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el

artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".15

29. Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que:

“La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

14 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a

VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. 2039 de 09 de abril de 2012. 15 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios

de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 de 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.


En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”16

30. Dentro del Proceso 170-IP-2011, este Tribunal ha señalado que: “En el campo del

derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal”.

31. En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación

debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios17, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

32. El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito

de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son18: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

33. Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del

segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios.

34. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos

pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos.

35. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado

lo siguiente:

“El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen

16 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. 355 de 14 de julio de 1998 y

Proceso 69-IP-2000 antes referido. 17 Proceso 69-IP-2000 ya citado. 18 Proceso 40-IP-2011 ya citado.


los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”19 (El subrayado es nuestro).

36. Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a

que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.

37. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca

ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

38. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las

funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

39. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una

marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. 40. En el presente caso, se advierte que la corte consultante solicitó interpretación

prejudicial, a fin que se aclare lo siguiente:

19 Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en

Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1831 de 7 de mayo de 2010.


- Cómo se debe analizar e interpretar el derecho al uso exclusivo de una marca por parte del titular del registro. Puede o no constituir una excepción a dicho derecho de exclusividad el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado sin intención de perjudicar al titular de ésta.

- Este Tribunal considera que el hecho que el uso indebido de la marca se haya realizado “sin intención de perjudicar al titular de ésta”, no es un elemento relevante a efectos de determinar si hubo o no infracción.

- Cómo debe analizarse la infracción cuando se usa y comercializa un signo

distintivo idéntico a una marca previamente registrada. La falta de intencionalidad debería o no considerarse como un factor para la graduación de la infracción.

Este Tribunal considera que “la falta de intencionalidad” puede tomarse en cuenta como un factor para la graduación o atenuación de la multa.

3. MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA EVITAR LA CONTINUACIÓN O

REPETICIÓN DE LA INFRACCIÓN. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

41. En el presente caso, la corte consultante solicitó interpretación prejudicial respecto

a cuáles son las medidas dirigidas a obtener el cese de los actos que constituyen la infracción que puede dictar la autoridad administrativa; así como, qué comprende la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción, y si dentro de dichas medidas puede incluirse o no la sanción pecuniaria. En tal sentido, este Tribunal considera pertinente desarrollar los temas de “Las medidas cautelares y la indemnización de los daños y perjuicios”.

42. El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre

propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito.

43. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la

norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246). Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).


44. Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de

presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

45. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la

pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247). Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

46. Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en

el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004).

47. Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en

cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

La indemnización por daños y perjuicios

48. En el presente caso, el Juez preguntó: ¿Qué comprende la adopción de medidas

necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción. Dentro de dichas medidas puede o no incluirse la sanción pecuniaria. De ser así, qué criterios debe emplear la autoridad nacional para fijar la sanción pecuniaria, según la norma comunitaria?


49. Dentro del Proceso 78-IP-2009, este Tribunal precisó los siguientes criterios a ser tomados en cuenta:

“Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas” (Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no

autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De


conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, determinar si la Corporación Eliezer S.A.C., ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486.

SEGUNDO: Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas

en el artículo 157 están referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

TERCERO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la

infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya

ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.


Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 64-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 135 último párrafo y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actora: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 6742-2011-0-1801-JR-CA-12. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 6742-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 22 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 6742-2011-0-1801-JR-CA-12. El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. I. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno: Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, República del Perú

A. Hechos: 1. El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (en adelante,

Starwood Hotels) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto


Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro de la marca W (mixta), para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal de la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

2. Tras la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no

se presentaron oposiciones.

3. Mediante Resolución 183-2011/DSD-INDECOPI de 6 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, debido a que consideró que un signo constituido únicamente por la letra W en mayúsculas, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los servicios que pretende distinguir no puede acceder a registro.

4. El 31 de enero de 2011, Starwood Hotels elevó recurso administrativo de apelación

señalando que cumple con el requisito de aptitud distintiva, toda vez que presenta características singulares que lo hacen diferente ya que goza de gran difusión en el mercado, siendo capaz de identificar su procedencia empresarial.

5. Mediante Resolución 2329-2011/TPI-INDECOPI de 21 de octubre de 2011, la Sala

de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió confirmar la resolución apelada.

6. Starwood Hotels presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2329-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 8 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

7. El 4 de junio de 2014, Starwood Hotels presentó recurso de apelación en contra de

la sentencia de primera instancia. 8. El 24 de octubre de 2014, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el

proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita pronunciamiento sobre:

- Los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca:

Cuándo la letra goza de distintividad. B. Argumentos de la demanda:

9. Starwood Hotels sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

- La Decisión 486 señala expresamente que pueden registrarse como marcas

los signos constituidos por letras.

- La distintividad de una marca puede basarse en cualquiera de los siguientes supuestos: i) Arbitrariedad, o, ii) Configuración gráfica particular.

- La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente. Por lo tanto, no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.


- En virtud a lo dispuesto en la Convención General Interamericana de

Protección Marcaria y Comercial de Washington, y en la Convención de París, la marca W (mixta) al encontrarse registrada en la República de Colombia, debe también recibir protección legal en el Perú por lo que debe concederse su registro.

C. Argumentos de la contestación a la demanda: 10. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

- El signo W (mixto) no es distintivo por no ostentar características particulares

que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado.

- Resulta irrelevante si goza de una supuesta fama para distinguir hoteles en terceros países, puesto que ello no acredita que el consumidor peruano lo reconozca como proveniente de un origen empresarial en particular.

- El examen de registrabilidad que efectúa la oficina de un país es independiente de lo resuelto con anterioridad por las oficinas de los demás países.

D. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

11. Mediante sentencia de 8 de mayo de 2014 se declaró infundada la demanda por los

siguientes fundamentos:

- Por lo general las letras por sí solas no pueden ser consideradas registrables, ya que una marca no puede ser simple ni elemental porque no alcanzaría una diferenciación o individualización en el público consumidor. No obstante ello, cuando dichas letras vienen acompañadas de variaciones que le restan simplicidad a la misma se tornan en signos compuestos que pueden ser totalmente distintivos y registrables.

- De otro lado, refiere que el INDECOPI no está sujeto a efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países. Por consiguiente, en nada influye que el signo W (mixto) haya sido registrado a favor de la demandante en la República de Colombia.

E. Argumentos del recurso de apelación:

12. Starwood Hotels presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de

primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal d)

y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 135 último párrafo y 150 de la misma normativa.1

1 Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos


III. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales. 2. Las marcas constituidas por letras. El uso común de letras para distinguir

servicios de hotelería. 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca mixta. 5. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS

INTERNACIONALES.

14. El Tribunal abordará el tema de la Primacía del derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929 y en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República de Colombia, debería también recibir protección legal en el Perú y, en consecuencia, debería concederse su registro.

15. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental

del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

16. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis

de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) d) las letras y los números; (…)” Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” Artículo 150.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”


mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

17. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario

andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

18. Corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la

presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

2. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS. EL USO COMÚN DE LETRAS

PARA DISTINGUIR SERVICIOS DE HOTELERÍA. 19. En el presente caso Starwood Hotels solicita el registro de una marca mixta

constituida por la letra “W”. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente en virtud a que el Juez Consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca.

20. Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la

alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo. Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación.

21. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca2,

dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo. Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso.

22. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter

distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera

2 Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2). Asimismo, según señala la sección de

Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”. Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/types-of-trade-marks/.


calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente. La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos.

23. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como

computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

24. De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean

descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

25. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras

son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

26. Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden

constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

27. Finalmente, es posible que sea una práctica frecuente en el mercado el uso de

letras como signos distintivos, integrando o acompañando a la marca, al nombre comercial o a la enseña. Por ello, en el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el uso y registro de signos compuestos por una sola letra es una práctica frecuente en el mercado de los servicios de restauración y hospedaje temporal de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Algunos indicios a analizar pueden ser los siguientes usos, la mayoría acompañados del nombre comercial, por parte de hoteles o cadenas hoteleras internacionales: Hilton Hotels and Resorts (“H”), Holiday Inn (“H”), Hutton (“H”), Orbis Hotels (“H”), Hotel Colonial (“H”), Intercontinental (“I”), Interstate Hotels & Resorts (“I”), Apex Hotels (“A”), Azuline Hotels (“A”), Hotel Astoria (“A”), Apollonion Resort & Spa (“A”), Marriott (“M”), Mercure Hotels (“M”), Metro Park Hotel (“M”), Menzies Hotels (“M”), Ramada (“R”), Reinaissance Hotels & Resorts (“R”), Sheraton Hotels & Resorts (“S”), Tropicana Group (“T”), Trident Hotel (“T”), Delta Hotels (“D”), Embassy Suites Hotels (“E”), The Leela Palace Hotels Resorts (“L”), Pan Pacific Hotels Group (“P”), Williams Hotels (“W”) o, en este caso, W Hotels Worlwide (“W”).

28. La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una sola letra

pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera


sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

29. En el presente caso, el INDECOPI alegó que el signo W (mixto) no es distintivo por

no ostentar características particulares que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado.

30. Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a

causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486.

31. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486. 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

32. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el


nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”3 (lo subrayado es nuestro).

33. Por lo tanto, el Juez Consultante debe analizar en primer lugar si el signo solicitado

tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los servicios de restauración y hospedaje temporal que pretende distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otras cadenas hoteleras que utilicen la misma letra como signo distintivo, del uso acompañado del nombre comercial, etc.

34. Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado

en relación con la cobertura de productos o servicios designados, a los demás signos existentes y, especialmente, al público consumidor.

35. En consecuencia, la distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la

perspectiva de óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente, vale decir, desde la percepción del público pertinente4. Así, el consumidor medio de servicios de hospedaje temporal de lujo5 no sólo prestará mayor atención al momento de contratar dichos servicios sino que estará más familiarizado con los signos distintivos utilizados por cadenas hoteleras internacionales.

36. En el presente caso, debe tenerse en cuenta la particularidad del mercado de

hotelería de lujo, puesto que se trata de un servicio especializado, de una suerte de “bien de búsqueda”, donde el consumidor presta una mayor atención al momento de contratar el servicio y está más familiarizado con las distintas marcas utilizadas por cadenas hoteleras internacionales. Por lo tanto, debe apreciarse la distintividad, sobre todo, en relación con el público consumidor, teniendo en cuenta la capacidad del consumidor medio de esta clase de servicios de identificar su origen empresarial.

37. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de

distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del uso constante en el mercado, que es el supuesto de distintividad adquirida o secondary meaning.

4. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO

COMO MARCA MIXTA. 38. La sociedad demandante argumentó que se desconoció su derecho de preferencia

internacional, ya que es titular de la marca W (mixta) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por las Oficinas Nacionales de Colombia y en terceros países.

39. Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra

un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de

septiembre de 2002. 4 Respecto a la percepción del público pertinente, véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contra OHMI, de 7 de febrero de 2012, §50. 5 El Juez Nacional deberá determinar si la marca “W” pertenece al mercado de hoteles de lujo sobre la

base de un análisis comparativo de aspectos tales como el precio, la notoriedad o el prestigio de la marca respecto a las demás marcas pertenecientes al mercado pertinente. Véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Decisión 03-D-53 de 26 de noviembre de 2003, Decisión 99-D-78 de 15 de diciembre de 1999 y Decisión 03-D-60 de 17 de diciembre de 2003.


como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante.

40. En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

realizar ciertas precisiones: 41. El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral,

donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

42. El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un

derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular.

43. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si el análisis de marcas

realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

5. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO 44. En el presente caso, Starwood Hotels alega la notoriedad del signo solicitado W

(mixto) en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema

de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”.

45. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino

que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

46. El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido,

definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

47. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de

especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la


Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.

48. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la

calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

49. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria

no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente.

50. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es

decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

51. Es del caso tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es

un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

52. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es

notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o

fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta

al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;


f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g. el valor contable del signo como activo empresarial;

h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”.

53. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado que, a pesar de referirse a la Decisión 486, el análisis es válido respecto de la Decisión 344.

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.

54. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

55. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca

es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante


el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas.

56. En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de

solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

57. Tomando en cuenta que se debate el hecho de si el INDECOPI está sujeto a

efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente.

58. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo

siguiente: 59. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que:

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

60. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el

examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

61. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.6

62. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo

150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

63. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida

sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de

6 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de

2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

64. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-

IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

65. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

66. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007).

67. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho

que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

68. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado

debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

69. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga

límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de


hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.

70. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de

registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan

en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

El Juez consultante debe dar aplicación preferente a las normas de

Derecho comunitario frente a normas de origen internacional, como es en del caso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial o Convención de Washington.

SEGUNDO: En principio, signos compuestos de una o dos letras pueden constituir

marcas en virtud de lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad, exigido en el artículo 135 literal b) de la misma normativa, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida, es decir, adquirida mediante el uso.

TERCERO: Según el artículo 136 de la Decisión 486, no pueden ser registrados los

signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser

evaluado en relación con la cobertura de productos o servicios designados, con los demás signos existentes y, especialmente, con el público consumidor. El consumidor medio del mercado pertinente deberá determinarse según los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e

integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en


cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si el análisis realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo

notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el

examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera

suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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