Merken beschermen buiten de Benelux
description
Transcript of Merken beschermen buiten de Benelux
Merken beschermen buiten de Benelux
Informatie voor ondernemers
Succesvol ondernemen begint met registreren
2
Een stap over de grens is voor veel ondernemers de gewoonste zaak van de wereld. Van oudsher zijn Belgen, Nederlanders en Luxemburgers dik wijls actief buiten het eigen land. Door de open grenzen en de eenvoudige wereldwijde communi catie vinden internationale transacties nog sneller en frequenter plaats dan vroeger.
Door uw merk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is uw merk alleen in de Benelux beschermd. Wilt u in andere landen succesvol opereren, dan is het belangrijk uw merk ook daar vast te leggen. Het BBIE kan u op weg helpen bij de registratie van uw merk in het buitenland.
3
Waarom registreren in het buitenland?
Als u actief bent over de grens hebt u ook bescherming buiten de Benelux nodig. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de commerciële en juridische omgeving van het land waarnaar u wilt exporteren, maar ook dat u bij het vaststellen van uw exportstrategie nadenkt over intellectuele eigendomsrechten.
Uw merk is door uw Benelux-inschrijving namelijk niet auto-
matisch in andere landen geldig. De juridische bescherming
van een merk, model of octrooi geldt alleen in de landen waar
de registratie heeft plaatsgevonden. Wanneer u uw merk in de
Benelux aanvraagt, krijgt u wèl een prioriteitstermijn van zes
maanden om uw merk in het buitenland te registreren.
Een inschrijving buiten de Benelux kan dezelfde datum krijgen
als uw basisregistratie in de Benelux. Dit heet prioriteit en
wordt ook wel het recht van voorrang genoemd. Als u binnen
zes maanden na uw eerste depot depots van hetzelfde merk
in andere landen verricht krijgen deze, als u uw prioriteitsrecht
inroept, de datum van uw eerste depot.
Het Benelux-Bureau
voor de Intellectuele
Eigendom is het
offi ciële bureau voor
de registratie van
merken, modellen
en teke ningen in de
Benelux. Het register
van het Bureau bevat
al bijna een miljoen
merken. Jaarlijks vinden
via het Bureau zo’n
2500 inter nationale
regi straties plaats.
4
Ondernemen op de grens
“Mijn aannemersbedrijf is gevestigd in het oosten van het land, dichtbij de Duitse
grens. Ik opereer in de twee landen. Dat is niet alleen boeiend, het vergroot mijn
markt en is een natuurlijk gevolg van ons leven hier. Zeker tegenwoordig, met de
open grenzen. Toen ik in Duitsland begon, werkte ik eerst vooral bij geëmigreerde
Nederlanders. Van het een kwam het ander. Inmiddels heb ik ook een kantoor in
Duitsland geopend en bestaat meer dan de helft van mijn klanten uit Duitsers.
Als je gaat ondernemen in het buitenland, moet je veel zaken en vergunningen regelen.
Merken beschermen is misschien niet je eerste prioriteit maar hoort zeker op je actie-
lijst thuis. Je kent die buitenlandse markt niet goed. Misschien gebruik je wel onbewust
iemand anders z’n bedrijfsnaam. Registratie helpt je om alle investeringen in een merk,
logo en bijbehorende zaken lonend te maken.
Ik heb mijn merk dus ook in Duitsland geregistreerd. Daarvoor kon ik ook terecht bij
het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het Bureau heeft meegeholpen
aan de juiste registratie van mijn merk via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele
Eigendom.”
5
Welke mogelijkheden voor registratie zijn er?
Hoe u uw merk internationaal registreert, is afhankelijk van uw afzet-markt en uw exportstrategie. Ook zijn er belangrijke verschillen tussen de wetgevingen en de procedures van de verschillende landen. Verder kan de taal waarin u een registratie moet aanvragen een barrière vormen. Het is zeker de investering waard om een specialist op het gebied van intellectuele eigendom in te schakelen voor een compleet advies en samen te bepalen wat voor uw specifieke situatie de beste ‘beschermingsroute’ is. Ook een combinatie van verschillende beschermingsroutes is mogelijk.
De mogelijkheden op een rij:
1. Een nationale registratie
Wilt u uw merk in één specifiek land registreren? Dan kunt u
hiervoor een nationaal depot doen. Dit depot moet u indienen
bij de bevoegde instantie in dat land in de officiële taal.
Een overzicht van nationale instanties vindt u op
www.wipo.int/members/en.
2. Een Europese registratie
U kunt uw merk in heel Europa in één keer laten beschermen bij
het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM)
in Alicante via een Europese merkregistratie. Door één enkel
depot wordt uw merk een zogenoemd Gemeenschapsmerk,
dat is beschermd in alle landen die lid zijn van de Europese
Unie. U kunt terecht bij het het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom voor informatie over de te volgen
procedure. De website van het BHIM is: oami.europa.eu.
3. Een internationale registratie
Als u een registratie wilt voor bijvoorbeeld een aantal landen
binnen de Europese Unie en/of een aantal landen erbuiten,
registreert u uw merk via de Wereldorganisatie voor de
Intellectuele Eigendom (WIPO) in Genève. Hiervoor hebt u
6
eerst een Benelux-inschrijving nodig. Via het Benelux-Bureau
voor de Intellectuele Eigendom kunt u een aanvraag indienen
voor één of meer van de ruim tachtig landen die zijn
aangesloten bij het Systeem van Madrid.
De website van de WIPO is: www.wipo.int.
4. Overige mogelijkheden
Naast de al genoemde mogelijkheden bestaat - bijvoorbeeld
voor Afrika – ook de optie een merk te deponeren voor
een bepaalde groep landen.
Zie voor informatie www.aripo.org.
De internationale organisaties
Het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM)
is opgericht in 1996 en gevestigd in het Spaanse Alicante. Het
BHIM is een officiële instantie van de Europese Unie met als
taak merken of modellen te registreren in de Europese Unie. Na
registratie van uw merk of model bij het BHIM bezit u een zoge-
heten Gemeenschapsmerk of Gemeenschapsmodel. Het BHIM
investeert veel in e-business-tools, waardoor het voor onder-
nemers in Europa heel eenvoudig is om online te registreren.
De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO)
is gevestigd in het Zwitserse Genève. De WIPO is een gespe-
cialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. WIPO heeft
184 lidstaten en beheert 23 internationale verdragen. Via het
Systeem van Madrid kunt u met één aanvraag bescherming
krijgen in ruim negentig landen. Daaronder vallen naast de
Verenigde Staten, Japan en Australië bijvoorbeeld ook India,
China en Rusland.
7
Merkregistratie in Europa
“Mijn bedrijf Earproof is gespecialiseerd in gehoorbescherming voor de muziekbranche,
entertainment en beveiliging. Voor mij draait alles om het opbouwen van mijn merk.
Ik spreek vanuit het merk Earproof een breed publiek aan. Niet alleen met goede
producten, maar ook met informatie over het gehoor en de noodzaak van gehoor-
bescherming. Eerst heb ik professionals in de muziekmarkt benaderd. Daarna kon ik
bij consumenten aangeven dat veel beroemde dj’s ook Earproof-bescherming gebruiken.
Zo heb ik voor mijn merk een reputatie en een goede naam opgebouwd.
Ik heb de merkregistratie zelf verzorgd. Een advocatenkantoor heeft voor mij onderzocht
of het merk nog uniek was in Europa. Daarna heb ik mijn naam en logo bij het BBIE
geregistreerd. Vervolgens heb ik online mijn merk in Europa geregistreerd. Als je weet
in welke categorieën je je merk wilt beschermen, dan kun je dit heel goed zelf doen.”
8
‘Vino vidi vici’ tegen ‘Vodka vidi vici’
“Als wijnhandelaar zocht ik een merknaam voor mijn eigen ‘huiswijn’. Na een brain-
storm met vrienden kwam daar uit: ‘Vino vidi vici’. Ik heb meteen een Benelux-merk
aan gevraagd op internet. Toen het merk was geregistreerd, dronken we er een
feestelijk glas champagne op.
Een paar jaar later zag ik bij de plaatselijke slijterij een aanbieding voor ‘Vodka vidi vici’.
Ik heb meteen het BBIE gebeld en gevraagd of dat zomaar kon. Zij vertelden dat het
merk nog geen twee maanden geleden was gepubliceerd en dat ik dus nog oppositie
in kon dienen.
In een brief zette ik uitvoerig mijn bezwaren tegen ‘Vodka vidi vici’ uiteen. Na enige
tijd volgde bericht dat mijn oppositie gegrond werd verklaard. Iemand zou kunnen
denken dat de merken van dezelfde onderneming waren. Het merk ‘Vodka vidi vici’
werd geschrapt en de wederpartij werd veroordeeld in de kosten van 1000 euro.
Opnieuw alle reden voor een feestje!”
9
Als een merkaanvraag eenmaal is gepubliceerd, kunnen anderen
met oudere (merk)rechten bezwaar maken tegen uw merkaan-
vraag. Dit wordt oppositie genoemd. In de Benelux (BBIE) kan
dit gedurende twee maanden en in Europa (BHIM) gedurende
drie maanden na de publicatie van uw aanvraag. Een houder
van oudere merkrechten maakt meestal bezwaar als uw merk,
en de producten en diensten waarvoor het merk is aangevraagd,
te veel lijken op zijn merk. Dat kan uw verkoopstrategie in dat
land behoorlijk ondermijnen. U kunt zelfs gedwongen worden
de verkoop te staken en een schadevergoeding te betalen.
Het is overigens verstandig ook meteen na te gaan wat de
betekenis is van uw merk in dat land. Want als uw merk in de
taal van het exportland een andere, misschien wel negatieve
betekenis heeft, kan dat vervelende gevolgen hebben voor
uw afzet.
Om een indruk te krijgen van reeds geregistreerde Europese
merken, kunt u het merkenregister van het BHIM raadplegen op
oami.europa.eu. Daarnaast kunt u TMview raadplegen. Hierin
kunt u gratis zoeken naar de gedeponeerde en ingeschreven
merken in de merkenregisters van alle deelnemende officiële
merkenbureaus.Het beoordelen van de risico’svan een interna-
tionale merkintroductie is een specialisme. Voor het doen van
merkonderzoek en het registeren van uw merk in Europa raden
wij u daarom aan een specialist in te schakelen. Op de site van
het BHIM staat een lijst van erkende Europese gemachtigden.
Is mijn merk internationaal beschikbaar?
Het is belangrijk na te gaan of een concurrent al eenzelfde of vergelijkbaar merk heeft geregistreerd in het land waarnaar u wilt exporteren. Daarnaast kan ook een nationaal merk of een handels-naam een probleem vormen voor uw inschrijving in het Europese register. Daarom raden wij u aan om merkonderzoek te doen vóórdat u in een ander land de markt op gaat.
10
Hoe verlopen de procedures?
Een nationale registratie
De basisprincipes voor nationale registratie komen in grote
lijnen overeen met een Benelux-registratie, maar de procedures
en kosten verschillen per land. Daarom is het moeilijk hier in het
algemeen iets over te zeggen.
Een Europese registratie
De volledige procedure voor de Europese registratie van een
merk (een Gemeenschapsmerk) neemt ongeveer twaalf tot
achttien maanden in beslag, mits er geen oppositie wordt
ingediend. U kunt uw aanvraag direct bij het BHIM indienen of
een Europees merkengemachtigde inschakelen. De aanvraag
gebeurt in een van de 22 officiële talen van de EU. Het BHIM
correspondeert in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans.
De tarieven van het BHIM wijzigen regelmatig. U betaalt een
bedrag voor de aanvraag en een bedrag voor de inschrijving.
Het standaard tarief voor de online aanvraag en de registratie
van een Gemeenschapsmerk bedraagt € 900. De kosten voor een
aanvraag op papier liggen € 150 hoger.
Een internationale registratie
Een internationale registratie verloopt altijd via het bureau van
het land van oorsprong. In uw geval is dat dus het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De aanvraag gebeurt in
het Engels of het Frans. Wij controleren of uw internationale
depot in orde is en of het identiek is aan uw Benelux-
basisinschrijving. Vervolgens sturen wij uw internationale
depot door naar de WIPO.
11
De kosten voor een internationale aanvraag zijn onder
andere afhankelijk van het aantal landen waar u uw merk wilt
registreren. U betaalt een basistarief aan de WIPO en een
landen tarief, dat per land kan verschillen. Een inschatting van
de kosten voor uw aanvragen kunt u maken via www.boip.int.
Daar vindt u ook uitgebreide informatie over het verrichten van
een inter nationaal depot en de benodigde formulieren.
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan
alle soorten informatie verstrekken over de te volgen
procedures. Maar het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom kan en mag u alleen informeren.
Natuurlijk kunt u alle zaken rond merken zelf regelen,
maar merkenrecht is een specialisme. Veel bedrijven
hebben deze specialistische kennis niet in huis. Daarom is
het verstandig om advies in te winnen bij een merkenge-
machtigde of bij een advocaat die in intellectuele
eigendom gespecialiseerd is. Zij kennen het merkenrecht
en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur door
en door. Zij kunnen u adviseren of een ouder merk een
potentieel probleem is voor het nieuwe merk. Ook
adviseren ze over alle wettelijke aspecten van de merken-
bescherming en bemiddelen ze bij conflicten.
Merkenspecialisten hebben zich verenigd in de Benelux-
vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).
Adressen van hun kantoren vindt u op www.bmm.eu.
12
Nationale registratie
Voordelen
• Een nationale registratie kan voordeliger zijn wanneer
u slechts naar één land exporteert.
• U kunt prioriteit inroepen als u deze aanvraag binnen
6 maanden na uw aanvraag in de Benelux doet én het land
is aangesloten bij het Verdrag van Parijs. Dit is de oudste
mondiale regeling op het gebied van intellectuele eigendom.
Aandachtspunten
• Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Systeem van
Madrid, kunt u een merk alleen registreren via de nationale
instantie van dat land. Voorbeelden hiervan zijn Canada en de
landen in Zuid-Amerika.
• De aanvraag moet worden gesteld in de taal van het land. Als
een vertaling nodig is, kunnen de kosten behoorlijk oplopen.
• Soms bent u verplicht een vestiging in het land te hebben.
Voordelen en aandachtspunten van de verschillende mogelijkheden
13
Europese registratie
Voordelen
• Door één enkele procedure heeft uw merk bescherming in
de hele Europese Unie. Dit scheelt een hoop administratie.
• De aanvraag is relatief goedkoop.
• Bestaande nationale inschrijvingen kunnen ingebouwd
worden. Dit betekent dat u zich bij een nieuwe Europese
aanvraag kunt beroepen op de registratie van uw merk in
een of meer Europese landen. Als het Europese merk wordt
ingeschreven, kunt u de oude inschrijving(en) laten
vervallen terwijl de oude aanspraken blijven bestaan.
Aandachtspunten
• Een Europese aanvraagprocedure neemt veel tijd in beslag.
• Als uw Europese aanvraag geweigerd wordt, geldt deze
weigering automatisch voor alle landen in de Europese Unie.
U hebt wel de mogelijkheid uw Europese merkaanvraag
tegen betaling om te zetten in nationale aanvragen voor de
landen waarin uw aanvraag niet geweigerd wordt.
• Eén merkinschrijving ergens in Europa – of dat nou in Cyprus
is of in Duitsland – kan de Europese registratie van uw merk
al tegenhouden.
• Handhaving van een registratie in 27 landen kan kostbaar en
tijdrovend zijn. Het risico op onvoorziene juridische stappen
in vreemde landen en talen neemt toe. U kunt hiervoor het
beste een specialist inschakelen.
14
Internationale registratie
Voordelen
• De aanvraag voor een internationale merkregistratie wordt
door ieder land afzonderlijk beoordeeld. Als zich in een van
de landen een probleem voordoet, blijft de aanvraag voor de
overige landen behouden.
• Een internationale aanvraag kan bij een en dezelfde nationale
dienst worden afgehandeld, inclusief eventuele mutaties en
vernieuwingen.
• Het kan goedkoper zijn om een merk eerst in een paar landen
te registreren, en daarna uit te breiden naar meer landen.
• Als u binnen zes maanden na de aanvraag van uw Benelux-
registratie een internationale registratie aanvraagt, kunt u
prioriteit inroepen. Dit betekent dat u voor uw internationale
registratie dezelfde aanvraagdatum krijgt als in de Benelux.
Aandachtspunten
• Een internationale merkregistratie blijft vijf jaar afhankelijk
van de basisregistratie. Dit wil zeggen dat als binnen vijf jaar
na de internationale registratie de basisregistratie (in uw
geval dus de Benelux-registratie) om een of andere reden
vervalt, bijvoorbeeld wanneer u een oppositieprocedure in de
Benelux verliest, ook automatisch de internationale regi-
stratie vervalt. Dit geldt ook op het moment dat uw basisre-
gistratie beperkt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een deel van
de producten en diensten waarvoor u uw merk geregistreerd
heeft uit de registratie moeten worden geschrapt, omdat het
merk voor die producten en diensten is geweigerd.
15
Contact
Voor algemene inlichtingen, formulieren, het aanvragen van diensten en de tarievenlijsten, kijk op onze website: www.boip.int.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Informatiecentrum:vanuit Nederland: 070 349 12 42vanuit België: 070 244 242 vanuit Luxemburg: 8002 5383
Algemeen adres en Nationale Diensten
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Bordewijklaan 15
2591XR Den Haag
Nederland
T +31 70 349 11 11
F +31 70 347 57 08
www.boip.int
Federale Overheidsdienst Economie
K.M.O., Middenstand en Energie
Dienst voor de Intellectuele Eigendom
North Gate III – Koning Albert II Laan 16
1000 Brussel
België
T +32 2 277 52 97
F +32 2 277 52 77
http://economie.fgov.be/opri-die.jsp
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Office de la propriété intellectuelle
Boulevard Royal 19-21
L -2449 Luxembourg - G.D. Luxembourg
T +352 247 841 87
F +352 222 6 60
www.eco.public.lu
Deze brochure is tot stand gekomen met financiële
steun van het Bureau voor Harmonisatie in de
Interne Markt (merken, tekeningen en modellen)