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Le diverse strategie e procedure di brevettazione alla luce delle recenti modifiche della procedura italiana e
della Convenzione sul Brevetto Europeodella Convenzione sul Brevetto Europeo
Massimo Barbieri
Politecnico di Milano
Definizione di brevetto
Documento tecnico -legale
Strumento che consente all’inventore di monopolizzare una soluzione tecnologica
Brevetto per invenzione (1)
tecnologica
Pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni tecniche
Il possesso di un brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l’invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l’invenzione stessa.Affinché un’invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti oppure normative che ne vietino l’attuazione.
I diritti di proprietà industriale si acquistano solo mediantebrevettazione o registrazione.
Oggetto di brevettazione sono:
le invenzioni
i modelli d’utilità
le nuove varietà vegetali
Oggetto di registrazione sono:
i marchi
i disegni e modelli
le topografie di prodotti a
Brevetto per invenzione (2)
le nuove varietà vegetali le topografie di prodotti a semiconduttori
Il diritto d’autore e il marchio di fatto sono diritti “non titolati”.
Tre principi fondamentali della CUP:
Priorità
12 mesi per brevetti d’invenzione
6 mesi per marchi, disegni e modelli industriali
Indipendenza (dei brevetti)
Trattamento nazionale
Brevetto per invenzione (3)
Trattamento nazionale
Ogni Stato unionista accorda ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso
trattamento riservato ai nazionali
Brevetto per invenzione (4)
Fonte: E. F. Sherry, D. J. Teece – Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation - “Research Policy” (2004), 33, p. 179 – 191
“Grace period” (1)
Domande US (priorità dal 2000) con origine accademica: 1.061 (di cui 361 articoli; 299 priorità US)
Il “grace period” (utilizzato da circa 1/3 degli inventori accademici) favorisce la divulgazione.
Domande US non estese 2.8 mesi
Domande US estese all’estero 9.9 mesi
Domande US estese come EP 16.2 mesi
Fonte: C. Franzoni, G. Scellato – The grace period in international patent law and its effect on the timing of
disclosure - “Research Policy” (2010), 29, p. 200 – 213
Le invenzioni US sono divulgate prima di quelle EP e nel caso in cui sia effettuata un’estensione all’estero il tempo di divulgazione aumenta.
La mancanza di armonizzazione influenza anche gli inventori US.
filing10,6 mesi
Utilizzo grace period
16,1 mesi
senza grace period
“Grace period” (2)
tutela gli inventori (da divulgazioni accidentali), ma soprattutto i ricercatori universitari, che hanno urgenza di pubblicare i propri lavori
l’inventore si riserva il diritto a brevettare in un tempo maggiore, senza incorrere in costi iniziali di deposito
Vantaggi
Svantaggi
Fonte: C. Franzoni, G. Scellato – The grace period in international patent law and its effect on the timing of
disclosure - “Research Policy” (2010), 29, p. 200 – 213
l’inventore non è tutelato nei confronti di terzi che brevettano invenzioni di miglioramento
l’inventore non può brevettare all’estero
il “grace period” non favorisce i terzi (i cui diritti sono evidenti dopo 30 mesi dalla divulgazione e non dopo 18 mesi)
Oggetto: informazioni tecniche ed aziendali
1. forma di protezione alternativa al brevetto (protezione aleatoria, conservata
solo finché le informazioni rimangono segrete; opponibile solo a coloro che
illegittimamente si procurano le informazioni).
2. tutela complementare (valore legato all’esperienza, servono ad attuare
un’invenzione)
3. funzione accessoria alla brevettazione
Tutela del segreto industriale
3. funzione accessoria alla brevettazione
4. sovrapposizione (es. software: codice sorgente segreto)
5. unica alternativa: se mancano i requisiti di brevettabilità oppure perché si
tratta di informazioni non brevettabili
Non è vietato ottenere le informazioni segrete tramite reverse engineering di un
prodotto legittimamente procurato né conoscerle a seguito di un atto di
rivelazione accidentale.
Tipologie di procedure di brevettazione
Le procedure di brevettazione si distinguono principalmente in due categorie:
procedure ad esame sostanziale (Germania, Stati Uniti, Giappone,
…)
Procedure: aspetti generali (1)
…)
procedure a semplice registrazione (il brevetto viene concesso a
seguito di una procedura amministrativa formale)
Argomenti a favore dell’esame:
1. riduce il numero di cause;
2. maggiore certezza per gli investitori;
3. maggiore qualità
In Italia
All’estero entro dodici mesi:
Domanda di Priorità Estensione internazionale
Procedure: aspetti generali (2)
Domanda di Priorità Estensione internazionaleEP
12
PCT
EP
Fasi nazionali
0
Possibilità di deposito a livello internazionale
depositi nazionali
brevetto europeo
procedura PCT
Depositi nazionali
• esame di novità differito (per es. in Germania 7 anni dal deposito, in Giappone 3 anni):
Procedure: aspetti generali (3)
• esame di novità differito (per es. in Germania 7 anni dal deposito, in Giappone 3 anni): in tale periodo la domanda viene esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato.
• ricerca separata dalla fase d’esame (per es. in Inghilterra il titolare ha tempo 6 mesi per richiedere l’esame)
• esame di novità (non di brevettabilità): in Francia viene eseguita solo una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca ed il richiedente è tenuto solo a modificare le rivendicazioni oppure a presentare una relazione di commento sui documenti presenti nel rapporto di ricerca. La domanda viene accolta d’ufficio.
Strategie (1)
Come ridurre i costi del portafoglio brevettuale
• PCT (sempre necessario?): mercato di riferimento (EP + US)
• ricerche di prior art
• depositare domande provvisorie (es. US costo $ 110)
• caso in cui si deposita il PCT (applicant US)
alcuni Stati possono selezionare l’ISA (tassa di ricerca al KIPO $ 729 vs. $ 2.080all’USPTO e 2.164 all’EPO)all’USPTO e 2.164 all’EPO)
limitare il numero (meno tasse) e l’ampiezza delle rivendicazioni (per ridurre laprosecuzione)
una domanda limitata può essere ampliata depositando eventualmente una“Continuation in part”
• Accordo di Londra (elimina in alcuni casi i costi di traduzione; con i soldi risparmiatisi potranno: a) effettuare convalide in più Stati; b) pagare le tasse annuali diconvalida per più anni; c) effettuare più depositi.
Strategie (2)
• contratti di licenza
• conoscenza delle leggi brevettuali nazionali
Esempio: Iran
sono escluse le invenzioni contrarie alle regole islamiche
senza esame di merito
periodo di grazia di 6 mesiperiodo di grazia di 6 mesi
non sono esclusi i programmi per elaboratore
• tempo di prosecuzione e concessione
Generalmente l’USPTO concede più facilmente i brevetti.
Prima azione ufficiale: entro un anno dal deposito
In Canada richiesta esame (posticipabile fino a 5 anni dal deposito)
Strategie (3)
• come scrivere la domanda di brevetto?
molto ampia (per mascherare la vera invenzione? O perché non è ancoraben definita) depositando successivamente domande divisionali perrestringere l’ambito di tutela
limitata (ma con più depositi entro l’anno di priorità)
in alcuni settori (biotech) domande con migliaia di pagine sono frequenti(100.000 pagine e 20.000 rivendicazioni)(100.000 pagine e 20.000 rivendicazioni)
un maggior numero di rivendicazioni può significare un maggiore ambito ditutela; a volte, l’aggiunta di rivendicazioni significa dettagliare megliol’invenzione, aggiungendo precisione
dati medi: rivendicazioni (da 10 a 18 negli anni 1980 – 2002); pagine didescrizione (da 14 a 30 negli anni 1988 – 2002)
Strategie (4)
PCT → IT
PCT → EP → IT
PCT → San Marino
Legge 25 maggio 2005, n. 79 della Repubblica di San Marino, art. 37.3: “in attuazione dell’art. 43 della Convenzione di Amicizia e buon vicinato tra San Marino e l’Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese l’attuazione, da parte di terzi, dell’invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono
Caso PCT
costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane”.
PCT → (domanda EP ritirata) → modello di utilità IT (richiesta conversione) [art. 58.2 D. Lgs. 10 febbraio n. 30: consente la trasformazione di una domanda EP respinta, ritirata o
considerata in una domanda per modello d’utilità, purché ne abbia i requisiti] → domanda
divisionale [art. 83.4 e 161]
EP → IT (richiamando la priorità)
EP → modello di utilità IT
Caso EP
Strategie (5)
• costi delle cause
Fonte: M. Majer, B. Van Pottelsberghe – Economic incongruities in the European Patent System “ECARES” working paper 2009-003
Il costo delle cause multiple è proibitivo! È più economico depositare un’opposizione all’EPO (i costi variano da € 6.000 a € 50.000, inclusi onorari del consulente).
UK è la giurisdizione più costosa (3 volte > rispetto a FR, DE e NL)
L’esito delle cause è a volte incerto! (es. Epilady vs. Remington)
Tribunali di:
AT, FR, UK ⇒ nessuna contraffazione
BE, DE, IT, NL ⇒ accertata la contraffazione
Strategie (6)
Brevetti EP concessi e depositati tra il 1990 e il 1995 (~ 250.000)
~ 30% dei brevetti EP concessi sono stati depositati come PCT
nel 2005 il 53% delle domande di brevetto depositate all’EPO sono passate attraverso la procedura PCT
procedura accelerata: 2%
Fonte: N. Van Zeebroeck et al. – Filing strategies and patent value CEB Working N° 08/016, March 2008
domande divisionali: 4%
N° medio di priorità: 1
La nuova procedura dell’UIBM
Deposito
Ricerca edopinione
Ricorso
Pubblicazione
EsameConcessione
Rigetto
Risposta all’esaminatore?
deposito presso UIBM o Camera di Commercio (che la trasmette all’UIBM): in forma cartacea oppure online
esame formale da parte dell’ufficio ricevente
emissione del rapporto di ricerca: l’EPO effettua la ricerca di anteriorità sulle domande IT depositate dal 1° luglio 2008 (le domande saranno inviate all’EPO salvo
Procedura nazionale (1)
domande IT depositate dal 1° luglio 2008 (le domande saranno inviate all’EPO salvo casi di non brevettabilità per palese mancanza di novità o per appartenenza alle invenzioni escluse in base agli articoli 45 e 50 C.p.i.)
concessione (?)
validità (da decidere in sede giudiziale)
la domanda può essere depositata dal richiedente (inventore o datore di lavoro) oppure da un consulente in proprietà industriale attraverso un mandato (lettera d’incarico)
la sezione più importante è costituita dalla relazione tecnica (descrizione, disegni) e dalle rivendicazioni
il titolo è meramente indicativo
nel caso in cui l’UIBM decida di non concedere una domanda di brevetto è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite un avvocato e non un consulente in p.i.)
Procedura nazionale (2)
appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite un avvocato e non un consulente in p.i.) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (tassa € 340)
finché una domanda non viene concessa è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi o limitare descrizione, disegni e rivendicazioni (importante è non ampliare l’ambito di protezione)
un’istanza di limitazione non può essere accolta se è stata instaurata una causa di nullità e finché non è stato emesso un giudizio
Ricerca EPO (1)
L’EPO è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’UIBM. Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il MSE-UIBM e l‘EPO
Viene effettuata una preselezione delle domande (se risulta “assolutamente evidente” l’assenza dei requisiti, la domanda non sarà inviata all’EPO)evidente” l’assenza dei requisiti, la domanda non sarà inviata all’EPO)
La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del CPI
Ricerca EPO (2)
Il fascicolo spedito all’EPO sarà costituito da titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e rivendicazioni tradotte in inglese (ed eventualmente la descrizione in inglese).
Inoltre, la domanda dovrà essere classificata (a livello della sottoclasse) e sarà compito degli esaminatori dell’UIBM attribuire la classificazione.
La traduzione delle rivendicazioni potrà essere eseguita manualmente (scelta consigliata per consentire una ricerca affidabile) oppure affidata all’UIBM che provvederà ad effettuarla in modo automatico (in questo caso all’UIBM che provvederà ad effettuarla in modo automatico (in questo caso il richiedente dovrà pagare una tassa di ricerca di 200 €)
La tassa di ricerca è assolta se si presenta la traduzione in inglese delle rivendicazioni.
La traduzione della descrizione potrà essere realizzata con un traduttore automatico a cura dell’EPO; in ogni caso non farà parte del fascicolo (il testo che fa fede è quello in italiano) ma servirà solo a comprendere le rivendicazioni.
Ricerca EPO (3)
Affinché l’EPO possa redigere il rapporto di ricerca entro 9 mesi dalla data di deposito della domanda italiana, l’UIBM dovrà spedire il fascicolo all’EPO entro 5 mesi dal deposito (la domanda deve essere completa altrimenti i tempi non potranno essere rispettati).
Mediamente il 90% delle domande è inviato all’EPO entro 4 mesi dal deposito; il 10% può o subire ritardi o essere escluso dall’invio per irregolarità formali o sostanziali.
Problemi potrebbero sussistere nel caso di mancanza di unicità dell’invenzione: sarà emesso un rapporto di ricerca incompleto e occorrerà dell’invenzione: sarà emesso un rapporto di ricerca incompleto e occorrerà depositare una o più domande divisionali.
Il rapporto di ricerca emesso è simile a quello ottenuto per le domande EP o PCT; l’opinione scritta (redatta in inglese) ha solo carattere informativo.
Attualmente i rapporti di ricerca non sono accessibili ai terzi e qualora si richieda la copia di una domanda di brevetto, tale copia non è accompagnata dal rapporto di ricerca.
Rapporto di ricerca (1)
Sono citati i documenti rilevanti per l’oggetto della domanda di brevetto coni dati bibliografici
Ciascun documento viene contrassegnato con una lettera:
X, Y, A, T, P, E, O, L, D
Riferimenti alle rivendicazioni rilevanti
Indicazione di tutti i membri della famiglia dei documenti citatiIndicazione di tutti i membri della famiglia dei documenti citati
Classificazione completa della domanda di brevetto
Rapporto di ricerca (2)
Categorie di documenti citati nei rapporti di ricerca
Fonte: D. Harhoff, S. Wagner – Modeling the duration of Patent Examination at the European patent Office –
Discussion paper 2006-14
Esame delle domande
Il D.M. del 27 giugno 2008 (art. 6) precisa che sarà effettuato un esame dall’UIBM che comincerà dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e che prenderà in considerazione il Rapporto di Ricerca e le eventualiargomentazioni e modifiche depositate dal richiedente.
L’art. 5 del decreto stesso stabilisce che dopo la ricezione del Rapporto di Ricerca il richiedente può (non è quindi obbligatorio) depositare le proprie argomentazioni e modifiche entro i 18 mesi dalla data di deposito della domanda.domanda.
Pertanto se il rapporto di Ricerca presenta tutte A si potrebbe evitare di depositare argomentazioni e modifiche; nel caso in cui il rapporto di ricerca sia negativo, si possono depositare argomentazioni e modifiche (il tutto deve essere effettuato entro i 18 mesi altrimenti l’UIBM potrebbe ignorarle nel suo esame successivo).
Novità legislative (1)
Artt. 149 e 152 – non vi è più l’obbligo di depositare una traduzione completa della descrizione e delle rivendicazioni ma è sufficiente “un
riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell’invenzione”
Art. 160 - Contenuto della domanda (possibilità di deposito successivo delle rivendicazioni) “[Le rivendicazioni] devono essere presentate ove non siano
D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010
rivendicazioni) “[Le rivendicazioni] devono essere presentate ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.”
Art. 161 - domanda di brevetto divisionale volontaria (da effettuarsi prima della concessione del brevetto)
Novità legislative (2)
Art. 192 (istanze di continuazione) – è possibile richiedere una ripresa della procedura se non è stato rispettato un termine imposto dall’UIBM (entro 2 mesi dall’atto omesso e pagando una tassa di 300 €), con alcune esclusioni (termini di priorità, opposizione e ricorso, integrazione della domanda o produzione della traduzione, annualità e il deposito delle rivendicazioni in inglese)
D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010
inglese)
Art. 198 – l’obbligo della presentazione dell’istanza di autorizzazione all’estero ricorrerà solo qualora la domanda di brevetto riguardi “oggetti che
potrebbero essere utili per la difesa del Paese”
(meglio richiedere comunque l’autorizzazione oppure effettuare un primo deposito IT e dopo 90 gg. un deposito estero)
Alcune considerazioni sulla procedura
nazionale
1. se il rapporto di ricerca (SR) viene inviato prima della scadenza della priorità:serve come strumento decisionale per le successive estensioni (PCT, EP, ecc…);se l’invenzione è totalmente anticipata si decide di non estendere, altrimenti sipossono modificare le rivendicazioni già nella fase internazionale (si ottiene unosconto sulla tassa di ricerca);
2. se il rapporto di ricerca non è inviato al richiedente in tempo, non si hannoelementi per decidere (i costi di una domanda IT sono comunque più accessibilielementi per decidere (i costi di una domanda IT sono comunque più accessibilirispetto ad un deposito EP o PCT);
3. il deposito IT conviene se a) sono rispettati i tempi (ricezione del SR edell’opinione di brevettabilità entro 9 mesi dal deposito e b) se la ricerca vieneeseguita allo stesso modo di una domanda EP o PCT (occorre verificare se esiste
concordanza sui rapporti di ricerca).
4. Sistema di esame “snello”?
deposito nazionale: depositare domande di brevetto direttamente presso gli uffici nazionali.
EP: depositare un’unica domanda EP e successivamente convalidare negli Stati d’interesse.
PCT-nazionale: depositare una domanda PCT e dopo 30 mesi dalla data di priorità selezionare gli Stati in cui richiedere la tutela [non è possibile per BE, CY, FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI].
Come ottenere tutela in Europa
FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI].
Euro-PCT: depositare una domanda PCT e dopo 31 mesi dalla data di priorità effettuare l’ingresso in fase regionale EP.
Stati contraenti EPC (37)
Procedura europea (1)
Dal 1° maggio 2010: Albania
Dal 1° ottobre 2010: Serbia
Non si ottiene un unico brevetto valido nei Paesi designati ma tanti
brevetti separati, per cui per ogni Stato designato si dovranno pagare le
tasse di mantenimento e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere,
venire revocato, indipendentemente dagli altri, sulla base di decisioni
nazionali
Ha la stessa procedura di un deposito nazionale ma semplifica di molto sia
Procedura europea (2)
Ha la stessa procedura di un deposito nazionale ma semplifica di molto sia
la fase di deposito, di esame e di rilascio, eliminando gli iter burocratici dei
singoli depositi nazionali
Il titolo ottenuto ha lo stesso ambito di tutela in tutti i Paesi designati
Deposito
Ricerca edopinione
Appello
Revoca
Mantenimento
Procedura europea (3)
Opposizione
Pubblicazione
EsameConcessione
Rigetto
Mantenimento conrettifiche
Limitazione
Deposito della domanda di brevetto europeo
Trasmissione del rapporto di ricerca (6 – 9 mesi dal deposito, se si tratta di un
primo deposito) solo al richiedente
Richiesta di esame (entro 6 mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca): se
non viene effettuata la richiesta la domanda è considerata ritirata!
Pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) e del rapporto di ricerca
Procedura europea (4)
Pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) e del rapporto di ricerca
Concessione e traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco (dopo 3-4
anni dal deposito)
Opposizione
Nazionalizzazione (il brevetto europeo concesso è un fascio di brevetti
nazionali)
Limitazione e revoca
Deposito
rivendicare la priorità sulla base di depositi effettuati in stati membri del WTO (Taiwan, Hong Kong, Tailandia) e fino al 16°mese dalla data di deposito
• deposito in qualsiasi lingua
• rivendicazioni non necessarie per ottenere una data di deposito
• possibile il “reference filing” (riferimento ad una precedente domanda)
Procedura europea (5)
• possibile il “reference filing” (riferimento ad una precedente domanda)
• integrazione di parti mancanti: riferimento alla domanda di priorità
Per ottenere una data di deposito è sufficiente:
compilare la richiesta
identificare il titolare
descrizione (o reference filing)
data deposito
numero domanda
ufficio presso cui è stata
depositata
Procedura europea (6)
EPC2000 – statistiche (fino a sett. 2009)
Deposito posticipato delle rivendicazioni: 140 domande
Reference filing: 0,7% (quasi tutte divisionali) di tutte le domande
Lingue di deposito: JP, CN
Parti mancanti: 222 domande
Priorità entro 16 mesi: 268 domande
Limitazione
Nessun ritardo nelle pubblicazioni!
Fonte: L. Zimmermann – EPC2000 – State of play nearly two years on - “World Patent Information” (2010), 32,
p. 313 - 316
Verifica degli aspetti formali
Identificazione del richiedente, presentazione di una descrizione o di un
“reference filing” (rivendicazioni non più necessarie per ottenere una data di
deposito), verifica del pagamento tasse di deposito e ricerca e della presenza
di eventuali priorità.
Preclassificazione
Procedura europea (7)
Preclassificazione
Uno dei compiti dell’Ufficio è di suddividere le domande in funzione del
settore tecnico ed assegnarle alle varie unità d’esame. Uno dei compiti
dell’esaminatore non è solo quello di attribuire una classificazione
internazionale alla domanda (IPC) ma anche una europea (ECLA). La
classificazione IPC di un brevetto concesso può differire da quella della
domanda se sono stati effettuati molti emendamenti alle rivendicazioni.
Redazione del rapporto di ricerca e Written Opinion
Sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), cita
quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché
facenti parte dello stato della tecnica
In alcuni casi la domanda di brevetto è scritta in modo tale che l’EPO emette un rapporto
di ricerca incompleto:
se manca unità d’invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima
Procedura europea (8)
se manca unità d’invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima
invenzione viene effettuata la ricerca)
per invenzioni non brevettabili (per es. business methods)
se vi sono troppe rivendicazioni indipendenti
se alcune rivendicazioni non sono comprensibili
In ogni caso una domanda di brevetto non viene respinta nella fase di ricerca
Non sono consentite modifiche prima del rapporto di ricerca
Procedura europea (9)
Con le nuove regole l’EPO contatterà il richiedente invitandolo a fornire delucidazioni sulle rivendicazioni non chiare.
Formalmente è stata eliminata una possibilità di emendare la domanda di brevetto [ovvero (1) prima della pubblicazione e successivamente al ricevimento del rapporto di ricerca e (2) dopo la prima comunicazione ufficiale emessa dall’EPO].
Queste due possibilità sono state accorpate nella replica obbligatoria all’invito emesso con il rapporto di ricerca.
Fonte: Patent Information News, Issue 1, 2010
Il richiedente dovrà emendare le rivendicazioni se il rapporto di ricerca è negativo prima di richiedere l’esame (entro 6 mesi dalla pubblicazione del SR, possibile il “further processing”)
Esame sostanziale
Viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto
la Written Opinion. Solo in casi eccezionali la pratica sarà assegnata ad un
altro esaminatore, principalmente sulla base della classe principale IPC
attribuita alla domanda
Se l’esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo
Procedura europea (10)
Se l’esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo
come concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due
lingue ufficiali e pagare le tasse di concessione
In caso contrario, avrà inizio un ciclo di notifiche da parte dell’esaminatore e
di repliche da parte del richiedente, il cui numero dipende da molti fattori
Osservazioni di terzi potranno essere prese in considerazione
Procedura accelerata
richiesta scritta (sia per la ricerca sia per l’esame)
le richieste non sono pubblicate
per le ricerche sui primi depositi EP, l’Ufficio esegue sempre una procedura
accelerata (invio del SR al richiedente entro 6 mesi dal deposito)
Procedura europea (11)
ricerca accelerata possibile se il deposito è completo
prima comunicazione dell’ufficio dopo 3 mesi dal ricevimento della domanda
da parte della Divisione d’esame
successive comunicazioni entro 3 mesi dal ricevimento della risposta del
richiedente
Fattori istituzionali
Difficoltà nell’eseguire l’esame stesso
Crescente complessità delle invenzioni
Fattori legali (requisiti + patentable subject matter)
Fattori che influenzano la durata e l’esito dell’esame
Procedura europea (12)
Fattori legali (requisiti + patentable subject matter)
Turnover Concessione Modifiche alle
rivendicazioni
EPO 5% 3 esaminatori Flessibilità nelle
comunicazioni
USPTO 33% individuale Solo 2
modifiche
Procedura europea (13)
Fonte: P. H. Jensen et al. – Application pendency times and outcomes across four patent offices - “Melbourne
Institute Working Paper No. 6/08” April 2008
N° di comunicazioni Tempo di concessione (n° di
mesi dal deposito della priorità)
0 30
Il tempo di durata della fase d’esame dipende anche dal
numero di comunicazioni ricevute
Procedura europea (14)
0 30
1 42
≥ 2 55
Fonte: G. Lazaridis, B. Van Pottelsberghe - The rigour of EPO’s patentability criteria: An insight into the
induced withdrawals - “World Patent Information” (2007), 29, p. 317 - 326
Procedura europea (15)
Statistica su domande di brevetto EP depositate dal 1982 al 1998
% di concessioni: 59,1%
% di rifiuti: 3,9%
% di ritiri: 26,5%
In media i richiedenti ritirano le domande dopo 3,16 anni; i brevetti sono concessi dopo 4,25 anni, mentre i rifiuti richiedono più tempo (4,43 anni)
Fonte: D. Harhoff, S. Wagner – The duration of patent examination at the European Patent Office -
“Management Science” (2009), 55 (12), p. 1969 - 1984
concessi dopo 4,25 anni, mentre i rifiuti richiedono più tempo (4,43 anni)
Motivi del ritardo nelle concessioni:
crescita nel n° di depositi (e del n° di domande in esame: da 24 a 120 nel 1998);
complessità delle domande (n° delle rivendicazioni da 9,84 a 15,36);
crescita del n° di domande PCT
Procedura europea (16)
L’USPTO gestisce un n° di
Fonte: B. van Pottelsberghe, D. François – The cost factor in Patent Systems - “J Ind Compet Trade” (2009), 9 p.
329 – 355
L’USPTO gestisce un n° di domande 3 volte maggiore rispetto all’EPO!
Durata procedura:
EPO (49 mesi)
JPO (31 mesi)
USPTO (27 mesi)
Procedura europea (17)
Opposizione
Tassa: € 705 (appello: € 1.180)
~ 7,9% dei brevetti EP concessi tra il 1980 e il 1995 hanno ricevuto opposizione (1/3 appello)
Durata media:
1,9 anni ⇒ opposizione
Fonte: B. Hall, D. Harhoff – Post-grant reviews in the U.S. patent system-design choice and expected impact -
“Berkeley Technology Law Journal” (2004), Vol. 19:1
1,9 anni ⇒ opposizione
2,1 anni ⇒ appello
Più del 97% di tutti i casi di opposizione sono depositati entro 5 giorni dal termine del periodo.
Procedura europea (18)
Domande divisionali
volontaria
Richiesta EPO
Fonte: Patent Information News, Issue 2, 2010
1. La domanda base deve essere ancora “pending”
2. Entro 24 mesi dalla prima comunicazione ufficiale
Richiesta EPO
I costi brevettuali possono essere suddivisi in quattro categorie principali:
costi di procedura (tasse di deposito, ricerca, esame, designazione degli
Stati, concessione e convalida)
costi di traduzione (principalmente dopo la concessione del brevetto e
dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto)
Procedura europea (19)
dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto)
costi esterni (per la stesura della domanda di brevetto, la fase di
prosecuzione e il monitoraggio delle varie scadenze)
costi di mantenimento (pagamento delle varie tasse annuali per mantenere
in vita il brevetto)
costi legali
Procedura europea (20)Convalide nazionali
Il sistema EP post-concessione è frammentato, complesso e più costoso rispetto a USA e JP. Il processo di convalida richiede il deposito di una traduzione del brevetto e il pagamento di una tassa. A partire dal 3° anno del deposito di una domanda EP, il richiedente deve pagare le tasse di rinnovo (all’EPO durante la fase d’esame e agli uffici nazionali dopo la concessione.
Le tasse di convalida (> AT, SE, FI, ES, GR), le tasse di rinnovo (> NL, CH, FI e DK) e i costi di traduzione (elevati in DK, SE e FI) variano sostanzialmente da Stato a Stato. I paese nordici, insieme a Olanda, Svizzera e Austria, possiedono la combinazione tasse/costi più elevata.
Fonte: D. Harhoff et al. – Patent validation at the country level – The role of fees and translation costs -
“Research Policy” (2008), 32, p. 313 - 316
Brevetti Europei in Italia
Fonte: A. Scutiero – I brevetti Europei in Italia: numeri e fatti - “Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in
Proprietà Industriale” (2010), 1, p. 25 - 27
London Agreement (1)
Fonte: B. Van Pottelsberghe, M. Mejer – The London Agreement and the Cost of Patenting in Europe, ECARES
working paper 2008_032
London Agreement (2)
Fonte: B. Van Pottelsberghe – Lost Property: the European patent system and why it doesn’t work – Bruegel
Blueprint Series 2009
Vantaggi
Minor costo
Valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea (e la Turchia?)
Per le imprese multinazionali (strumento semplificato)
Interesse della struttura burocratica dell’Unione Europea (aumento
sedi, personale + EPO)
Sistema più completo (post-concessione)
Brevetto comunitario (1)
Sistema più completo (post-concessione)
Svantaggi
Traduzione limitata alle rivendicazioni (ma è sufficiente per
comprendere l’invenzione?)
Esclusione dei tribunali (competenti sulle azioni relative alla titolarità
dei diritti e le fasi esecutive) e degli uffici brevetti nazionali
Annullamento del brevetto nella UE
Brevetto comunitario (2)
Fonte: J. Danguy, B. Van Pottelsberghe – Cost-Benefit Analysis of the Community Patent - “ECARES Working Paper” 2010-012
Tassa di partenza: € 600 al 6° anno, con un incremento costante di € 200 [VCOM200] o € 300 [VCOM300]
Brevetto comunitario (3)
Fonte: Sistema di traduzioni per il brevetto EU – La posizione di AICIPI (http://www.aicipi.it)
Brevetto comunitario (4)
Fonte: B. Van Pottelsberghe – Europe should stop taxing innovation- “World Patent Information” 2010 – doi: 10.1016/j.wpi.2010.09.003
• Le tasse di rinnovo generano profitti per gli uffici brevetti nazionali (€ 327 milioni, di cui € 100 milioni per DPMA e € 40 per UKIPO). Con il brevetto comunitario tutti gli uffici nazionali (tranne quello tedesco) avrebbero maggiori guadagni! (ciò che si teme è una perdita di sovranità …)
• non ci sono speciali trattamenti per le PMI e le Università
• questione della lingua: il 77% delle domande EP è in inglese (il punto è: l’inglese non sarà in futuro soppiantato dal cinese?)
Convenzione di Washington 1970 (142 Stati): trattato
multilaterale in vigore dal 1978 ed efficace per l’Italia dal 1985
Unico deposito per ottenere la protezione brevettuale nei 138 Stati membri del
Trattato di Cooperazione
La domanda internazionale produce, in ogni Stato designato, gli stessi effetti
legali di una domanda nazionale
Procedura PCT (1)
legali di una domanda nazionale
Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza dell’Ufficio Nazionale
designato
Possibilità di aumentare il tempo di ingresso nelle fasi nazionali(30/31mesi)
Stabilisce una procedura centralizzata per il deposito e l’esame di una
domanda di brevetto
Non è un sistema di concessione
Si tratta di una procedura semplice e più economica per ottenere la tutela
in diversi Stati
Procedura PCT (3)
in diversi Stati
La via nazionale al PCT per l’Italia è chiusa: segue la procedura EURO-PCT
Demand IPRPDomanda di priorità
0 12 16 18 22 28 30
Deposito PCT
ISR + Written
Pubblicazione
DEDEDEDE
EPEP
USUS
Procedura PCT (4)
Demand(opzionale)
IPRP
Fasi nazionali o regionali
Domanda di prioritàIT, UK, CN
ISR + WrittenOpinion
AUAU
ISR: international search reportIPRP: international preliminary report on patentabilityDemand: richiesta esame
Procedura PCT (5)
Il richiedente è tenuto a rispondere ad un rapporto di ricerca negativo entro un mese dalla comunicazione in base alla regola 161(1) EPC (possibile il “further processing”)
EURO-PCT
31 mesi
2 mesi1 mese
3 mesiRapporto
esame
Requisiti minimi per ottenere una data di deposito
• almeno uno dei richiedenti deve avere la residenza o la nazionalità di uno Stato contraente
• la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura
• la domanda deve contenere almeno:
Procedura PCT (6)
l’indicazione che si richiede una domanda PCT
designazione degli Stati (tutti dal 1° gennaio 2004)
il nome del titolare
una descrizione
almeno una rivendicazione
Conclusioni (1)
non esiste un’unica strategia di deposito
deposito provisional US o UK (sconsigliato)
anche dal punto di vista del marketing vale di più una domanda IT o EP
l’attuale sistema europeo
1. è costoso (convalide negli Stati, tasse di rinnovo annuali e costi di traduzione;traduzione;
2. è complesso e associato ad un elevato grado di incertezza (esito cause multiple;
3. riduce la qualità del processo di selezione, dal momento che gli uffici nazionali concedono brevetti indipendentemente dall’EPO
Conclusioni (2)
Soluzione: brevetto EU ma …
• Nel sistema non dovrebbero coesistere tre tipi di brevetto
• Traduzione solo in inglese dei brevetti concessi
• Periodo di grazia di 6 mesi
• 50% di riduzione delle tasse di deposito, ricerca ed esame (per le start-up • 50% di riduzione delle tasse di deposito, ricerca ed esame (per le start-up e le Università)
Fonte: M. Dewatripont et al. – Boosting innovation in Europe “Bruegel Policy Contribution” – Issue 2010/06, June 2010