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La protection par les brevets en Chine

IntroductionLes sociétés qui fabriquent des produits novateurs en Chine ont tout intérêt à avoir recours au système chinois des brevets. En Chine, il est tout à fait essentiel de solliciter une protection par le brevet pour l’ensemble des innovations, même dans l’hypothèse où le lancement du produit en cause sur le marché chinois n’est pas encore à l’ordre du jour. Les marchés changent rapidement et la protection par le brevet doit être sollicitée avant que le produit concerné n’ait été mis sur le marché à n’importe quel endroit de la planète. Notons, en particulier, que les brevets européens sont dépourvus de toute valeur juridique en Chine.Les mesures de protection de la propriété industrielle et intellectuelle (PI) ne devraient pas se borner à présenter des demandes d’enregistrement de brevets. On doit songer, également, à mettre en œuvre une stratégie globale en termes de PI, tenant compte des aspects juridiques, techniques, administratifs et politiques y afférents.Le bureau des brevets du State Intellectual Property Office chinois (SIPO) est le destinataire et se charge de l’examen des demandes d’enregistrement de brevets, ainsi que des demandes en nullité concernant ces dernières.Protégez vos innovations : pour obtenir une protection par le brevet en Chine, l’inventeur, ou son employeur, doit présenter une demande d’enregistrement de brevet. Afin de pouvoir bénéficier d’une protection pleine contre les contrefaçons, la demande d’enregistrement devra être présentée avant que l’innovation n’ait été divulguée auprès du public, par le biais de la publicité ou de sa commercialisation.

1. Demande d’enregistrement/enregistrement

Les sociétés étrangères qui ne disposent pas de domiciliation en Chine doivent avoir recours à un Conseil local et charger ce dernier de la gestion de la demande d’enregistrement du brevet. La qualité du Conseil en brevets, ainsi que celle de la demande d’enregistrement sont des éléments clés pour la portée de la protection que le droit enregistré conférera. Considérez vos demandes d’enregistrement de brevets comme un des actifs les plus importants de votre entreprise en Chine.

� Il existe trois manières d’enregistrer un brevet, à savoir :• Le dépôt direct d’une demande d’enregistrement de

brevet en Chine.• Le dépôt, dans un premier temps, d’une demande

d’enregistrement de brevet dans un pays étranger (il doit s’agir d’un État partie à la Convention de Paris, ce qui est le cas de l’ensemble des États membres de l’Union européenne), pour procéder, au dépôt d’une deuxième demande d’enregistrement de brevet en Chine, dans les 12 mois (6 mois, pour les dessins et modèles), revendiquant, en tant que date de priorité, celle de la première demande d’enregistrement.

• Le dépôt d’une demande d’enregistrement de brevet international, dans le cadre du Traité de coopération sur les brevets (PCT), mentionnant la Chine en tant qu’un des États désignés. Les demandes d’enregistrement afférentes

au PCT peuvent être présentées auprès de l’Office européen des brevets, ou devant tout office national de brevets d’un État membre de l’Union européenne. Le demandeur à l’enregistrement doit débuter la « phase nationale », c’est-à-dire, la procédure auprès de l’office des brevets chinois, au plus tard, dans les 30 mois suivant la date de priorité.

� La réalisation d’une traduction extrêmement soignée de la demande d’enregistrement revêt la plus grande importance. La demande d’enregistrement de brevet nationale chinoise doit être rédigée en chinois et seules les revendications contenues dans le brevet établ i en langue chinoise détermineront l’étendue de la protection y afférente.

En Ch ine, en cas de présentat ion de deux demandes d’enregistrement de brevet concernant une invention identique, le brevet sera accordé à celui ayant déposé la demande d’enregistrement en premier.

2. Types de brevets, étendue de la protection et procédure d’enregistrement

� Le droit chinois des brevets recouvre trois domaines distincts :Les innovations dans le domaine de la technologie nouvelles et inventives par rapport à l’état antérieur de l’art et qui présentent des applications sur le plan pratique peuvent se voir accorder un brevet d’invention.Les nouvelles solutions techniques afférentes à la forme et/ou à la structure d’un objet peuvent obtenir un brevet sur le modèle d’utilité. En général, le degré d’inventivité exigé concernant les brevets relatifs aux modèles d’utilité n’est pas aussi élevé que celui requis en matière de brevets d’invention.Les dessins originaux afférents à la forme, aux motifs, à la couleur ou à l’assemblage d’un objet peuvent prétendre à l’obtention d’un brevet sur les dessins et modèles.Les droits conférés par les brevets entrent en vigueur à compter de la date de la publication dans la « Gazette des brevets ». Leur durée varie en fonction du type de brevet.

� Durée

Brevets d’invention 20 ans à compter de la date de la demande d’enregistrement

Brevets sur les 10 ans à compter de la date modèles d’utilité de la demande d’enregistrement

Brevets sur les dessins 10 ans à compter de la date de la et modèles demande d’enregistrement

� Durée moyenne de la procédure d’enregistrement (au mois de mars 2008)

Brevets d’invention De 3 à 5 ansBrevets sur les modèles 1 an d’utilité/dessins et modèles

Afin de pouvoir se prévaloir d’un droit à la protection le plus rapidement possible, il est souhaitable de solliciter, en parallèle, l’enregistrement d’un brevet d’invention et d’un brevet sur le modèle d’utilité y afférent, ce dernier devant être abandonné une fois le brevet d’invention accordé.

La protection par les brevets et par les marques en Chine

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3. Conseils pratiques afin d’obtenir une protection efficace par le biais des brevets en Chine

� Les traductions : En Chine, la précision des traductions constitue toujours une question clé en matière de demandes d’enregistrement de brevets de la part d’entités étrangères. Malheureusement, il arrive souvent que le titulaire d’un brevet apprenne que l’invention, telle qu’elle est décrite dans le brevet chinois, s’éloigne sensiblement de la demande d’enregistrement de brevet d’origine, en raison d’une traduction peu fidèle. Afin d’éviter les erreurs de traduction, notamment lorsqu’il s’agit d’une demande d’enregistrement de brevet concernant une invention importante, la prudence conseille de faire contrôler les spécifications contenues dans la traduction chinoise du brevet par des professionnels.

� Les demandes présentées dans le cadre du Traité de coopération sur les brevets (PCT) : Le texte des spécifications d’origine dans le cadre du PCT est accepté en tant que texte authentique d’une demande d’enregistrement de brevet chinois. Aussi, il est souhaitable d’utiliser le modèle du PCT afin de rédiger les demandes d’enregistrement de brevets en Chine.

� Les modifications intervenues pendant le traitement de la demande d’enregistrement : La Chine porte un regard extrêmement exigeant sur les sujets additionnels et/ou modifications effectués pendant le traitement de la demande d’enregistrement. L’extension du champ d’application de la protection au-delà de celui évoqué au sein de la demande d’enregistrement d’origine peut ainsi déboucher sur l’annulation d’un brevet.

� Les revendications : Il existe des règles très strictes en matière de modifications des revendications une fois le brevet accordé. C’est ainsi que les revendications ne peuvent être modifiées que concernant des caractéristiques déjà présentes dans les revendications dépendantes. Aussi, les revendications dépendantes devront inclure autant de caractéristiques techniques que possible, afin de pouvoir accueillir les éventuelles revendications postérieures à l’enregistrement.

4. La mise en œuvre des droits associés au brevet en Chine

Les titulaires de brevets disposent de deux options principales pour faire valoir leurs droits, s’ils découvrent que ces derniers ont été bafoués.En pratique, la voie juridictionnelle constitue, de loin, l’option la plus importante.La voie administrative, qui passe par l’Intellectual Property Office (IPO) local (l’institut national chinois de la propriété intellectuelle) peut représenter une option dans le cadre des affaires plutôt simples et notamment dans celles afférentes aux contrefaçons de brevets sur les dessins et modèles (en particulier, à l’occasion des salons commerciaux). De même, l’IPO peut agir en tant que médiateur en matière de différends autour des brevets.En revanche, les questions techniques complexes relatives aux brevets sur les « inventions » ou sur les « modèles d’utilité » s’avèrent, en général, bien moins adaptées aux procédures administratives.

5. Préparer une action en contrefaçon de brevet

L’introduction d’une action en contrefaçon d’un brevet nécessite une planification et préparation de l’affaire extrêmement soignées. Les défaillances risquent fort de donner lieu à des

procédures juridictionnelles inappropriées. Si une entreprise se voit confrontée à la contrefaçon en Chine :

� La première chose à faire est de s’adjoindre les services d’un Avocat expérimenté, spécialisé dans le domaine des brevets.

� Deuxièmement, l’Avocat spécialisé dans le domaine des brevets devra se livrer à une étude approfondie des faits de la cause (et notamment de l’application contrefaisante, ainsi qu’à l’examen de la validité du brevet).

Les actions en contrefaçon peuvent être introduites tant au lieu du domicile du contrefacteur que dans celui dans lequel l’acte contrefaisant a été perpétré (par exemple, du lieu de vente). Toutefois, contrairement aux tribunaux des provinces, les juridictions de Pékin, Shanghai et Guangzhou ont plus d’expérience dans le traitement des affaires de droit de brevets. Aussi, il est souhaitable d’intenter les actions en contrefaçon devant ces derniers tribunaux. Pour cela, il sera nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’actes de contrefaçon dans ces villes (par exemple, donnant lieu à une livraison). À de tels effets, il convient d’avoir recours aux détectives privés locaux, afin que ces derniers surveillent le contrefacteur.Le plaignant peut, également, déposer une requête auprès du Tribunal populaire, demandant à ce qu’il soit ordonné qu’il soit mis un terme, de manière immédiate, aux actes contrefaisants, afin de limiter les pertes avant et au cours de la procédure juridictionnelle. Une telle requête est connue sous la dénomination « d’injonction préliminaire ».

6. Les procédures juridictionnelles, les délais et l’issue

Si le sursis à la procédure n’est pas prononcé en attendant que celle en nullité en cours devant le Patent Reexamination Board (PRB) ne soit résolue, la durée moyenne d’une procédure de première instance impliquant une partie étrangère se situe, en général, autour de deux ans. Le Code de procédure civile chinois exige que la deuxième instance soit complétée dans un délai de trois mois, mais les tribunaux peuvent proroger les délais. S’agissant des affaires impliquant des étrangers, aucune durée limite n’est prévue pour rendre une décision définitive.Les frais d’instance sont relativement modestes (1,0 % de la valeur de la contrefaçon et 0,5 % de celle dépassant la somme de 1 000 000 RMB).

7. Les dommages et intérêts et les amendes

Il existe quatre méthodes pour calculer le montant du préjudice afférent à la contrefaçon de brevet (à savoir, les frais raisonnables encourus par le titulaire du brevet dans le cadre de l’enquête et de la prévention de la contrefaçon) :

� La perte subie par le titulaire du brevet ; � Le bénéfice tiré par le contrefacteur ; � Le multiple approprié des redevances de licence ; � Lorsque le préjudice ne peut pas être fixé en ayant recours

à une quelconque des méthodes ci-dessus, le tribunal peut accorder une somme forfaitaire pouvant atteindre jusqu’à 500 000 RMB.

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La protection par la marque en Chine

IntroductionDepuis que la Chine s’est dotée d’un système centralisé d’enregistrement, le processus d’évaluation et d’enregistrement s’avère relativement simple.Il convient de signaler que la Chine applique le système de l’enregistrement préalable, ce qui implique que, dans ce pays, les entreprises peuvent se voir privées de la protection légale si une marque similaire a d’ores et déjà été enregistrée. La Chine a adhéré à la Convention de Paris, ainsi qu’à l’OMC, raison pour laquelle les entreprises doivent présenter leurs demandes d’enregistrement dans les six mois de l’enregistrement de la marque en cause en Europe, afin de pouvoir conserver la date de la demande d’enregistrement d’origine.L’utilisation d’une marque est définie en tant que « l’utilisation sur les produits, les emballages ou les récipients, ou encore au sein des documents commerciaux, dans la publicité, dans une exposition ou dans le cadre de toutes autres activités commerciales », si l’on veut éviter le risque de présentation de réclamations fondées sur le défaut d’exploitation.

1. Les marques

� Qu’est-ce qu’une marque ?Une marque est un signe ayant pour objet premier d’identifier les biens et les services émanant d’un fabricant ou prestataire, de sorte que les consommateurs soient en mesure de les distinguer par rapport à ceux fabriqués ou réalisés par un autre fabricant ou prestataire.

� Qu’est-ce qu’on peut enregistrer en tant que marque ?Le signe peut être composé de mots, d’artifices, de lettres, de chiffres, être constitué par des signes tridimensionnels (par des formes), ou encore par des combinaisons de couleurs ou de l’ensemble des éléments ci-dessus.

� Les marques en Chine Les consommateurs chinois ont tendance à donner des noms chinois aux marques étrangères, soit en les traduisant, soit en ayant recours à la translittération. Il convient de procéder à l’enregistrement d’une version chinoise des marques étrangères. Cela est d’autant plus vrai que l’enregistrement d’une marque en caractères romains ne protège pas la marque de manière automatique à l’encontre de l’utilisation ou de l’enregistrement de la même marque ou d’une marque similaire écrite(s) en caractères chinois.

2. La procédure d’enregistrement

Les marques peuvent faire l’objet d’un enregistrement soit par le biais du « système national » (qui comporte la présentation d’une demande directement auprès du Trade Mark Office (TMO) chinois), soit ayant recours au « système international », qui implique le dépôt d’une demande d’enregistrement devant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

� Le système national • En tout premier lieu, il convient de choisir un conseil

en marques sur la liste officielle. Le recours à un conseil en marques en vue de la présentation d’une demande d’enregistrement de marque auprès du TMO est souhaitable pour l’ensemble des sociétés et notamment

pour celles qui viennent d’arriver sur le marché chinois. De même, il constitue une obligation pour les étrangers non domiciliés ou qui ne disposent pas de locaux commerciaux en Chine.

• Les demandes d’enregistrement nationales ne peuvent être présentées qu’en langue chinoise. S’agissant des marques sollicitées directement en Chine, il convient de noter qu’il y a lieu de compléter une demande séparée concernant chacune des classes.

• Les enregistrements nationaux bénéficient d’une p r o t e c t i o n p e n d a n t d i x a n s ( s u s c e p t i b l e d e renouvellement).

� Le système international • Dès réception de la demande en vue de l’extension de

la protection, l’OMPI délivre un certificat, procède à la publication de la marque au sein de la Gazette de l’OMPI des marques internationales et notifie l’organisme chargé des marques de l’État concerné.

• Les demandes d’enregistrement internationales peuvent être rédigées en anglais ou en français.

• Les demandes d’enregistrement internationales peuvent couvrir plusieurs pays à la fois pour le même prix et le prix de base inclut jusqu’à trois classes de biens et/ou services.

• En général, les demandes internationales sont traitées plus rapidement que les demandes nationales.

• Les marques internationales bénéficient d’une protection (renouvelable) de 20 ans.

• La durée de protection accordée à l’échelle internationale étant de dix ans, les redevances doivent être réglées en deux versements.

3. Le certificat d’enregistrement de la marqueEn Chine, il est nécessaire de demander au TMO de certifier l’existence d’un enregistrement international, ce qui peut nécessiter jusqu’à trois mois, affectant ainsi à la rapidité d’une action tendant à faire valoir ses droits.Les conseils en marques chinois proposent à leurs clients, en général, un service de veille. Il convient de confier la réalisation de ce service (ainsi que l’évaluation et l’avis concernant les possibilités d’opposition) à des professionnels parlant le chinois, le service devant être effectué en chinois, dans la mesure où certaines marques contrefaisantes devant faire l’objet d’opposition pourraient être rédigées en cette dernière langue.

4. Présenter une réclamation : l’Administration for Industry and Commerce (AIC)

Il est possible de déposer une réclamation auprès de l’office pour les marques local de l’Administration for Industry and Commerce (AIC), au-dessus du niveau cantonal dans lequel la contrefaçon a été perpétrée (fabrication, vente, stockage, etc.), en précisant les droits en matière de marques du titulaire (une copie du certificat d’enregistrement de la marque) et en apportant tous éléments de preuve concernant la contrefaçon (des échantillons du produit contrefaisant, à titre d’exemple).

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Cette action est de nature éminemment « pratique », le but poursuivi étant d’enquêter et de saisir. Une fois la rafle effectuée, si l’AIC considère qu’une contrefaçon a bel et bien été commise, elle enjoindra au contrefacteur de cesser les actes contrefaisants de manière immédiate. En principe, l’AIC procède à la confiscation et à la destruction systématique des produits contrefaisants, ainsi que des outils employés pour fabriquer les biens et les étiquettes contrefaits.De même, l’AIC peut infliger des amendes. Le montant de l’amende dépendra de l’importance du commerce illégal et ne peut aller au-delà de trois fois le montant de ce dernier. Toutefois, le calcul du « commerce illégal » n’est pas chose aisée, dans la mesure où dans la plupart des cas de figure, le contrefacteur ne met pas à disposition de comptabilité et les autorités chinoises n’acceptent toujours pas de s’en tenir au prix des biens authentiques. Si l’amende ne peut pas être calculée facilement, l’AIC peut décider d’imposer un montant forfaitaire maximal de 100 000 RMB.L’AIC ne peut pas allouer de dommages et intérêts et ne peut intervenir sur ce point qu’en tant que médiateur. La fixation et l’octroi des dédommagements relèvent ainsi de la compétence exclusive des Tribunaux populaires.

5. L’Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine (AQSIQ)

L’AQSIQ est l’organisme chargé de la gestion de la qualité des produits en Chine, tâche dont elle s’acquitte en fixant des normes nationales, certifiant la qualité des produits et engageant des actions anti-fraude et à l’encontre des produits de mauvaise qualité. À partir du moment où la question principalement en jeu tient à la qualité et non pas à la protection des droits de propriété intellectuelle, n’importe quelle personne peut saisir l’AQSIQ d’une réclamation, sans avoir pour cela à justifier d’un intérêt personnel.Il est nécessaire de fonder la réclamation sur un des deux motifs ci-dessous :

• La qualité inférieure des produits.• Le fait que les produits soient vendus dans un emballage

qui comporte le nom et l’adresse d’une autre personne.

L’AQSIQ dispose de pouvoirs identiques à ceux de l’AIC, dans le cadre des rafles. Les amendes afférentes aux marchandises contrefaites et de mauvaise qualité équivalent, dans la plupart des cas, à entre deux et cinq fois la valeur des produits en cause.

6. Les procédures civiles

� La protection de la marqueLes procédures civiles se déroulent selon les étapes ci-dessous :

• Introduction d’une action auprès de la chambre civile du Tribunal populaire chinois.

• Le tribunal fixe une date pour l’audience préliminaire, à l’occasion de laquelle les éléments de preuve sont examinés et évoqués par les parties devant la juridiction.

• En théorie, le tribunal peut agir à titre inquisitoire et ordonner une inspection, mais en général, ce sont les parties qui versent aux débats les éléments probatoires.

• En fin d’audience, le tribunal demande aux parties si elles souhaitent mettre un terme à leur différend.

• La décision est rendue au bout de quelques mois, en fonction de la complexité de l’affaire.

� Suites des procédures civilesLe tribunal peut décider des mesures suivantes :

• Ordonner la cessation de la contrefaçon (injonction) ;• Confisquer les marchandises contrefaisantes, ainsi que le

matériel, les outils et équipements utilisés en vue de la fabrication des produits contrefaisants ;

• Condamner au paiement de dommages et intérêts.Les dommages et intérêts afférents à la contrefaçon d’une marque sont calculés en fonction :

• Des pertes subies par le titulaire des droits de PI ;• Des gains obtenus par le contrefacteur en raison de la

contrefaçon ;• Le dédommagement ne saurait dépasser un montant de

500 000 RMB, dans les cas où il apparaît difficile d’évaluer les gains illicites que le contrefacteur a tirés, ou encore la perte subie par la victime.

7. Les procédures pénales

� Quels actes sont constitutifs d’un délit de contrefaçon de marque ?

Il s’agit des activités suivantes : • La fabrication ou vente en connaissance de cause de

produits contrefaits ;• La falsification ou la vente de représentations non

autorisées d’une marque.

� Les poursuites de la part du Ministère publicEn général, les affaires pénales sont portées devant les tribunaux par le biais d’un acte de mise en accusation émanant du Ministère public.

LiensState Administration for Industry and Commerce (SAIC)/ Trademark Office (TMO)www.saic.gov.cnwww.tmo.gov.cnGeneral Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)www.aqsiq.gov.cnState Intellectual Property Office (SIPO) www.sipo.gov.cn

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