LA  IMPORTANCIA  DE  LAS  MARCAS  Y  SU  REGISTRO  EN  

NUESTRO  ORDENAMIENTO  

JURÍDICO  

Maristella Collazo-Soto 221 Plaza Bldg., 5th Floor

Ponce de León Ave. San Juan, P.R. 00917

(787) 777-1362 mcollazo@ferraiuoli.com 1  

AGENDA  DE  LOS  TEMAS  A  DISCUTIR  •  DEFINICIÓN  ;  

•  ESTATUTOS  QUE  LAS  REGULAN;  

•  TIPOS  DE  MARCAS;  

•  CATEGORÍAS  DE  MARCAS;  

•  CLASES  DE  MARCAS;    

•  TITULARIDAD  SOBRE  UNA  MARCA;  

•  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS;  

•  MARCAS  QUE  NO  PUEDEN  REGISTRARSE;    

•  “DILUTION”  DE  MARCAS  FAMOSAS;  Y  

•  REMEDIOS.  2  

¿QUÉ  SON  LAS  MARCAS?  

•  Palabras,   frases,   signos,   diseños,   imágenes   o   estilos   comerciales   (“trade  dress”),   símbolos,   formas,   sonidos,   logos,   medios,   olores,   colores,  movimientos,  o  combinación  de  éstos.  

•  Distinguen   los   productos   o   servicios   de   una   persona   de   aquellos   de   otra  persona.    

•  Indican  el  origen  de  los  productos  y/o  de  los  servicios  que  identifican.      

3  

¿POR  QUÉ  EXISTEN  LAS  MARCAS?  

•  Proteger  al  consumidor  evitando  la  probabilidad  de  confusión.  

•  Proteger  al  dueño  de  una  marca  de  que  otro  la  utilice  y  se  aproveche  de  la  plusvalía  que  el  dueño  ha  creado  con  su  marca.    

4  

ESTATUTOS  QUE  LAS  REGULAN  

•  Ley  de  Marcas  de  Puerto  Rico  (Ley  Núm.  169  del  2009,  según  enmendada)    –  Protege  las  marcas  registradas  en  Puerto  Rico  y  las  no-­‐registradas,  pero  usadas  

en  el  comercio  en  Puerto  Rico.  

•  Lanham  Act  (Ley  489  del  5  de  julio  de  1946,  según  enmendada)  –  Protege   las  marcas   registradas   en   el  USPTO   y   las  marcas   no-­‐registradas   pero  

utilizadas  en  el  comercio  interestatal.  

•  Jurisprudencia  interpretativa  de  P.R.  y  de  E.E.U.U.  

5  

TIPOS  DE  MARCAS  

6  

•  Palabras      –  Nike,  Kleenex,  Clorox,  Kodak.  

•  Diseños  o  logos  

TIPOS  DE  MARCAS  

•  Frases  –  Just  Do  It;    –  I’m  Lovin’  it!;    –  Si  es  Goya,  tiene  que  ser  bueno;    

–  DON'T  LEAVE  HOME  WITHOUT  IT®  

7  

TIPOS  DE  MARCAS  

•  Colores        

–  El   marrón   de   UPS,   el   rojo   y   amarillo   de   Tylenol,   el   rojo   de   Christian  Louboutin,  el  azul  Tiffany,  el  verde  y  amarillo  de  John  Deere,  el  amarillo  de  los  post-­‐it  notes,  y  los  “cow  spots”  blancos  y  negros  de  Gateway.  

8  

TIPOS  DE  MARCAS  •  Imágenes  o  estilos  comerciales  (“trade  dress”)  

•  Formas:    

9  

CATEGORÍAS  DE  MARCAS  •  Marcas  de  Servicios    

–  Identifican  o  distinguen  la  fuente  de  unos  servicios.  –  In  Re  Doctor  Pepper  Company,  836  F.2d  (Fed.  Cir.  1987).  

•  Ejemplos:    

10  

CATEGORÍAS  DE  MARCAS  

•  Marcas  de  Fábrica  –  Identifican  o  distinguen  la  fuente  de  un  producto.  –  Abercrombie  &  Fitch  Co.  v.  Hunting  World,  537  F.2d  4  (2nd  Cir.  1976).  

•  Ejemplos:    

11  

CATEGORÍAS  DE  MARCAS  •  Marcas  de  Certificación  

–  Tienen  características  comunes  (calidad,  componentes,  origen).  –  Midwest   Plastic   Fabricators,   Inc.   v.   Underwriters   Laboratories,   Inc.,   906   F.2d  

1568  (Fed.  Cir.  1990).    

•  Marcas  Colectivas  –  Se  utilizan  por  miembros  de  una  organización,  organización  o  fraternidad  para  

establecer  que  son  miembros  de  la  misma.  –  Aloe  Crème  Laboratories,  Inc.  v.  American  Society  for  Aesthetic  Plastic  Surgery,  

Inc.,  192  U.S.P.Q.  170  (1976).  

12  

CLASES  DE  MARCAS  

•  Arbitrarias  o  Imaginables  –  No   guardan   relación   con   las   características   del   producto   o   servicio   que  

identifica  la  marca.  –  Las  marcas   imaginables  son  palabras  que  se   inventan  los  comerciantes  con  el  

propósito  de  utilizarlas  como  marcas  —no  tienen  significado  alguno.  •  Ejemplos:  XEROX  ,  KODAK,  KLEENEX,  EXXON,  FAB    

–  Las  marcas  arbitrarias  son  palabras  que  existen  pero  que  no  tienen  relación  con  el  producto  o  servicio  para  el  cual  son  utilizadas  •  Ejemplos:   DOMINO‘S   para   pizza;   IVORY   para   jabón;   APPLE   para  computadoras;  DOVE  para  jabón;  SUBWAY  para  restaurant.  

13  

CLASES  DE  MARCAS  

•  Imaginables      –  Inventadas  por  el  comerciante  para  utilizarlas  como  marca.  

• Arbitrarias  –  Palabras  que  existen  pero  no  guardan  relación  con  el  servicio/producto.  

14  

CLASES  DE  MARCAS  

•  Sugestivas    –  Son   aquéllas   que   sugieren,   mediante   un   esfuerzo   de   la   imaginación   del  

consumidor,  alguna  característica  del  producto  .  –  Ejemplos:  

– CEASAR’S  PALACE  sugiere  la  opulencia  del  hotel;      – El  slogan  "hace  feliz  a  su  nariz"  para  un  limpiador;  – COPPERTONE  para  loción  bronceadora;  – BEST  BUY  para  tienda  de  electrónicos;  y  – CIRCUIT  CITY  para  tienda  de  electrónicos.  

15  

CLASES  DE  MARCAS  

•  Sugestivas      –  Requieren  esfuerzo  de  la  imaginación  del  consumidor.  –  Security  Center   Ltd.   v.   First   National   Security  Centers,   750   F.2d   1295   (5th  Cir.  

1985).  

16  

CLASES  DE  MARCAS  •  Descriptivas  –  Identifican   o   llaman   la   atención   a   unas   características,   ingredientes,  cualidades  o  naturaleza  de  un  producto  o  servicio.  

–  Estas   marcas   no   pueden   usarse   de   forma   exclusiva   por   parte   de   una  persona  y  tampoco  son  registrables.  

–  Ejemplos:  – PÁGINAS  AMARILLAS  –  para  directorio  telefónico;  – ALL  BRAN  –  para  cereal;  – VISION  CENTER  –  para  óptica;  – LA  CASA  DE  LAS  ESCALERAS  –  para  tienda  que  vende  escaleras;  y  – RAISIN  BRAN  –  para  cereal.  

17  

CLASES  DE  MARCAS  

–  Las   marcas   descriptivas   solo   pueden   llegar   a   ser   registrada   si   la   marca   ha  adquirido  un  significado  secundario.      

–  Ello   sucede   cuando   la  marca   se   usa   por   cierto   tiempo,   de   forma   casi   exclusiva  para   el   producto   o   servicio,   y   el   consumidor   asocia   la  marca   con   el   producto   o  servicio.  

–  Ejemplos:  –  Café  Rico:  Cooperativa  de  Cafeteros  v.  Colón,  91  D.P.R.  372  (1964);  –  Nu-­‐Enamel:  para  esmalte,  Armstrong  v.  Nu-­‐Enamel,  305  U.S.  315  (1938);  y  –  Park’N-­‐Fly:para   estacionamiento   cerca   del   aeropuerto,   Park’N   Fly   v.  

DollarPark  &  Fly,  468  U.S.  189  (1985).  

18  

CLASES  DE  MARCAS  

•  Descriptivas    –  Identifican  directamente  una  característica  del  producto/servicio.  

19  

CLASES  DE  MARCAS  

20  

•  In  re  Tea  and  Sympathy:  Serial  no.  77054914  (TTAB  2008)  

–  T&S   solicitó   el   registro   de   THE   FARMACY   para   varios   servicios  incluyendo  para  la  venta  de  hierbas  naturales  y  productos  orgánicos.    El  lugar  tenía  un  farmaceútico  “on  call”.  

–  El  examinador  rechazó  el  registro  porque  “farmacy”  era  lo  mismo  que  “pharmacy”   y   esa   palabra   describía   los   servicios   que   brindaba   el  solicitante.  

–  T&E  apeló  alegando  que  “farmacy”   tenía  una  doble  connotación  para  sugerir  que   los  productos  (hierbas  y  productos  orgánicos  medicinales)  vienen  frescos  de  la  granja  (“farm”).    Así  la  marca  juega  con  las  palabras  “farm”  y  “pharmacy”  para  llevar  2  mensajes:  los  productos  naturales  y  la  farmacia.  

–  A  base  de   lo  anterior,  el  TTAB  concluyó  que   la  marca  era  sugestiva  y,  por  ende,  registrable.  

CLASES  DE  MARCAS  –  Genéricas  •  El   término  genérico  es  aquél  que  el  consumidor  denomina  o  conoce  como  

nombre  común  de  un  producto  o  servicio  y  no  de  un  producto  o  servicio  que  proviene  de  una  fuente  en  particular.  –  Es  el  nombre  de  la  cosa.  

•  El  término  genérico  pertenece  al  dominio  público  y  puede  ser  utilizado  por  cualquier  persona  para  identificar  el  producto  o  el  servicio  de  ese  género.  

•  Un  término  genérico  jamás  podrá  ser  la  marca  de  un  producto  o  servicio.  

–  Kellogg  Co.  v.  National  Biscuit  Co.,   305  U.S.   111   (1938).(“Shredded  Wheat”).  

21  

CLASES  DE  MARCAS  • Genéricas  

◦  Ejemplos:   Pizzería,   barbería,   panadería,   Sushi   Place,   Oyster   Bar,   Hotels.com,  etc.  

–  Un  término  puede  ser  genérico  para  determinado  producto  pero  arbitrario  para  otro.  

–  Ejemplos:  •  Apple  para  la  fruta  v.  Apple    para  la  computadora;  •  Park  para  un  parque  v.  Park  para  un  hotel;  •  Ivory  para  marfil  v.  Ivory  para  jabón;  y  •  Biblioteca  para  lugar  donde  se  encuentran  libros  v.  Biblioteca  para  una  barra.  

22  

TITULARIDAD  SOBRE  LAS  MARCAS  

•  Uso  en  el  mercado  –  Las  marcas  se  obtienen  por  el  uso  en  el  mercado  en  conexión  con  productos  o  servicios.  

Esto  significa  primero  en  uso,  primero  en  derecho.  –  No  obstante,  mediante  el  registro  de  las  marcas  en  Puerto  Rico  y/o  en  E.U.  se  obtienen  

beneficios  adicionales.    –  Blue  Bell  v.  Farah  Manufacturing,  508  F2d.  1260  (5th  Cir.  1975)  (Primero  en  venta  obtuvo  

prioridad  de  uso  sobre  la    marca).  

•  Solicitud  de  registro  con  intención  de  uso  –  Fecha  de  presentación  =  fecha  de  uso.  –  Excepto:    

•  Arribas  &  Associates  v.  American  Home  Products,  165  D.P.R.  98  (2005)   (Petición  de  cancelación  de  registro  con  intensión  de  uso  de  Arribas  porque  se  había  utilizado  la  marca  primero  en  US  y  en  PR  por  AHP).  

23  

TITULARIDAD  SOBRE  LAS  MARCAS  •  Beneficios  de  registrar  la  Marca:    •  USPTO  

–  Evidencia  Prima  Facie  de   la  validez  de   la  marca,  de   la   titularidad  y  del  derecho  exclusivo  para  usar  la  marca;  

–  No  permitirá  que  se  registre  una  marca  similar  o  igual  a  nivel  federal;  –  La  protección  abarca  todos  los  Estados  Unidos,  incluyendo  Puerto  Rico;  y  –  Acceso  al  Tribunal  Federal.  

•  Puerto  Rico  –  Oficina  de  Marcas  no  permitirá  que  se  registre  una  marca  similar  o  igual  en  PR;  –  Evidencia  Prima  Facie  de   la  validez  de   la  marca,  de   la   titularidad  y  del  derecho  

exclusivo  para  usar  la  marca;  –  Daños  estatutarios;  e  –  Injunction  preliminar    autormático.  

24  

TITULARIDAD  SOBRE  LAS  MARCAS  •  El   registro  NO  es   requisito  para  entablar  una  acción  por  violación  a  su  derecho  marcario.  –  En  Puerto  Rico,  el  que  la  marca  esté  registrada  da  derechos  a  daños  estatutarios  

y  un  entredicho  provisional  automático.  

•  Si  registrado:  

–  "®"   or   “Reg.   U.S.   Patent   TM   Off.”   or   “Registered   United   States   Patent   and  Trademark  Office.”  

–  Registro  de  Puerto  Rico  es  “MR”  

•  Para  indicar  la  intención  de  registro:  TM  para  un  producto,  SM  para  un  servicio  

25  

DERECHOS  DEL  DUEÑO  DE  LA  MARCA  

•  Derecho   exclusivo  para   usar   la  marca   en   conexión   con   sus   productos/servicios.  

•  Derecho   a   impedir   que   otro   use   la   misma   marca   o   una   marca  confusamente   similar   para   los   mismos   productos/servicios   o   para  productos/servicios  relacionados.  

26  

DERECHOS  DEL  DUEÑO  DE  LA  MARCA  

•  Activo  importante  del  negocio  que  se  debe  proteger.  –  El  registro  evita  que  otro  se  aproveche  de  la  plusvalía  que  se  ha  creado  con  la  

marca.  

•  Registrar  no  es  suficiente.  –  Se  tiene  que  continuar  su  uso;  –  Defender  el  uso  exclusivo  en  el  comercio;  y  –  Evitar  el  riesgo  de  convertirse  en  genérico  (aspirina).  

27  

VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS  

•  La   “probabilidad   de   confusión”   es   el   elemento   clave   para   cualquier  reclamación  en  protección  de  una  marca.  

•  Una  mera  posibilidad  de  confusión  no  da  base  para  una  reclamación.  

•  Se  prohíbe  la  probabilidad  de  confusión:  –  Para   evitar   competencia   desleal   con   el   primer   usuario   de   la   marca   -­‐   en   otras  

palabras,  para  prevenir  que  un   segundo  usuario   se  beneficie  del   “goodwill”  del  primer  usuario  de  la  marca.  

–  Para   proteger   al   consumidor   –   que   éste   pueda   distinguir   eficientemente   entre  productos  similares.  

28  

VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS  • Para  determinar  si  hay  probabilidad  de  confusión  entre  dos  marcas,   se   lleva   a   cabo   un   análisis   que   requiere   considerar  numerosos  factores:  •  Factores  a  considerar:    

1.  Similitud  entre  las  marcas;  2.  Similitud  de  los  productos  o  servicios;  3.  La  fuerza  de  la  marca  del  reclamante;  4.  La  intención  del  segundo  usuario  al  adoptar  la  marca;  5.  Los  consumidores  prospectivos  y  el  grado  de  cuidado  al  comprar;  6.  Parecido  en  el  mercadeo  de  los  productos  y  en  los  canales  de  distribución;  y  7.  Evidencia  de  confusión  actual  o  real.  

29  

VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS  

•  Según  los  factores,  ¿hay  probabilidad  de  confusión?  –  Boriquen  Biscuit  Corp.  v.  M.V.  Trading  Corp.,  78  USPQ2d  1454  (1st  Cir  2006).    

30  

MARCAS  QUE  NO  PUEDEN  REGISTRARSE  

•  Marcas  que  sean  inmorales,  engañosas,  despectivas  o  contraria  a  las  leyes;  –  In  Re  Nantucket,  Inc.,  677  F.2d  95  (U.S.P.Q.  1982).  

•  Términos  geográficos;  –  In  Re  Nantucket,  Inc.,  677  F.2d  95  (U.S.P.Q.  1982).  

•  La  bandera  o  escudo  de  armas  o  cualquier  otra  insignia  de  Puerto  Rico  o  de  los  Estados  Unidos,  o  cualquier  otro  estado,  municipio  o  nación  extranjera,  o  una  imitación  de  los  mismos;  

•  Palabras  o  frases  genéricas  en  cuanto  al  producto  o  servicio  para  los  cuales  se  usa;  

•  Cualquier  marca  que  sea  un  apellido  (“primarily  merely  a  surname”),  a  menos  que  haya  adquirido  significado  secundario  o  que  no  sea  común.  –  Ejemplos:    Ford,  McDonalds,  J.C.  Penney.  

31  

“DILUTION”    (Disminución  del  Carácter  Distintivo  de  una  Marca)  

•  Federal  Trademark  Dilu.on  Act  –  En  el  1996,  se  adoptó  el  U.S.  Federal  Trademark  Dilu1on  Act  (FTDA).  –  El  propósito  de  esa  ley  era  evitar  que  las  marcas  famosas  se  diluyan  o  se  reduzca  su  carácter  dis.n.vo  –  aún  cuando  no  haya  probabilidad  de  confusión.  

–  “Dilu.on”  se  define  como  disminución  en  la  capacidad  de  una  marca  famosa  de  iden.ficar  y  dis.nguir   su  producto  o   servicio,  aunque  no  haya  probabilidad  de  confusión.  

•  Ley  de  Marcas  de  Puerto  Rico  (2009)    –  Artículo  28  

32  

MARCAS  FAMOSAS  EN  PUERTO  RICO  

•  Extensamente   reconocida   en   Puerto   Rico   por   el   público   consumidor  general.  

•  Factores:    1.  Duración,  extensión  y  alcance  geográfico  de  la  promoción  de  la  marca;    2.  Cantidad,   volumen   y   extensión   geográfica   de   la   venta   de   los   productos   o  

servicios  ofrecidos  bajo  la  marca;    3.  Extensión  del  reconocimiento  de  la  marca  en  Puerto  Rico;  y  4.  Si  la  marca  está  registrada  y  en  qué  jurisdicciones.  

33  

EJEMPLOS  DE  MARCAS  FAMOSAS  

34  

TIPOS  DE  “DILUTION”    

•  El   “dilution”   puede   ser   por   opacar   o   deslucir   una  marca   (“blurring”)   o  por  mancillar  o  deshonrar  la  marca  (“tarnishment”).      

–  El   “dilution   by   blurring”   es   cuando   se   usa   una   marca   famosa   para   otros  productos    •  Ejemplos:   usar   la   marca   KODAK   para   pianos,   Coca-­‐Cola   para   bicicletas,  XEROX  para  ropa,  BMW  para  refrescos.  

–  El   “dilution   by   tarnishment”   es   cuando   se   usa   una   marca   famosa   de   forma  peyorativa  o  en  un  contexto  negativo.    •  Ejemplo:  “Don’t  leave  home  without  it”  para  pistolas/armas.  

35  

“DILUTION”  

–  Para  presentar  una  reclamación  bajo  el  FTDA,  el  dueño  de  la  marca  tendría  que  probar,  en  términos  generales,  que:    

•  Su  marca  era  famosa;  

•  Otra  en.dad  estaba  usando  su  marca;  y    

•  Su  uso  disminuye  el  carácter  dis.n.vo  de  la  marca  famosa.  

36  

DEFENSAS  PARA  “DILUTION”  

•  Uso   publicitario   de   la   marca   para   comparar   o   describir   productos  (“Compara1ve  Adver1sing”);    

•  Uso  no  comercial  de  la  marca;  o  •  Uso  de  la  marca  para  propósitos:  –  No.ciosos  o  periodís.cos;  y/o  –  De  comentarios,   crí.cas  o  parodias:  Ma=el,   Inc.   v.  MCA  Records,   Inc.,   296  F.3d  894  

(9th   Cir.   2000),   cert.   denegado   537   U.S.   1171   (2003)   (la   canción   Barbie   Girl   no  violenta  los  derechos  sobre  la  marca  famosa  Barbie®”).    

37  

DEFENSAS  PARA  “DILUTION”  •  “Nomina1ve  Fair  Use”-­‐  Uso  de  la  marca  del  demandante  para  describir  o  iden.ficar  el  producto  del  demandante.  

– Elementos:  » Producto  del  demandante  no  se  puede  iden.ficar  fácilmente  sin  usar  su  marca;  » Solamente  se  usa  aquella  porción  de  la  marca  que  es  necesaria  para  iden.ficar  el  producto  del  demandante;  » El  uso  de  la  marca  del  demandante  no  implica  ni  sugiere  endoso  por  parte  del  demandante.  

•  New  Kids  on  the  Block  v.  News  America  Publishing,  971  F.2d  302  (9th  Cir.  1992)  (Una  encuesta  de  periódico  para  determinar  cual  de  los  5  miembros  del  grupo  musical  era  el  favorito  del  público).  

38  

“DILUTION”    (“Chewy  Vuitton  Case”)  

•  Parodia   –   Debe   comunicar   dos   mensajes  conflictivos.  

–  Se  debe  notar  que  es  el  original  pero  a  la  misma  vez  no  es  el  original  y  es  una  parodia.  

–  Louis  Vuitoon  Malletier  S.A.  v.  Haute  Diggity  Dog,  LLC,  464  F.Supp.2d  495  (E.D.  Vir.  2006).  

39  

REMEDIOS  PARA  UNA  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS  SOBRE  TODA    MARCA    

–  Interdicto;  

–  Orden  de  incautación  de  los  productos  con  la  marca;  y  

–  Daños.  •  Ganancia  que  hubiera  realizado  el  infractor  mediante  el  uso  de  la  marca;  •  Ganancia  que  el  demandante  hubiera  dejado  de  percibir;  •  Valor   del   menoscabo   que   la   actuación   del   demandado   le   causó   al  demandante;  y  

•  Otros  factores  

40  

REMEDIOS  ADICIONALES  PARA  UNA  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  MARCARIOS  SOBRE  UNA  MARCA  REGISTRADA  

•  Opción  de  Daños  Estatutarios;  –  $750  -­‐  $30,000  por  violación  –  Violación  Intencional:  hasta  $150,000  –  Violación  No  Intencional:  $500  

•  Costas;  

•  Honorarios  de  abogados;  y  

•  Gastos  de  Pleito.  

•  En  Puerto  Rico,  un  injunction  preliminar  automático.    

41  

   The  contents  of  this  presentation  has  been  prepared  for  educational  purposes  only.    It  is  not  intended  as,  and  it  does  not  constitute,  legal  advice.    It  is  recommended  that  anyone   who   reads   this   presentation   obtains   legal   advice   from   their   attorney   or  financial  advisor  prior  to  performing  any  of  the  transactions  described  herein.  

 Circular  230:  This  presentation  was  not   intended  or  written  to  be  used,  and  cannot  be  used,  by  any  taxpayer  to  avoid  penalties  for  federal  income  taxes.    The  materials  included  herein  do  not  support  the  advertising  or  marketing  of  any  transaction.    This  disclosure   is   provided   to   fulfill   our   obligations   under   Circular   230,   which   governs  standard  practice  before  the  IRS.      

42