Prof. Wagner Teixeira Moreira

wagner@wcortesadvogados.com.br

JURISPRUDÊNCIA

EMPRESARIAL

TEORIA GERAL

MARCAS – PRÍNCIPIO DA ESPECIALIDADE

Processo AgRg no AREsp 414087 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0338390-2

Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento 04/08/2015 Data da Publicação DJe

13/08/2015

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 6º. DA

LINDB. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SEDE ESPECIAL.

INCOMPETÊNCIA DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUESTÃO

FEDERAL. SÚMULA 284/STF. ARTIGOS SUPOSTAMENTE

VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.

SÚMULA 282/STF. MARCA. CONCLUSÕES LOCAIS NO SENTIDO

DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DIVERSAS E

REGISTROS MARCÁRIOS EM CLASSES DIFERENTES. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. PC

Informações Adicionais

"[...] 'a proteção à marca pela Lei n.

9.279/96 não é absoluta, pois 'segundo

o princípio da especialidade ou da

especificidade, a proteção ao signo,

objeto de registro no INPI, estende-se

somente a produtos ou serviços

idênticos, semelhantes ou afins, desde

que haja possibilidade de causar

confusão a terceiros' [...]”.

PC

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE

USO EXCLUSIVO DE MARCA

REGISTRADA.

• uso, por quem presta serviço de

ensino regular, da mesma marca

anteriormente registrada, na classe

dos serviços de educação, por quem

presta, no mesmo Município, serviços

de orientação e reeducação

pedagógica a alunos com

dificuldades escolares viola o direito

de uso exclusivo de marca.

PC

O registro da marca, embora garanta

proteção nacional à exploração exclusiva

por parte do titular, encontra limite no

princípio da especialidade, que restringe

a exclusividade de utilização do signo a

um mesmo nicho de produtos e

serviços. Assim, uma mesma marca

pode ser utilizada por titulares distintos

se não houver qualquer possibilidade de

se confundir o consumidor...

PC

... É verdade que a tabela de classes não

deve ser utilizada de forma absoluta

para fins de aplicação do princípio da

especialidade, servindo apenas como

parâmetro inicial na análise de

possibilidade de confusão. Porém, na

hipótese, embora os serviços oferecidos

sejam distintos, eles são

complementares, pois têm finalidades

idênticas, além de ocuparem os

mesmos canais de comercialização.

REsp 1.309.665 -SP, Rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino, julgado em 4/9/2014 (Informativo nº

548).

PC

MARCA EVOCATIVA

MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE

DECORRENTE DO REGISTRO NO CASO

DE MARCA EVOCATIVA.

Ainda que já tenha sido registrada no INPI,

a marca que constitui vocábulo de uso

comum no segmento mercadológico em

que se insere – associado ao produto ou

serviço que se pretende assinalar – pode

ser utilizada por terceiros de boa-fé.

REsp 1.315.621-SP, Rel. Min. Nancy

Andrighi, julgado em 4/6/2013

(Informativo nº 0526).

PC

Expressões comuns:

Foi o caso do registro da marca Classificadas

Amarelas (REsp 1.107.558).

Para os ministros, a marca é composta de um

elemento comum inapropriável – o “amarelas” –,

que além disso expressa uma característica

essencial ao objeto comercializado. A

exclusividade de seu uso seria contrária à livre

iniciativa. “A vantagem de incorporar à marca

característica descritiva do objeto comercializado

atrai, em contrapartida, o ônus de criar um sinal

distintivo fraco, sem originalidade marcante ou

criatividade exuberante”, afirmou o ministro

Marco Buzzi, relator do recurso.

PC

Marca sinônimo:

Foi o caso do termo “paleteiras”, hoje

utilizado para determinar aqueles carrinhos

de supermercado usados para levantar

caixas. A questão chegou ao STJ depois

que uma empresa registrou o domínio de

internet www.paleteiras.com e a detentora

da marca Paleteira buscou na Justiça a

proibição do seu uso. (REsp 1.315.621)

PC

PROTEÇÃO A EXCLUSIVIDADE

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL

PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO DECORRENTE

DO USO DE MARCA INDUSTRIAL QUE IMITE

OUTRA PREEXISTENTE.

O termo inicial do prazo prescricional de

cinco anos (art. 225 da Lei 9.279/1996) para

pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes

do uso de marca industrial que imite outra

preexistente, suscetível de causar confusão ou

associação com marca alheia registrada (art.

124, XIX), é a data da violação do direito à

propriedade industrial e se renova enquanto

houver o indevido uso. REsp 1.320.842-PR,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em

14/5/2013 (Informativo nº 0525).

PC

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI

Informativo nº 0548 (julgado em 15/5/2014) - Quarta

Turma

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INPI.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

tem legitimidade passiva em ação que objetive

invalidar sua decisão administrativa declaratória de

nulidade de registro marcário em face da precedência

de outro registro. Ainda que se tratasse de ação de

nulidade de registro propriamente dita (art. 175 da Lei

9.279/1996), não haveria como negar a legitimidade do

INPI para figurar no polo passivo na hipótese, porquanto

haveria interesse da autarquia na convalidação de sua

decisão, proferida em processo administrativo de

nulidade, tendo em vista que eventual invalidação pelo

Poder Judiciário implicará comando ao INPI para que

desconstitua o registro anteriormente proferido. REsp

1.184.867-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

PC

A divulgação do produto durante o período de Graça

Não afasta a novidade

Quarta Turma

DIREITO EMPRESARIAL. LEI APLICÁVEL NO CASO

DE PEDIDO DE REGISTRO DE DESENHO

INDUSTRIAL EM ANDAMENTO QUANDO DA

VIGÊNCIA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Na hipótese em que o pedido de registro de desenho

industrial tenha sido formulado quando vigente o

revogado Código de Propriedade Industrial (Lei

5.772/1971) e a concessão do registro tenha ocorrido já

na vigência da Lei de Propriedade Industrial (Lei

9.279/1996), a divulgação do objeto de registro

ocorrida durante o “período de graça” (art. 96, § 3º,

da Lei 9.279/1996) não afasta a caracterização do

requisito da “novidade”, ainda que não realizado

previamente requerimento de garantia de prioridade

(art. 7º da Lei 5.772/1971). PC

De acordo com o revogado Código de Propriedade

Industrial, encontrar-se-ia o desenho industrial no

“estado da técnica” quando tornado público antes do

depósito, perdendo, assim, o requisito da “novidade”,

sem o qual o registro não poderia ser concedido (art.

6º)... Posto isso, surge a seguinte controvérsia: qual a

legislação aplicável para definir “estado de técnica” e

o requisito material da “novidade” na hipótese em

que o pedido de registro do desenho industrial tenha

sido formulado quando vigente a Lei 5.772/1971 e a

concessão do registro tenha ocorrido já na vigência

da Lei 9.279/1996? A propósito do tema, a nova Lei

dispôs, em seu art. 229, que aos “pedidos em

andamento serão aplicadas as disposições desta Lei,

exceto quanto à patenteabilidade das substâncias,

matérias ou produtos obtidos por meios ou processos

químicos e as substâncias, matérias, misturas ou

produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e

medicamentos de qualquer espécie... PC

... Ora, assim como a lei nova pode restringir as hipóteses

de privilégio, também pode ampliá-las mediante alteração

dos requisitos materiais respectivos, aplicando-as aos

pedidos em andamento. Ante o exposto, nos termos do

art. 96 da Lei 9.279/1996, o desenho industrial, no caso

em análise, não se encontra inserido no “estado da

técnica”, não estando descaracterizado, por esse motivo,

o requisito material de “novidade”.

REsp 1.050.659 - RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

julgado em 24/2/2015, DJe 4/3/2015 (Informativo 556).

PC

PROTEÇÃO ESPECIAL AS MARCAS DE ALTO

RENOME E AS MARCAS NOTORIAMENTE

CONHECIDAS

Informativo nº 0413 2009 - Terceira Turma

MARCAS. ALTO RENOME. REGISTRO. Trata-se de

REsp em que o cerne da questão está em saber se é

possível a aplicação do princípio da especialidade

às marcas de alto renome, citadas no art. 125 da Lei n.

9.279/1996, quando se reconhecer a ausência de

confusão dos consumidores. A Turma negou provimento

ao recurso ao entendimento de que não se aplica o

princípio da especialidade à marca considerada de alto

renome, sendo irrelevante discutir a possibilidade de

confusão do consumidor. ...REsp 951.583-MG, Rel. Min.

Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2009

PC

REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado

em 19/2/2013 (Informativo nº 0517 - vodca Absolut).

DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE

OBTENÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO GERAL E

ABSTRATA DO INPI REFERENTE À

CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO

RENOME.

É legítimo o interesse do titular de uma marca em

obter do INPI, pela via direta, uma declaração geral e

abstrata de que sua marca é de alto renome. A

denominada "marca de alto renome", prevista no art. 125

da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um

temperamento do princípio da especialidade, pois confere

à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal

artigo não estabeleceu os requisitos necessários à

caracterização do alto renome de uma marca, de modo

que a regulamentação do tema ficou a cargo do INPI. PC

Atualmente, a sistemática imposta pela aludida

autarquia, por meio da Resolução n. 121/2005,

somente admite que o interessado obtenha o

reconhecimento do alto renome pela via incidental, a

partir do momento em que houver a prática, por

terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a

marca. Inexiste, portanto, um procedimento

administrativo tendente à obtenção de uma

declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende

que o alto renome não dependeria de registro. Nessa

concepção, a marca que possuísse a condição de alto

renome no plano fático seria absoluta, de sorte que

ninguém, em sã consciência, poderia desconhecê-la.

Entretanto, ainda que uma determinada marca seja de

alto renome, até que haja uma declaração oficial

nesse sentido, essa condição será ostentada apenas

em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo

consenso de mercado acerca do alto renome, esse

atributo depende da confirmação daquele PC

a quem foi conferido o poder de disciplinar a

propriedade industrial no Brasil, declaração que

constitui um direito do titular, inerente ao direito

constitucional de proteção integral da marca, não apenas

para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato

possui essa peculiaridade, mas, sobretudo, porque ele

pode - e deve - atuar preventivamente no sentido de

preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo

despropositado pensar que o interesse de agir somente

irá surgir com a efetiva violação. Deve-se considerar,

ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela

via incidental imporia ao titular um ônus injustificado,

de constante acompanhamento dos pedidos de

registro de marcas a fim de identificar eventuais

ofensas ao seu direito marcário. Ademais, não se

pode perder de vista que muitas vezes sequer ocorre

a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI,

até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade

de registro, PC

em especial quando a colidência se dá com marca de

alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao

INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer

medida administrativa incidental visando à declaração do

alto renome. Acrescente-se, por oportuno, que, ao dispor

que "a proteção de marcas de alto renome não

dependerá de registro na jurisdição em que é

reivindicada", a Association Internationale pour la

Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não isentou

- ou pelo menos não impediu - essas marcas de registro,

tampouco afirmou que essa condição - de alto renome -

independeria de uma declaração oficial; apenas salientou

que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio

registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes,

ainda que estas fossem registradas anteriormente. REsp

1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em

19/2/2013.

PC

Conflito entre MARCAS E NOME EMPRESARIAL

Informativo nº 0290 Quarta Turma

PROTEÇÃO. MARCA. NOME COMERCIAL. A análise

de colidência em casos de marca integrada pelo nome

comercial do titular e outra marca em nome de

terceiro posteriormente registrada no INPI não deve

ser direcionada exclusivamente pela anterioridade

registral. Há que se utilizar o princípio da

especificidade em nosso sistema.

REsp 658.702-RJ,Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado

em 29/6/2006.

PC

Informativo nº 0548

Período: 22 de outubro de 2014.

Quarta Turma

DIREITO EMPRESARIAL. PRECEDÊNCIA DE NOME

EMPRESARIAL QUE NÃO IMPLICA DIREITO AO

REGISTRO DE MARCA.

A sociedade empresária fornecedora de

medicamentos cujos atos constitutivos tenham sido

registrados em Junta Comercial de um Estado antes

do registro de marca no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI) por outra sociedade que

presta serviços médicos em outro Estado, não tem

direito ao registro de marca de mesma escrita e

fonética, ainda que a marca registrada coincida com

seu nome empresarial. Isso porque as formas de

proteção ao nome empresarial e à marca comercial

não se confundem. PC

A tutela daquele se circunscreve à unidade federativa

de competência da Junta Comercial em que

registrados os atos constitutivos da empresa,

podendo ser estendida a todo o território nacional,

desde que feito pedido complementar de

arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Por sua

vez, a proteção à marca obedece ao sistema

atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente

expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso

exclusivo em todo o território nacional, nos termos do

art. 129, caput e § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI).

Conforme esclarecido pela Terceira Turma do STJ, "A

interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor

compatibiliza os institutos da marca e do nome

comercial é no sentido de que, para que a reprodução

ou imitação de elemento característico ou

diferenciado de nome empresarial de terceiros

constitua óbice ao registro de marca - que possui

proteção nacional -, necessário, nessa ordem: PC

(i) que a proteção ao nome empresarial não goze

somente de tutela restrita a alguns Estados, mas

detenha a exclusividade sobre o uso do nome em

todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou

imitação seja 'suscetível de causar confusão ou

associação com estes sinais distintivos'. Não sendo

essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos,

possível a convivência entre o nome empresarial e a

marca, cuja colidência foi suscitada" (REsp 1.204.488-

RS, DJe 2/3/2011)..... Nessa toada, a finalidade da

proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado

protegê-la contra usurpação, proveito econômico

parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por

outro, evitar que o consumidor seja confundido (REsp

1.105.422-MG, Terceira Turma, DJe 18/5/2011)....

PC

Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo ângulo

do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou

associação entre as marcas é notória, por possuírem

identidade fonética e escrita quanto ao elemento

nominativo e ambas se destinarem ao segmento

mercadológico médico. REsp 1.184.867-SC, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014.

PC