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법 원

제 2 부

결

사 건 2013다84568 자인권침해 지 등

원고, 상고인 1. 이자 인크(Pfizer Products Inc.)

미합 국 티컷 주 그 톤 이스 포인트 드

(Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340, U.S.A.)

자 헤 에이 맥도날드(Heather A. McDonald)

2. 국 이자 약 주식회사

울 구 퇴계 110

이사 이동

원고들 소송 리인 변 사 손지열 외 2인

고, 상고인 미약품 주식회사

시 탄면 214

이사 이

소송 리인 법 법인( ) 른 외 1인

원 심 결 울고등법원 2013. 10. 17. 고 2013나26816 결

결 고 2015. 10. 15.

주 문

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원심 결 고, 사건 울고등법원에 송 다.

이 유

상고이 (상고이 출 간이 지난 후에 출 상고이 보충 들 재는 상고

이 를 보충 는 범 내에 )를 단 다.

1. 상 등 에 효사 가 있 이 명 여 상 권 행사가 권리남용에 해당 다는

상고이 에 여

가. 상 법 6조 1항 3 해당 여부에 여

등 상 에 등 효심결이 이라도 그 상 등 이 효심 에

여 효 것임이 명 경우에는 그 상 권에 침해 지 또는 손해 상 등

청구는 특별 사 이 없는 권리남용에 해당 여 허용 지 아니 다. 그리고 상

권침해소송 담당 는 법원 상 권자 그러 청구가 권리남용에 해당 다는 항

변이 있는 경우 그 당부를 살 상 등 효 여부에 여 심

리․ 단 있다( 법원 2012. 10. 18. 고 2010다103000 원합 체 결 참조).

편 상 법 6조 1항 3 는 지 상품 또는 그 포장(이 ‘상품 등’이라고 다)

상 보통 사용 는 법 시 장만 상 는 상 등

없도 규 고 있는데, 그 규 취지는 같 장 상품 특

(記述) 여 시 어 있는 장 자타 상품 식별 는 능이 없

는 경우가 많 뿐만 아니라, 사 상품 식별 능이 있는 경우라 라도 상품 거

래상 구에게나 요 시이 에 어느 특 인에게만 독 사용시킨다는 것

공익상 타당 지 아니 다는 데에 있다( 법원 2000. 2. 22. 고 99후2549 결,

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법원 2004. 6. 25. 고 2002후710 결 참조). 이러 취지에 추어 볼 , 상품

등 입체 상 상 경우, 그 입체 상이 당해 지 상품이 거래 는

시장에 그 상품 등 통상 ․ 본 인 태에 해당 거나, 거래분야에 채용

있는 범 내에 이를 변 태에 불과 거나 또는 당해 상품 에 일

잘 알 진 장식 태를 단 히 도입 여 이루어진 상 그 상품 장식 또는

외장 만 인식 는 데에 그 뿐, 이 이거나 독특 태상 특징 가지고 있

는 등 요자가 상품 출처 시 인식 있는 도 것이 아니라면, 규

‘상품 등 상 보통 사용 는 법 시 장만 상 ’에 해

당 다고 보아야 다( 법원 2014. 10. 15. 고 2012후3800 결, 법원 2014. 10.

15. 고 2013후1146 결 참조).

같 법리 에 라 살펴보면, 심장 용 약

, 능장애 료용 약 를 지 상품 고 른쪽과

같이 마름모 도 입체 상과 푸른색 계열 색채를 결합 여 구 이 사건 등

상 (상 등 번 608773 )는 그 상이 지 상품인 약 에 속 는 알약

일 인 태라고 있고, 이에 결합 색채를 고 라도 요자에게 거래분

야에 알약 태 채용 있는 범 를 벗어나지 아니 것 인식 있다

고 보인다. 라 이 사건 등 상 는 상 법 6조 1항 3 에 는 지 상

품 상 보통 사용 는 법 시 것에 불과 여 식별 이 없다고

것이다.

그런데도 원심 이 사건 등 상 가 알약 일 태라 없다는 이 지

상품 상 보통 사용 는 법 시 장만 상 에 해당 지

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아니 다고 단 니, 이러 원심 단에는 상 법 6조 1항 3 에

법리를 해 잘못이 있다. 다만, 원심 이 사건 등 상 가 사용에 식별

취득 다는 단도 고 있고 뒤에 보는 같이 이 부분 원심 단이 당

므 , 상 법 6조 1항 3 에 원심 같 잘못 결 결과에 향

이 없다. 편, 같 이 이 사건 등 상 가 상 법 6조 1항 3 에 해

당 다고 단 는 이상 같 항 6 또는 7 에 해당 여 식별 이 없는지에

여는 이상 살펴볼 요가 없 므 , 이에 여는 단 지 아니 다.

나. 사용에 식별 취득 여부에 여

구 상 법(2014. 6. 11. 법 12751 개 것) 6조 2항에 면,

6조 1항 3 에 해당 는 상 라도 상 등 출원 에 상 를 사용 결과 요

자 간에 그 상 가 구 업 에 상품 시 는 것인가 게 인식 어

있는 것 상 등 있다. 이 같이 사용에 식별 취득에 라 상

등 있도 는 도는 원래 식별 이 없어 특 인에게 독 사용 도

함이 당 지 않 장에 여 권리를 부여 는 것이므 , 상품 등 입체

상 상 가 사용에 여 식별 취득 는지는 그 상 특징, 사용

시 간, 매 량 시장 , 고․ 이 이루어진 간 규모, 당해

상과 사 다른 상품 등 경합 사용 도 태양, 상 사용자 명 과 신용

등 종합 고 여 그 상이 요자에게 구 상품 시 는 상 인가가

게 인식 어 있는지를 엄격 게 해 ․ 용 여 단 여야 다( 법원 2014.

10. 15. 고 2012후3800 결 참조).

편 상품 등에는 ․ 자․도 등 장이 함께 부착 는 경우가 있는

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데, 그러 사 만 곧 상품 등 입체 상 자체에 여 사용에 식

별 취득 부 는 없고, 부착 어 있는 장 외 ․크 ․부착 ․인지도

등 고 그 장과 별도 상품 등 입체 상이 그 상품 출처를 시

는 능 독립 행 에 이르 다면 사용에 식별 취득

있다( 법원 2014. 10. 15. 고 2013후1146 결 참조).

원심 그 시 같 사실들 인 다 , 이 사건 등 상 같 마름모 도

입체 상과 푸른색 계열 색채 결합 이루어진 원고들 ‘ 아그라’ 품

들(이 ‘원고 품들’이라 다) 매 간과 매량, 원고들 ‘Viagra’ ‘ 아그라’

자 상품 지 별도 ‘Blue diamond is forever’ 구․푸른색 다이아몬드 사진․손

닥 푸른색 마름모 도 그림 등 용 여 이루어진 이 사건 등 상 에

지속 인 고 동, 이 사건 등 상 가 ‘푸른색 다이아몬드 모양’․‘마름모 푸른

색 알약’․‘ 루 다이아몬드’ 등 지칭 면 언 보도 등 통 여 노출 도,

요자 인식에 조사 결과 원고들 ‘Viagra’ ‘ 아그라’ 자 상품 지

압도 인 주지 명 이 그 상품 태인 이 사건 등 상 에도 상당 부분 이 것

보이는 등 종합 면, 이 사건 등 상 는 그 상 출원 에 랜 간 특

상품에 사용 결과 요자 간에 그 상 가 원고들 업 에 상품 시 것

게 인식 어 사용에 식별 취득 다고 볼 여지가 충분 고,

자 장이 부 어 있다는 사 이 이 같이 보는 데 해가 지 아니 므 , 이 사

건 등 상 가 식별 이 없다는 사 그 상 등 이 효 것임이 명 다고

없다고 단 다.

앞 본 법리 에 여 살펴보면, 원심 같 인 과 단 당 고,

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거 에 구 상 법 6조 2항에 법리를 해 는 등 법이 없다.

다. 상 법 7조 1항 13 해당 여부에 여

상품 등 (技術的) 능 원 특허법이 는 특허요건 또는 실용

신안법이 는 실용신안등 요건 구 에 여 그 존속 간 범 내에

만 특허권 또는 실용신안권 보 있는데, 그러 능 보 는 데 불가

결 입체 상에 여 식별 구 다는 이 상 권 보 게 다

면, 상 권 존속 간갱신등 통 여 그 입체 상에 불가결 게 구 어 있는

능에 해 지 구 인 독 권 허용 는 결과가 어 특허 도 또는 실

용신안 도(이 ‘특허 도 등’이라 다) 충돌 게 뿐만 아니라, 해당 상품 등이

가지는 특 능, 효용 등 여 경쟁자가 그러 입체 상 사용

해야만 경쟁상 요가 있 에도 그 사용 지시킴 써 자 운 경쟁 해

는 부당 결과를 래 게 다. 이에 1997. 8. 22. 법 5355 개 상 법

상 가지 입체 상 상 를 도입 면 , 특허 도 등과 조 를

도모 고 경쟁자들 자 롭고 효 인 경쟁 보장 취지에 7조 1항

13 를 신 여 상 등 는 상품 등 능 보 는 데 불가결 입체

상만 상 등 6조 식별 요건 충족 라도 상 등

없도 다. 이러 입법취지에 추어 보면, 상품 등 입체 상 상 가

규 에 해당 는지는 그 상품 등이 거래 는 시장에 통 고 있거나 이용 가능

체 인 상이 존재 는지, 체 인 상 상품 생산 라도 동등 도

또는 그 이 용이 소요 는지, 그 입체 상 부 상품 등 본래 인 능

어 는 우 가 지는 아니 는 것인지 등 종합 고 여

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단 여야 다.

원심 결 이 에 면, 내복용 알약에는 다양 크 , 상, 색 이 존재

있어 이용 가능 체 상이 다 존재 고, 이 사건 등 상 지 상품인

심장 용 약 , 능장애 료용 약 가 실 이 사건 등 상 같 마름모

도 입체 상과 푸른색 계열 색채가 아닌 다른 색채 상 도 여러 업체

에 생산 어 매 고 있는 , 또 상과 색채 결합이 알약 본래 인

능 어 는 요소가 것이라고 보 는 어 운 등 알 있다. 이

러 사 에 추어 보면, 이 사건 등 상 는 상 등 고자 는 상품 능

보 는 데 불가결 입체 상만 상 에 해당 다는 사 그 상 등 이

효 것임이 명 다고 는 없다.

같 취지 원심 단 당 고, 거 에 상 법 7조 1항 13 에 법리

를 해 는 등 법이 없다.

2. 상 사 여부에 상고이 에 여

가. 상 사 여부는 는 상 를 외 , 칭, 면에 객 ,

체 , 이격 찰 여 거래상 인․ 동 염 가 있는지에 여 단 여

야 다. 또 상 사 여부에 단 개 상 자체를 나란히 놓고

는 것이 아니라 장소를 달리 여 개 상 를 는 요자가 상품 출처

에 여 인․ 동 일 킬 우 가 있는지 에 이루어 야 고, 개

상 가 그 외 , 칭, 에 요자에게 주는 인상, 억, 연상 등 체 종

합 상품 출처에 여 인․ 동 일 킬 우 가 있는 경우에는 개 상

는 사 다고 것이다( 법원 2013. 3. 14. 고 2010도15512 결, 법원

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2014. 1. 23. 고 2013후1900 결 참조). 특히 입체 상 상 들에 는 그

외 이 주는 지 인상이 동일․ 사 여 상 를 동일․ 사 상품에 다 같이

사용 는 경우 요자 여 상품 출처에 여 인․ 동 일 킬 우 가 있

다면 상 는 사 다고 보아야 것이나, 그러 우 가 인 지 않는 경우에는

사 다고 볼 없다.

나. 원심 결 이 에 면 다 과 같 사 들 알 있다.

(1) 이 사건 등 상 원심 시 고 품들 모 체 마름모 도

입체 상(Tablet Face) 고 있고, 마름모 도 각 모 리가 둥 게 다듬어진

상태이며, 마름모 도 장축과 단축 이 약 1.35 도이고, 면에 보았

둥 태 부분(Band)과 둥 태 부분 아래․ 튀어나 부분(Cup) 구

상 고 있 며, 그 색채가 푸른색이라는 에 는 공통 다.

(2) 그러나 ① 이 사건 등 상 경우 마름모 도 각 모 리가

모양 다듬어진 태이지만, 고 품들 마름모 도 좌·우 모 리를 장축에

직 향 잘라낸 후 각 모 리가 다시 둥 게 다듬어진 각 에 사 태이

고, ② 이 사건 등 상 경우 둥 태 부분(Band) 이 상 아래․

튀어나 부분(Cup) 이 차이가 크지 아니 여 에 볼 체 타

원 이나, 고 품들 둥 태 부분(Band) 이가 아래․ 튀어나 부분

(Cup)보다 훨씬 어 에 볼 체 아래․ 살짝 부풀어 른 사각

에 가 운 차이가 있 며, ③ 특히 고 품들 ‘ 100mg’ 경우에는 가운데

부분에 움푹 직 이 있다.

(3) 그리고 고 품들 겉포장 속포장 이 포장이 어 있는데, ①

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겉포장 검 탕에, ‘PalPalTab’, ‘ ’ 고를 지칭 는 상 인 ‘ ’가

재 어 있고, ② 또 ‘ 50mg’ 속포장 검 탕 어 있고 뒷면에 ‘

’, ‘ ’, ‘ 미약품(주)’가 복 재 어 있 며, ③ ‘ 100mg’ 속포장

, 앞면 색 탕, 뒷면 검 탕 어 있고, 뒷면에 ‘ ’, ‘ ’, ‘

미약품(주)’가 복 재 어 있다.

(4) 또 고 품들 자체에도 고 약칭과 용량 나타내는 ‘HM 50’ 또는

‘HM 100’이 각 어 있다.

(5) 게다가 고 품들 자가 병원 여 사 부 진료를 후

사가 고 품들 처 게 면 사가 행 처 에 라 약국에 품

들 구매 게 는 약품이고, 료법 18조 2항, 료법 시행규 12조

1항 5 에 라 ‘처 ’에 약품 특 ‘처 약품 명칭(일 명칭, 품

명이나 약 에 명칭 말 다)’에 여 이루어진다.

다. 앞 본 법리에 라 이러 사 들 체 종합 여 보면, 이 사

건 등 상 고 품들 태에 공통 는 부분이 있 는 지만, 그 태에 차이

도 존재 뿐만 아니라, 약품 부분 병원에 사 처 에 라 약

사에 여 약 고 있는 고 품들 그 포장과 품 자체에 재 명칭과 고

자상 상 등에 여 이 사건 등 상 구별 있다고 이 타당

다. 라 이 사건 등 상 고 품들 태는 요자에게 인․ 동 일

킬 우 가 있다고 는 어 워 동일 또는 사 다고 볼 없다.

라. 그런데도 원심 이 사건 등 상 고 품들 태가 요자에게

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인․ 동 일 킬 우 가 있어 사 다고 단 니, 이러 원심 단에는 상

사 에 법리를 해 여 결에 향 미 법이 있다.

3. 부 경쟁행 에 상고이 에 여

가. 원심 결 이 에 면 다 과 같 사 들 알 있다.

(1) 이 사건 등 상 마찬가지 마름모 도 입체 상과 푸른색 계열

색채를 결합 태인 원고 품들 역시 자가 병원 여 사 부 진료

를 후 사가 원고 품들 처 게 면 사가 행 처 에 라 약국에

품들 구매 게 는 약품이다.

(2) 원고 품들 겉포장 흰색 탕 어 있고, 좌 부분에 남색 띠

얇 늘색 띠가 러 있는 태 ‘ 아그라’, ‘Viagra’, ‘Pfizer’가 재 어 있다.

(3) 그리고 원고 품들 속포장 색 탕 어 있고, 그 뒷면에 ‘ 국

이자 약(주)’, ‘ 아그라’, ‘Pfizer’라고 재 어 있다.

(4) 또 원고 품들 자체에도 ‘Pfizer’가 각 어 있다.

나. 이러 사 들과 앞 본 사 들 체 종합 여 보면, 원․ 고

품들 태에 공통 는 부분이 있 는 지만, 그 태에 차이 도 존재 뿐만 아

니라, 약품 부분 병원에 사 처 에 라 약사에 여 약 고

있는 원․ 고 품들 각각 그 포장에 재 명칭과 자상 상 등에 여

구별 있다고 이 타당 다. 라 원․ 고 품들 태는 요자에게

인․ 동 일 킬 우 가 있다고 는 어 우므 , 고가 고 품들 생산․

양도 는 등 행 는 부 경쟁 지 업 보 에 법 2조 1 (가)목

부 경쟁행 에 해당 다고 없다.

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다. 그런데도 원심 , 고가 고 품들 생산․양도 는 등 행 는 부 경쟁

지 업 보 에 법 2조 1 (가)목 부 경쟁행 에 해당 다고

단 니, 이러 원심 단에는 부 경쟁행 에 법리를 해 여 결에

향 미 법이 있다.

4. 결

그러므 나 지 상고이 주장에 단 생략 채 원심 결 고, 사

건 다시 심리․ 단 도 원심법원에 송 여, 여 법 일 견

주 과 같이 결 다.

재 장 법 이상훈

법 창

주 심 법 조희

법 상