Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa profe- rido no processo de registo da marca internacional n.° 774 803.

Processo n.° 7771/05-7.

Acordam os juízes, em conferência, na 7.ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa: I - Relatório: 1 - O despacho do director do Instituto da Proprieda-

de Industrial (INPI) de 10 de Fevereiro de 2003 que con- cedeu o registo da marca internacional n.° 774803, Pres- tonett, destinada a assinalar os produtos das classes 2.ª, «colorants», e 19.ª, «coatings for building purposes», da sociedade Dyckerhoff Materiaux, S. A., viola disposto nos artigos 165.°, n.° 1, 25.°, n.° 1, alínea d), 189.°, n.° 1, alínea m), 193.°, n.° 1, e 260.°, todos do Código da Pro- priedade Industrial (CPI), porque a marca nacional n.° 215 547, Prestomat, da Ripolin Portugal - Fábrica de Tintas, S. A., destinada a assinalar os produtos da clas- se 2.ª, «tinta e verniz», marca que é prioritária em relação àquela, ambas as marcas se destinam a assinalar produ- tos manifestamente afins e ente elas existe semelhança gráfica e fonética que é capaz de induzir em erro ou con- fusão o consumidor e gerar uma situação de concorrên- cia desleal. Com base nestes fundamentos veio a Ripolin Portugal

Fábrica de Tintas, S. A., com sede no Alto da Bela Vista, no Cacém, interpor recurso, nos termos dos artigos 38.° e seguintes do CPI, do dito despacho do director de Mar- cas do INPI. 2 - Após a resposta-remessa a que se refere o arti-

go 40.° do CPI, foi notificada a parte contrária, a qual, na sua resposta, alega que as marcas são distintas e não se verifica o conceito jurídico de imitação, pelo que é infun- dada a acusação de concorrência desleal. E concluiu pela improcedência do recurso e pela manu-

tenção do despacho recorrido. Seguidamente foi proferida decisão final, que concedeu

provimento ao recurso e revogou o despacho recorrido que deferiu o pedido de registo em Portugal à marca interna- cional n.° 774 803, Prestonett, negando assim protecção ju- rídica nacional à referida marca para assinalar os produtos das classe 2.ª e 19.ª para os quais foi pedido o registo, tendo fixado o valor tributário do recurso em 80 UC, nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais (CCJ), e condenando a recorrente nas cus- tas, com a taxa de justiça reduzida a metade [artigo 446.°, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 14.°, alínea j), do CCJ]. 3 - Inconformada, apelou a recorrida Beissier (nova

denominação da recorrida). Nas suas alegações, em sínte- se nossa, conclui:

1.° A douta sentença do tribunal a quo não fez uma correcta interpretação e aplicação do disposto nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), 193.°, 25.°, n.° 1, alí- nea d), e 260.°, todos do CPI;

2.° Contrariamente ao que a sentença do tribunal a quo decidiu, não há fundamento para recusa de protecção ao registo de marca internacional n.° 774 803, Prestonett, da apelante;

3.° A marca Prestonett, da apelante, corresponde a uma expressão com suficiente característica distin-

tiva para ser registada como marca e para assina- lar os produtos indicados na respectiva lista;

4.° Assim, a marca Prestonett corresponde a uma ex- pressão de fantasia na qual o elemento final «nett» lhe confere total diferença relativamente à marca Prestomat, da apelada, quer do ponto de vista gráfico, por conter as duas letras finais «tt» pou- co usuais, quer do ponto de vista fonético, visto que a leitura das duas marcas é completamente di- ferente: «prestómát» e «prestonéte»;

5.° Não existe semelhança gráfica e fonética de con- junto entre tais sinais que possa induzir o públi- co consumidor em erro sobre a origem dos pro- dutos em causa, apesar da existência do elemento comum «presto»;

6.° Tal como decidiu - e bem - o INPI, os conjun- tos marcários são diferentes graficamente e fone- ticamente;

7.° Os consumidores não serão induzidos facilmente em erro ou confusão;

8.° E de salientar que o consumidor ao qual se diri- gem os produtos das marcas em causa é normal- mente um consumidor especializado, minimamente alertado e conhecedor dos produtos que adquire;

9.° Donde a impossibilidade de se verificar actos de concorrência desleal, mesmo não intencionais;

10.° Não existindo possibilidade de confusão entre as marcas, não pode haver atribuição da origem dos produtos à mesma proveniência e muito menos desvio de clientela;

11.° Consequentemente, ao contrário do que susten- tou a recorrida, não há imitação de marca nem possibilidade do apelante poder levar à prática actos de concorrência desleal.

4 - A apelada não contra-alegou. 5 - Questões essenciais a decidir - na perspectiva da

delimitação pelo recorrente (1), os recursos têm como âm- bito as questões suscitadas pelos recorrentes nas conclu- sões das alegações (artigos 690.°, n.° 1, e 684.°, n.° 3, do CPC) (2), salvo as questões de conhecimento oficioso (n.° 2, in fine, do artigo 660.° do CPC), exceptuando-se do seu âmbito a apreciação das questões cuja decisão esteja pre- judicada pela solução dada a outras (n.° 2, 1.a parte, do artigo 660.° do CPC). Atento o exposto e o que flui das conclusões das ale-

gações (3) - e só se devem conhecer as questões que tenham sido suscitadas nas alegações e levadas às con- clusões, ainda que outras, eventualmente, tenham sido suscitadas nas alegações propriamente ditas (4) -, da re- corrida apelante supradescritas no n.° 1.3, a questão essen- cial a decidir é a de saber se deve ou não ser recusada protecção jurídica nacional à referida marca internacional n.° 774 803, Prestonett, para assinalar os produtos das clas- ses 2.ª e 19.ª, face à marca nacional prioritária n.° 215 347, Prestomat, da Ripolin Portugal - Fábrica de Tintas, S. A., destinada a assinalar produtos da classe 2.ª Exposto o âmbito do recurso, vai-se conhecer da questão. II - Fundamentos: A) De facto: Na 1.ª instância foram dados como provados os seguin-

tes factos: 1 - Por despacho de 10 de Fevereiro de 2003, publica-

do no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 3/2003, de

31 de Março, o director de Marcas do INPI, por subdele- gação de competências, deferiu o pedido de registo em Portugal da marca internacional n.° 774 803, Prestonett. 2 - Tal marca destina-se a assinalar os produtos das

classes 2.ª, «couleurs», e 19.ª, «enduits pour le bâtiment», e o registo foi pedido em 27 de Dezembro de 2001. 3 - A recorrente é titular do registo da marca nacional

n.° 215 547, Prestomat, concedida por despacho de 10 de Maio de 1985. 4 - Tal marca destina-se a assinalar produtos da clas-

se 2.ª: «tinta e verniz». 5 - Ambas as marcas são impressas em letras maiús-

culas, de imprensa, e nenhuma reivindicou cores. B) De direito: 1 - A inconfundibilidade das marcas. - Nos termos do

artigo 189.°, alínea m), do CPI (5), será recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham «a reprodução ou imitação no todo ou em par- te de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço similar ou semelhante, que pos- sa induzir em erro ou confusão o consumidor». E nos ter- mos do n.° 1 d o artigo 193.° do CPI, a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou

serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.

E nos termos do n.° 2 deste mesmo artigo, constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada. Vejamos então se se verificam ou não estes pressupos-

tos. a) Quanto à prioridade da marca nacional n.° 215 547, da

recorrida Ripoli Portugal - Fábrica de Tintas, S. A., não há mínima dúvida que se verifica, atenta a matéria de facto provada supradescrita no n.° II, alínea A), n.os 3 e 4. b) Há que passar agora à afinidade dos produtos e ser-

viços. - A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, produtos ou serviços (6), e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie (7), distinguindo os produtos ou serviços pela sua integração numa série (8). É um sinal distintivo de mercadorias e pro- dutos (9). E o mais importante sinal distintivo do comér- cio (10). Só se aplica a produtos (ou serviços) idênticos ou semelhantes, e, por isso, o âmbito da protecção que con- cede limita-se aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada (artigo 207.° do CPI). É por esta razão que o seu registo é feito por produtos e serviços (11), conforme decorre dos artigos 181.°, n.° 1, alí- nea b), 184.° e 185.°, n.° 2, do CPI, sendo também a base para a verificação da imitação ou usurpação (12) (arti- go 193.° do CPI). O número do reportório em que estejam inseridos ou a classe da tabela em que se integrem é irre- levante para o juízo sobre a afinidade ou semelhança entre os produtos ou serviços porque tal visa apenas facilitar o

processo de registo das marcas e não restringir, por qual- quer forma, os direitos dos titulares das marcas (13). Para que uma marca se considere imitada por outros, é neces- sário que ambas se destinem a assinalar produtos ou ser- viços idênticos ou de afinidade manifesta. É a consagra- ção do princípio da especialidade (14). Este princípio é restrito a certos produtos e não é absoluto para todo e qualquer produto seja qual for a sua espécie. «Quer dizer, uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, sejam quais forem os produtos para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser dis- tinta, e portanto nova, no sentido de que não deve con- fundir-se com qualquer outra que tenha sido adoptada ou usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho que um fabricante de limas ou de parafusos adopte para os respectivos produtos uma marca igual ou semelhante à que adoptou para os seus vinhos?» (15) Seja qual for a expressão usada para se de- signar a novidade ou originalidade da marca, e a exigência de que seja distinta das já existentes para os produtos ou serviços do mesmo género ou espécie, a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins da- queles para que a marca foi registada (16). Tal como a pró- pria origem latina demonstra, por produtos idênticos (17) ou afins (18) [alínea b) do n.° 1 do artigo 193.° do CPI] devem entender-se os produtos ou serviços que têm a mesma finalidade ou utilidade, o mesmo circuito e hábitos de distribuição (19), a mesma natureza ou características, ou que têm uma natureza ou características próximas, vizi- nhas, contíguas ou semelhantes (20). É o que sucede, por exemplo, com vinho maduro e vinho verde, ou com esfero- gráficas e canetas. Mas deve também entender-se que são afins os produtos com natureza marcadamente diversa mas com finalidades idênticas ou semelhantes, como sucede, por exemplo, com fios de linho e fios de seda, sabão e sabonete, azeite e óleo alimentar. Trata-se, num caso e noutro, de bens «concorrentes», intermutáveis ou substi- tuíveis (satisfazem necessidades idênticas). Ou seja, o re- sultado alcançado por um produto ou serviço pode razoa- velmente ser substituído pelo resultado de outro produto ou serviço. Todavia, a afinidade ainda não se fica por aqui. Devem ainda ser considerados afins os bens não intermu- táveis ou substituíveis que o público destinatário crê ra- zoavelmente terem a mesma origem, por serem economica- mente complementares, como sucede, por exemplo, artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro, fios de lã e vestuário de lã, câmaras de vídeo e videocassetes, fiações e confecções - produtos integrados no mesmo processo de fabrico, a que se pode chamar afinidade ver- tical (21) -, máquinas de lavar e secar roupa, discos e gira- -discos, isqueiro e tabacos - relações complementares em sentido amplo (22) -, ou por outras razões, por exemplo, vinhos e aguardentes, automóveis ligeiros e tractores (23). É preciso que a semelhança ou proximidade seja suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjun- ta, para satisfação de idênticas necessidades dos consu- midores (24). Mas não se pode ultrapassar estas fronteiras e, a pretexto da crescente concentração-diversificação das empresas, alargar em demasia o conceito de produtos ou serviços afins e, consequentemente, alargar desmesurada- mente os limites da protecção conferida por lei ao titular de cada marca, ultrapassando todos os critérios definidos pela lei (25). Assim, não se podem ter por afins, por exem-

plo, isqueiros, gravatas e perfumes só pelo facto de se encontrarem à venda numa empresa de artigos de luxo (26) ou produtos de jardinagem desde máquinas de aparar rel- va até às sementes de plantas só porque uma empresa de jardinagem os oferece. Trata-se de produtos que segundo um critério objectivo nada têm de proximidade ou seme- lhança. Seja qual for o critério que se utilize para a definição do

conceito de afinidade ou semelhança, do que se trata não é encontrar a afinidade ou semelhança entre os produtos e serviços entre si, isoladamente e sem fim em vista, mas, antes, de encontrar a afinidade entre produtos e serviços mercados, isto é, não desligados da finalidade essencial da marca, que é finalidade distintiva, como se deixou supra- -referido (27). À luz do que vem dito, vejamos. Em síntese, sustenta a recorrente que não existe iden-

tidade ou afinidade entre os produtos das duas marcas porque tais produtos, dada a sua aplicação e finalida- des, são diversos - a marca nacional n.° 215 547, Pres- tomat, assinala tinta e verniz, e a marca internacional n.° 774 803, Prestonett, assinala cores e revestimentos para construção. A tinta constitui um produto natural (28) ou sintético (29)

usado para tingir os mais diversos materiais, como, por exemplo, tecidos. O verniz é um material de pintura não pigmentado cons-

tituído por misturas de óleos e resinas naturais ou sintéti- cas, podendo conter coadjuvantes e diluentes. É enorme a variedade de matérias-primas naturais e sintéticas para os fabricar. Tem um grande espectro de aplicações, tais como no envernizamento da madeira, metais, alvenaria, papel, coro, borracha, vidro, etc. (30) As cores que a marca internacional n.° 774 803, Presto-

nett, assinala são aqui produtos decorativos (tintas) e não, obviamente, com a sensação fisiológica provocada pelos raios de luz que atingem os pigmentos dos cones da reti- na (31), cuja sensação depende da intensidade com que a luz excita cada um dos três tipos de pigmentos ou com o comprimento de onda dos raios luminosos perceptíveis pelos olhos (óptica), cujos comprimentos de onda de luz visível se situam entre 0,8 (vermelho) e 0,4 (violeta). Os revestimentos para construção são muito diversifi-

cados e vão desde as argamassas aos rebocos, aos reves- timentos com azulejo e ladrilhos e aos compartimentos em madeira (painéis de madeira melhorada, lambris, etc.), pe- dra, gesso cartonado, etc. A sua finalidade pode ser me- lhorar o aspecto visual das paredes interiores ou o con- forto dos espaços, como também a protecção contra humidades, como é o caso dos azulejos e ladrilhos (32). A afinidade entre tintas, vernizes e cores é manifesta, já

que são materiais de pintura, com as mesmas finalidades ou finalidades e utilidades muito próximas, com os mesmos consumidores e os mesmos circuitos de distribuição. Por seu lado, os revestimentos para construção, tal como as tintas vernizes, destinam-se a ser aplicados na construção, têm os mesmos consumidores, a mesma procura, e desti- nam-se a satisfazer as mesmas necessidades ou necessi- dades muito próximas na conservação ou decoração dos materiais a que se aplicam na construção. Donde e por todo o exposto, são produtos semelhantes

ou afins. Verifica-se, pois, o requisito previsto na alínea b) do n.° 1

do artigo 193.° do CPI.

Vejamos agora o requisito da alínea c) do n.° 1 do arti- go 193.° do CPI. c) É a questão da confundibilidade. - Como se disse

supra, a marca é um sinal destinado a individualizar pro- dutos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie (33), distinguindo os produtos ou serviços pela sua integração numa série (34). É um sinal distintivo de mercadorias e produtos (35). E o mais impor- tante sinal distintivo do comércio (36). Para que possa cumprir essa função tem de ser nova, isto é, exige-se que ainda não tenha sido empregue para os mesmos produtos ou serviços (37), tem de ser distinta e inconfundível de outra já existente ou adoptada por qualquer outro produto do mesmo género (38). E como manifestação prática do princípio da especialidade (39), tem de ser recusado o re- gisto das marcas que «tenham tal semelhança gráfica, fi- gurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto» [artigos 189.°, n.° 1 alínea m), e 193.°, n.° 1, alínea c), do CPI]. As semelhanças ou parecenças sobre as marcas podem ser, principalmente, de natureza gráfica, figurativa, fonética, ideográfica ou con- ceptual (4°). A grafia e ou a fonética interessam particular- mente para as marcas nominativas e as constituídas por letras ou números, bem como para as macas mistas em que elementos daquele género prevaleçam. As semelhanças gráficas e figurativas respeitam à imagem do sinal ou aos seus efeitos visuais (formas, motivos, cores, etc.). No caso das semelhanças figurativas, estas referem-se tanto à ima- gem como ao conceito concreto por elas invocado (41). Nas marcas figurativas e tridimensionais, as semelhanças aludem sobretudo à figura e à configuração (42). As seme- lhanças fonéticas concernem aos sons das palavras (43) utilizados nas marcas nominativas para diferenciar os pro- dutos ou serviços. As semelhanças ideográficas ou con- ceituais atinentes a quaisquer tipos de marcas (44), e tem a ver com sentido ou significado da marca (45). Nos termos do artigo 193.° do CPI, a imitação ou usur-

pação aparecem como sinónimos, com o significado de reprodução total ou parcial de uma marca registada para assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta. No entanto, as duas figuras distinguem-se. A usurpação é o uso indevido de uma marca por parte de uma pessoa diversa do respectivo titular. A imitação tra- duz-se na criação de uma nova marca, objectivamente di- versa da pertencente ao titular, mas que dela constitui a reprodução mais ou menos fiel (46). Como diz Pinto Coe- lho (47), «a imitação é a mais perigosa das fraudes. O usurpador que se socorre da imitação pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente; limita-se a imitá-la, para poder ale- gar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser imitação». Para que a semelhança entre as marcas constitua imita-

ção é necessário que a mesma possa induzir em erro ou confusão o consumidor com a anteriormente registada. Este risco deve ser entendido em sentido lato, de modo a abar- car tanto o risco de confusão em sentido estrito ou pró- prio como o risco de associação (48), como se depreende do artigo 207.° infine do CPI. O risco de confusão depen- de de vários factores, nomeadamente do tipo de consumi-

dores, do grau de semelhança entre as marcas e os produ- tos ou serviços assinalados e da força ou notoriedade da marca registada. Os consumidores a considerar são, em primeiro lugar, aqueles a quem os produtos ou serviços assinalados se destinam. Depois, de entre estes, ao con- sumidor médio, nem particularmente atento nem particular- mente distraído. O consumidor que releva no contexto do direito das marcas é, pois, uma figura flexível e variável (49). Para o risco de confusão releva também o grau de seme- lhança. O risco é tanto maior quanto maior for a semelhan- ça entre os sinais e os produtos ou serviços. O risco de confusão é também maior quando a marca registada é for- te (não «normal» nem «fraca») ou muito conhecida (50). Na avaliação concreta deste risco é preciso atender às

diversas espécies de marcas utilizadas (51): marcas nomi- nativas, gráficas, mistas, etc. Sem prejuízo das especialidades colocadas por cada uma

destas marcas, é relativamente consensual que no juízo sobre a similitude das marcas se deve atender ao seguinte:

1.° As marcas devem ser apreciadas em conjunto, glo- bal e sinteticamente, visto que só pela unidade global os elementos componentes se podem distinguir (52). Muito embora este juízo se tenha de fundar na análise das seme- lhanças e diferenças, no seu exame não devem as seme- lhanças e diferenças ser dissecadas analiticamente a fim de excluir do exame os elementos ou segmentos sem ou com pouca capacidade distintiva (53). A semelhança de conjun- to tanto pode resultar da conjugação ou da combinação de vários elementos existentes em ambas as marcas como da existência de um só elemento comum, se este for de tal forma saliente e predominante que domine o conjunto e lhe imprima a semelhança necessária para determinar a confu- são. É à semelhança do conjunto, e não à natureza das dissemelhanças ou grau das diferenças que as separam, que o juizo de similitude deve, pois, atender (54). 2.° No conjunto da apreciação das marcas são irrelevan-

tes as suas componentes genéricas ou descritivas. O fac- to de se assemelharem, unicamente, com relação aos sinais genéricos ou descritivos não é determinante (55). 3.° Nas marcas complexas deve privilegiar-se, sempre que

possivel, o elemento dominante (56). À luz do exposto, vejamos. Tanto o despacho recorrido como a sentença recorrida

em lugar de apreciarem as duas marcas no seu conjunto, para as confrontarem entre si, limitaram-se a dissecá-las numa análise analítica. O que vai contra os critérios relati- vamente consensuais acima expostos. Há, pois, que apreciar as marcas no seu conjunto. Face à matéria de facto provada supradescrita no

n.° II, alinea A), a marca registada e registanda são mar- cas nominativas, visto que são constituídas por pala- vras. A comparação entre elas pode ser feita, nos ter- mos legais, nos planos visual, fonético e ideográfico (57). Quando à semelhança ou dissemelhança gráfica ou fo- nética se junta uma semelhança ou dissemelhança ideo- gráfica ou conceitual, é indubitável que a facilidade ou dificuldade de confusão aumenta ou diminui. Por isso, é fora de dúvida que o elemento ideográfico ou conceitu- al pode constituir um critério complementar ou auxiliar para efeito de determinar, em cada caso, a existência ou não de imitação (58). Confrontando a marca das recorrentes e da recorrida,

visualizando-as e revisualizando-as, lenta e rapidamente, lendo-as e relendo-as, ouvindo e reouvindo, lenta e rapi-

damente, os sons das suas pronúncias, a memória sensi- vel (59) que nos fica da sua imagem-reprodução (6°), quer visual quer auditiva (61), é a de que não existe entre am- bas qualquer semelhança gráfica (62) e sonora. Logo, não se verifica o requisito previsto no artigo 189.°,

n.° I, alínea c), do CPI. Portanto, não se verificam cumulativamente todos os

requisitos previstos nas alíneas do n.° 1 do artigo 189.° do CPI. Resta, pois, apurar se existe concorrência desleal, visto

que esta é subsidiária em relação à violação de direitos privativos (63). A concorrência desleal é causa autónoma da recusa do

registo [artigo 25.°, n.° 1, alinea d), do CPI]. Nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI, é

fundamento de recusa do registo «o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção». Trata-se aqui de duas situações: a contrariedade objectiva intencional e a contrariedade objectiva não intencional às normas da concorrência desleal. Não se trata de apreciar o acto de pedido de registo como um acto ilícito de concor- rência desleal previsto no artigo 260.° do CPI (64) nem de qualquer ilícito civil, mas antes procura-se prevenir a atri- buição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, desencadeia ou pode desenca- dear com o seu pedido uma situação objectivamente des- leal. Mas a propósito das duas situações previstas no arti-

go 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI cabe dizer que a marca das recorrentes e a marca da recorrida são diferentes entre si, pelo que não há a possibilidade de os consumidores utili- zadores caírem no erro grosseiro de atribuírem aos produ- tos e serviços que as marcas em questão se destinam a assinalar a mesma origem ou que pensem que existam rela- ções comerciais, económicas ou de organização entre as titulares da marca internacional registada e a titular da marca nacional registada em questão. Logo, não existe qualquer possibilidade de vir a verifi-

car-se um desvio de clientela e daí a possibilidade de es- tar perante uma situação em que o registo da marca cause à recorrida uma situação de concorrência desleal ou de que o registo poderá vir a causar um estado propício a tal concorrência desleal. Por conseguinte, não se verifica qualquer das duas si-

tuações previstas no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI. Procede também, pois, o recurso com este fundamento. III - Decisão: Assim, e pelo exposto, julga-se procedente a apelação

interposta pela recorrida apelante Beissier e, consequente- mente, revoga-se a sentença recorrida e concede-se pro- tecção jurídica à marca internacional n.° 774 803, Prestonett, para assinalar os produtos das classes 2.ª e 19.ª para as quais foi pedido o registo. Custas pela recorrida apelada Ripolin Portugal - Fábri-

ca de Tintas, S. A. Registe-se e notifique-se (artigo )57.°, n.° 4, do CPC).

(1) O âmbito do recurso é triplamente delimitado. Primeiro, é delimitado pelo objecto da acção e pelos eventuais casos julgados formados na 1.ª instância recorrida. Segundo, é delimitado objecti- vamente pela parte dispositiva da sentença que for desfavorável ao recorrente (artigo 684.°, n.° 2, 2.ª parte, do Código de Processo Civil) ou pelo fundamento ou facto em que a parte vencedora de- caiu (artigo 684.°-A, n.OS 1 e 2, do Código de Processo Civil). Terceiro, o âmbito do recurso pode ser limitado pelo recorrente. V. sobre esta matéria Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o

Novo Processo Civil, Lex, Lisboa, 1997, pp. 460, 461 e 395 e segs. Cf. ainda, v. g., Manuel Rodrigues, Dos Recursos. 1943 (aponta- mentos de Adriano Borges Pires), pp. 5 e segs.; J. A. Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. v (reimpressão, 1981 ), pp. 305 e segs.; Castro Mendes, Direito Processual Civil - Recursos, ed. da A. A. F. D. L., 1980, pp. 57 e segs. e 63 e segs.; Armindo Ribeiro Mendes, Direito Processual Civil III, ed. da A. A. F. D. L., 1982, pp. 239 e segs.; Femando Amâncio Ferreira, Manual dos Recursos. Livraria Almedina, Coimbra, 2000, pp. 103 e segs. (2) V. J. A. Reis, Código de Processo Civil Anotado. vol. v,

p. 56. (3) As quais terão de ser, logicamente, um resumo dos funda-

mentos porque se pede provimento do recurso, tendo como finali- dade que elas se tomem fácil e rapidamente apreensiveis pelo tribu- nal. As conclusões não devem ser afirmações desgarradas de qualquer premissa e sem qualquer referência à fundamentação por que se pede o provimento do recurso. Não podem ser consideradas conclusões as indicadas como tal, mas que sejam afirmações desgarradas sem qualquer referência à fundamentação do recurso, nem se deve to- mar conhecimento de outras questões que eventualmente tenham sido suscitadas nas alegações propriamente ditas, mas não levadas às conclusões. Por isso, só devem ser conhecidas, e só e apenas só, as questões suscitadas nas alegações e levadas às conclusões. Neste sentido, v. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Ou- tubro de 1993 e de 12 de Janeiro de 1995: Colectânea de Jurispru- dência - Supremo Tribunal de Justiça, respectivamente ano i, t. 3, p. 84, e ano III, t. 1, p. 19. (4) Cf. supra nota 1. (5) São do Código da Propriedade Industrial de 1995 - aprova-

do pelo artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, que no seu artigo 8.° revogou o Código da Propriedade Industrial de 1940 (aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940, em obediência aos princípios estabelecidos na Lei n° 1972, de 21 de Junho de 1938), e que vigorou até ao dia 31 de Maio de 1995, com as sucessivas alterações de que foi alvo, tendo o Código da Propriedade Industrial de 1995 entrado em vigor em 1 de Junho de 1995 (artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 16/95) e vigorou até 30 de Junho de 2003, por ter sido revogado pelo artigo 15.°, alinea a), do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março, que no seu artigo 1.° aprovou o Código da Propriedade Industrial de 2003, tendo este entrado em vigor em 1 de Julho de 2003 - os preceitos legais indicados na falta de indicação em contrário, pois que é este o regime aplicável ao caso sub judice, atento o disposto no artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março, e o artigo 11.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial de 1995, e o facto de a recor- rida particular ter apresentado o pedido de registo da marca inter- nacional n.° 774 803 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 27 de Dezembro de 2001 e do despacho que concedeu o registo ter sido proferido em 10 de Fevereiro de 2003. (6) V. Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2.° ed., Li-

vraria Almedina, 2003, pp. 22. e segs. Para este autor, a função clássica distintiva da marca alargou-se ou redimensionou-se e já não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial (em- presa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços mercados), mas significa sempre a garantia de uma origem pessoal (pessoa à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços mercados). Sobre esta mesma questão v. ainda, v. g., M. Nogueira Serens, «A 'vulgarização' da marca na Directiva n.° 89/104/CEE, de 31 de Dezembro» (id est, no nosso direito futu- ro), Coimbra, 1995, in separata do número especial do BFDUC. Es- tudos em Homenagem ao Prof Doutor António de Arruda Ferrer Correia. 1984, pp. 1 e segs.; Oliveira Ascensão, infra nota 7. Quanto à noção de marca, v. ainda, v. g., A. F. Ribeiro de Almei- da, «Denominação de Origem e Marca, BFDUC. Stvdia luridica, 39, Coimbra Editora, 1999, p. 333; Jorge M. Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. I, 4.ª ed., Livraria Almedina, Co- imbra, 2003, p. 348, nota 1. (7) Mas não assegura a proveniência de um produto nem a pro-

veniência de uma empresa, como demonstra o artigo 211.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial. Nem tem, por si, uma função de garantia, nem assegura a qualidade ou publicidade do produto. Pode desempenhar essas funções, mas não as garante. Nem é um direito que se possa confundir como uma propriedade. Pelo seu carácter referencial, apenas garante ao seu titular o seu uso em determinado produto ou serviço. V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «Pressu- postos da tutela de marca de grande prestigio», pp. 18-19. (8) V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «Pressupostos da tutela

de marca de grande prestígio», pp. 17-18. (9) V., v. g., Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial. vol. I,

Universidade de Coimbra, 1973, pp. 312-313; Oliveira Ascensão,

Direito Comercial - Direito Industrial, vol. II, Lisboa, 1988, pp. 139 e segs.; Pedro Sousa e Silva, «Principio da especialidade das marcas, a regra e a excepção: as marcas de grande prestigio», in Revista da Ordem dos Advogados, ano 58 (Janeiro, 1998), I, pp. 392-393 (10) V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «A incidência de marca

registada sobre produtos ou serviços não idênticos nem semelhan- tes», p. 8. (") Não se trata, pois, de um registo por classes, na medida em

que o exclusivo não cobre automaticamente os demais produtos ou serviços pertencentes à mesma classe dos indicados pelo requerente do registo (isto é, incluídos no mesmo grupo da classificação inter- nacional dos produtos ou serviços) nem exclui liminarmente aque- les que estejam incluídos em classes diferentes. Só os abrangerá caso se verifique entre os produtos ou serviços em confronto uma rela- ção de afinidade. V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit.. p. 398. (12) V. Oliveira Ascensão, Direito Comercial- Direito Industrial.

vol. II, p. 149. (13) V. Carlos Olavo, Propriedade Industrial. vol. I, 2.ª ed.,

Livraria Almedina, 2005, p. 97. (14) Ou da novidade. O principio da especialidade ou da novida-

de da marca restringe-se aos produtos da mesma espécie ou afins. Trata-se, pois, de uma incidência limitada ou relativizada. V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 394, e, v. g., Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, vol. i, editor Carlos Ernesto Martins Souto, Lis- boa, 1942, pp. 343 e segs.; Ferrer Correia, ob. cit., pp. 328 e segs.: Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, vol. II, pp. 149-150. (15) V. Pinto Coelho, ob. cit., p. 354. (16) V. Pedro Sousa e Silva, ob. cir., p. 395. (17) Em latim idem, eadem. idem (pronome ou adjectivo de-

monstrativo), composto do pronome ou adjectivo demonstrativo is, ea, id (este, aquele, o, a) mais a partícula dem, significa o mesmo, a mesma. Distingue-se de ipse. Este adjectivo determina com mais eficácia o substantivo e significa ele próprio e não outro. (18) Em latim afnis (ou adfnis) e (adjectivo da 2.ª classe, se-

guindo a 1.ª declinação), significa: 1 ) Vizinho, contíguo, adjacente; 2) Parente, por afinidade, afim; 3) Cúmplice; 4) Que se inclina para, amigo de.

Como substantivo affnitas (ou adfinitas), atis (sub. f.) significa: 1) Contiguidade, vizinhança; 2) Afinidade, parentesco, os parentes por afinidade; 3) Analogia, semelhança.

(19) É um critério que não pode ser tomado em conta isolada- mente e que tem de ser encarado em conta com relativa restrição face à crescente tendência para os grandes espaços de consumo variado. Nesta matéria, há que distinguir entre os estabelecimentos especializados ou as secções especializadas dos grandes armazéns e os grandes estabelecimentos que oferecem ao público, indiferencia- damente, uma gama ampla de produtos. V. Couto Gonçalves, ob. cit.. p. 135, e nota 306, citando F. Nóvoa. (20) No mesmo sentido, v. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit.,

pp. 272 e segs., e Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 396 e segs. (21) V. Couto Gonçalves, ob. cit., p. 135, nota 308. (22) V. Couto Gonçalves, ob. cit.. p. 135, nota 308. (23) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., pp. 272-273. (24) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 375; Pedro Sousa

e Silva, ob. cit., p. 396. (25) V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 396-397. (26) V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 396, nota 39, e Cha-

vanne/Burst, cit. apud Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 373, a propósito de uma sentença de um tribunal parisiense. (27) V. Couto Gonçalves, ob. cit., p. 133. (28) Antigamente eram extraídas de plantas ou de animais, sen-

do o índigo (corante azul-escuro conhecido pelo homem desde tem- pos imemoriais. Era originariamente extraído de folhas de várias plantas. É muito sensível aos agentes oxidantes, descorando) obtido a partir do anil e a púrpura de um pequeno caracol marinho (o múrice). V. «tinta», in Dicionário Técnico-Científico Ilustrado. Plá- tano Editora. (29) A base da produção da tinta sintética é geralmente a água

adicionada com gelatina, goma, óleo de linho cozido, etc., à qual se juntam pigmentos que podem ser minerais ou orgânicos. Os pig- mentos minerais são compostos por óxido de titânio e sulfureto de zinco, para as tintas brancas, e por óxido de ferro ou sais de chum- bo, para as tintas de cor. Os pigmentos orgânicos são obtidos a

partir de compostos azóticos ou diazóticos, lacas, etc. V. «tinta», in Dicionário Técnico-Científico llustrado. Plátano Editora. (30) V. Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 18,

palavra «verniz». (31) Em número aproximado de 6 milhões e que asseguram a

visão diurna e colorida (exigem forte luminosidade), ao passo que os bastonetes permitem uma visão desfocada e sem cor, mesmo com fraca luminosidade (visão nocturna). V., v. g., Dicionário Médico. L. Manuila c outros, Climepsi Editores, em «cones da retina» e «bastonetes da retina». (32) V. Jorge Mascarenhas, Sistemas de Construção. vol. III, 3.ª ed.,

Livros Horizonte, 2004, pp. 143 e scgs. (33) Mas não assegura a proveniência de um produto nem a

proveniência de uma empresa, como demonstra o artigo 2II.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial. Nem tem, por si, uma função de garantia nem assegura a qualidade ou publicidade do produto. Pode desempenhar essas funções, mas não as garante. Nem é um direito que se possa confundir como uma propriedade. Pelo seu carácter referencial, apenas garante ao seu titular apenas o seu uso em de- terminado produto ou serviço. V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «Pressupostos da tutela de marca de grande prestígio», pp. 18-19. (34) V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «Pressupostos da tutela

de marca de grande prestígio», pp. 17-18. (35) V., v. g., Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial. vol. 1,

Universidade de Coimbra, 1973, pp. 312-313; Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial. vol. II, Lisboa, 1988, pp. 139 e segs.; Pedro Sousa c Silva, «Princípio da especialidade das marcas, a regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», in Revista da Ordem dos Advogados. ano 58 (Janciro, 1998), 1. pp. 392-393. (36) V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «A incidência de marca

registada sobre produtos ou serviços não idênticos nem semelhan- tes», p. 8. (37) O parecer da câmara corporativa que precedeu a publicação

do Código da Propriedade Industrial de 1940 dizia que a marca devia ser «nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, ori- ginal, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca na mesma indústria». Publicação da Assembleia Nacional, 1937, pp. 216-217. (38) V. Pinto Coelho, ob. cit., p. 354; Jorge M. Coutinho de

Abreu. cb. cit., p. 372. (35) Principio que tem um carácter relativo. Cf. supra, p. 12, a

Passagem cinda de Pinto Coelho. cb. cit., p. 354. O princípio tem @ @relativo, parque a lei restringe o princípio da especia- lidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins. V. Ferrer Correia, ob. cit., pp. 327 a 329. (40) O Código da Propriedade Industrial de 2003, no aniso 245$.°,

n.° 1, alínea c), acrescentou «ou outra» à tríade figurativa anterior. E bem, porque podem também ser, por exemplo, ideográficas ou conceituais. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 374. (41) V. Luís M. Couto Gonçalves, ob. cit.. p. 139. (42) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ibid., p. 374. (43) Fonética, do grego (pivQukQ (adj. (piQdiTÓP, @ óv = concernente

ao discurso, ao som ou à palavra, fonético), referente a a ivQ, QP (sub. f.) som da fala, som da voz. A fonética é a ciência que estuda os sons da fala, quanto à sua produção (fonética articulatória), suas características acústicas (fonética acústica) e suas características através dos tempos (fonética histórica), etc. Vd., v. g., Verbo En- ciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 8, «Fonética». No caso das marcas, como sinal distintivo de produtos e serviços, tem es- sencialmente a ver com o som das palavras. E estas, como se sabe, são unidades menores do que as frases (cadeias faladas) e maiores do que o fonema [do grego fivQµE, µEdOP, (de aieQ), som de voz, dicção, é a unidade mental sonora significativa de que o som é a representação (ou realização) física c que, numa determinada lín- gua, serve para constituir e diferenciar formas fónicas]. V. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Convempo- räneo. Ediçòes João Sá da Costa, Lisboa, 15.ª ed., pp. 28 e 75. (44) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ibid., p. 374. (45) V. Justino Cruz, Código da Propriedade Industrial. 2.ª ed.,

Livraria Amado, L.da, pp. 225 e segs., em anotação ao artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial de 1940. (46) Já a contrafacção (cf. artigo 264.° do Código da Proprie-

dade Industrial) é empregue com um duplo sentido: o uso de marca alheia integralmente reproduzida (no que se confunde com o uso de usurpação) e de confecção material de marca de outrem, indepen- dentemente do seu uso ou aposição do usurpador. V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 399 a 401, e os ensinamentos de Pinto Coelho na passagem aí citada. (47) Ob. cit.. pp. 381-382.

(48) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit.. p. 376. No mesmo sentido Nogueira Serens, «A vulgarização da marca na directiva n.° 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988», in Estudos em Ho- menagem do Prof Doutor A. Ferrer Correia. IV (1977), p. 174. Manuel Oehen Mendes, «Parecer sobre o caso Porsche e Fiat», p. 14 (fl. 175 dos autos), diz que o risco de associação é aqui uma espé- cie do género risco de confusão. O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31 de Maio de 2000: Boletim do Ministério da Justi- ça, 497, p. 415, diz que o risco de confusão compreende o risco de associação. (49) V. Luís M. Couto Gonçalves, p. 141. (50) V. Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 377. (51) V. Luís M. Couto Gonçalves, p. 136. (52) E isto é assim porque as nossas percepções se organizam

relativamente a conjuntos ou formas e não relativamente a ele- mentos isolados. Estes só se podem distinguir pela análise do todo. É isto que nos ensina a moderna psicologia da forma ou gestaltis- mo, Gestaltpsyichologie [do alemão Gestalt (s. f.) = forma, feição] representada por Eduard Spranger (1872-?), Max Wertheimer (1880- -1943), Paul Guillaume (1878-1962), Kurt Kofka (1886-1941) e Wolfang Köhler (1887-1967), na sequência da Context-theorie de Tichener e contra o atomismo psicológico dos associonistas, parti- cularmente filósofos ingleses: John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776) e Stuart Mill (1806-1873), onde antes se inspirou a psicologia clássica. O atomismo psicológico explicava o todo pela simples associação dos elementos componentes. A psicologia da forma explica os elementos pelo todo. O atomismo psicológico considera a vida psíquica como uma multiplicidade de fenómenos de cuja associação resultaria a unidade. A psicologia da forma vê nela uma unidade global, cujos elementos só se podem distinguir pela análise do todo. E hoje a realidade parece dar-lhe razão, desde que não seja vista de uma forma rígida, com a exclusão de toda e qual- quer dissecação analítica. A multiplicidade dos fenómenos da nossa vida psíquica que continuamente afectam o nosso espírito (percep- ções, lembranças, sentimentos, ideias, volições, desejos e pensamen- tos) são assim percepcionados por conjuntos ou formas e não por elementos isolados. Um grupo de estrelas é percebido como uma constelação. O elemento só é modificado em função da forma de que faz parte. De facto as nossas funções intelectuais (memória, imaginação, inteligência) parecem obedecer a estes princípios. Tem, pois, razão Luís M. Couto Gonçalves quando diz, ob. cit., p. 137, que a razão de ser da apreciação de conjunto das marcas está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sen- sibiliza mais o consumidor, não se devendo pressupor que este te- nha condições de efectuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si. (53) Como Bédarride, muito a propósito observou, como refere

Pouillet - Traité des marques de fabrique e de la concurrence déloyale en tous genres. Paris, 1912. n.° 331, p. 314 - citado por Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, I, vol. i, editor Carlos Ernesto Martins Souto, Lisboa, 1942, p. 385. V. ainda, v. g., Oli- veira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, vol. II, Lis- boa, 1988, pp. 154-155; Jorge M. Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 275. (54) V. Justino Cruz, Código da Propriedade Industrial, 2.ª ed.,

Livraria Amado, L.da, p. 220, em anotação ao artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial de 1940. No mesmo sentido, v. Oliveira Ascensão. Direito Comercial - Direito lndustrial, vol. II, Lisboa, 1988, p. 154. (55) V. Luís M. Couto Gonçalves, ibid., p. 137. (56) V. Luís M. Couto Gonçalves, ibid., p. 137. (57) V. Luís M. Couto Gonçalves, ob. cit., p. 139. (58) V. Justino Cruz, ob. cit., pp. 226-227, em anotação ao ar-

tigo 94.° do Código da Propriedade Industrial de 1940. (59) A memória sensível representa o passado sob a forma de

imagens e liga-se à imaginação reprodutora. (60) Como se sabe da filosofia, do estudo da vida intelectual ou

cognitiva, a imagem é uma atitude da consciência que faz aparecer no espírito um objecto ausente, irreal portanto. A imagem- -reprodução é fruto da imaginação reprodutora, que representa o real anteriormente percebido, com maior ou menor fidelidade. Não é uma pura repetição da percepção, mas antes um condensado de experiências vividas e de afectividade. (61) Se nos situarmos para além das considerações do vulgo, que

nas imagens sensoriais só considera as visuais, e tivermos em conta o estudo supra-referido, podemos constatar que existem tantas ima- gens quanto os sentidos ou percepções: visuais, auditivas, olfacti- vas, gustativas, tácteis, térmicas, álgicas, cenestésicas, quinestésicas e otolíticas. Porque a memória sensível se liga à imaginação repro-

dutora, a memória sensível pode ser dos seguintes tipos: visual, auditivo, táctil, motor, mecânico, intelectual, lógico e abstracto. (62) O aspecto gráfico tem a ver com a imagem dos sinais grá-

ficos com que se reproduzem as palavras da escrita e tem a ver quer com o tipo de letra utilizado, cores, etc. (forma de represen- taçào), quer com o tipo de impressão. As semelhanças gráficas têm, pois, a ver com os efeitos visuais que a imagem do sinal produz no consumidor. E no caso do texto difere o tipo de letra, mas não diferem as letras (isto é, os caracteres do alfabeto utilizados, com que se reproduz a escrita) utilizadas em ambas as marcas. (63) V. Oliveira Ascensão, parecer sobre «Pressupostos da tutela

de marca de grande prestígio», pp. 6-7. (64) Os vários tipos nele previstos baseiam-se na indução do

público em erro. As matérias nele contempladas são, por um lado, as previstas na CUP e, por outro, as que resultavam já da longa tradição portuguesa. V. Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Livraria Almedina, Coimbra, 2002, p. 39. Sobre a concorrência desleal, importa referir o artigo 10.°-bis da CUP.

Lisboa, 8 de Novembro de 2005. - Os Juízes Desem- bargadores: (Assinaturas ilegíveis.)