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Año XXXIII – Número 2728

Lima, 22 de abril de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 407-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE HIDROCLORURO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACIÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSIÓN”. Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. Proceso interno: 2008-00043......................... ................ 2

PROCESO 419-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 129 de la misma norma, interpretación solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. Asunto: Infracción de diseño industrial SOPORTE METÁLICO. Radicación: 2014-107144........................... ........................... 16

PROCESO 423-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Marca: “CALMODOX” (denominativa). Expediente Interno: 2013-00351-00......................... ............. 36

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 407-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina solicitada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera.Patente de invención: "PROCEDIMIENTO PARA LAPREPARACiÓN DE HIDROCLORURO DEEPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DEALTO PUNTO DE FUSiÓN".Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA

GMBH & CO. KG.Proceso interno: 2008-00043.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en SanFrancisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mildieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2652 de 18 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos,recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 19 de agosto de 2015,por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió aeste Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretaciónprejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00043;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lodispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el Proceso Interno.

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Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &CO. KG.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.

Demandado:

Hechos.

1. El 1 de diciembre de 2000, Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO. KG(en adelante, Boehringer) presentó, ante la División de Nuevas Creacionesde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patentede invención titulada PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DECLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DEALTO PUNTO DE FUSiÓN, la cual reivindicó la prioridad de la solicitud depatente 199 58460.5 de la Convención de París, de 3 de diciembre de 1999.

2. El 28 de febrero de 2003, el extracto correspondiente a la solicitud fuepublicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 525, sin que se hubieranpresentado oposiciones por parte de terceros.

3. Mediante Oficio 3959, notificado por fijación en lista de 6 de abril de 2006, seinformó a Boehringer el resultado del examen de patentabilidad efectuadopor la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, donde seencontró que la invención no resulta patentable por carecer de nivelinventivo.

4. Mediante escritos de 6 de julio de 2006 y 16 de enero de 2007, Boehringeratendió oportunamente los requerimientos formulados y presentóaclaraciones de la solicitud en el sentido de allegar nuevos capítulosdescriptivo y reivindicatorio y, a raíz de dichas modificaciones, el título de lainvención quedó: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DECLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DEALTO PUNTO DE FUSiÓN.

5. Mediante Oficio 11895, notificado por fijación en lista de 19 de octubre de2006, se informó al solicitante el resultado del segundo examen depatentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones dela SIC, encontrándose que la invención no es patentable por falta de nivelinventivo.

6. El 16 de enero de 2006, Boehringer dio respuesta a las observacionescontenidas en el Oficio 11895 y presentó argumentos para sustentar el nivelinventivo del objeto de la patente solicitada a registro.

7. El 8 de febrero de 2007, mediante Concepto Técnico 218, se indicó que,practicado el examen definitivo, de conformidad con el artículo 48 de laDecisión 486, se recomendaba denegar la solicitud por carecer de nivelinventivo.

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8. El 23 de marzo de 2007, mediante Resolución 7931, el Superintendente deIndustria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención,efectuando la siguiente observación:

- Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivelde inventivo, en conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486.

9. El 7 de mayo de 2007, Boehringer interpuso recurso de reposición contra laResolución 7931.

10. 31 de julio de 2007, mediante Resolución 23467, el Superintendente deIndustria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó ladecisión contenida en la Resolución 7931.

11. El 19 de diciembre de 2007, Boehringer interpuso demanda contenciosoadministrativa peticionando la nulidad de las Resoluciones 7931 y 23467.

12. El 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de loContencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República deColombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante esteTribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión486.

Argumentos de la demanda.

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. interpuso demandaen la que manifestó que:

13. Aunque con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitudde patente 00.092.015, a juicio de la SIC, existiera un procedimiento para lapreparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de altopunto de fusión, lo cierto es que tales anterioridades no revelan unprocedimiento, tal y como lo definió y reivindicó Boehringer en la solicitud.

14. En efecto, las anterioridades identifican un procedimiento para lapreparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de altopunto de fusión, pero no aparece probado que tal procedimiento solucionaralos problemas técnicos resueltos por la presente invención, como son elevitar el uso de solventes problemáticos como los alcoholes odimetilformamida y evitar el uso de ciertos solventes que pueden promoverla descomposición de la sal durante el almacenamiento.

15. Adicionalmente, la carencia de nivel inventivo que endilga en este caso laSIC a la invención de Boehringer resulta infundada por cuanto parte de unainterpretación errónea y, consecuentemente, arbitraria, del artículo 18 de laDecisión 486. Las reivindicaciones sometidas a examen fueron sin duda

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8S¿UuiSGéiS ue manera iTélgment¿¡da y no corno un conjunto, tal y comoestablece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

16. No es posible concluir que la constatación de la existencia de algunos de loselementos utilizados por Boehringer en su invención permita derivar demanera evidente y obvia esta última. El proceso no fue obvio, en vista de losdocumentos citados, ni en vista de una combinación de ellos. Enconsecuencia, la invención solicitada tiene ventajas sobre las alternativasconocidas en el arte previo, las reivindicaciones gozan de nivel inventivo y,por lo tanto, cumplen todos los requisitos de patentabilidad.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

17. Respecto a las preguntas planteadas por Boehringer en la solicitud depráctica de prueba pericial, vale la pena aclarar que el solicitante trata dedesviar la atención del perito orientándolo a obviar aspectos técnicos quefueron citados por la SIC a lo largo del estudio de fondo de la presentesolicitud de registro de invención.

18. En las preguntas 3-10, Boehringer trata de desviar la atención asegurando, através de sus preguntas, que la anterioridad EP0035749 no revela elclorhidrato de epinastina de alto punto de fusión, cuando en la página 25,compuesto e) de dicho documento, se lee claramente que ya se habíaobtenido un clorhidrato de epinastina con un alto punto de fusión, que esprecisamente lo que se resuelve en la presente solicitud.

19. En las preguntas 11-12, se trata de desviar la atención, asegurando que laanterioridad US5306726 trata de compuestos diferentes, cuando loimportante es que dicho documento revela un procedimiento para prepararclorhidratos mediante la adición de HCI, solvente para extraer la sal, asícomo la adición de exceso de ácido. Por otra parte, respecto a las preguntas13-15, vale la pena aclarar que la SIC ya había descartado aquel argumentoen su respuesta al recurso de reposición, como relevante para el estudio delnivel inventivo.

Finalmente, en las preguntas 16-19, Boehringer insiste en confundir al peritosobre un argumento que la SIC ya había aclarado en su respuesta al recursode reposición, en donde se dijo que por un error involuntario se escribióparoxetina en lugar de epinastina. Sin embargo, se insiste que lo importantede las enseñanzas de Química Orgánica, radica en que es de comúnconocimiento las reacciones de grupos básicos como las aminas, con ácidoclorhídrico para obtener clorhidratos. En consecuencia, sería obvio usar estaenseñanza, observando la estructura de la epinastina, que tiene un grupoami no, y proceder a adicionar HCI para llegar al clorhidrato reivindicado en lasolicitud .

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20. Que, los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada,forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 14 Y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina",

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Las patentes de invención. Los requisitos de patentabilidad engeneral.

2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.3. Proscripción del examen de tipo "Hindsight" o "ex post facto".

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LAS PATENTES DE INVENCiÓN. LOS REQUISITOS DEPATENTABILlDAD EN GENERAL.

23. En vista de que el solicitante pidió la interpretación del artículo 14 de laDecisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto deinvención.

24. Con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que lainvención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a unproblema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manerainsatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico quees resuelto por la técnica.

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Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean deproducto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que seannuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.( ...)Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para unapersona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esainvención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente delestado de la técnica.

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¡5. ~I i ,-;GU(idl, por su parte, ha manifestado que "el concepto de 'invención' aefectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todosaquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de laactividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tantono se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'-, y ademássean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo deindustria". (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 631, de 10 deenero de 2001, caso: "DERIVADOS DE BILIS HUMANA"); "lo mismo que sesimplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos loscampos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y seansusceptibles de aplicación industrial." (Proceso 07-IP-2005. Publicado en laG.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector DermatológicoGel para Quemaduras).

26. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o deprocedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por uncuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de latécnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento suobjeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operacioneso actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho:"La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo,máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento,método, utilización)". (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°.1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-0XO-TAX-11-EN-13-ILO).

27. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplirtoda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda serobjeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad deaplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condicionesesenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempreque además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la normacomunitaria en mención.

2. NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

28. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de laDecisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisitode nivel inventivo.

29. Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que lainvención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un saltocualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia parauna persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe sersiempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide

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que s·.;: alcance ia '-8g:a v::-cníca propuesta tn¡jz3ndo procecsnrerucs ométodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunquetampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementalesde lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

30. El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismocomprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examinapara establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito delnivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de unelemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio nose habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían enese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto convieneadvertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de lanovedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien enuno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica',en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentesdentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo(nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debepartir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica yrealizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinandosi con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse talinvención". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 deabril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTASCON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

31. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de lasCámaras de Recursos que se señalan a continuación: "Para analizar leexistencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado eimétodo llamado 'acercamiento problema-solución' (problem and solutionapproach), consistente, en lo esencial, en: 'a) identificar 'el estado de latécnica más próximo a la invención reivindicada'; b) evaluar los resultados (oefectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el'estado de la técnica más próximo'; e) examinar si, de conformidad con elestado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o nopropuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicaday que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos' (Office européendes brevets, op. cit)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

32. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámarasde Recursos dice: "el estado de la técnica puesto en consideración paraapreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de latécnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que estádirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y quepresenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remitepoco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estadode la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a serresuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado enconsideración ( ... ). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado

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de la tecnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar siel experto en la materia, sobre la base de toda la información disponibleacerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razonespara escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Officeeuropéen des brevets, op.cit.) ( ... ). Por otra parte, a su juicio, el hecho deque un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través deotros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si elobjeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y elresultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendránivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nuevacombinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base deprocedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que,en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución deun elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productorasde aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)". (Proceso 13-IP-2004,ya citado).

33. Por otra parte, y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para elExamen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas dePropiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina,sostiene:

"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyosresultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidentepara un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha depresentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o noevidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta decualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o noun nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" denivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestasintermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; todaobjeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debeprobarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente sederiva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinarsi carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entreésta yel estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la cargade probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse aestablecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no esnecesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferenciasentre la invención y el estado de la técnica.

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Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en elmismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema ouno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnicamás cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmentesemejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante alde la invención.

10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10. 2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se derivade manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que seaposible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

identificación del estado de la técnica más cercano;

- identificación de las características técnicas de la invención que sondiferentes con respecto a la anterioridad; y

- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estadode la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entrela invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre lainvención y el estado de la técnica más cercano representan la soluciónal problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porqueentonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud ya vecestiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda.El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocidopor el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problematécnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la personaversada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnicaen su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versadaen la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano

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para resolver ei problema técnico, de tal forma que !legue a un resultadoque estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en sucontexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, quela característica técnica que se está analizando debe buscarse en elmismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficioconsideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa aposteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lotanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse enla situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientosmedios en la materia en un momento en que la invención no eraconocida, es decir antes de la invención.

La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Siconsiste en una combinación de elementos no es válido argumentar quecada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en larelación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es elcaso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin quehaya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos demanera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Siel efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivelinventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia encondiciones de plantearse el problema?;

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y

- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en lasOficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de laPropiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado).

34. En consecuencia. a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina NacionalCompetente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ellorepresenta para una persona del oficio normalmente versada en la materia;esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el áreatécnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia

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técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especiaHzada- puedaderivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

35. El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados comoanterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan elnivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lomanifestado en la presente interpretación prejudicial.

3. PROSCRIPCiÓN DEL EXAMEN DE TIPO "HINDSIGHT" O "EX POSTFACTO".

36. En el caso de examen, corresponde mencionar que este Tribunal, en laInterpretación Prejudicial del proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ensu parte resolutiva segunda así como en los fundamentos (entendimientoreiterado en su similar del proceso 293-IP-2015 de 24 de junio de 2015),aludió a la importancia de resaltar el papel del técnico medio en la materia, oaquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales ocorrientes en un asunto tratado. Al respecto, la aludida interpretación señalólo siguiente:

"( ... ) Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivelinventivo:

- El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad quetendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucciónmás allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tieneuna importante razón: se está buscando que no exista "obviedad",y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares parauna persona de oficio en el campo técnico respectivo.

- El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnicomedio en la materia, impone la "ficción" para el examinador deubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de lasolicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Estoes de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismoidóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para laeficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada,de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud,para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmentea dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debemostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivelinventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examensubjetivo o con elementos que no se encontraban al momento dela invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, expost facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellosmediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propiainvención o del estado actual de la técnica."

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3? cil SI caso parucutar, iguaimente, como se señaló en los CélSOS

precedentemente señalados, el análisis de patentabilidad realizado por laoficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir,que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figuradel técnico medio en la materia, y si se hizo un análisis retrotraído del nivelinventivo; es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.".

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente:

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento seaobjeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente,cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad deaplicación industrial.

SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa delhombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la reglatécnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes yaconocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención notendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberáhallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientosespecíficos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentracumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantesdel estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la soluciónreivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en losustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte delestado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtenerun efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades oprocedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución deun elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productorasde aquel efecto.

El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados comoanterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan elnivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lomanifestado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnicomedio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse enel estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente

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de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, yaque se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre. Es decir,es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda unaambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte almomento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" puedaretrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis depatentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraídodel nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examensubjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de lapresentación de la solicitud de patente de invención, se debe evitar a todacosta exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no seríanotra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivosobtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar lapresente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon e? ¡$U adopción.

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Cecilia Luisa Aylíón QuinterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el secretan <,

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Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 407-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 423-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinasolicitada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera.Marca: COAX (mixta)Demandante: PERMODA LTOA.Proceso interno 2011-00273.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2811 de 27 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibidoen este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado,República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a lainterpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00273.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: PERMODA LTOA.

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Tercero interesado:COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ.

Hechos.

1. El 18 de junio de 2009, el señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó, ante laSuperintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro como marca delsigno COAX (mixto) para distinguir "vestidos, calzados sombrerería"productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial607 de 31 de agosto de 2008, al que presentó oposición la sociedadPERMODA LTOA. sobre la base de su marca KOAJ (mixta) registrada paradistinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución 22397 de 29 de abril de 2010, la Directora de SignosDistintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro delsigno COAX (mixto).

4. PERMODA LTOA. interpuso recurso de reposición yen subsidio de apelación.

5. Mediante Resolución 32001 de 23 de junio de 2010, al resolver el recurso dereposición, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resoluciónimpugnada y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada ynegó el registro del signo solicitado.

6. El señor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ solicitó recurso de apelación.

7. Mediante Resolución 19063 de 7 de abril de 2011, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,decidió revocar la Resolución 32001, declaró infundada la oposición yconcedió el registro del signo COAX (mixto) solicitado por JOSÉ NAIRHERNÁNDEZ para distinguir productos de la Clase 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

8. La sociedad PERMODA LTOA. en ejercicio de la acción de nulidad yrestablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones 22397 y19063.

9. Por providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primerasuspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda .

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siguientes argumentos:

10. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

11. La Resolución 22397 aclara que la única diferencia que existe entre los signoses una de sus consonantes y reconoce de igual forma que los demás fonemasse reproducen o comparten de forma común, no obstante lo anterior, darelevancia a la única diferencia que radica en la sustitución de la últimaconsonante que conforman cada uno de los signos "X" y "J".

12. Afirma que el consumidor al momento de adquirir el producto en el mercadono solicitará el mismo haciendo referencia o una descripción del signo o de laparte gráfica que acompaña al vocablo COAX sino por el contrario lo solicitarácon la expresión que acompaña al mismo.

13. La Resolución 19063 hizo un estudio fraccionado del signo solicitado,teniendo que hacerlo de forma conjunta, pues el consumidor no va a pensarque si bien las marcas comparten las vocales A y O, la utilización de lasconsonantes C y X a diferencia de la letras K y J le permiten diferenciar quelos signos son diferentes y, por lo tanto, tienen un origen empresarial diferente,sino por el contrario, al momento se solicitar el producto lo hará por elconjunto.

14. Los signos en conflicto son fonética y gramaticalmente similares, soncompletamente confundibles, sobre todo si se toma en cuenta que por lafuerza expresiva de las palabras son éstas las que utilizarán al momento desolicitar el producto en el mercado.

15. Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de laSuperintendencia de Industria y Comercio.

La SIC contestó la demanda manifestando:

16. El demandante no utilizó las reglas de comparación de signos ya que pone depresente la importancia de no separar los elementos que componen lasmarcas. Sin embargo, cuando procede a hacer la comparación descomponelos vocablos KOAJ y COAX en sílabas y analiza cada carácter de los signos.

17. Se debe tener en consideración que los signos en conflicto son mixtos, razónpor la cual es indispensable que la comparación de las mismas se hagateniendo en consideración todos los elementos de los signos.

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18. Por lo tanto, si se realiza la comparación sin descomponer la marca, esevidente que las mismas no presentan semejanzas susceptibles de acarrearriesgo de confusión o de asociación.

19. Teniendo en cuenta que los signos analizados en conjunto y sucesivamentepresentan diferencias que permiten su individualización no se puede decir queexista identidad o semejanza entre ellos.

20. No existe conexión competitiva entre los signos en disputa.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercerointeresado.

21. No se encuentra en el expediente contestación a la demanda por parte delseñor JOSÉ NAIR HERNÁNDEZ, tercero interesado en el proceso.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

22. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

23. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normasque conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

24. El Tribunal interpretará el siguiente artículo:

136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas.3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 14 y 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" .

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ANÁUSIS aJE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILlDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLASPARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

25. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posibleriesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado COAX (mixto) porJOSÉ NAIR HERNÁNDEZ y la marca sobre la base de la cual se presenta laoposición KOAJ (mixta) registrada a favor de la sociedad PERMODA LTOA.

26. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

27. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

28. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir unproducto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que pienseque dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, aladquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienenuna relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008, publicado enla G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

29. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o

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asociactcr., (Cela vez que centro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

30. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

31. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

32. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará enfunción de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

33. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiénsemejanza entre éstos.

34. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos". (Proceso 82-IP-2002, publicado en laG.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S).

35. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la

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jurispruoencia nan sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

36. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

37. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado lossiguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner demanifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, lapercepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materialeso auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contienela expresión, ya sea denominativa o gráfica". (Proceso 76-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia alProceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998,marca: DERMALEX).

38. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

39. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, ola identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo deconfusión.

40. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidadesde cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras queintegran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica yfonética.

41. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de lossignos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una deotra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

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42. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversoselementos inteqrantes'".

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar delconsumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por los signos en disputa".

43. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si el signose encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo136 literal a) de la Decisión 486, identificando una eventual identidad osimilitud entre los signos comparados, según los criterios desarrollados en lapresente providencia.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

44. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que los signos enconflicto COAX y KOAJ son mixtos.

45. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signosmixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico

2 Femández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo SA, Madrid 1984,p.215.

3 Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp.351 Y ss.

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t--' j¡,:;¡,0GS y (,é¡j·;;: n~L'lycrilifiUc(]Cid en ia mente J61 consurn.uor. e¡ Triounat nareiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo oevocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoabstracto". (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrerode 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

46. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina laimpresión general que (... ) suscita en el consumidor ( ... ) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores'".

47. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál deestos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo afin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos enla presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio,riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elementopredominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de losrasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca encada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es eldenominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparaciónentre signos denominativos descritos a continuación:

48. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales

4 Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid1984, p. 237-239.

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denominación.3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar

la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas:la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

49. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

50. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

51. En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparaciónentre los signos en conflicto.

3. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES14 Y 25 DE LA CLASIFICACiÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

52. El señor JOSÉ NAIR HERNÁNOEZ solicitó el registro del signo COAX (mixto)para distinguir productos de la Clase 255 de la Clasificación Internacional deNiza. Por su parte, la sociedad PERMOOA LTOA. presentó oposición sobre labase de su marca KOAJ (mixta) registrada para identificar productos de laClase 146.

53. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entreproductos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en ladoctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden

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6Vestidos, calzados, sombrerería.Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado nocomprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería einstrumentos cronométricos.

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conducir a clSté..C!8C8( o i:jar .a similitud o la conexión competitiva dHíe losproductos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto ocomplementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género delos productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

54. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase delnomenclátor: ( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los productos que constan en dichaclase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, entiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

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e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son delmismo empresario. La complementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienensimilares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgode confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 deenero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)").

55. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichosproductos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en elnomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por ladoctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado porla marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar quese trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión,de ser aplicables al caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citadopropósito". (Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en laG.O.A.C. N°. 871 del11 de diciembre de 2002).

56. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro deun signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dosproductos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

57. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que losconsumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para lasmismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

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58. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de loscanales de comercialización o distribución de los productos, provenientes dela identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. Ental sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generalesde publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entreellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es depresumir que la conexión será menor.

59. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamenteconexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o enpequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidoscuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenesen los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, paraevaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas seccionesque los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad odisparidad de los canales de publicidad". (Proceso 50-IP-2001, publicado en laG.O.A.C. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).

60. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y sugrado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar elservicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinadaclase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y unacapacidad de percepción corrientes ( ...)" (Proceso 09-IP-94, publicado en laG.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

61. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos paradeterminar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidosen las Clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, elsigno que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los

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asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que predomina elelemento denominativo, debe procederse al cotejo de estos signos aplicandolas reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado,predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio,lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistirpacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos,es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre productos expuestos en la presente interpretaciónprejudicial.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción. !\

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la/;

presente Interpretación Prel~dicial el Presidente y el s~crero>;¡

Herná j;¡'{'1~Lz~ranó: (ii; .41 -_.~"'-",~.~~SIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

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