AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark...

42
AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION IN ROSETTA STONE LTD. v. GOOGLE, INC. 1440 Vol. 100 TMR

Transcript of AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark...

Page 1: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION

IN ROSETTA STONE LTD. v. GOOGLE, INC.

1440 Vol. 100 TMR

Page 2: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

������������ ��������������

� � ����������� ��������������������������������������������

������������ ������������������������������������ ������ �����������

���������������� ���������� �� �������!���������������������� ���

������������ ��������������������������� �������� ���"#�������$�

�������� ���

Vol. 100 TMR 1441

Page 3: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

Page

TABLE OF CONTENTS

CORPORATE DISCLOSURE STATEMENT

TABLE OF AUTHORITIES ................................................................................... iii

INTRODUCTION .....................................................................................................1

STATEMENT OF INTEREST OF THE AMICUS CURIAE ..................................2

SUMMARY OF ARGUMENT .................................................................................5

I. THE DISTRICT COURT ERRED AS A MATTER OF LAWWHENIT APPLIED THE FUNCTIONALITY DOCTRINE.....................................8

A. Summary of District Court’s Errors Regarding Functionality..............8

B. The District Court Erred in Relying on the FunctionalityDoctrine To Address Google’s Alleged Functional Use ofRosetta Stone’s Marks.........................................................................11

C. On Remand, the District Court Should Consider Whether theNominative Fair Use Doctrine Applies to Google’s Use ofRosetta Stone’s Marks as Keywords...................................................14

II. THE DISTRICT COURT ERRONEOUSLY INTERPRETED THETRADEMARK DILUTION REVISION ACT.............................................17

A. Summary of the District Court’s Errors Regarding Dilution..............17

B. The District Court Erred When It Required Proof That GoogleUses the ROSETTA STONE Marks On Google’s Goods OrServices................................................................................................18

C. The District Court Erred In Ruling that the Increasing Fame ofthe ROSETTA STONE Mark Barred a Claim For Dilution...............23

1. Fame is a prerequisite for protection under the TDRA. ...........24

1442 Vol. 100 TMR

Page 4: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

ii

2. Rosetta Stone is not required to show actual dilution orharm. .........................................................................................24

CONCLUSION........................................................................................................28

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE OF SERVICE

Vol. 100 TMR 1443

Page 5: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

���

��� ��������������

����� �����

������������

����������� ���������� ����������������� ��

%&'�(�)��*�+�,�""&-������������������������������������������������������������������������������������ �&

��������� � ������������������ ��

%�*�(�)���%.�,�..%-�����������������������������������������������������������������������������%��+�����

����������������� � ������������ ��!����� ��

%&��(�)���&�,�""�-�����������������������������������������������������������������������������������������+�

�������������

"������#� �����������$� #����%��� &���� '���( �������� #)���

& ��������

%%"���& �*�%�,%��/�����""+-���������������������������������������������������������������������� ��

������!*+,���-�������� � $�������������� ��

*�%���& �����,& �/�����""%-����������������������������������������������������������������������� �*

$����.���������������# & � /����������!����$$���

%"'���& ��%��,*��/�����""'-���������������������������������������������������������������������� ��

0�12������(�"����� 0�1�&)�������� ���� ��

.'����� �&"��,.��/�����..�-������������������������������������������������������������*���%���'�

0���(&) ���������� � &��)3����1������� ��

%�����& ������,����/�����""+-��������������������������������������������������������������������&

���!��!-����� ���� � 0����� ����� ������ ��

&%*���& ��"�"�,.��/�����""*-�������������������������������������������������������������������� �&

���!��!-����� ���� � 3�������

�'.���& �'.��,.��/�����""�-���������������������������������������������������������������������� ��

1444 Vol. 100 TMR

Page 6: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�!

,�������)��� � 4�������� ��

%�����& ���&�,� ��/�����"".-���������������������������������������������������������������������� ��

#���-����� $�� � &����������� ��

.''���� ��%�"�,.��/�����..�-��������������������������������������������������������������������

#(���� ������ � #��������� ��

.���& ��".��,*��/�����..&-���������������������������������������������������������������������������.�

�����%#&'-5�� �� � �(�) ���)�#�����(������-5�� ���� ��

+'���& ��%*�,*��/�����..�-���������������������������������������������������������������������������.�

%��� ���������� 2�"��������

+.���& �''&�,����/�����..�-���������������������������������������������������������������������� ��

������������������� ��������������

��"���& ��"++�,.��/�����"�"-�������������������������������������������������������������������� �'

3�."6�.� "�����&�(�����&��7��

.������ �*���,���/�����..�-������������������������������������������������������������������������ ��

�������������

8996�,��������� � 4��� ��)���� ��

*&'����)������ ��'&�,0����1���""�-������������������������������������������������������������ ��

&���&4� #(��������(1������������

%.�����)������ ��*��,��0����2���""+-������������������������������������������������������� ��

"�!�������(�/�)��$$�� /�)���&����$$���

*%.����)������ �&�"�,0����1���""�-������������������������������������������������������������ ��

��) �5��) ������� � �����)���( ���� ��

."+����)������*".�,)�0�� �3���..%-����������������������������������������������������������� ��

��������#���$$�� #'$.���)������� ��

%�"����)������ �+���,0�����4���""+-���������������������������������������������������������� ��

Vol. 100 TMR 1445

Page 7: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

!

-����,����!���� � �(��$#������ ��)��

���"*�*&'����""��56�'&'"�*�,0��7�����7�����"���""�-����������������������� �&

4-��:� 4�������� ��

&&"����)������ �'""�,8�0��9����""*- ��������������������������������������������������������&�

4�������� � &)������"����'3��� � ��������!���� ��

���/�"&�%&*"���""'�56���%..%"�,��0��/�����������+���""'-����������������� ��

/�����:������� � "���0������� ��

�"&����)������ ��'*�,0��7������"".-��������������������������������������������������������� ��

� 4 3���1���(##�� #�����)����������$$���

���/�9���"��"%.'���""'�56�&"��%�,8�0������1����*���""'-������������������� ��

$����������������� � #'�"��������� ���

�������)������ �%+��,8�0��9����"".- �������������������������������������������������������� �%

�����'�� � ���� ���/����(�������������� ��

*�%����)������ �*"��,)�0���2���""�-�������������������������������������������������������� ��

�������1������� � /����(1���/�)������ ���� ��

�'&����)������ ��&"�,��0��������"".-���������������������������������������������������������� ��

0����������7����(�"����� $��) �����-����� ���

� .&�����)�������&��,0��7 ���..�-��������������������������������������������������������������� �%

#'$.���)������� � &���������4������� ��

%������)������ ��++�,8�0���2���""'-�������������������������������������������������������� �&

.�����4���$$�� 4�������� ��

%%�����)������ �'%��,��0��������""+-�������������������������������������������������������������

������������

�%�(�)�/��:����%,�-�����������������������������������������������������������������������������*���'��%

1446 Vol. 100 TMR

Page 8: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

!��

��� �� ���� ���

/����������(������)�����������,�������&����*99;"�����

�(�#����)) ����������(���������������������������� ���!

���(�/������)) ���(���������!���".��/�;������)�����

,������'� �""%-���������������������������������������������������������������������������"� �&���%��'

<�������������".��& �������������������������������������������������������������������������������.���&�

��� �

* 1� <=7�)�7//�� <2� 7//�� <2�=�� ��087��>)���0�(�����

/=7�8 � �=��: �&��� ,*��� ���..�-����������������������������������������������������������� ��

* 1� <=7�)�7//�� <2� 7//�� <2�=�� ��087��>)���0�(�����

/=7�8 � �=��:: ?�*�.. ��0 �*��"� ,*��� ���..�-������������������������������������ �"

Vol. 100 TMR 1447

Page 9: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

���

������ ���

���������������$���;�@��;�����������@������������������;���A� �

� ���� ��� ��� �������� �� ���� ��� ��!�������"� ��� �� ��# �� � "��������

��!�!����������� ������$��� ����A�����A��@� �����;;���� !�������������

���������3�������������������������������������B@@@�;;�����C�@��������

���0������/������ �������������� $�� �������� D� ;����� ���E;��� ���

�� ������� ��� �� ����� $� ��@� $�� ������ ��������� �� !�������� �� ����A�

��$���;������ ��$���� ��������� �� �� ����A� ������ ��� �� ������ $� ��� ���� $�

$������ %������ ���������� �� ��� ���� �� �� ��� �������;� � !����������

������� ������@���������

����;�� �� �� ����� �A������������ ���F������$�@������

$������%��������!���� �����"�����&��"��#����������$������%��������'����

�!�������� ������������������0������/��������� ��� ���������� ����� �

����������� ���������������� ���������������������������������"�����

����������;� ��� ���� ����� ��� �)���� ������ ��� � ��;�� ���� /��� � ������ ���

(����� �)�������������� �� �� ���� ����� ��������� �������$� �� ����A� ��@�����

��� � �������� �� � ��������� ���� �����;� ������� �� � �������� ��� ��� ��@� �� �

�������;� ��� ���;���� ��� $����� �� ����A� ������ @���� �� ��$$��� ��� �� ������ $�

����A����������4� ������ ������

G�����������!�������� ������$����;���

1448 Vol. 100 TMR

Page 10: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

���

��������� ������������� ������ ���

�� �� ��� �� ��$����$�� �;���4���� @���� ���� ���� %��""�

������� ��!� � ��� ��� �������� �� ����������� ����� ���������� �� �����

�� ����A� @������ ��@� $������ � !������;� �;�������� �� � ��$�������� ����������

$������(��� �)������ ����������."����������������������������;����$�

�������4��;� ��� ���������$� �� ����A���� �$������;������ ����� ��;�$�

��� ��������� ���� �� ����A�� ����� ��� $�����;� ��$��� � �������� ��� ����������

�$$���!���� ��$$����������������� �$���������������� ����������$��F������

���� ����������� ��� �� ����A� ���;����� �� � ����$��� ���� ������� � ��� ���

�!�������$��������� ��������������������$��� ����A��� ���$������������

��@�� � �� �� ���� ���������� �3������� ��� �� ����A� ��@� �� � ���� ������!����

��������� � ����)���� ������� ��� �������� ������ ��!�!��;� ��;��$����� �� ����A�

������������� ��;��������/�����

���������������������������������������������������� G���������������������$��� ����� ������@�$���������������;�����������

��������������������$��� ������������������ �@��������������� �

�������@�$�������!������������� �����������������������������$�����

�)��������������$��� ��������$�@�������� ������������ ���� �������������

��� /��������@������� ������$��� ��)��������$������� �H��������!<0�=���� �

�"&>����������"�&""�����������$�������$������������(�)��)�������

/���� �������,$��� �=����"���"�"-I������������)��)��������� � "����

#���������� ��%*��(�)��.%'�,�""%-�,����-I�2����)���������6% ���� �

$�������) ������������ ��%*&�(�)������,�""*-I���������� � �1������(

������!�����)��� ��%&.�(�)���&�,�""&-I�������!� . #���������������

��� ��%&'�(�)��*�+�,�""&-I������������������ � ���� ��� ��!����� ��%&��

(�)���&�,�""�-I���?��$�����"����������!���&���� � ����������$ � ��%&��,������ ���-�

Vol. 100 TMR 1449

Page 11: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

&��

�� �� @��� $�� � � ��� �+'+� ��� ��� (��� � )���� �� ����A�

��������� ��� ���� � ������;�� ��� �������� $� $� ����� �� ����A� ��;�������

����� ���� ������������� ���������� � ���� ������� �������������� %�� � ����#

�� ���������������������������A��;�������� ������� ���!� ��;�����������

���;������������������@���������D���������$�$� ������� ����A���;��������

����� ��;� ��� 6������ ��� ��� �.*��� ��� (�)�� �� ����A� /����$����;� ��� $�

�.+*�� ��� �� ����� �� ����A� 0������ ��� $� �..%�� ��� ����/����$����;�

/������� ������� ��� $� �..��� ��� ���������F����;� /������� �������

���$��...�����)��/����$����;����7���$����� �E �����$��""����� ����

���������(�������$�!����� ���*++,���($�������������������"����

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�,��������� -�

(�)��+'&�,�"""-�,����-I3��6����#��������� � #�)����"��� ���� ��%�.�(�)��

�"%�,�"""-I���������� ���������������!-��� - ����"� � �������#��

"��� �%�'�(�)����'�,�...-I����������� @�����%�'�(�)���%"�,�...-I�

��������� � ������������� �� �%�*�(�)���%.�,�..%-I��1���������� �

�������������� �%"%�(�)��'�&�,�..�-I�2������� � ����������� �*+��

(�)���+��,�.++-I�$���#������'�� � &������)���'����( ������������

���".���&���,.��/����$��� ��!���.���"".-I��(��A� �����"����"�����!

/�����$$���������& ��%+�,� �/�����"�"-I������� ��������� ��!����"�����#�

���������� ��%++���& �.'�,� �/�����"".-I�$����.���������������# & � /����

������!�����%"'���& ��%��,*��/�����""'-I�����������-��� #���� ���� �

#���(��*�+���& �%%.�,%��/�����""%-I����!��!-����� ���� � 0����� �

��������������&%*���& ��"�"�,.��/�����""*-I3�����.�����-��������)���

��� � -) ����������������� ��"����& ��%.�,� �/�����..�-I����������,���

��� ��� �� � %�����#�������+����& �'+.�,+��/�����..�-I����� ������ �

����$�����������������*����& ��%%��,�� ��/�����..*-I�,�������������� �

:�6������B��������������'*����� �+"��,�� ��/�����.+*-I�&���6���� ��!�

��� � 4��������������4��� ��������+*���� ���&���,.��/�����.+�-I����

$�� � ����(�������� ��++"���8�� �+%��,��2���""'-��

1450 Vol. 100 TMR

Page 12: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

*��

�� 7 ��� )��� ����/����$����;� ��� �� � ���� ����� ���!�� ��� ��� �����������

������� ����� ��;� ��� �����;� ������� �� � � ��� ��@��� ����� ��� ��� 7� �� �

������ ��� �� ����A� 6�@� ������ ��� 5�� � ����������� �������

-�"���.�������/���� 0��!������ ����������� 1� � �� 2���� ��" �0$�"���# ���

5�� � /����� =�"���.������� ����� �� �����������" ������������"������ �

��!������ $� ��� �;������� �� �� ������� � ������� $� ����������� �������

��;���� �� � ��� ����/����$����;� �� �� �;�������� @����� ��� ��������� �� ���

����������

�� �� ��� �� �A�� �� ������ �� @����� ����� ���� � ���������

���!������������������<@�!�����������������!���������������������������0������

)���������������� ���� ���/������������� �@������������� � �� ����A� ��@� ���

���� 3� @���� ���� �$� �� ������ �� @���� ������ ��$����� �� � ������������

7��!���� ��� ������ �� ��� � ��� ������� � �� ��� @����� ���� �������� @���

�����������;�� �@��������$� ������������������$�@������A�������� ��� ��� ��@�

@�����������A��@� �� !������;���������������������� ��;��� ������������

������� ������� ����� � ��� ��� �����@���� ;�!�� �� ����A� @������ � !��������� �� �

@������ ������� ������� �� ��� ���������� ��� �� �� $�� A��@� � � !������;�

�����������������������������������$���������������A����������

Vol. 100 TMR 1451

Page 13: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

%��

������������������

�� ���� �����# ��� ��������� � � ���� �� �� ��� (����� � )������

��������� ��� @����� ��� /��� �� �� $�� ������� ������ $� �� ����A� ��@H��

��� ��������� ��� ��������� ����� ����� � ��� ����� � �� ����� ���� �� �� ���

(����� �)�������� ������������������� ������������;��������� ���;�������

������)����������������"���

3����#���(����� �)��������� �������������&��"���� ���� � ��

����� ���� ��� $���������� ������� � ��� $���������� ������ ��� ���� � � �

���!������� �����$�������;��� ����A���@������� �$��������@��������4��

���$������������$�������$������ ���� ���������� � ������������� �����%�*�

(�)���%.����*��%�,�..%-��������������������������������� ����$�@������������$$�

��������!����� ����A���;����� ���0������/������;������������ ����� ��������

����� � $� �!������;� @������ ��� �=)8 �� ) =�8� ���A� @��� �� $��������

���������$������%������ ���"��"� �������"����� �� ������� �������� ������#

��� )���� ������ �� &��"���� ��� �� $������ %����������� ��� �� ����� ����#

�� ���� &��"�� ���� $������ %������ ����� �� ������� �� ���������� ����4��"

��� ����� �� ���� �� ��� ������ �� ����!����" ��!����������� �� ��������#

&��"���� ��� �� ������.�� ���� ��� ���������� ���� �� ��"�� ������ � ���

$���������� ������ ��� ������������� � ��� $���� $� ���� ����� �������� �����

%��������������!�������������� ��� ���� ��� ����� � ��$������%�������; ��

1452 Vol. 100 TMR

Page 14: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

���

���� ���� ��� �� ����A�� 5� ���� ��# ���� �������� ��� ���� � �� $������ %������

; ��� � �����3��� ���E;����� ���� !����������!���� ��;��������� ������

$������ %������ ����� �� ����� �� $������ %���� ������ ��� �� ��"������� ����

�����$��-� ����� )��� �� ����� E;��� ��;�� ��;�� ��� ������������� $� ���

���������!� ���� ���� �� �����# ��� �� ��� ��� ���� �� �������� ��� ��� ���

� !������;������������ ������������!���$���������� �������

���(����� �)��������������������������� ���� ��������������#

�����������@���������������������������0������/������� �@���������� �����

�������$���@�����E;������ �������������$�� ���������������� � �������

$������ %������ ����� �� �������� ��� � � "���� �� ���!� ��� ���� �� �����

�������� �� ����A� ������� ��� �$��� � ��� ��� 0���� ��� �� ��F����� ��� ���

�$�� �������������A������@��; �������!���������� ������ 0�����F�����

�������������������������� ��� 0���������F�������������������;� ������

@���!��� ��� ���������� ��� �� ���� ��� ��������� � �%� (�)�/�� :� ���%,�-,�-�� � ���

0������/������� ������F�����;����������������

)��� �� ��� 0������ /��� ���� � @���� �� ���� � ��� ��� ����������

���������;� $���� $� ��� �=)8 �� ) =�8� ���� � ����� ����!� � ������ ��� ��

�����$� ��@�� �=�����**�*%�� � �������������$$���$� ���������;�@��� ��������

)���@�������������� ��F���� � ���!�� ��������� �������� ������ �������� ��

�!�����;��/�;������3����������D��� ������� �� ������� 0���������� �����

Vol. 100 TMR 1453

Page 15: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

'��

(����� �)���� ��������!� ��������� ������&��"���� ������"�� ���� � ��

��A����������� ������!��������

����;�� �� �� ������� ��� ����� ���������� ������ ��F����� ��� ���

(����� � )������ 6��"���� �� !� ���� ��� ��������# �� ���� ��� ���� � ��������

�������� ��� ������$������%������ ������"�����&��"�����!����� ��������

���;����F�������$�$���� ����������� ����� �����������@���������� �� �5������

����������������������!� �����������D� ;�������@���������������;�������

������� $� �������� $��� �� ���� �������� ���� � ��� $������ ���� ��� � ��� ���

0���� �)����� 7� ����# ����"�# ���)���� ����������� ��6� ���$������ %������

�����������������$���@�����0������/��� � �����!�������������� ������

������� ����A�����������������$���������H��<@������� ���������,�-�&��"����

�� � ��� � !��������� ��"��� �� ���� ��������!� ���� ��� �� ���������� ��� ,�-�

$������%������������������������ �������"��� ������� ������������"�����

�����$���������$���;�������� � �������

1454 Vol. 100 TMR

Page 16: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

+��

��������

��� ���� � ����������������������������������

����� ���������� ���� ������ ���

�� ������������ !��"!�����!�������� ��#$��%�&$���&"!��&�'�!��

���������������� ���0������/���$� ��� $���������� ������ ���

����������A��@� �� !������;����3����������� ��� ��� ����������

��� ��� )������� /��� ���� �3������ �� ��� $���������� ������

���!���� �� �� ����� $��� ����;� �� ����A� ��@�� ����� � $� ����� ��@�� �

�����4�����$������������$�������$����� ��H���

���$���������� ���������!������ ����A���@��@��������A��

���������������������� ���"�����������������#����

����� � ��������;� ��;������ �������� ��� ���@��;� ��

�� ����������������$����� ���$������������������!�����

$� ����� ��@�� �� �� ����A� ��@�� � ������;�� ��!����� ���

;�����;� ��!����� �� ������ !��� ��@� �� ��� ���;��� ��

$�������$��������� �������$���@�����������������$�����

����������!���������������� ������ �������������� ������

��� � ��� �� ����A��� �@�!���� �� ������ !��� ����� $�������

��� � ��� ����� � @���� ��;�� � � @������ ���� F����$�� ���

�������� ���� �����3�� � �$��!���,���������� ����A������

�������@� ������������-��

��������� � ������������� �� ��%�*�(�)���%.����*��%�,�..%-��� �������������

������������ ������ �� �������$���;������������������ ����A��������$��

��������$��� �� �����������$��������$���$��������#���� � ���������������

��� � ������������ ��!����� ��%&��(�)���&��&���*++8�� ������� ���$������

��� �� �� ����������� � ����������������$� ��� ���������@���� �� �$$���� ��������

F������$� ���������#� ����������� ������ ���������� ������������ ��������

Vol. 100 TMR 1455

Page 17: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

.��

�� �� ���������������-I�#(���� ������ � #��������� ��&)���.���& ��".��,*��

/�����..&-�,�������;�$���������� ������������� ����;�@������������ ������� �

$� $�����;� � �@��� $�������� ������� �� � ������ �� ��������� ��� �� �� ����-��

����������!�����������(���������I������%#&'-5�� �� � �(�) ���)�

#�����(������ -5�� � ��� �� +'� ��& � �%*� ,*�� /���� �..�-� ,�������;� $����������

�$����������� �� �����$��������!���F�����������;-�

��� ����� ������ ��@�� ��� $���������� ������ ��� ��� � � ��������

������ ��� ����������� ����� ����� ���!�� � ������ �� ��� ������ ���� ��� ��� �

���� ����������� ���� �� ����A� ��@�� � ���$���������� ��������!� �����

�$����� � ��$���;����� ��� ������������� ��� @����� ��� �$�� ��� ���� ��� � ��

�$���������������������������� ������������������������������������������

����@�!������$��������������� �$�� ���@����������������������4� �����

�� ����������� �� ����A� ��� �� �� ����A� ,��� ��� �������� $� ��� ������� � � ���$��

�����-� ���!��� �� �$������� �� ����������� ����� � ��!���������� ��� �� �� �����

�������������$����$���������� ����������0������/������� ��� �@������

������������������� ������������������� ���!����������� ��� ������ ����# ��

@��������������/������ ����@�� ����������4� �$�����$�� ��;�$���$���;�����

�������$����;��������������������/������ ������� �������$������%������

���A�� ��� ���� $� ��� ��� � $� ���!����;� � !���������� @��� $�������� �� �

����$���������� �E;���$�������������� ���@�����;���������

1456 Vol. 100 TMR

Page 18: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�"��

����=)8 ��) =�8����A�������������������$��������$������$�

$������ %������ ����� ��� �� ���!�� ����� ��� ��� �� ������ $� ������� �(���A�� ���

������ ��� ��� #(���� ����� ��� �=)8 �� ) =�8����A� ���!��� �� $������ ����

���� �� �������� ��� ���� � �� $������ %������ "����� ��� �� &��"�� �� � ���

��!�������������������� ���������������$������%����������A�������$��������

$������$���������!���� ����

��� 0������ /��� ��!��������� ������ �@��� �� ���������4� � ��� ���

��� ��������� �� ����� �� ���������" � ������ ��� ��� ��� �� $������ %������

�� ����A�� ��� A��@� � ��;;���� �� ��� ��� � !������;� ��;���� ��� $�������� �� ��

����$���������������"��"������-����*#����������������� ����"���� �

��������� '�������# ��� )���� ���� ����� ���� �&��"�� ���� $������ %������

�� ����A��� ���$������!�����$���������������������;������������������

��� ���� ���� ���� �� � ��� ������ ��� ����������"��" ����� �� � �� &�� � ���� ��� ��

$�� ��������������������$����$���������� �������

Vol. 100 TMR 1457

Page 19: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

(� )#��� !��"!�����!����#%��&��#'��&$��&�!)#���&"!��&�'�!����"!��&#�

�� �%%�# ��������� ������ � �������� ��� �� ������� �������

���* �

�������������A��� ������� ��� $���������� ������ ��������� $������

�������������� ����$����������������������� ����� �������������$����

$������@��������!� �������@����������!���������������$������������;������

���0������/����� ��������������� $���$���������!�������� ����$����������

������ � @� � ���A��� ��� ���� ������� �� @��� ��� � ��������� @�� ���� $� �����

�� ����A�������$������������������D���$�� ��������������$����$����������

������� �#����#���-����� $�� � &����������� ��.''���� ��%�"���%&��,.��/����

899*��%�"������ �������������� ���������������$�����������4����� ��$��

���!� ��;�����������$@��������� �������A������������������������F������

$� ��� !� �� ;������ ������� ��F�����;� ��� � �������� @�� ��� � � � ���� ���

��������.����� ��� ������ ���������"����# �����%�"������� �� ��� ���������

��F������$������������!��;����-I���) �5��) ������� � �����)���( �

��� ��."+����)������*".���*�&�,)�0�� �3���..%-�,/���F���;����� �����$@����

���F�������� ������������������ ����A�$��������������������@� ���� ���$��

��!� ������)����'�����"����� ���� ��� ��������������

���0������/������������������ ���#������ ���) �5��������

��� �� ����������&��"���������$������%�������������������������������

1458 Vol. 100 TMR

Page 20: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

����4��" ��� ����� ��� �� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ������&��

=�����&"�&���� ����� ��;���$������������ ����� ��;��� ��������������$����

$���������� ��������(���A�����������$$�����#����� ���) �5������)������

������;�������� ������������������������$@������� ��������E;������

��� ��!������������ ��������������$������%����������� ����������� ����

���!� �� ���� ��� ��������� ��� $������ %������ ���� ���� $�����# &��"�� ��

����" $������ %������ ���������� �� � ��� ��� �� ���""�� ��!�������"�� �� �

��!���������������"$������%���������������������� ����������������������"

$������ %������ �� ���� �� ���� $$����;� ����� � ,�� � �������� �����$��-��

�� ���������!������ �����;��������������E;����� � ��� � !�����������������

������!��$�����������������������,��� ������� �$���������@���������)�����

��/-�� ����� �� ����A������ � ���� ��� ��!�� ���� ������� ����� ��� ��� ���������

���������������E;����� ����� !����������������;�������A����������� �;�����

�������������������������������������������������&�� ���0������/������������ ���@����� �����������������$����

���������������������$������ ����� �$������������������!��!-����� �

��� � 3��������'.���& �'.���+"&�"*�,.��/�����""�-����������/������ ��� � �

���� ����A���$���;������������� ������������!��$�������� �����I����

��������#����$ $ � � #'$.���)������� ��%�"����)������ �+����+�.����'�

,0�����4���""+-�����/���� ����� ����� ����A���$���;������������� ������

���������������� ����������� �����#��������������������� ������������

������!��$�������� �������� ��������������������$����������!��$����

���� ����������$����$������������� ������� ����)�������/������� �

Vol. 100 TMR 1459

Page 21: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�&��

��������� �������� �� � ��� ���� ����� ��� ������4� �������� �������� �� ���!���

������� ������&��"��������!�������!�������;��

)�;��$����������������/����������� ��������D��� �����������$����

$���������� �$����� �� ����;��� $����� � ��� ���!��! -����� � ��� � 0����� �

���� ��������#:;<3�:�8+*+�9��)���*++<�#0������ ������"������ �����

����$��� ����A�����A��@� �����;;���� !�����������D�����������)�������

�����������������6�A��E;������������������ ����������������@��������� �

�� ������$���������� �$�����������������/��������D��� ������;�������$�

����= ����� ����������A������������ ������� ��;�������� $�������� ���

������!������� ����"&��,��������������;����-�,$���������� �������������������

���������������������������������� ���������""����������������4�����

����� �����������-����������������������/��������� ��������6�2G=2��� �

01>/�2 ���������� ��� ��� � ��� ������ ���� �� ��� ����"� �� 0��������

�� ���� �� � ���!����I� ������� ���� ���!� � �� ������� ���$���;� $������� � ��� ���

�����)�� ��� �� �����#�?0������@ ������������!� ���� ������;�4������ ����

���������������������������"� �����������"��������������������� �����������

�����������������#$������%��������������������� ���������������������

��� ��� $���������� ������� �� � ���� ��� ������ ��� @����� ��������� � ���

$����$�����������

1460 Vol. 100 TMR

Page 22: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�*��

�� �&� �#��&%+� !)#� �� !��"!� ����!� )��'%� ��& �%#�� �)#!)#�� !)#�

�����������������������������������������������������

���������������� !�����

�� ���������" �� ����� ��� �� ���� ����.�� �� ��� ���� �����������

�� ����� ��&��"������� �����!�������"��� �� ��# ���(����� �)���� ������� ��

��!� ���� �����" �� �� �"��.� ���� ���� ��� �� $������ %������ ����������# ��

�� ����A�����;������������������$��E;����� ����� !��������,$���3�������

��������� ���� ������ �������������������������$������%����������� ��#

����������"����# ��������!���!�������" ����� �������� ���$������%������

�� ���-�� � �� ����A� ��@������ �� ���;��4��� ��� ���������������@������������

������ ��������������� ����� �� ������� ��� ���������!��$�������� ��������

#�� ��������!�������!*+,���-�������� � $����������� ��� �� *�%���& � �����

��+�,& �/�����""%-I�0�12������(�"����� 0�1�&)�������� ���� ��.'����� �

&"���&"��"+�,.��/����..�-I���������%�(�)�/��:����%,�-,&-,�-�,��!� ��;� �$�����

$��� ������������@����� !��������������;����@���������������$��������;����

���� $�� �� ����A� ��� �� ������!�� $���� ���� ������� $��� ����� ������ �������!��

� !������;-��

=�� ����� �� ���� /��� ���� � ����� ��� 0������ /��� � ���� ���

������&��"���� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��������!� ���� ���

Vol. 100 TMR 1461

Page 23: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�%��

������ ,������ ���� ��� $���������� �����-�*� � ��� 0������ /��� ���� ��!��

�������������� ���������������/�������������� ��� ���� ��������� ���

�����@� ������������������/��������!����;;��� �������������!��$��������

�������������������������������������/��������$����������������� � #'

�"������ ��� ���������)������ �%+���%++�+.�,8�0��9����"".-I0����������7���

�(�"����� $��) �����-����� �� .&�����)�������&�����*�� ,0��7 ���..�-�� � ����

������� ���� ��!� ��� ���� /��� @��� ��� ���������� �������� � �3��������

���� ������������!��$�������� �������

����3������ ���� ��� ��� ��� ������/�� ����# ���������!� ��������

����� �� �� ��!��������� ��"�� �� ��� ��������� ���������# �� � �� �� ��������!�

� !������;�� ��� ��;� ��H� ,�-� ��� �� ��� �� ���!���� ��� F������ ��� ��� �� ��� ����

� ���$������@���� �������$� ����� ����A��,�-��������$� ������A������A�� ���

���� ������� ��� ��� ���������� ���������� � � ���$�� ��� �� ��� �� ���!����� �� �

,&-��������� ����� �������;����@�� �������D������@���������A����;;���

�������������� ��������������� ����A��� �����0�12������(�"������.'��

�������������������������������������������������*�� ������� � �������A�@����� �������!����������$������������� ����

@���������� ����A��������;���� �������������"����������������� �������

"���������!� ������ ������#�������"��"����� ���"����$���������������

�� � #'�"��������� ���������)������ �%+���%++�,8�0��9����"".-���������%�

(�)�/��:����%,�-,*-��� �������$�$�����������������������������������������

��������)����� ����A������������;���� ��������� �������!���8�;�����

���;��;��������;I��������������������;���� ��������������� ����A�������;��

1462 Vol. 100 TMR

Page 24: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

��� ���&"��"+I����!��!�&%*���& ����"&"�,��D����;�����������$����������!��

$���� ���� ������ � ��� �� ��������� ��� ���������� ��� @���� ��� � � ��;;���

� ����������� ��!����������� ���� ����������� ��� ��� ��� ����� �� ����������A

������!*+��*�%���& �����+�� �/���������� �������������A����!��� �� �

���� ������� �� �� ����� ��� ����������� �� ������;� ��� ������� � ������4�� ��

����������� ���� ��� �� ��������� ��������� �� ���� ������� - � � "���� ��

#� �����������$� #����%��� &���� '���( �������� #)���& ���������%%"�

��& � *�%�� *+.� ,%��/���� �""+-I�%��� �� ������� � 2�"� ������ +.� ��& � ''&�� '''�

,����/�����..�-I�3�."6�.� "�����&�(�����&��7���.������ �*���,���/�����..�-I�

&���&4� #(��������(1�����������%.�����)������ ��*�����.�,��0���2���""+-I�

*�7//�� <2�=�� ��087��>)���0�(������/=7�8 � �=��:��&�����

���������� ���� ���$���������� �$������$�� ���������$����� ��

@�� � ��!�� ����� ���� ���������� $�� ��� 0������ /��� � ���� ��� @������

E;��� �� ��� � !�������� ��� � ��!A�� ��;��� �� ��� ������!�� $���� ����� � �� ��

�A��� �� ������ �� �@� ��� 0������ /��� ���� � ����� @���� �� �������� ���

������!��$�������� ����������$����$���������������� �� �����;������/���

������$�������$�&��"������������!�����������������$������%��������������

������������� ����@�� ������������E;����� ����� !�����������������A��;���

������!��$��������������������� ����&��"��������"���������"����� �������

����$������� ����A���

Vol. 100 TMR 1463

Page 25: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�'��

B��� ���(����� �)���� ���� ������� ������&��"���� ��� �� ���

����� )��� �� ����A�� �������� �� ����� � ������!�� $���� ����� ���

������� ������ ��� �� ���� � ��A�@�� ;�� ��� ��� ������!�� $���� ���� ����� ���

��� ��������4������������� !������;�$������$���; ��������������$���@��

��� ���� $� �����A� $�� �����$��� �� ���� ����@$��� �������� ����� ������� ��

����������������!*+��*�%���& ����**I�0�12������(�"������.'����� ���&"+��

���� ��� ������� ����� ��������� � ���������� ���

��������� ����������������

�� � ���� ���"���������#� ����$����������������� ������

���0������/����� �� @��������� ������ ��� �����4��;� ��� ������

�����������������0������/������� �@���������� ������������$���@�����E;���

��� �������������$�� ���������������� �������������;��;���������;��$@����

������������$������%������������������������� �"���������!� ���-����

*&��� ����@������������������� 0��� �������F�������������������$����

������$$��������� ������������������� ������� ��� ��������������"������

���!������ �%�(�)�/�� :�88*;� ��8�� ���(����� �)������ �������� ������� ���� ��

����� �� ���������������������($�-����<:��

)��� �� ��� 0������ /��� ���� � @���� �� ���� � ���� �������� ���

�=)8 ��) =�8����A�@���$������� �������� ��@���������������� �������� �

����;��������!����������� ������� �����!�� ����������������$���@���=���

1464 Vol. 100 TMR

Page 26: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�+��

�� **�*%�� � ��� �� ��;�� ��� 0������ /��� �$$���!���� ��F���� � ����� )��� �

��!�������� ������������ �$���������$ �������@�������������� �� ��� ���

��� 0������%�(�)�/��:����%,�-,�-��������)������� ������$������ �$���

��������;� �!���� � �� ���!� ���� &��"���� ���� � �� ������ �� ������ ���

������!����� �� $������ %����������� �� ��� ������������� �������� ��� ���A��

��!����������������� ��������������;� �A��@� �� !������;������������(� ���

���(����� �)�����������"#����"�#������������ ��� ������!��� ��������

���$����@��� ���������;���$����A��;����������!��� �������� ��������3�����

���������$�@���/�;��������� � ����������;���� 0����� ���F�����;����

�����������������������������������������

(� )#��� !��"!�����!����#%��)#&� !��#,���#%�������)�!����$'#�

� # � !)#� �%�$&& �&%�$ ����� %� �������� ����� %�

#�-�"# �

��� 0������ /��� ����������� � ��� ������ ���;��;�� $� ��� 0���

@���� �� ��� H� � �������� �� &��"�� ���� ��� ���� ���"��"� �������" ���� ���# ��

�����������������������������������������=�����*����=�����$����������������

��;;���� ��� ���0������/��� ������������� � ���E;��� ��� ������ $�� �

�������$�� ������������������������������$������)�����=�����*�����$����

����@�����������

��� ��� ������ ���;��;�� $� ��� 0��� ��A��� ������� ��� ������ $�

��������� �������� ������� �� ��� ����� � �� ���������� ��� ��� �������= ����

Vol. 100 TMR 1465

Page 27: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�.��

@���� $� �� $��������A� ��� ��� ������!�� �� �� �� ������ ��� ����� � � ��� ��D������

�"����� ������� ������ ��# �� ��� ���� ����� ��� � ����� ���� ��� �� ����

$������ ��������� ���� $� �����A� �� �� �� ����� ��� �������� ��� ��� ��A���� �

������ ������ �� �� �� ��������� �� �� �������� �� �������� $� ������ �� ��A����

��$������������� � ���#����� ����� ����� ��6�����8;C�%�)�D����%,�-,�-�

,���������� � -���0������������������;��;������0������/���������������� �

����#����������&��"����������������"��"��������"���� ���#�� �����������

����������������������������-����<8������

�� ���� ��� ��� �3������ ���;��;�� $� ��� ����� ���� ��� ���

(����� �)���������������� ��;������� ��� ��� ��;�����!��������� � ���<����

E��� ���� )�������� $����� �������� �� ���� ���� ��� ��� �($�� ��������

�4������� ������� ���� ��6�� ��!� ������ �� ����������� ��!�� �� ����� �� �� � � �

��������� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� �������� F�$� $��� ��� 8+9��&�� �� '�

�*++,�# ��������� �� *++, C�%�)�)��� 8+98� ��� (����� � )������ ��������

�� ��;� ����� �$�� ������ ������$�� � ������� $�� �������������� �� � ���

�����������;�; �������!�����@�����;�����������

���0������/��� � � �� ������� � ����� ����� ��� ���=�������� ���

$������E;����������� �������������@��������)��������������������

/������ ������ ������&��"����������������"��"��������"���� ���#�=�����

*��� ��� � ��� � ������ ��� ��������� ��� E;��� ��� � �� ��� ��� � ������� $��

1466 Vol. 100 TMR

Page 28: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�"��

�������� �?�@���������� ����&��"������ ���$������%����/���� �� �������� ���

����"���� ��� ���!� ���� -�� �� *&�**� ,��������� ��� ��;����-�� � �$� ���@��� ���

0������)���������������#�������@�������������������/������������������� ��

����($���������'����������

����������'�����������($�������� ����� ����@�����������

����������� ����� ��� �%� (�)�/�� :����%,�-,�-I� *� 7//�� <2� =�� ��087��>)�

��0� (������ /=7�8 � �=�� ::� �*H..�� �*H�"��� � ��� ����� �� ��� $���� ��� ��

��F�������������$�� ���������&��"��������!�����$������%���������������

����"������ �� ���� �� �� ��� � � "���� �� ���!� ��� $�����#&��"������ ����

��!������������������ ����� �����������������

��� �������" ������� �� ��� �($ ����� ���� �� ��� (����� � )������

��������� ��� �� ������� � ��� ������ ��$� $� ��� 0��� ��� @��� ���� ��� � ���

/�;���������� � ����������� � �� ��� $���� ��F����� ��� ��� �$�� �������4�� ���

���� �� � �����"������ �� ���� ��� ��������� (������� $�!����� � �� *++;=

<�����;� �� <���� �+&� G�$��� ��� )������� =�� /����� ��� �������� �� �

������������������$����<��/����=�����1� ���������".��/�;���%��'�,�""%-�

,�������$������E�� ��$��;��������� ���� �� �-�,�������$���<�����;���<����

�+&-���<@�!�������������������������������������6�@������������ ����

��������� G��� ��������� )����� $� ����������� ������� 6�@� ��;�� � ��� ���

�����"������������ ����'���������������� ���!� �� �<�����;���<�����+� ���

Vol. 100 TMR 1467

Page 29: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

*+�*.� ,������� $� 5������� E�� G������ �� �����$� $� ���6�-I� ���� �� �"'��"+�

,������� $� )����� G�������� 7�;������ 9���� /����� $� ��� �G�� )����� $�

����������� ������� 6�@-�� � ���@��;� ��� ���� ���� � ��� $����� ������ ���

���;�����$����������;��;��@������!� ��� ����$�������������������F���� �

���� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� #��� �%� (�)�/�� :���%,�-,�-�� � ����� ���

��F����������� ��������F�������������� �$�� �������� ���;�����$�������@���

�������������$���/�;������� �@���D����������������D��� �%�

����;�����0������/���������������$���� ���������������4�����

����� �� ������ &��"���� ���� �� ��������� ��� ���� ���������� ���� ��

����� �#������ �������!�#����������!���������!� �� �� � ������������$�

��� ������������� ����� ������������������1����� ��#���4-��:�

4������������&&"����)������ �'""�,8�0��9����""*-I�4�������� � &)������"����

'3��� � ��������!� ���������/�"&�%&*"���""'�56���%..%"� ,��0��/����������

�+�� �""'-� , �����;� �������� D� ;���� ���� ��� �� $�� ��;�$� ���� ��� �������-I�

.�����4���� $$� � 4������ ������ %%�� ��� )����� � � '%�� ,��0�� ����� �""+-�� �7��

��������� ��� )��� � /������ ���� ��� � ��� ����� ������ �� � ����� � ��� �����

�������������������������������������������������%��� �����D�����$���� ���;�����$���������F��������@�����������4� �������

$��@��;��������$������G�����H�?(@��������������� ������������� ����

!��� � ���;������������������;���;�� ��;���� ���;�����$�������

���;��;����������������$���������;�������@��������������������$����

������������!��#��������01����������������������#���<���������

����".��&�����%�,�""%-��

1468 Vol. 100 TMR

Page 30: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

���������� �,�������)��� � 4����� ������ %��� ��& � ��&� ,� �/���� �"".-�� � ���

,�������)#���%� ���)�� �����������&��"������ �����������������������

�������� �� ��� ����������� ��������� �� � ��� ���# ������ ��� ��� �� � ����

&��"�� ���������# ������# ��� ����� ?��� �����������@���� ��&��"���� ��!�������"

�������� ���������"�����!�������"���!� ��#�������������������� ����� ��

�� ����.��� ���)��� �/������ ����;����� ����!�������������@����� �����������

��� ���/������ ����� � � ��� ��������� � ��� ������� �� ����A������� ��� ���

6������ ��� ,� ���� @����� �� �� ����A� @��� ����;� ��� � ��� �� ������� � �

������������������������ �������������������A��@� ���;;��-�������,�������#'

$.���)�������� &���������4����������%������)������ ��++���..��"��,8�0���2��

�""'-I������'�� � ���� ���/����(�������������� ��*�%����)������ �*"���*�%�

,)�0���2���""�--���5��������������!����A��@� �� !������;�����������������

������������������������,�������)� �����4�����������&��"�����4������� �������

��� ��� �� ��� ����������� ���� �� ���� ���� ��� ��� �B���� ��� G�� ���

)�;;����� ����������������������������� �����.I����������/�����:�����

�� � "���0�����������"&����)������ ��'*���+��+&�,0��7������"".-I��������1����

��� � /����(1���/�)���������� ��� ���'&����)������ ��&"���&%�&�� ,��0�� �����

�"".-I�� 4 3���1���(##�� #�����)����������$$� �����"��"%.'���""'�56�

&"��%����K��,8�0������1����*���""'-I�8996�,��������� � 4��� ��)�������*&'����

)����� � � �'&�� �+%� ,0���1�� �""�-I�"�!��� ��� �(�/�)�� $$� � /�)��� &����

Vol. 100 TMR 1469

Page 31: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�&��

$$��� *%.� ��� )����� � � &�"�� &�&� ,0���1�� �""�-I� -���� ,����!� ��� �

�(��$#������ ��)�� ��� "*�*&'��� �""�� 56� '&'"�*�� �� K&� ,0�� 7����� 7���� �"��

�""�-I�4-��:� 4��������� ��&&"����)������ �'""��'"*�,8�0��9����""*-I�0���(

&) ������� ��� � &��) 3����1���� ������ %��� ��& � ������ ���+� ,���� /����

�""+-��

�� )#��� !��"!�����!����#%� &���'�&$� !)�!� !)#� &"�#� �&$����#����

!)#�������������*�(���#%����'����������'�!��&

���0������/��� ���� � ��� $�� ��;� ��� ������ ���������� �������

�����������" �� ������������� ����������� ��������� �������#���=�����

**�������� ��;�����/����$$���!��������� �����F��������$������� �������� �

�������������@�������� ��������� ��@�������3���������;��;���� ��������$�

��� 0������%�(�)�/��:����%����

/�;����� ��� ��� � �� � ����� � ��� 0��� ��� ��� @�A�� $� ���

%������)�����������"������������� ���������� ����������������� ��%&'�(�)��

*�+�,�""&-�����@��������/����� ���� ������������$$�������@��� ��� ������

5�������� ����A���� �$� ������5� ���� �������!������ �����������������

�� ����� �� ����A�0�����������������*�+�*&*��� ��� 0���@�������� �@������

�3�������������$�!�������;�������!���<�����;���<�����+&���'��,�������$�

7��!���1��1������6�;�����!��/����������������/�!���6��������(���-I���������

<�������������".��&����*��� ,�""�-�� �� ������ ����""��(�)�/�/������".��� � ���

1470 Vol. 100 TMR

Page 32: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�*��

������ ���;��;�� $� ��� 0��� �@� ��A��� �� ������ ��� �� ������ $�� ������ ���

���������@��������$�������������� ����� ���������!�������� ������������

��;�� �����$�����������������������$�����������A������$������$����������

����� ����� ����� ��6�������%�(�)�/��:����%,�-,�-�,���������� � -��

.� ��)���� ����5��������� ���������������(���,&

����($�������������������������������������� ��������������"

$� ��������� � �� � � ����� ���������$$�������������� ��� ������A� ��� $����������

�� ���� ����� ��� ��$��� ���� ������ $� ��� ���A� ���� ��� $�� �� � (� ��� ���

�������# � ������ ���� �� ��� �� � �� � ����� �� �"��.�� �� ��� "������

�������;��������$����(��� �)��������� ���;�����$�������$����; ����

���!� �������������� ������� ���:���%,�-,�-,�-����

� ��!�� ��� $����$� ������A��������)��� ������ � �!� ����� ��� ���

������� �������������� ���H;I��*++9�-����<*�7�����������!���� �#

��� 0������ /��� ����� � � ��� ��� ����� )��� �� ����A�� @����� ��� $����

$�����@��������������;�$���� 0������� �

/� ,������#�����������5��������(�1����������������(��)

0������������@������$��������A��������� ���������� � �������

��������� ������;� �� $� ��� ���������� ��@���� ��� $����� ���A� �� � ������

����� ���� ��������!�# ����($�� �� �������� �������������������������

Vol. 100 TMR 1471

Page 33: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�%��

��� �� � @��� ��� $� ��� ���������� ����;��� ��������� � ��� ��� 0���� � ���

������� $� ���� ����;�� @��� � ���@� $����� ���� � @����� � ����� ��D����!��

�����$�@������!��;����!�������� ���;���������A���/��������/ , C8D���

�+�,�������$������E�� ��$��;��������� ������ �-��

��� ���� ������ ��� 0������ /��� ���� � ���� �������� $������ %������

���� ��@���������� � �������� � ����;��������!������� ���� ��������� ���!��

������ �����������$���@���=�����**�������� ��;�����0������/����������������

��F���� � ���$��������� �@���� ���!���� �� ������������ ����� �����;� �

�����������$� ��������� �� ���������� ������� 0����������� ������

(����� �)������������" �� ������"��� ������� �����4����� ��4��� ���������� ��

��������!��������$����!������������$��@�������� 0���@�������� ���

���0������/�����������A������������� �$����.���������������

# & � /����������!����$$���%"'���& ��%��,*��/�����""'-�����������������;���

=��� �� *%�� � $���� .������ ��!��!�� ��� ������ ��� �� ��� ����"������ �)�� �

J�������� ���� ���� �����������=��������������/������ ��������A���� �

�� �������� � ����� ����� ��� �($ �� ���� ��� ����������� ��� �� � ������

�!� � ���������������$���� ������!������$����$��������A������ ���;�����

������ ����1����J������������� ���$����.��������%"'���& �����+���/������

�����(����� �)��������������������� ���#=�����*%����/������$����.�������

� � ���� $�� � ��� ��������� ��� ���� � �@������� �� ��� �1���� J������� �����# ���

1472 Vol. 100 TMR

Page 34: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

����

��������� � ������������$������ �������������� ��� $����$� ��� ��;��� �$����

.�������� %"'� ��& � �� ��'�� � $���� .�������� ����$���� ��� �� � ������ ���

����������� �������������������;�@������ ��������� ������� ��@����������

��@�� �������!������$��������$���������$���;������ � �$�� ��������� ������

��;���;� ��� ��� ���� $� �����A� ��� �������� @��� ���� ����� � ; �� ,��� �����

)�������;� �����-�����������@$�������$������A�������������������� �@����

������������;����� ��@�����������

�� (����� � )������ ������" ���� �!���� � �� �� ������" �����

�@�������� ������ ��� �� $�� ��;� $� ������ ��������� �!��������� ��� ��������!��

������� �� ��� �($�� ��������� �� �������� ��������� �7� ���� �������� ��� ��

����������@����� ���!�����$� �� $��������A� ��� �������� �!��� ����� ���������

�����������������������@����$����$��������A����� ��������F���� ��@���

�����������������!�� ������������������"����������������/��������

/ , �+&����+�,�������$������E�� ��$��;��������� ������ �-��� ��������$���

���������������� ������������ �"�������������"���������#�����������

��@�� ���!�� � ���� �� ������ $�� ������� � 0������ ������� ���� � �� ��� ����� �

��������������������������!����� � ���������� ����������� �� �� ������"��

��������������� �����;������$�������� �������!��;��������!�����;��$$������ �

���� !��� ���� ������ ��� ���� � � ���� ��� ������� � ���F����� � ���$�� �� ���;���

�������

Vol. 100 TMR 1473

Page 35: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�'��

��� 0������ /��� ���������� ���� $������ %������ � � ���!��

�!� ������@����� �� ������ � � ��!�� ��� $���� $� ������A�� ��� �!� ����� ��� ��

� ������������������������������������ ��������� ����� ��;��� �����������

$����$�� ���������������$��@�������� 0���@������ ���#������#��������!�

�� ����A�@�����$������������������� ���5�������������!������������������

�����$��5������!��"� ��������������/��������/ , C8D��%��,�������$�

5�������E��G�������������$�$����6�-���(� ������0������/���������� �������

��� ������ ���� $����� ���A� @���� @�� �������$����� ����������� ��� $���� ���

��$$����;��!� ��������!������3���$����������;�����$�������A���������A�

�� � ������" ���� ��� ������ ���� ���������� �� ��@��;� ��� ������ ��� ��A������

)������������������$�������������!��������@���/�;��������� � ��� �

�����!���� ��� ����� ���"��"� �� ��� �������� ��� (����� � )������ �����" ��

$������%�������������� �����������������"���������

���������������������������������������������������� ������!����!� ����������� ���������)���� �����������$����$����

���A�@�������F���� �$����� ������������A���� �$� �������� ������

0����������������A���� �$� ���������������������� ��������������

����������������������$�������A����������@������$�����������!���

�!� �������������������������� ��������� ����"���& ��"++���".��,.��/����

�"�"-����

1474 Vol. 100 TMR

Page 36: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�+��

������ ���

��� 0������ /����� 6��"���� ������ �� !� ���� ��� ��������

��������$���������������������$�������$���������� �������� ���� ������

�������

��� $���������� ��������� @��� $��@� � �������� ��� /��� @��;���

�;��� � ��� $������ %������ ���������� ��� �� $�������� $������� $� �����

%������ ����� ��� ��!�����" �� ������"����� �� # ���(����� � )���� �� ����

������&��"����������������� ��������������� ����������������� ���� ��

�������7��!�������������F������$�������������0������/����!� � ��������;�

��� ������� ������ ��� ��� ����� 5� ��������;� ��� ������ �������� ��@����

,�-�&��"���� ��� ��� ��!��������� ��"��� �� ���� ���� ��� �� ������������ �� �

,�-�$������ %������ ��� ����� ��������� � ����� ��"��� �� ����� � ����� �����

�;����������$����;����$���;�������� � �������

��� 0������ /��� ���������� ���� � �� ��� ������ ������ ��� ��

�������� �����.��" ������&��"���� ������$������%����������� ����� ����

������������ ������������� ��� ��� 0���� � ����� �� ���0������/��� $�� �

����&��"�� �� ��� � ��������� ��$������ %����# ��� ��� ���$������ %������

������������"������������ ���&��"����� ����!� ��#���������������������

$������ %������ ����� �� ���""�� ��!����������� ���� ���# �� � ������ �� �� #

Vol. 100 TMR 1475

Page 37: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�.��

��������� ����A� �������� ���0������/����������� ����$�� ��;���������

)��� ��� � �� ��!�� ������ ��� �� ����� $� ��@� �������� ��� ���� � �@��������

���������������� � ����;��������!����������� �������� ��;�����0������/���

�$$���!���� ������� �� �� ���� ��������� ��'��������# �� � ��� �($ �4�������

������� �@����� ��A���� �$� ��������� �� �� � �� ����;��� ����/��� �!�����

������������(����� �)������������"�������������� ��������������������

0������/����������������4�������������� ��������������� �� �����������@����

������������;��;���� ��3�������������$���� 0����

0�� H���!����������"�"���������� ����� �

� � � � � ������$����������� ��

� � � � � � L�L�0�!� �<��G�������JJJJJJ��

0�!� �<��G��������

� 08G89=�)8�M��6�7� =��66��

� .�.� ��� ��!�����

� ��@�2�A���2��""���

��H��,���-�.".���.��

�����H�� ���������N ���!�������

����������&)�����������������������

�����)���&����������

1476 Vol. 100 TMR

Page 38: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

&"��

:��������E

����������� �� ����A����������

�%%� ��� ��!�������"������

��@�2�A���2��""�'�

,���-�'�+�.++'�

>���8���� �����

E�� ����<��������M�/���������/��

��%�<��$�7������ ��)���&""�

�� �G��A���1�"''"���'''�

���1�����=��������

1�����5��A����5�����������!����/���O���M�0��O;���6�6�����

+%%%�(��� ����4��G���!�� �

G�����;���6��'"+".��

Vol. 100 TMR 1477

Page 39: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

�� ��������������������

��� �� ������� ���

�����0000000 ��1!��&2��00000000000000000000000000000000000000000000000000

��� � ������������ ����������������������������3/4�5465

/=(�)86�7() �/=7�68 8���0���/6(08� <�)�/8� ���/� 8��7780�� 862�G8�=�8

<8�/8� ���/� 8�=��)8�9�/8��=���66�G��8�)���680���� <�)�/=(� �

�� ���� ����$� ���� ����� ������� � ����;� ,)868/ � ��0� /=7�68 8� =�62� =�8-H

� ���������������������������� ������$����$����,��������/E� ������� ����

��@�����-���0��= ��������������$����$������������������������$��@����� ��

����!�� ��� ���������4������!������� ��A����� ����� ��$� �����-�� �)����$�

�$@���� ����� �� � !������� ���$���� ������ �� � ���� ��4�� ���@� ,$�� �3������

5� ���$���+��/E� �������*����-H

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

� @��!�������������� � ���$���� ,��������/��������/��������@-�� �)����$�

�$@���� ����� �� � !������� ���$���� ������ �� � ���� ��4�� ���@� ,$�� �3������

5� ���$���+��/�������������-H

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

�� 8P/6()�98�$����������� ���������������I������$������I������$�������I

������� @��� ������� � ���� ��;����I� ���� � �� ��� �������;� ������� ������� �

��;������I��� ��������$�����$����!������������$��������,)868/ ���0�/=7�68 8

=�62�=�8-H

� JJJJJJJJJJJJ���;���,;�!�������$����������$���;��I��������3��� �&"���;���$�

�����;������@����;�����$����%���;���$������������$-I�=�

� JJJJJJJJJJJJ�5� ��,;�!�������$����������$�@� �I��������3��� ��*�"""�@� �

$�������;� �� ���@����;�����$���'�"""� $�� ����������$-��#�)�1��� ���������

�����)�������������������������������������3�������������)�������!�����

1���� �� ���������� )����� �� ��������! �� )������! ��� �(� 1��� ����� ���)

������������������(������1��������I�=�

� JJJJJJJJJJJJ�6�����$�7������ � ����,;�!�������$����������$������I������

�3��� ���&""�������$�������;������@����;�����$����%"�$������������$I�����������

=�62�$������$��������� ����������� �������������/��������/��������@-�

�� �� ����� � ��� ����������������������������� ������ ��� ���/��Q�� ���A��;� ��� ����$� ��

������;������������$����/�������F��������@������!� ��������������!������$��������$�

)�;������$������;����� 0��

�"��""' �=)8 � ) =�8� 6 0 9� E==E68� ��/�

������� ���� ���� ��� ����� ������ �� ����

� ��� �

��� �� �� !������� �!����� �� �"�"

1478 Vol. 100 TMR

Page 40: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

��� � ���������� ��

�������������$��������!����������"�"� ���������������$��� ����

$��;��;�@������/���A�$�/�������;����/7L8/��)������@�����@����

��� ������$������$����;�����$��@��;���;����� �/7L8/�������H�

7�������)��8��;����

0����H��"��&'��'***��

8����H������������;��N�A� �������

)>�008������)��)6� 8��78�E<8��M��6=7��66���

�**"���@�2�A��!�������5��

5�����;���0/��"""%���"'��

/��$$� �7��)�����

0����H��"��&'��'"*"��

8����H����$$�����N�A� �������

)>�008������)��)6� 8��78�E<8��M��6=7��66���

�**"���@�2�A��!�������5��

5�����;���0/��"""%���"'��

1����$���6��)��4�����

0����H��"��&'��'"""��

8����H�D������4���N�A� �������

)>�008������)��)6� 8��78�E<8��M��6=7��66���

�**"���@�2�A��!�������5��

5�����;���0/��"""%���"'�

7��;���7����/�������������

0����H��%"�+"��%"""��

8����H����;�������NF����������������

R(�����87��(86��(�R(<�� �M�)(66�9����66���

%�������

%%%� @���0������0��!���

�� @ �)������/��.*"�%��

1������0�!� ����� ����8�F����������

0����H�'"&���+����%��

8����H�D $N$���@�����

=0�����8607���M��� 687�����/��

)������""��

.&"��6���<�;�@����

����$�3��9����"&�����%��

Vol. 100 TMR 1479

Page 41: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

/������E��!����

0����H��%"�+"��%"""��

8����H�������;��!��NF����������������

R(�����87��(86��(�R(<�� �M�)(66�9����66���

%�������

%%%� @���0������0��!���

�� @ �)������/��.*"�%��

<�����6�����

0����H��%"�+"��%"+.��

8����H����������NF����������������

R(�����87��(86��(�R(<�� �M�)(66�9����66���

%�������

%%%� @���0������0��!���

�� @ �)������/��.*"�%�

F�F���(�����" #�) ���

/������������66/�

�"���8���7����)����

)����66�%"

������ ��9��;������&��.�

,+"*-��*+�&��*

� � �

�����;��� ����!����@�������$��� ���� �������$�������

1480 Vol. 100 TMR

Page 42: AMICUS BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK … · 1440 amicus brief of the international trademark association in rosetta stone ltd. v. google, inc. vol. 100 tmr

������ ����� ���� � ����� �� ��� ����� �����

APPEARANCE OF COUNSEL FORM

BAR ADMISSION & ECF REGISTRATION: �� ��� ���� ��� ���� �������� �� � �!��!� ���� � ��� �� �� � !���"

��� ��#� !���$��� ��� ��� � �� ��$�!����� �� ���##��� ���� � ��$��% ���# �� �& �� ��� '� � �������� �� � �!��!�

���� � ����� ��� ���� ���� ��� � � ��' �#��%" ��� ��#� ��!$��� ��� �� �� ���� '��� !���$����% ���# �� � #� ���� '�!�� $�!��� ��� �� ��� ���� ��� �$$& �$�!� ���! ��$��% �� !���#�$ �# �(�� �� �� �$$ �� �� � !��� !�#�#& �� ��� ���� ���

�%�#�� �� �# � �� �� � !��� � �$� " �$��#� !���$��� ��� �(�� �� #���# �� ���������������� �������������

THE CLERKWILL ENTERMY APPEARANCE IN APPEAL NO. ������������������������������ ���

) *�������� ) *�� �+���������,-. ) *����+�##�%���,���+-. ) * ��� �$ ������� ) *� � /��� ) *0��� �����

������ ��1 ������������������������������������������������������������������# ���

,�� �� ����.

����$$���,#. ����$$��,#. ��������� ,#. �#�������,#. ���!�# !� ��� ���� ���� ,#.

22222222222222222222222222222222222222

,#�%���� �.

���������������������������������� �������������������� ,� ����� � �����. 3��!� �����

���������������������������������� ��������������� � � ���� ,�� ���$�!��$�. �4 �����

2222222222222222222222222222222222

���������������������������������� ����������������������������������� �## �+���$ ��� �## ,� ��� � ����.

OR, I, ______________________________________, AM NOT PARTICIPATING IN THIS CASE.,����.

������� ������ ��1 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222&,����. ,�����.

CERTIFICATE OF SERVICE

� !� ���� ���� �� 22222222222222222 ��� �� �%���% ��!����� '�# #� ��� �� �$$ �� ���# � ���� !���#�$ �� �!� ��� ��%� ��� 56� #�#��� �� ���� � � �%�#�� �� �#� # � " �� ���� � � ���" �� #� ���% � � �� ��� !� �!� !��� �� ���

��� �##�# $�#��� ��$�'1

222222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222��%���� � ����

10-2007

International Trademark Association

/s/ David H. Bernstein

David H. Bernstein 212 909 6696

212 521 7696

919 Third Avenue

New York, NY 10022 [email protected]

N b 1 2010

/s/ David H. Bernstein November 1, 2010

Debevoise & Plimpton LLP

Vol. 100 TMR 1481