1

10.1822.בוחנים ביום -נושאים לדיון במפגש עו״פ

פולמורפיזם: בבקשות הדנות בנושא, מופיע בדוח הבחינה ניסוח אוטומטי האומר בין היתר: "אפיון .1

אינו מספיק כדי לאפיין את החומר הגבישי. XRDגביש ע'^ מספר מצומצם של פיקים בתבנית ^

פיקים בעלי 10כדי להבחין בין פולימורף אחד למשנהו ולזהותו באופן ברור יש צורך באפיון ע'^

העוצמות הגבוהות ביותר".

הינו שרירותי ואין לו בסיס מדעי. אפשר לאפיין גביש ע'^ מספר מצומצם 10אנו בדיעה שהמספר

בעלי העוצמות הגבוהות ביותר(, ובמקרים מסויימים אף ע'^של שיאים )ולא בהכרח

שיא בודד האופייני לחומר.

הגשת עותקים של פרסומים מדעיים: הרשות דורשת הגשת עותקים של כל הפרסומים המדעיים .2

והטכנולוגיים המתפרסמים בכתבי עת )לא פטנטים( שצוטטו ע'^ בוחנים אחרים במדינות שונות.

חנים, ניתן להבין שאין הדבר דרוש לצורך הבחינה.לפי השיחות עם הבו

אנו מבקשים לוותר על הדרישה האוטומטית ולהשאיר את העניין בידי הבוחנים.

השימוש הנרחב של הבוחנים בטענת "חפיפה" בבקשות חלוקה. במיוחד, הסוגיה של השגות .3

תה התרכובת( לחפיפה שמועלות בין תביעות הנוגעות לתרכובת )ו/או תכשיר המכיל את או

(.purpose boundותביעות הנוגעות לשימוש בתרכובת )

23.1בהוראות עבודה העי ו/ 6.5.4-6.5.6סעיפים .4

קבוצות מרקוש: נבקש לדון בהיקף המותר של קבוצות מרקוש לאור התוצאות שמתוארות בבקשה .5

לפטנט.

optionally " ו/או "substitutedלעניין זה נבקש להעלות את הנושא של שימוש בשפה "

substituted הדרישה של הרשות לציין את המתמירים השונים בתביעה ובמקרה -" בתביעות

שלא כל המתמירים הודגמו, לצמצם לאלו שהודגמו.

Gסייגים: נרצה להביא לידיעת הרשות את ההחלטה שניתנה באירופה בעניין סייגים ] .6

18.12.2017 0001/16 (Disclaimer III) of שמקלה על מבקש הפטנט( ולשקול לאמץ [ )החלטה

את ההחלטה ולעדכן את הוראות העבודה לבוחנים בהתאם.

מצ"ב בעניין זה סיכום הנוגע להחלטה האמורה והוראות העבודה לבוחנים נספח ט״ז )יש

העוסק בתימוכין הנדרש להיקף התביעה הנותר לאחר הוספת הסייג(. 5להתייחס לסעיף

דש את הדיון בעמדתה הנחרצת של הרשות ש "קל להגיע לצורות גבישים: נבקש להעלות מח .7

גבישיות", מה שמקשה על קבלת פטנטים בתחום.

" consisting essentiallyבהירות התביעה: נבקש לדון בצורה בה הרשות מתייחסת למונח " .8

וחוסר האחידות של הבחינה על ידי הבוחנים בעניין זה.

נכון להיום המערכת -לחוק לאחר תשלום אגרת פרסום 18הגשת פרסומים לרשות תחת סעיף .9

האלקטרונית לא מאפשרת העלאת פרסומים לאחר תשלום דמי קיבול כאשר למעשה חובת

)ג( 17ההודעה לרשות היא עד הפרסום דה פאקטו )ובמקרים שבהם הייתה בחינה על בסיס סעיף

טנט(.לחוק, הדרישה היא להודיע על כל שינוי במצב התיק עד מתן הפ

2

יש מקרים בהם הבוחנים מוציאים - תיארוך הודעת הרשות בהתאם למועד העלתה לאתר .10

הודעה )פ.ק למשל( והיא עולה לאתר הרשות רק יום אחרי כשההודעה נושאת את התאריך

של יום קודם. ההבדל של היום הזה הוא חשוב בפרט לצד ג' אשר לא יודע שנעשתה

פעולה/החלטה של הבוחן ביום שבו היא נעשתה.

ו התביעות חייבות להיות זהות לפטנט המקביל )כך השינוי בהוראות העבודה לפי :ג17סעיף .11

034/2017הוראות אלה, יחד עם חוזר רשם יש בעייתיות ב התבטל(. 70שחוזר רשם מנ

ג בתחום הפארמה/ביוטק.17לגבי פורמט תביעות שימוש לא משאירות הרבה מקום ל

ת של הפטנט הוראה לבוחנים לבקש הגשת תרגום של התביעוה באותו הקשר, דחיות בעקבות .12

באנגלית הן תרגום של המוגשותברור כי התביעות , כאשרהמקביל בשל אי הגשת התרגום

תביעות הפטנט במקביל.

פעמים רבות הכותרות בעברית לא תואמת את הכתוב :כותרות בקשות הפטנט בעברית .13

דוגמאות מובאות להלן.באנגלית.

220734 [21[]11]

לגילוי שחלות מרקרים–שימוש בביו

USE OF BIOMARKERS FOR DETECTING OVARIAN CANCER

[54]

237897 [21[]11]

אירועים הניתנים לבליעה מערכות מסמנות

INGESTIBLE EVENT MARKER SYSTEMS

237836 [21[]11]

91PDE פירזינון–שידרה של אימידזו אם

PDE9I WITH IMIDAZO PYRAZINONE BACKBONE

[54]

240357 [21[]11]

, תכשירים A–I לאפוליפופרוטין חיכוי פפטידי המכילים אותם ושימושים בהם

APOLIPOPROTEIN A-I MIMIC PEPTIDES, COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME AND USES THEREOF

[54]

218770 [21[]11]

המכילים נוגדנים ותכשירים רפואייםאו ברגישות להיפוגליקמיה אותם לטיפול

אינסולין

ANTIBODIES AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THEM FOR TREATING HYPOGLYCEMIA OR INSULIN SENSITIVITY

משרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטים

ת רשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטים ראו עבודההו

בחינת בקשה לפטנט: נושא נטיםבוחני פט –מחלקת הפטנטים . 23: פרק

23.123.123.123.1////זזזז""""טטטט- - - - ''''העהעהעהע: ההוראה' מס 3 : מתוך 1 :דף 10.12.2015: תאריך 2: מהדורה

שימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנטשימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנטשימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנטשימוש בסייגים בתביעות בקשת פטנט -ז "נספח ט

מהות הסייג .1

חלק האשר אינאמצאות של קבוצהאמצאה או המגדיר תנאיהינו ) provisoאו disclaimer(סייג

יותר את ההיקף הנתבע במקרה או תנאי המגדיר בצורה מצומצמת בבקשה לפטנט הנתבעהיקף המהתכונות חיובי על ידי אופןבאשר הוגדר ,מצאההא הסייג מאפשר להוציא מתחום. מפורש

אמצאה מה חלק תמהוו ןאינאשר תכונות טכניותשל קבוצה-תת ,באמצאה ותהכלול הטכניות .הנתבעת

אופן ניסוח סייג .2

:דוגמאות לניסוחי סייגים

"provided that X is not __"

"with the proviso that X cannot be __"

"under the proviso that when Y is __, X is not __"

"wherein the compound is other than __"

"wherein __, __ and __ are excluded"

"wherein __ is disclaimed"

"provided that when X is __, Y is__"

אינו ברור ,ביטוי יסוד מיסודות האמצאהסייג המשמש באופן בלעדי ל .3

הואיל סייג לתביעה הינה חריג ת הוספ. סודות האמצאה באמצעות סייג לבדואין לבטא יסוד מיעל מחריגההוספת הגדרה , ככלל .הנתבע היקףב אשר אינן כלולותאמצאות ה את מוציא והסייג הוספת סייג, )3)(א(20תקנה אותרהו לאור ,ולכן, ות קודמות מוסיפה מורכבות לתביעההגדר

על אך ורק באופן ברור ותמציתי התביעה היקףלהגדיר את במקרים בהם לא ניתן רקרקרקרקתתאפשר גדרות וספת המבלי להזדקק לה( באמצאה ותהכלול התכונות הטכניותשל תה חיוביהגדר ידי

.)ותמחריג

ריבוי סייגים. 4חשב לא ברורה תיבאמצאה התכונות הכלולותהוספה של סייגים רבים לתחום אשר הוגדר על ידי

בעוד סייגים , לפיכך. וריבוי סייגים מסרבל את התביעה ומקשה על הבנתהולא תמציתית הואיל תביעה הכוללת ריבוי , הגדרה ברורה ותמציתית של ההיקף הנתבע סייע לניסוח בודדים עשויים ל

על ). 3)(א(20עומדת בניגוד להוראות תקנה תימצא ותמציתית ולכן ברורה תיחשב אלסייגים באמצאה כך שלא תידרש החרגה של התכונות הקיימותעל בסיס הבוחן לבקש כי התביעה תנוסח

.מהיקף זה תכונות רבות

משרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטים

ת רשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטים ראו עבודההו

בחינת בקשה לפטנט: נושא נטיםבוחני פט –מחלקת הפטנטים . 23: פרק

23.123.123.123.1////זזזז""""טטטט- - - - ''''העהעהעהע: ההוראה' מס 3 : מתוך 2 :דף 10.12.2015: תאריך 2: מהדורה

ל ידי הפירוט המקורי ואף עשוי הוספת סייג המשנה את ההיקף הנתבע באופן אשר אינו נתמך ע .5 לחוק 23תיקון מהותי לפי הוראות סעיף להוות

לכן הבוחן נדרש לקבוע , הבחינה מתבצעת במהלךסייג למערכת התביעות וספת הבמקרים רבים העל אף שהוספת סייג מצמצמת . לתביעות המתוקנותסימוכין יש בפירוט הבקשה המקורי האם

בתביעות המתוקנות נתמך על ידי הפירוט המקורייש לוודא כי ההיקף הנתבע , היקף הנתבעהאת . לחוק) א(13 -ו) א(12באופן העומד בדרישות סעיפים

הוספת הסייג עשויה להוסיף תרומה טכנית או משמעות חדשה עצם אם בחון היש ל, בפרט

.פירוט המקוריאמצאה שהוגדרה בלעומת ה, לתביעות :כך למשל

אינו רלוונטי הרלוונטי לשאלת החידוש אך הוספה של סייג המשמש להוצאת ידע קודם ) א(

הזכאי לתיקון תבנחש ,)accidental anticipation( מצאתית של האמצאה הנתבעתהלהתקדמות ה

23כמשמעותו בסעיף (מהותי היות תיקון לבקשה בעל אופיה כדי לן בשאי היותלסימוכין המקורי הפירוט תיאור נתמך על ידי לאחר הוספת הסייג ובתנאי שהיקף התביעה הנותר) לחוק

.להבנת האמצאה בהסתמכות על השרטוטים או ההדגמות במידה הדרושהעל ידי )לחוק 9או 2סעיפים ( אחרתחפיפה עם בקשה ישראלית קוי של ניתן להתגבר על לי) ב(

.להוראות העבודה' לנספח ה 6.1.2בכפוף לסעיף החרגת הקבוצה החופפת בסייגכגון , מתקן תיקון בעל אופי מהותיבאופן ההכנסת הסייג גורמת לשינוי ההיקף הנתבע שבמידה ) ג(

בפירוט קיימותשלא היו כונות מפורשות חדשותתמשמעות חדשה או ,תרומה טכנית הוספה של

) i(: דוגמאל .פירוט המקורילה אין סימוכין בסייג זה מגדיר אמצאה על הבוחן לקבוע כי , המקוריורי ן לה סימוכין מפורש בפירוט פרט להיותה נכללת בפירוט המקחירה של קבוצה מסוימת שאיב

או ( תכונה מסוימתאם ) Markush formula(; )ii תחת כגון( תחת הגדרה כללית מרובת אפשרויות

, בהרחבה מהוהודג התואר אשר חיוניתכתכונה ט הבקשהובפיר מפורשב ההוגדר )תכונותשילוב תיאור הפירוט באופן מהותי לעומת אמצאההיקף האת השנממהתביעות תכונה זו תהחרג

.המקורין החורג מהסימוכין בפירוט באופ מצאהאגורמת לשינוי היקף ה וספת הסייגבכל מקרה בו ה, לפיכך

)א(13או /ו) א(12 פיםסעיהוראות על בסיס יםיקויל העלאתשקול להבוחן המקורי על הבקשהובשים לב לחוק 23בהתאם להוראות סעיף להיעשות , יוזכר כי על הוספת תיקונים כאמור. לחוק

.1.6.80- מ 20לחוזר רשם

לחוק 5סעיף הוראות לפי ידע זה ציטוט תמונע האינ באמצעות סייגהחרגת ידע קודם .6לחוק כנגד 5ידע קודם בתחום בו נערכה האמצאה יכול לשמש בהתאם להוראות סעיף

גם אם היקף זה של הידע הקודם הוצא תחת סייג , מצאתית של האמצאה הנתבעתהההתקדמות הקרוב מאוד לאמצאה דע קודם י נחשבהפרסום אליו מתייחס הסייג , במקרה זה. מתחום האמצאה

ידע , לפיכך. באופן אשר אף הצריך את החרגת הידע אשר תואר בפרסום מהיקף התביעה הנתבעתמהווה פתרון של אותה בעיה יכול להיות ואקודם המתייחס לתחום הטכני בו נערכה האמצאה

ם סייג להיקף אשר תואר מפורשות יקיגם במקרים בהם לחוק 5מצוטט לפי הוראות סעיף .רסום זהבפ

משרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטיםמשרד המשפטים

ת רשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטיםרשות הפטנטים ראו עבודההו

בחינת בקשה לפטנט: נושא נטיםבוחני פט –מחלקת הפטנטים . 23: פרק

23.123.123.123.1////זזזז""""טטטט- - - - ''''העהעהעהע: ההוראה' מס 3 : מתוך 3 :דף 10.12.2015: תאריך 2: מהדורה

האמצאה לאור קיום סייגאחידות .7לא כל . מההיקף הנתבע עשוי להשפיע על אחידות האמצאה תכונות מסוימותקיום סייג המוציא

אלא הדבר תלוי בהיקף הסייג ביחס להיקף האמצאה , מצאתיתהסייג גורם לחוסר אחידות , ואולם. להשגת חוסר אחידות עילה אופן גורףב קיום הסייג אינו מהווהעצם , פיכךל .הנתבעתעל , בשל הסייג לא קיימת תכונה טכנית משותפת היכולה לאחד את האמצאות השונותשבמידה 8הוראות סעיף לאור אינה עומדת בדרישת אחידות האמצאההאמצאה העלות ליקוי לפיולהבוחן

.לחוק

לחוק) 3(18 -ו) 2(18אות סעיפים ש לפי הורחובת המבק .8בהתאם להוראות סעיף , ידועים למבקשהפרסומים קודמים קיומם של יג נובע מהסישבמידה

ם הפרסומים הידועים לו אשר בגינם הוכנסו ההגדרות פרט מה הל על המבקשלחוק ) 2(18הבוחן ,לחוק )3(18 ףתבסס על הוראות סעיהב, כמו כן .אמצאה הנתבעתהמסייגות את היקף ה

במידה שהפרסום צוטט ברשות .ל"של הפרסומים הנ עותקיםרשאי לבקש כי יוגשו לעיונו על המבקש להמציא ,מצאתית שבבקשהאחוץ כנגד החידוש או ההתקדמות ה- פטנטים במדינת

לחוק 18עותק של הפרסום על גבי מדיה דיגיטלית כחלק מתשובתו לדרישת הרשות לפי סעיף ).11/2012חוזר , 2סעיף כנדרש לפי (

)1)(א(20תקנה חובת המבקש לפי הוראות .9

מצב הידיעות בשטח תאר בתמציתיות את לעל המבקש ) 1)(א(20בהתאם להוראות תקנה פרסומים קודמים . עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה, המקצועי שבו נעשתה האמצאה

מקצועיההינם חלק ממצב הידיעות בשטח ,ביעהלת סייגאשר בגינם המבקש נדרש להוספת ) 1)(א(20בהתאם להוראות תקנה , לפיכך. לכן הוחרגו על ידו מתחום התביעהו שהיה ידוע למבקש

תוך צירוף דברי הסבר על המבקש להזכיר בפירוט את הפרסומים אשר בגינם נכלל הסייג בתביעה .מתאימים

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

1www.jakemp.com

Disclaimer Practice at the EPO

The European Patent Office (EPO) uses the term “disclaimer” to refer to a negative feature in aclaim of a patent application. Negative features are those which exclude certain subject matterfrom the scope of protection. While a positive feature in a claim may for instance take the form“wherein the composition comprises X”, a disclaimer would take the form “wherein thecomposition does not comprise X”.

Disclaimers can be a useful means of avoiding prior art which cannot easily be overcome byintroduction of a positive limitation. However, it is not always straightforward to determinewhether a disclaimer can be added to a claim without contravening the prohibition in Article123(2) EPC1 against amendments which are not properly based on the disclosure in theapplication as filed.

There are three circumstances under which the introduction of a disclaimer will be acceptableunder Article 123(2) EPC. These are:

where the negative feature excluding specific subject matter is based on language set out ini.the application as originally filed;

where the disclaimer excludes subject matter which is disclosed only in positive terms in theii.application as filed and consideration of the overall teaching of the application as filed leadsto the conclusion that the subject-matter remaining in the claim is “directly andunambiguously disclosed” in the application as filed; and

where the disclaimer which excludes subject matter which is not disclosed in either positiveiii.or negative terms in the application as filed but which operates only (a) to avoid thedisclosure of novelty-only prior art citeable under Article 54(3) EPC, (b) to avoid accidentalanticipation by prior art which is technically unrelated to the claimed invention or (c) todisclaim subject-matter that is excluded from patentability for non-technical reasons (such asa method of medical treatment).

These categories of disclaimer are discussed in more detail below.

Category (i): Disclaimers based on language present in theapplication as filed

The general rule governing amendments to claims of a European patent or patent application is

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

2www.jakemp.com

that features can be added without contravening Article 123(2) EPC if there is direct andunambiguous basis in the application as originally filed for the language used. Thus, theintroduction of a negative feature excluding specific subject matter will not contravene Article123(2) EPC if it is based on language set out in the application as originally filed.

The application as originally filed will of course only contain basis for a negative limitation if theapplicant was able to foresee when drafting the application the need to exclude the subjectmatter at issue. That may be the case if there is relevant disclosure in the applicant’s ownearlier filed, but unpublished, patent applications. Such applications may be citeable only forthe assessment of novelty, and the prior art disclosure may conveniently be “carved out” of theclaims by disclaimer, without having to introduce a broader positive limitation.

More often, however, applicants do not have the benefit of being aware of all relevant prior artwhen drafting an application. For this reason, it is relatively unusual for an application tocontain explicit basis for the negative language of a disclaimer.

Category (ii): “Disclosed” disclaimers

Disclaimers which exclude subject matter which is disclosed only in positive terms in theapplication as filed are identified in the case law of the Boards of Appeal as “disclosed”disclaimers.

The circumstances under which a disclosed disclaimer is permitted under Article 123(2) EPC isdiscussed in detail by the EPO’s Enlarged Board of Appeal in G2/102. That decision arose due toa conflict in the Board of Appeal case law. For example, in decision T1102/00 it was suggestedthat subject-matter could be excluded only if it was expressly disclosed as subject-matter to beexcluded from protection (i.e. if it is a “category (i)” disclaimer as discussed above). On theother hand T1107/06 suggested a more liberal approach, whereby it should be permissible todisclaim any subject matter disclosed in the application as filed in positive terms (for exampleas a preferred embodiment of the invention).

The Enlarged Board rejected the two extreme positions. Thus, it was held that Article 123(2)EPC does not require an absolute bar on the introduction of a disclosed disclaimer. However,the Board also held that a disclosed disclaimer will not always be allowable.

The Enlarged Board held that a disclosed disclaimer should not be permitted if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not “directly andunambiguously disclosed”. Further, the Board ruled that “[d]etermining whether or not that isthe case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individualcase under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in theapplication as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationshipwith the subject-matter remaining in the claim after the amendment”.

It is therefore clear that assessment of a disclosed disclaimer must have regard to the specificfacts of the application at issue. The detailed reasoning in G2/10 is complex and it is not always

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

3www.jakemp.com

fully clear how the required “technical assessment” will be implemented by the ExaminingDivisions, Opposition Divisions and Boards of Appeal at the EPO. Nonetheless, the followinggeneral observations do emerge.

Where a generally worded claim embraces many specific embodiments of an invention, andthe disclosed disclaimer is based on a single such embodiment (e.g. the subject-matter ofone of a number of working Examples), this is likely to be allowable. That is because thesubject-matter remaining in the amended claim does not contain new “technicalinformation” or result in the “singling out” of other embodiments that were not specificallydisclosed in the original application.

On the other hand, a disclosed disclaimer will not be allowed if it results in an amendedclaim that has special technical characteristics not disclosed in the original application or inwhich particular combinations of features have been singled out in a manner not disclosed inthe original application. That is because the subject-matter in the amended claim wouldthen contain new “technical information” compared with the originally filed application.

The practical examples set out in the attached Annex may assist with understanding the natureof the technical assessment envisaged in G2/10.

Category (iii): “Undisclosed” disclaimers

Disclaimers which exclude subject matter which is not disclosed at all in the application as filedare identified in the case law of the Boards of Appeal as “undisclosed” disclaimers. In G1/033,the EPO’s Enlarged Board of Appeal considered the circumstances in which an undiscloseddisclaimer might be allowable under Article 123(2) EPC. In this decision, the followingexceptional circumstances were outlined:

to restore novelty over disclosure in an earlier unpublished European application citable for1.novelty only in accordance with Article 54(3) EPC;

to restore novelty over an “accidental anticipation” contained in a prior art document, an2.anticipation being “accidental” if it is so unrelated to and remote from the claimed inventionthat the person skilled in the art would never have taken it into consideration when makingthe invention; and

to disclaim subject-matter that is excluded from patentability for non-technical reasons (e.g.3.a method of medical treatment).

The purpose of the first two of these exceptions is to assist applicants in cases where they couldnot reasonably have been aware of the prior art disclosure and may have no positiveamendments available to them. However, the Enlarged Board also added the following threeconditions:

the disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or toi.disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons;

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

4www.jakemp.com

a disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiencyii.of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC; and

claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness ofiii.Article 84 EPC.

These additional conditions must be carefully considered when including an undiscloseddisclaimer. In particular, it can be difficult to determine precisely what is disclosed in the priorart and thus what the exact scope of the disclaimer should be. If too broad an undiscloseddisclaimer is introduced during prosecution, it cannot be narrowed after grant. That is becausemaking the disclaimer narrower will represent an unallowable broadening of the claim underArticle 123(3) EPC. For this reason, it is advisable to introduce the narrowest undiscloseddisclaimer possible under the circumstances.

Following G2/10 (discussed above), a conflict arose in the Board of Appeal case law as towhether the requirements of that decision applied to undisclosed disclaimers as well as todisclosed disclaimers. In T0347/14, the Technical Board of Appeal pointed out that if the G2/10requirements apply to undisclosed disclaimers, undisclosed disclaimers would effectively beprohibited. That is because it is difficult to see how the subject matter remaining in the claimafter the introduction of an undisclosed disclaimer could be “directly and unambiguouslydisclosed” in the application as filed. The Technical Board of Appeal thus referred the issue ofthe allowability of undisclosed disclaimers to the Enlarged Board of Appeal for furtherconsideration.

The Enlarged Board of Appeal considered the possible conflict between G1/03 and G2/10 indecision G1/164. G1/16 confirmed that when assessing whether an undisclosed disclaimer isallowable under Article 123(2) EPC it is necessary only to apply the criteria of G1/03. Theconditions of G2/10 do not have to be met by undisclosed disclaimers.

Examples of undisclosed disclaimers which do and do not meet the requirements of G1/03 aregiven in the Annex to this briefing.

Annex: Practical Examples Involving Assessment of Disclaimers

Claim Desired disclaimer Disclosure ofdisclaimer

Allowable?

Chemical compounddefined usinggeneral formula

Single compoundfalling within scopeof general formula

As an embodiment ofthe invention in theapplication

Likely to be allowable as a G2/10disclosed disclaimer, particularlyif the disclaimed compound isonly one of many compoundsspecifically disclosed in theapplication as filed (no new“technical information”).

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

5www.jakemp.com

Chemical compounddefined usinggeneral formula

Single compoundfalling within scopeof general formula

No disclosure inapplication

No - undisclosed disclaimer notallowable unless an exceptionalcircumstance of G1/03 applies.

Chemical compounddefined usinggeneral formula

Single compoundfalling within scopeof general formula

Disclosed in a priorart documentpublished betweenthe priority date andthe filing date

Assuming the priority claim isvalid, the prior art document willbe citeable under Art 54(3) EPCfor novelty only. The disclaimershould therefore be allowable asa G1/03 undisclosed disclaimer.

Chemical compounddefined usinggeneral formula

Single compoundfalling within scopeof general formula

Disclosed in a patentapplication filed inthe same name asthe applicant andwhich was publishedbetween the prioritydate and the filingdate

This situation is similar to thatset out above. However, if therelevant prior art is a patentapplication filed in the samename as the applicant, thepriority claim will be invalid,insofar as the claims embrace thesingle compound at issue,because the prior art patentapplication will be the “firstapplication” for the relevantsubject matter under Art 87EPC. Thus, although the prior art maystill effectively be a novelty-onlycitation, it is formally citeableunder Art 54(2) rather than Art54(3) EPC, and a G1/03undisclosed disclaimer may nottherefore be available.

Chemical compoundhaving specifiedgeneral formula ora salt thereof

Single compoundexcluded from thescope of the generalformula.

Specific compoundwhich is the subjectof the disclaimerdisclosed by name innovelty-only priorart document citableunder Article 54(3)EPC

No – undisclosed disclaimer notallowable under G1/03. Byexcluding the specific compoundfrom the scope of the generalformula, the disclaimer excludesboth the compound and saltsthereof. The prior art disclosedonly the compound, and thedisclaimer therefore removesmore than is necessary to restorenovelty.Note that if the Examiner doesnot notice this issue, and thepatent is granted with adisclaimer along these lines, itwould not be possible to correctthe disclaimer after grant so thatit properly excludes only thespecific compound disclosed inthe prior art. That would extendthe scope of protection, contraryto Art 123(3) EPC

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

6www.jakemp.com

Chemical compounddefined usinggeneral formula, foruse in treatingcancer

Single compoundfalling within scopeof general formula

Disclosed in a priorart document as adye compound

Likely to be allowable as a G1/03undisclosed disclaimer against an“accidental anticipation”.

Chemical compounddefined usinggeneral formula, foruse in treatingcancer

Single compoundfalling within scopeof general formula

Disclosed in a priorart document as ananalgesic

No - not an “accidentalanticipation” according tocurrent Board of Appeal case law(e.g. T 1911/08) and so not anacceptable G1/03 undiscloseddisclaimer.

Chemical compounddefined usinggeneral formula, foruse in treatingcancer

Single compoundfalling within scopeof general formula

Disclosed in a priorart document as ananalgesic; alsodisclosed as anembodiment of theinvention in theapplication

May be allowable as a G2/10disclosed disclaimer.

Method of reducingweight of a humansubject

Therapeutic (i.e.,non-cosmetic)method of reducingweight of a humansubject

No disclosure inapplication

Likely to be allowable as G1/03undisclosed disclaimer asdisclaimer of “therapeuticmethod” is for purely non-technical reasons.

Chemical compoundwhere substituent Ais methyl, ethyl orpropyl andsubstituent B ismethyl, ethyl orpropyl

Chemical compoundwhere at least one ofsubstituents A and Bis either ethyl orpropyl

As an embodiment ofthe invention in theapplication

Unlikely to be allowable underG2/10, because disclaimerresults in “singling out” of thecompound where A is methyl andB is methyl.

Chemical compoundwhere substituent Ais methyl, ethyl orpropyl andsubstituent B ismethyl, ethyl orpropyl

Chemical compoundwhere at least one ofsubstituents A and Bis either ethyl orpropyl

Disclosed in anovelty-only priorart document citableunder Article 54(3)EPC

Likely to be allowable as a G1/03undisclosed disclaimer.

1 Article 123(2) EPC prohibits amendments that introduce new subject-matter to an applicationafter filing. This provision is interpreted strictly by the EPO.2 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g100002ex1.pdf3 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g030001ex1.pdf 4 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g160001ex1.pdf

10 January 2018

BRIEFING

PATENTS TRADE MARKS DESIGNS IP LITIGATION© J A Kemp

7www.jakemp.com

For more information, please contact:

Guy Brain - gbrain@jakemp.comChris Milton - cmilton@jakemp.comRavi Srinivasan - rsrinivasan@jakemp.com