최근에 전개되고 있는 전세계 유수의 IT 기업들간의 특

허분쟁과 특허괴물(patent troll)이라고도 불리우는

NPE(non-practicing entity, 특허관리전문회사)의 특허소

송위협 등에서 알 수 있듯이 지식재산에 대한 중요성이

날로 증대되고 있다. 그러나 대기업에 비해 상대적으로

취약한 사업환경에 놓인 중소기업은 인력 및 자금 등이

열세에 놓여 있으므로, 지식재산 등에 많은 회사 자원을

투입하기 어려운 것이 현재의 실정이다. 따라서 이러한

환경에 놓인 중소기업이 정부의 다양한 지식재산 지원프

로그램을 활용하여 지식재산에 대한 토대를 구축함으로

써안정적인사업을영위할수있도록이하에서는정부의

다양한지식재산지원프로그램을소개하고자한다.

현재 정부의 지식재산 지원체계는 크게 나누어 하기와

같이분류될수있다.

YOU ME NEWS 1

제89호 >>> 2014년 2월 25일 발행

특허해설

중소기업을 위한 특허지원 사업 및 제도유미특허법인 변리사 이용규

특허해설 중소기업을위한특허지원사업및제도·1

해외 법률 동향

특허심사하이웨이 (Patent Prosecution Highway)·4

YOU ME 변리사 동정

민진홍변리사, 이승변리사입사·4

법률 동향

직무발명에관한기업의의무를강화한발명진흥법개정에대해·5

지식재산권 관련 정보

특허청, 고객의불편은줄이고, 납부편의는높이고·6

지식재산정보! 언어장벽없이이용하세요·7

“창의아이디어의산실 SW, 특허획득쉬워진다!”·8

이달의 판례

대법원 2012.8.23. 선고 2010후3424 판결【등록무효(특)】·9

대법원 2013.3.28. 선고 2010다58261 판결【상표사용금지등】·10

그림 1에서 상부기관인 산업통상자원부, 기획재정부, 미

래창조과학부, 동반성장위원회, 특허청, 한국산업기술진

흥원은직접적인지원제도를시행하지는않고, 하부기관을

통하여 중소기업을 지원한다. 먼저, 산업통상자원부 산하

기관으로서 특허심사·심판을 담당하는 특허청에서 그 산

하에 한국지식재산전략원, 한국발명진흥회, 한국특허정보

원, 한국지식재산보호협회등의다양한유관기관을보유하

여 지식재산지원프로그램을 제공하고 있다. 또한, 한국발

[그림 1] 정부의 지식재산 지원체계

명진흥회산하에는전국에서 31개의지역지식재산센터가

있어서전국각시도와의매칭프로그램을통하여지식재

산 관련업무를 중소기업 및 개인 중심으로 지원하고 있

다. 주로특허청의심사용선행기술조사를담당하는한국

특허정보원은 그 산하에 영업비밀보호센터를 두어 영업

비밀원본증명서비스를 제공하고 있다. 이와 유사한 기능

을 하는 기관으로는 동반성장위원회 산하의 대·중소기

업협력재단을 들 수 있다. 대·중소기업협력재단에서는

기술임치제도를시행하여중소기업의영업비밀을보호하

고있다. 한편, 산업통상자원부산하의한국전자정보통신

산업진흥회에서도특허지원프로그램을제공하고있으며,

한국산업기술진흥원의감독하에있는인텔렉추얼디스커

버리에서는 IP-R&D 프로그램을 통하여 중소기업의 특

허매입사업을 진행하고 있다. 한편, 최근 들어서 미래창

조과학부산하에미래글로벌창업지원센터가만들어져주

로 ICT (information&communication technology) 기

술 중심의 중소기업들을 대상으로 컨설팅을 지원하고 있

다. 그리고 창조경제타운에서는 개인이 제공한 아이디어

에 대한 멘토링 서비스를 지원하고 있다. 또한, 기획재정

부 산하의 관세청과 산업통상자원부 산하의 무역위원회

는지식재산권침해물품의통관보류조치를취한다.

전술한 각 기관별로 지원프로그램을 정리하면 하기의

표 1과같다.

2 YOU ME NEWS

특허해설

NO

1

2

3

4

지원내용

IP-R&D 연계전략 수립 지원

IP-R&D 자율 중개 시스템 구축 및 운영

특허기술거래

기술의 기술성, 시장성, 사업성 등 종합적 평가

전문가와 보유지식재산권에 대한 활용전략을 사업전략과

연계하여 맞춤형 지원

등록된 특허실용신안에 대한 성능분석 및

비교분석 등을 수행하는데 소요되는 평가비용 지원

특허기술가치평가에 대하여 평가 수수료 지원,

우수특허기술에 대해선 사업화 자금 지원

특허제품의 우선구매 추천

기본교육, IR 전문교육 및 개별 IR 컨설팅

기술개발 및 사업화 현장지원, ‘IP스타기업’육성,

지식재산경영 컨설팅 연계

브랜드 창출 및 IP경영, 브랜드 신규 또는 리뉴얼 개발 및

권리화, 국내외 출원비용 지원

디자인 창출 및 IP경영, 디자인 개발 및 디자인 맵 등의 사업,

국내외 출원비용 지원

현지 맞춤형 브랜드 개발 지원

지역지식재산센터를 지역 지재권 창출의 종합 지원허브로 구축

영업비밀 관리실태 진단 및 방안 제시

위조상품 단속지원

맞춤형 지재권 법률 컨설팅 제공

기업간 지재권 분쟁 관련 정보교류 활성화

지재권 소송보험 가입시 한도내에서 보험료 지원

우리기업 분쟁 및 판례동향 정보제공

영업비밀보호에 대한 상담 및 교육

산업재산권 상담소송의 대리 및 비용 지원

해외 IP확보 및 보호 지원

기관명

한국지식재산전략원

www.kipsi.re.kr

한국발명진흥회

www.kipa.org

영업비밀보호센터

www.tradesecret.or.kr

한국지식재산보호협회

www.kipra.or.kr

지원프로그램

첨단부품소재 IP-R&D 전략지원사업

IP-R&D 확산인프라 구축사업

지식재산거래정보센터

기술가치평가

지식재산 활용전략 지원

특허기술평가 지원

기술금융 연계 지원

우수발명품 우선구매 추천

투자유치 인큐베이팅 프로그램

특허종합지원

브랜드가치제고

디자인가치제고

비영어권 브랜드 지원

지역지식재산 창출기반구축

영업비밀보호

국내위조상품단속지원

국제 지재권분쟁 컨설팅

기업간 협의체

지재권소송보험

해외IP분쟁 대응기반구축

영업비밀 관리역량강화

사회적 약자의 지재권보호지원

해외 IP-DESK

한편 표 1을 재분류하여 각 부처별 지원항목을 분석하

면하기의표 2와 같다. 지원항목은크게아이디어컨설

팅, 출원비지원, 특허컨설팅, 디자인컨설팅, 상표컨설

팅, 특허맵, IP 매입·투자, 시제품 제작, 기술임치, 영

업비밀, 침해대응, 지재권보험으로나눌수있다.

YOU ME NEWS 3

특허해설

5

6

7

8

9

10

11

국제특허분쟁 사전 예방 기업경영 및 기술개발 방향 제시

특허에 대한 공동 조사분석

선행기술 조사 지원, 특허 협상 및 Licensing 지원

업종 물품의 수입 감시 및 동향 분석

특허매입

IP 확보용 지분투자

IP 권리보강

우수아이디어 권리화

특허출원비 지원

아이디어 멘토링

핵심기술자료 보관

각종 분쟁에 대한 사전 조정 및 법률자문

지식재산권에 대한 불공정무역행위를 조사하여 행정제재조치

지식재산권 침해제품에 대한 통관보류조치

I-PAC 특허지원센터

www.ipac.kr

인텔렉추얼 디스커버리

www.i-discovery.com

미래글로벌창업지원센터

www.born2global.com

창조경제타운

www.creativekorea.or.kr

대·중소기업협력재단

www.win-win.or.kr

무역위원회

www.ktc.go.kr

관세청

www.customs.go.kr

특허분쟁대응컨설팅

품목별 특허협의체

특허분석

불공정무역행위신고

IP 라이선싱

IP 기업투자

IP 인큐베이션

IP R&D

해외진출기업컨설팅

아이디어 사업화

기술자료 임치사업

수위탁분쟁조정

불공정무역행위 조사

국경조치

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

기관명

한국지식재산전략원

한국발명진흥회

영업비밀보호센터

한국지식재산보호협회

I-PAC 특허지원센터

인텔렉추얼 디스커버리

미래글로벌창업지원센터

창조경제타운

대·중소기업협력재단

무역위원회

관세청

[표 1] 기관별 지원프로그램

[표 2] 단체별 지원항목분석

지원내용

아이

디어

컨설팅

출원비

지원

특허

컨설팅

디자인

컨설팅

상 표

컨설팅

특허

조사

IP

매입

투자

시제품

제작

기술

임치

영업

비밀

분쟁

대응

IP

보험

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○

각 부처별 세부업무내역은 웹페이지(http://www.

youme.com/2005/ko/ym_news/yn_089/정부부처별

특허지원사업및제도.zip)에 참고용으로 상세하게 설명

되어있다.

세계 지식재산 선진 5개국(IP5)은 보다 더 신속하고

효율적인 특허 등록을 위해 올해 1월 6일자로“IP5”특

허심사하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway) 실

험 프로그램(pilot program)을 개시하였다. 본 프로그램

을 통하여, 한 국가에서 특허를 허여 받은 청구항이 있

을경우, 출원인은특허를허여한국가의특허청심사결

과를 이용하여 대응 상대국 특허 출원 관련 특허심사과

정을 신속하게 진행하는 것을 상대국 특허청에게 요청

할수있다.

IP5 특허청은 유럽특허청(EPO), 일본특허청(JPO),

대한민국특허청(KIPO), 중국특허청(SIPO) 및 미국특허

청(USPTO)을 포함하며 상기 특허청들은 최대한 기존

의 출원 심사 작업 결과를 활용할 것이다. 2012년에는

2011년 대비 IP5 특허청들에 접수된 특허 출원수가

11% 증가하였으며, 본 실험 프로그램은 특허 등록 절차

의효율성개선및증가하는밀린출원들의해소를목표

로 삼고 있다. PPH를 활용하고자 하는 요청은 PCT 출

원서나 각국 출원서를 통해 어느 IP5 특허청에게 요청

할수있다.

본 프로그램에서는 PCT 및 각국 출원 심사결과를 활

용하여 상대국들은 특허심사를 신속하게 진행할 것이

다. 본 프로그램을 활용하는 출원인은, 한 국가에서 허

여받은청구항이있으면, 이런 결과를상대국특허청에

제시하여야한다.

기존 PPH 실험 프로그램들은 (예를 들어 유럽특허청과

미국특허정간의 PPH) 본 실험 프로그램에 통합되었으며

별도프로그램으로취급되지않을것이다.

EPO는 1월 6일부터제출된출원서관련본실험프로

그램의 요청을 접수할 것이다. 특히, 본 실험 프로그램

대신 유럽에서 신속한 심사과정의 진행을 원한다면

“PACE”요청을 할 수 있다. PACE를 통하여 본 실험

프로그램과 같이 신속한 심사과정이 적용되며, 본 프로

그램과 달리 IP5 특허청들에 접수된 수정된 청구항 또

는문서들을제출할필요가없다.

* PACE 프로그램은 특허심사하이웨이와 같이 출원서의 신

속한 심사를 요청하면 실행하는 EPO에서 진행하는 프로그

램이다.

출원서의 신속한 심사과정 (“PACE”프로그램) -

Accelerated prosecution of applications (the

“PACE”programme)

http://www.epo.org/applying/international/guide-

for-applicants/html/e/ga_e_i_9.html

* 인용 및 참증:

- http://www.hgf.com/uploads/Patent%20Prosecution

%20Highway%20-%20The%20Big%20Five.pdf

- http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.Html

App&c=8079&catmenu=m06_02_08

- http://www.koruspatent.com/bbs/bbs/board.php?bo_

table=faq&wr_id=3

4 YOU ME NEWS

해외 법률 동향

특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway)

유미특허법인 미국변호사 최동순

YOU ME 변리사 동정

민진홍 변리사, 이승 변리사가 2014년 1월 1일부

터 유미특허법인에 합류하여 업무를 시작하였습니

다.

민진홍 변리사 프로필

학력: 서울대학교 사범대학 화학교육과 (2014)

경력: 변리사 시험 합격 (2012)

이승 변리사 프로필

학력: 서울대학교 사범대학 화학교육과 (2013)

경력: 변리사 시험 합격 (2012)

민진홍 변리사, 이승 변리사 입사

2014년 1월부터 시행되고 있는 발명진흥법의 일부 개

정내용에대해참고가될만한사항을중점으로이하간

략히살펴보도록한다.

1. 개정이유

종업원 등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질

적으로 보상과정에 참여하도록 하고, 대기업의 직무발

명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반

에 정당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경

쟁력과 국가경쟁력을 강화하며, 산업재산권 서비스업의

육성 및 관련 협회의 설립 근거를 마련하여 고부가가치

산업으로 발전할 수 있는 토대를 마련함과 아울러 국내

일자리 창출에 기여하고, 발명교육을 활성화하기 위하

여 발명교육센터의 설치·운영 등 제도적 기반을 정비

하며, 국가연구개발사업의 수행 과정에서 생산한 자료

의 사용 확산 및 기록물에 대한 신뢰 확보를 위하여 연

구노트 활용의 촉진 근거를 마련하는 한편, 그 밖에 현

행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하

려는것이다.

2. 주요내용 및 의의

가. 산업재산권 서비스업 육성 근거 마련(제2조제9호·제

10호 및 제40조의2부터 제40조의6)

1) 산업재산권의 창출·보호·활용 관련 활동을 지원

하는 산업재산권 서비스업이 주요산업으로 부각되고 있

음에도 불구하고 아직 그 법적 근거가 미약하므로 해당

산업에대한정의및육성근거규정을마련한다.

2) 특허청장은매년산업재산권서비스업의육성을위

한 시책을 수립하도록 하고, 산업재산권 서비스사업자

가관련협회를설립하여운영할수있도록한다.

나. 발명교육 활성화를 위한 제도적 기반 정비(제7조 및

제9조)

정부의학생발명활동의지원시책에학생발명교육기

관 등의 설치·운영 지원, 발명교육 전문교원 양성지원

등을 추가함으로써 정부가 종합적이고 체계적으로 학생

발명을 지원하도록 하고, 발명교육을 활성화하기 위하

여 국가 등이 직접 발명교육센터를 설치·운영하도록

한다.

다. 연구노트 활용 촉진을 위한 기반 마련(제9조의2 신설)

연구개발 정보를 체계적으로 기록·관리 및 사용하기

위하여 국가연구개발사업 중에 연구과정 및 연구성과를

기록한 자료인 연구노트의 활용을 촉진할 수 있는 법적

근거를마련한다.

라. 정당한 직무발명보상 문화 확산(제10조제1항, 제15조

제2항·제3항·제4항·제5항·제6항, 제17조 및 제18조)

1) 사용자 등이 대기업인 경우 사전에 승계 등을 목적

으로 하는 계약이나 근무규정을 체결 또는 작성하지 아

니하고는 통상실시권을 행사할 수 없게 한다(제10조제1

항).

개정 전의 사용자의 무상의 통상실시권은 종업원에게

급여와 시설을 지원한 사용자에게 그 대가로 최소한 인

정되는 권리였지만, 개정법은 이러한 원칙을 기업에 불

리한방향으로수정하였다. 즉, 대기업에게직무발명승

계및보상규정을두지않으면무상의통상실시권박탈

이라는 불이익을 줌으로써 직무발명 보상규정을 제정,

운영하도록강제하였다. 특히, 직무발명에특허권, 실용

신안권, 디자인권을 등록 받기 전에 미리 그 규정이 체

결또는작성되어야한다고시행시기를명시하였다.

2) 사용자 등은직무발명에대한보상형태와보상액을

결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을

작성하여 종업원 등에게 문서로 알리도록 한다(제15조

제2항). 사용자 등은 직무발명 보상규정에 따라 결정된

보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알리도록 한다

(제15조제4항).

즉, 종업원의 보상신청에 앞서 회사에서 적극적으로

그 근거를 밝혀 보상절차를 진행하고, 모든 절차를 문

서로서 하도록 요구하여, 엄격한 절차적 요건을 준수하

여 작성된 보상규정에 따라 직무발명 보상을 하면 정당

한 보상으로 간주되게 된다. 따라서, 종업원이 회사에

서 지급한 직무발명에 대한 보상이 정당한 보상에 미치

지못한다고직무발명보상금청구소송을제기한다고해

도 법원이 개입하여 추가로 보상금이 지급될 여지는 없

어졌다.

YOU ME NEWS 5

특허 해설법률 동향

직무발명에 관한 기업의 의무를 강화한

발명진흥법 개정에 해유미특허법인 변리사 권지원

특허청은 2014년 1월 1일부터 도로명주소 전면 사용

에 따른 해외출원 시 애로사항 해소를 위해 도로명주소

와 지번주소의 관계를 입증하는 서류 등을 발급하는 한

편, 고객의수수료납부편의를높이기위하여은행업무

자동화기기(ATM: Automated Teller Machine)로 납

부할수있는수수료를확대한다고밝혔다.

금년부터 도로명주소의 사용이 의무화 됨에 따라 국

내출원인이외국특허청에도로명주소로기재된유사상

표등을새롭게출원할경우출원인의동일성(성명과 주

소)을 확인하는 단계에서 해당국 특허청에 이미 등록된

본인 상표권 등의 지번주소와 일치하지 않기 때문에 해

당심사관의보정또는의견서제출의요구가예상된다.

외국 특허청에 상표권 등을 가진 국내 출원인이 주소

불일치를 해소하기 위해서는 지번주소로 등록된 상표권

등의 주소를 도로명주소로 변경하는 것이 원칙이지만

이 경우 절차 지연과 비용이 소요되고, 짧은 기간 내에

6 YOU ME NEWS

법률 동향

3) 사용자 등은 보상규정의 작성 및 변경에 관하여 종

업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원

등에게 불리하게 변경하는 경우에는 종업원 등의 과반

수동의를받도록한다(제15조제3항).

이는 사용자 단독으로 보상규정을 만들 수 없으며 종

업원과 협의할 것을 의무화하는 것으로 기업규모와 무

관하게 모든 사용자라는 점에 유의해야 한다. 이에 따

라, 종업원과 협의 절차를 충분히 거치지 않고 작성된

직무발명 보상규정에 대한 효력을 법원이 인정하지 않

을 수도 있고, 단서 규정과 관련하여 과반수 동의의 절

차 역시 실무상 번거로울 수 있으므로, 현재 운영 중인

직무발명 규정을 점검하고 필요한 개정작업을 완료할

뿐만 아니라, 만약 현재 직무발명에 대하여 종업원과의

협의절차 등에 문제가 있었다면 그 흠결을 조속히 보완

하는것이바람직할것이다.

4) 사용자 등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라

종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으

로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자

등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원

등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하

지아니하다(제15조제6항).

개정 전에는 법원이 기업의 직무발명 보상 규정이 합

리적인지 여부를 심사하여 그렇다고 인정되지 않으면

기업이 이미 지급한 보상금 이외에 추가로 정당한 보상

금에해당하는금액의지급을명할수있으나, 개정법에

서는법원이심사할여지를제거하였다. 그러나, 단서와

같은 예외 규정에 따라, 사용자는 출원 보상 및 등록보

상이외에도반드시실적보상제도를두어야하므로, 이

를 위반한보상규정은그자체로근본적하자가있는것

으로 보고 예외적으로 법원이 개입할 수 있다는 여지를

남겨두었다.

5) 사용자 등은 직무발명 심의위원회를 설치·운영하

도록하고, 종업원등이직무발명에관하여사용자등과

이견이 있는 경우 심의위원회를 구성하여 심의할 것을

요구할수있도록한다(제17조및제18조).

즉, 종업원의참여가의무화되었다. 특히, 직무발명보

상규정이나보상액등에관한이견이있고, 종업원의요

구가 있으면 사용자는 60일 이내에 심의위원회를 구성

하여 요구한 사항을 심의해야 할 의무가 있다. 따라서,

기업에서는 조속히 심의위원회 운영에 관한 규정을 마

련하고 회사측과 종업원측을 대표하는 같은 수의 위원

을미리선임하여심의위원회를구성할필요가있다.

마. 특허기술정보센터의 수행사업 추가(제21조)

산업재산권 정보수요자가 요구하는 다양한 산업재산

권 관련 정보를 효과적으로 생산·보급하기 위하여 특

허기술정보센터가 선행기술정보의 분석·제공 사업 뿐

만 아니라 선행기술정보의 생산·관리까지 수행할 수

있도록한다.

특허청, 고객의 불편은 줄이고, 납부 편의는 높이고

- 도로명주소 전면 사용에 따른 해외출원 지원 및 ATM 납부 확

지식재산권 관련 정보

특허청은‘14년 1월부터대국민지식재산정보무료검

색서비스인 특허정보넷 키프리스(www.kipris.or.kr)

의 한·영기계번역서비스를무료로제공한다고밝혔다.

한·영기계번역서비스는한국어로작성된국내특허

공보를 영어로 자동번역해주는 서비스로‘07년 1월에

개시된 이후 유료로 제공해왔으나 무료 서비스로 전환

함에따라국내특허기술을보다쉽게해외에알려국내

기업의해외시장진출시해외보호강화및분쟁의조기

차단에 기여함으로써 창조경제를 통한 정부3.0 구현에

힘을보탤것으로기대된다.

최근 지식재산정보에 대한 국내·외 관심 증가로 인

해 우리나라의 대표적인 특허정보 보급 서비스인 특허

정보넷 키프리스의 검색건수는‘13년 월 평균 330만건

정도를기록하고있고, 이 중 해외이용자의검색건수는

월평균 40만건정도로 11%를차지하고있다.

또한, 특허정보넷 키프리스는 미국, 유럽, 일본, 중국

은 물론 싱가폴, 남아프리카공화국 등 세계 148개국에

서이용하고있어국내특허공보및한국어 PCT 국제출

원 건에 대한 한·영기계번역서비스 무료 제공은 국내

특허기술의 해외 활용 확대·보호 강화 등에 큰 역할을

할수있을것으로평가받고있다.

불과 몇 해전만해도 국내기업은 해외 경쟁기업 등의

특허기술을 분석하여 회피설계 또는 분쟁 방어 목적 등

소극적 활용을 해왔지만, 이제는 삼성, LG 등 국내 기

업의글로벌화및통신기술등국내특허기술의세계선

도등에따라국내특허정보의해외이용을적극지원하

여침해또는분쟁예방목적으로적극적인활용이필요

할때이다.

그동안 특허정보넷 키프리스는 소극적 활용 도구로

영·한, 일·한기계번역서비스를 무료로 제공하여 왔으

나국내기업의세계기술선도, 글로벌특허분쟁의증가

등이 한·영기계번역서비스 무료전환을 결정한 계기가

되었다.

향후 특허청은 지식재산정보에서 추출된 신조어, 미

모든 권리의 주소정보를 변경하는데 어려움이 있을 것

으로예상된다.

특허청에서는도로명주소전면사용에따른해외출원

지원을 위하여‘주소 동일성 증명’과 등록원부상의‘주

소증명’을활용하여심사해줄것을요청하는협조문을

95개국 101개기관에발송하였다.

‘주소 동일성증명’은현재안전행정부에서지번주소

와 도로명주소의 관계를 입증하는 영문서류로 발급 중

에 있으나 변리업계의 의견과 외국 특허청에서의 인지

도를 고려하여 특허청에서 자체 발급할 계획이며, 온라

인으로 신청하고 담당자 심사 후 증명서를 온라인에서

인쇄하여사용할수있도록제공할예정이다.

또한, 등록원부상에지번주소와도로명주소가동일한

주소임을 입증하는‘주소 증명’문구를 삽입하여 증빙

자료로번역, 공증하여사용할수있도록하였다.

그리고, 은행방문이쉽지않거나인터넷접속이어려

운 고객들의 납부 편의를 높이고, 은행업무 자동화기기

(ATM)를 통한 특허수수료 납부를 선호하는 고객의 요

구에 부응하기 위해 현재 연차등록료, 설정등록료에 한

하여 납부 가능한 수수료를 납부금액이 소액인 제증명

수수료를제외한모든수수료로확대할예정이다.

특허청 정보고객지원국장은“앞으로도 도로명주소 전

면 사용에 따른 고객의 불편 최소화 및 납부 편의 제고

를위한노력을지속해나가겠다.”고밝혔다.

--- 2014년 1월 3일자 특허청보도자료에서인용

YOU ME NEWS 7

특허 해설지식재산권 관련 정보

지식재산정보! 언어장벽 없이 이용하세요

- 특허정보넷 키프리스, 기계번역서비스 무료 제공 확

특허청은‘창의적인 아이디어 보호 강화’의 일환으로

프로그램 발명에 대한 특허 제도를 개선하여 내년 하반

기부터 심사에 적용할 것을 적극 검토하고 있다고 밝혔

다.

주요내용으로는 프로그램에 대해 권리로서 청구하는

용어를 명확히 규정하고, 발명의 보호대상을 프로그램

에 준하는 유형까지 확대하는 것이다. 이로써 스마트폰

앱등프로그램발명도특허로확대, 보호된다.

이를위해컴퓨터관련발명심사기준을개정하고, 개

정 심사기준에는 프로그램 발명에 대한 최근 판례 등도

반영할예정이다.

프로그램 발명 관련 국내 특허출원은 매년 1만 건 이

상이며, 내국인 출원 비중은‘08년 81%에서‘13년 89%

로 매년 꾸준한 증가세를 보이지만, 아직까지는 CD 등

과 같이 프로그램을 기록한 기록매체만 특허로 인정되

기 때문에, 특허권을 청구하는 기재 형식이‘프로그램’

인 출원은‘방법발명인지 물건발명인지 불명확하다’는

거절이유가 통지되고 있었다. 이러한 이유로 출원인의

시간과 비용을 추가로 소모하는 건이 매년 500건 이상

이다.

특허청은 이번에 발표한‘특허법과 저작권법의 조화

를 통한 창조적 소프트웨어 기업 보호 방안’에 관한 연

구보고서를 통해 미국·유럽·일본 등 지재권 주요국들

은 프로그램 관련 특허 심사 시 기재형식이‘프로그램’

인 경우에도 특허를 부여하고 있다며, 우리도 창의적인

아이디어를 가진 국내 소프트웨어(SW) 기업들을 위해

프로그램이 탑재된 기록매체 뿐 아니라, ‘프로그램’청

구형식도특허로인정할필요가있다고밝혔다.

국내 프로그램 발명 특허는 1984년 컴퓨터관련 발명

의 심사기준 제정으로, 기록매체에 기록된 프로그램은

1998년 심사기준 개정을 통해 보호하기 시작했지만, 최

근 프로그램의 거래시장이 오프라인에서 온라인으로 바

뀌면서‘기록매체’에 한정된 프로그램 발명 특허는 프

로그램 자체의 거래 현실과 불일치 하는 한계를 드러내

고있는상황이다.

특허청의이번심사기준개정은경제·기술발전에따

른 새로운 유형의 창의아이디어 보호 근거를 마련하고,

국내 SW 업체가 특허를 무기로해외시장에 진출하는데

탄력을줄수있을것으로전망된다.

특허청 관계자는“특허는 국내 기업이 해외 진출 시

분쟁을 대비하고 자사의 기술 보호를 위한 수단으로 사

전에 철저한 준비가 필요하다”며“이번 심사기준 개정

을 기회로 국내 SW 업계에도 지식재산의 중요성에 관

한인식이확산되도록업체방문, 설명회개최등다양한

노력을기울이겠다”고밝혔다.

--- 2014년 1월 1일자 특허청보도자료에서인용

8 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

등록어 등 번역사전 구축 등을 통해 지속적으로 번역품

질을 개선하여 보다 정확한 기계번역서비스를 제공해

나갈예정이다.

특허청 정보기획국장은“넘쳐나는 지식재산정보로부

터 원하는 정보를 보다 쉽게 파악하기 위해서는 언어적

인 부분이 장벽이 되어서는 안 되며, 이를 극복하지 못

하면지식재산정보가무용지물이될수있다. 그러므로,

특허정보넷 키프리스에서 제공되는 기계번역서비스는

자칫 무용지물이 될 수 있는 지식재산정보를 보석으로

탈바꿈시켜 국내 특허 기술보호 및 산업 발전에 이바지

할것으로기대한다.”고밝혔다.

--- 2013년 12월 31일자 특허청 보도자료에서인용

“창의 아이디어의 산실 SW, 특허 획득 쉬워진다!”

- 청구항 말미가「프로그램, 스마트폰 앱 등」도 특허 인정

YOU ME NEWS 9

특허 해설이달의 판례

[판결의 요지]

[1] 선택발명이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가

상위개념으로기재되어있고위상위개념에포함되는하위

개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말

한다.

선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명

에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와

질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라

도양적으로현저한차이가있어야한다.

이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비

하여위와같은효과가있음을명확히기재하여야하며, 위

와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선

택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수

있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을

확인할수있는정량적기재가있어야한다.

[2] 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비

하여이질적이거나양적으로현저한효과를갖는다고하기

위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일

부라도선행발명에비하여그러한효과를갖는다고인정되

면충분하다.

[사안의 개요]

갑 주식회사는 특허권자 을 회사를 상대로, 특허발명 A

는 비교대상발명의 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다

는이유로등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은특허

발명 A는 비교대상발명 1에 비하여 진보성 등이 인정된다

는 이유로 갑 주식회사의 심판청구를 기각하는 심결을 하

였다. 그러나특허법원은특허발명 A는비교대상발명에비

하여정신병치료활성및부작용감소효과등이이질적이

거나 현저하다고 볼 수 없어 진보성이 부정되므로 특허등

록이 무효로 되어야 한다고 하여 갑 주식회사의 청구를 인

용하였다.

이에, 특허권자 을 회사는 상고하였고, 대법원은 특허발

명 A가비교대상발명에비하여정신병치료효과면에서우

수한효과를갖는다고단정하기어렵지만콜레스테롤증가

부작용감소라는이질적인효과를가진다고인정되므로진

보성이부정되지않는다고하여원심판결을파기하고특허

법원에환송하였다.

[대법원의 판단]

[가] 이 사건 제2항 발명은 올란자핀(Olanzapine)을 특

허청구범위로 하는 발명으로, 비교대상발명 1의 선택발명

에 해당한다. 이 사건 제2항 발명은 그 선행발명인 비교대

상발명 1과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과

를가져야그진보성이부정되지않을것인데, 이 사건에서

는 특히 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중

올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 에틸올란자핀

과비교하여위와같은효과를갖는지살펴보아야한다.

[나] 정신병치료효과는여러가지지표를종합적으로비

교하여치료효과의우수성을판단해야할것인데, 이들지

표를 보면 올란자핀이 우수한 것, 에틸올란자핀이 우수한

것, 양자가같은것등으로일관성이없으므로, 올란자핀이

에틸올란자핀에비하여현저히우수한정신병치료효과를

갖는다고단정하기어렵다.

[다] 부작용 감소 효과와 관련하여, 이 사건 특허발명의

명세서에는‘8mg/kg의 복용량으로 처리한 개의 독성 연

구에서, 에틸올란자핀의 경우는 8마리 중 4마리에서 콜레

스테롤 농도가 상당히 증가한 반면, 올란자핀의 경우는 콜

레스테롤 농도가 전혀 증가하지 않았다’는 취지로 기재되

어 있다. 그런데 비교대상발명 1에는 에틸올란자핀이 콜레

스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기

재나암시가없고통상의기술자가에틸올란자핀이당연히

그러한효과를가질것으로예측할수있는것도아니다.

대법원 2012.8.23. 선고 2010후3424 판결【등록무효(특)】

유미특허법인 변리사 김정택

선택발명의진보성판단요건의제시

선택발명이선행발명에비하여이질적이거나양적으로현저한효과를갖는다고하기위해서는선택발명의

모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다

고판시한사례

그러므로 콜레스테롤이 증가되지 않는다는 올란자핀의

효과는에틸올란자핀이갖는효과와는다른이질적인것이

고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 콜레스테롤을

증가시켜서는 안 된다는 기술적 과제를 인식할 수 있다고

하여이와달리볼수없다.

기록에 의하면, 에틸올란자핀 투여군에서는 콜레스테롤

농도가 상당히 증가한 반면 올란자핀 투여군에서는 그 농

도가 증가하지 않았는데, 이와 같은 콜레스테롤 농도의 차

이는통계학적으로유의미한것임을알수있다. 이러한실

험결과와함께콜레스테롤증가는인간에게투여할약물의

성립 가능성을 좌우할 정도의 중요한 부작용인 점, 인간은

개에 비하여 콜레스테롤에 민감한 종인 점 등을 종합적으

로 고려하여 보면, 올란자핀이 에틸올란자핀과 비교하여

콜레스테롤증가부작용감소라는이질적인효과를가진다

고인정하기에충분하다.

[라] 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비

하여이질적이거나양적으로현저한효과를갖는다고하기

위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일

부라도선행발명에비하여그러한효과를갖는다고인정되

면충분하다. (대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판

결등참조).

올란자핀은 그 여러 효과들 중에서 에틸올란자핀과 비교

하여 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를

갖고 있음이 인정되므로, 이 사건 제2항 발명은 비교대상

발명 1에의하여그진보성이부정되지아니한다.

[판결의 의의]

본판결은선택발명의진보성판단요건을제시한판결이

다. 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명이

선행발명에비하여이질적인효과를가지거나양적으로현

저한 효과를 가져야 하는데, 선택발명에 여러 가지 효과가

있는 경우, 모든 효과가 이질적이거나 양적으로 현저한 효

과를가져야하는것은아니고, 그 중일부라도선행발명에

비하여그러한효과를가진다고인정되면선택발명의진보

성은인정된다고판시한것이다.

이는 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않는 유익한

발명에 특허권을 부여함으로써 선행발명의 활용을 촉진하

여 기술발전과 산업발전에 이바지한다는 선택발명의 인정

취지에부합하는것으로판단된다.

[참조 조문]

특허법제29조제2항, 제42조제3항

제29조(특허요건)

① 산업상 이용할수있는발명으로서다음각호의어느

하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허

를받을수있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연

히실시된발명

2. 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게

재되었거나전기통신회선을통하여공중이이용할수있는

발명

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의

지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여

용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는

제1항의규정에불구하고특허를받을수없다.

제42조(특허출원)

③ 제2항제3호에 따른 발명의 상세한 설명의 기재는 다

음각호의요건을충족하여야한다.

1. 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진

자가그발명을쉽게실시할수있도록산업통상자원부령으

로정하는기재방법에따라명확하고상세하게기재할것

2. 그발명의배경이되는기술을기재할것

[참조판례]

[1] 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결(공

2009하, 1898)

[2] 대법원2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결

[3] 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결(공

2003하, 2268)

10 YOU ME NEWS

이달의 판례

대법원 2013.3.28. 선고 2010다58261 판결【상표사용금지등】

유미특허법인 변리사 황나연

1. 사실관계

[원고, 상고인] ○○○그룹유케이리미티드 [피고, 피상고인] 주식회사□□

YOU ME NEWS 11

특허 해설이달의 판례

원고, ‘○○○ 그룹 유케이 리미티드’는 피고, ‘주식회사

□□’의표장사용행위에대해서원고의상표권, 저작권침

해 및 부정경쟁행위에 해당함을 근거로, 침해소송을 제기

하였다.

2. 특허법원의 판시내용

가. 원고 등록상표 1, 2의 침해 여부

피고 표장들은 디자인으로 사용되었을 뿐 자타상품의 식

별표지 또는 상품의 출처표시로 사용된 것은 아니므로 원

고등록상표 1, 2의 각 상표권을 침해하였다고볼수 없다.

구체적인판결내용을요약하면아래와같다.

①접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는

한 기본적으로 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐 상품

출처를표시하기위하여사용되는표장은아니라는점

②피고는피고표장들을그형태대로만제품에사용하는

것이 아니라 제품이 접시일 경우에는 피고 표장들 형태 그

대로 사용하고, 그릇의 모양 (공기나 머그잔)에 따라 나뭇

잎띠문양과꽃문양을함께또는분리하여배치하는방식

으로사용하고있는점

③ 피고가 제품 뒷면 바닥에 별도로“ ”와 같은

출처표시를하고있는점

나. 원고 등록상표 3, 5의 침해 여부

(1) 원고 등록상표 3, 5와 피고 표장들은외관, 관념이 서

로 달라서 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오

인·혼동하게 할 염려가 없으므로 서로 유사하다고 할 수

없다.

외관을 보면, 피고 표장들은 나뭇잎 띠 문양만이 지배적

인상을 주는 것도 아니어서, 원고 등록상표 3, 5와 외관이

유사하다고 보기 어렵다. 또한, 피고 표장들은 나뭇잎 띠

문양과 꽃 문양이 전체로서 하나의 문양으로 조화를 이루

고 있으므로 이를 분리관찰하거나 나뭇잎 띠 문양만을 피

고 표장들의 요부로 보아 원고 등록상표 3, 5와 대비할 수

도없다.

관념에있어서도원고등록상표 3, 5는‘나뭇잎띠문양’

정도로관념될수있는반면에피고표장들은그구성에비

추어‘나뭇잎 테두리 안의 꽃 문양’으로 관념될 수 있으므

로, 양자는관념에있어서도서로다르다.

(2) 원고 등록상표 3, 5가 주지·저명한 상표라고 볼 수

없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 (나뭇잎 띠 문

양의 원고 등록상표 3, 5가 주지·저명한 것이어서 피고

표장들 중 나뭇잎 띠 문양이 요부에 해당하므로 양자는 유

사하다)은이유없다.

원고의 ** 가든 제품의 광고는 원고 등록상표 3, 5를 강

조하여광고한것이아니라나뭇잎띠문양과꽃문양이함

께또는분리하여사용된제품들자체를광고한것이고, 오

픈마켓에서 피고 제품을 광고하면서 언급한 원고 제품 스

타일은나뭇잎띠문양자체가아니라나뭇잎띠문양과꽃

문양이 함께 사용된 원고 제품의 전체적인 형태를 의미하

는것으로보이며, 다른나뭇잎띠문양의상표등록이거절

된 이유는 상표등록을 신청한 지정상품에 이미 원고의 선

등록상표가 있었기 때문이지 원고 등록상표 3, 5가 주지·

저명한상표이기때문은아니다.

(3) 피고 표장들 중 나뭇잎 띠 문양은 단위 구성요소의

1 2 3 4 5 6

원고

등록

상표

피고

표장

포트메리온

포트메리온

“ ”

“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”

“ ” “ ”“ ”

(원고 등록상표 3은 피고 청구에 의해 불사용 취소되었음.)

12 YOU ME NEWS

이달의 판례

제호 등록번호 마 2606호 / 2014년 2월 25일 발행 제89호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

서울특별시 강남구 테헤란로 115 (우) 135-912 (역삼동, 서림빌딩) TEL: 02)3458-0100 FAX: 02)553-5254

E-mail: email@youme.com Ⓒ2014 유미특허법인

www.youme.com

형상과모양및전체적인인상에서원고등록상표 3과현

저한 차이가 있으므로, 거래 사회통념상 동일·유사하다

고볼수없다.

다. 원고 등록상표 4의 침해 여부

피고 표장들은 디자인으로 사용되었을 뿐 자타상품의 식

별표지 또는 상품의 출처표시로 사용된 것은 아니므로, 피

고 표장들이 원고 등록상표 4의 상표권을 침해하였다고볼

수없다.

라. 원고 등록상표 6의 침해 여부

인터넷오픈마켓등에서피고표장들을사용한피고의제

품들을‘**★st’, ‘명품 ***스타일’, ‘명품 ** st’등으로

광고하며 판매하고 있는 사실은 인정되나, 오픈마켓의 판

매자가피고임을인정할증거가없다.

3. 대법원의 판시내용

가. 원심은접시등제품에표현된도형은특별한사정이

없는 한 디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부

에대하여나아가판단하지아니한채피고표장 1~4는 상

표로서 사용된 것이 아니므로 원고 등록상표 1,2,4에 대한

상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판

결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 오해하여 판결에

영향을미친위법이있다.

① 원고 등록상표 1,2,4,5 및 그와 같은 유형의 표장들을

사용한 원고의 ** 가든 제품 매출액, 광고사실, 기사

(2006년경에는그거래자와수요자에게현저하게인식)

② 원고 등록상표 1,2,5는 이전의 도자기 그릇류에서 볼

수없었던독특한문양의상표인사실

③ 피고 표장 1~4 제품들에도 원고의 ** 가든 제품과 동

일한위치에동일한크기로피고표장 1~4의 나뭇잎띠문

양과꽃과나비등문양이배치되어있는사실

④ 피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터

넷 쇼핑몰‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st접시’또는

‘명품’등으로선전, 광고되고판매되어온사실

나. 원심은피고표장 1~4가 나뭇잎띠문양만으로분리

관찰될 수 없다는 전제에서 피고 표장 1~4는 원고 등록상

표 5와 유사하지 아니하여 원고 등록상표 5에 대한 상표권

을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는

상표의 유사 여부 판단에 대한 법리를 오해하여 판결에 영

향을미친위법이있다.

원심판결 이유에 의하면, 피고는 그릇의 모양에 따라 나

뭇잎띠문양과꽃문양을함께또는분리하여배치하는방

식으로사용하고있는사실을알수있고, 원고 등록상표 5

는 피고표장 1~4가 사용된 2006년경에는그거래자와수

요자에게현저하게인식된주지상표에이르렀다.

피고 표장 1~4를 나뭇잎띠문양만으로분리관찰하여원

고등록상표 5와 이격적으로대비할때, 양 상표는그외관

이극히유사하여양상표를다같이동종상품에사용하는

경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·

혼동을일으킬염려가있으므로유사한상표에해당한다.

4. 판결의 의의

본 판결은 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있

는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라

고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있

는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수

있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야

한다는 기존 판례의 태도와 같은 입장으로, 디자인의 상표

로서의 사용여부 판단 기준(등록상표의 주지저명성 등)을

사안에적용하여결론을도출하였다.

또한 도형으로 이루어진 결합상표의 유사여부 판단 시,

도형상표 역시 문자상표와 마찬가지로 각분리관찰이 가능

하고, 이 경우 실제 사용태양(상품에 분리표시 여부 등) 및

각요소의주지성획득여부를고려하여판단하였다.