Post on 12-Oct-2020
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
Capital Legal ServicesCapital Legal Services
Определение размера
компенсации за нарушение прав
на товарный знак
Елена Бергер
Старший юрист
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
П. 4 ст. 1515 ГК РФ:
«Правообладатель вправе
требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения
убытков выплаты компенсации»Альтернатива убыткам
Освобождение от
бремени доказывания
размера
П. 43.2 Постановления Пленумов
ВС и ВАС №5/29:
«Компенсация подлежит
взысканию при доказанности
факта нарушения, при этом
правообладатель не обязан
доказывать размер понесенных
убытков»
Природа компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
3
Способы расчета размера компенсации
2
3
10 тыс. - 5 млн. рублей –
без приведения расчета
В двукратном размере
стоимости товаров, на
которых незаконно
размещен товарный
знак
В двукратном размере
стоимости права
использования товарного
знака (простой
неисключительной
лицензии)
Правообладатель вправе потребовать
компенсацию
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
4
Ключевые позиции судебной практики по определению
размера компенсации
• Правило о серии товарных знаков (п. 33)
• Суд не может изменить способ расчета
компенсации (п. 35)
• «Правило одного чека» (п. 36)
Подходы практики к определению размера
компенсации
Конституционныйсуд
Верховныйсуд
Постановление КС от 13.12.2016 №28-П:
• Размер компенсации может быть снижен ниже
низшего предела
«Обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных
прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
23.09.2015)
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013
№16449/12:
• Компенсация может быть снижена при
любом способе ее расчета, в том числе при
расчете по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ
Высший арбитражный
суд
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
5
Проблема:
Непредсказуемость размера
компенсации
Причина:
Неопределенность цели компенсации
в законодательстве и судебной практике
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
6
Два подхода к цели компенсации
Цель компенсации
Компенсаторный подход Штрафной подход
Возможность взыскания
компенсации в двукратном
размере стоимости
реализованных товаров
(пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ)
(абз. 6 п. 3.1 Постановления КС
№28-П от 13.12.2016)
Позиция КС – компенсация носит
штрафной характер и преследует
цель общей превенции
(Постановление Президиума
ВАС РФ от 20.11.2012 №8953/12)
Правообладатель должен
быть поставлен в то же
положение, в котором он
находился бы, если бы объект
ИС использовался правомерно
СИП поддерживает данную
позицию ВАС
(см. напр. Постановление СИП
от 02.03.2017 №С01-1301/2016
по делу №А60-6467/2016)
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
7
Преимущества и недостатки подходов
Компенсаторный подход Штрафной подход
+
-
Компенсация
соразмерна убыткам
правообладателя
Размер взысканной
компенсации
невозможно
предугадать
+
-
Размер компенсации
предсказуем и
соответствует
формуле,
закрепленной в законе
Компенсация может
быть значительно
несоразмерна размеру
убытков
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
8
Расчет компенсации в соответствии с формулой, установленной в законе,
не гарантирует взыскания в полном объеме
Пример 1. Дело Симферопольской кондитерской фабрики
(Постановление СИП от 20.02.2017 по делу №А83-49/2016)
Проблема снижения размера компенсации
Расчет истца Основания снижения
Шаг 1. Самостоятельная «контрольная
закупка» продукции со спорными
обозначениями
Разумность, справедливость,
соразмерность последствиям
нарушения
Шаг 2. Запрос информации об объемах
и таможенной стоимости продукции в
ФТС
Шаг 3. Расчет стоимости продукции на
основании полученных данных о
рыночной цене и объемах ввоза
Запрошено: 26 528 900 рублей Взыскано: 9 200 000 рублей
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
9
Расчет компенсации в соответствии с формулой, установленной в законе,
не гарантирует взыскания в полном объеме
Пример 2. Дело «Очкарика»
(Постановление СИП от 11.10.2016 по делу №А75-3512/2014)
Проблема снижения размера компенсации
Расчет истца Основания для снижения
Шаг 1. Предоставление лицензионного
договора на спорный товарный знак с
фиксированной ценой Разумность, справедливость,
соразмерность последствиям
нарушенияШаг 2. Расчет компенсации исходя из
цены годовой лицензии и срока
нарушения
Запрошено: 2 494 116,24 рублей Взыскано: 700 000 рублей
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
10
Критерии определения судами размера компенсации
Вина нарушителя Характер нарушения Добросовестность истца
Нарушитель осознанно использует товарный знак
другого лица (дело №А32-29419/2016)
Производство > Перепродажа > Ввоз
(дело №А21-2831/2015)
Реальное использование истцом товарного знака (дело №А08-8802/2013)
Нарушитель игнорирует претензии
правообладателя (дело №А56-91871/2015)
Объем нарушения (дело №А14-16003/2014)
Предъявление иска сразу после того как узнал, что его права нарушены
Доход от нарушения (дело №А43-14376/2012)
Срок нарушения (дело №А70-5860/2015)
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
11
Фактическая реализация товара Результаты «контрольной закупки» (дело №А83-49/2016)
Недобросовестность ответчика
Направление претензии(дело №А56-91871/2015)
Известность товарного знака (дело №А34-2509/2015)
Объем нарушения Сведения из ФНС и/или ФТС (дело №А43-12230/2014)
Срок нарушения
Сведения от регистратора домена о дате регистрации(дело №А56-11254/2012)
Сведения из ФТС о ввозе товаров
Доказательства, которые могут быть приняты во внимание
Проблема снижения размера компенсации
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
12
Пример взыскания минимальной компенсации
Дело «ГАЗ»
(Постановление СИП от 09.03.16 по делу №А21-2831/2015)
Размер компенсации
снижен судом до
минимального
Проблема снижения размера компенсации
Ответчик не реализовывал товар, так как вся
партия была задержана на границе
Ответчик не является производителем товара
Объем задержанной партии незначителен
Отсутствовали доказательства наличия
убытков
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
13
Пример взыскания компенсации в полном объеме
Использование обозначения истца на 7
аптеках
Ответчик знал о нарушении, привлекался к
ответственности УФАС
Мер по устранению нарушения не принимал
Срок нарушения – более года
Компенсация взыскана
в полном объеме
(1 000 000 рублей)
Проблема снижения размера компенсации
Дело «М-Фарм»
(Постановление СИП от 22.04.2016 по делу №А70-5860/2015)
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
14
Необходимо закрепление в законе или на уровне разъяснений
высших судов единого подхода к компенсации
Выводы
Отсутствие единого подхода к
цели компенсации влечет
неопределенность ее размера
На практике следует ориентироваться на доказывание не
только размера компенсации, но и вины и характера
нарушения
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
FINLAND, TAMPERE, MARCH 2014
CLS.RU
© 2017 CAPITAL LEGAL SERVICES
Спасибо за внимание!
Mannerheimintie 16 A 4FIN-00100, Helsinki +358 (0) 20 7346 490
Россия, 191186, Санкт-Петербургул. Итальянская, д. 17Бутик-офис центр «Пассаж / Итальянская 17»+7 812 346 79 90
Россия, 127006, Москваул. Долгоруковская, д. 7 БЦ «Садовая Плаза»+7 495 970 10 90
ФИН
СПБ
МСК